Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS
Órgão 6ª Turma Cível
Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0703819-05.2018.8.07.0000
AGRAVANTE(S) DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME
AGRAVADO(S) DECOLAR. COM LTDA.
Relator Desembargador ESDRAS NEVES
Acórdão Nº 1100073
EMENTA
EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOME EMPRESARIAL. NOME DE DOMÍNIO.
MARCA. COLIDÊNCIA PARCIAL. CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES. CONCORRÊNCIA
DESLEAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ABSTENÇÃO DO USO DA
MARCA. MANUTENÇÃO. A proteção ao nome empresarial demanda a inscrição na Junta Comercial,
de competência Estadual, de modo que a tutela contra eventual colidência verifica-se dentro do mesmo
território de atuação, cujos requisitos atendem pela anterioridade do registro e, num segundo momento,
pela verificação da semelhança dos segmentos em que atuam as empresas conflitantes. No tocante à
proteção do nome de domínio, prevalece o domínio criado primeiro (critério de antiguidade/novidade),
caso em que, não havendo igualdade entre os domínios, descabe a alegação de uso indevido. Conforme
entendimento consolidado nesta Corte, constatada a necessidade de dilação probatória, inviável se
torna a concessão da tutela de urgência, de modo que a comprovação de eventual concorrência desleal
praticado pela parte impede o deferimento da decisão liminar. A marca é sinal visual distintivo que
identifica produtos ou serviços do empresário e é regulada pela Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade
Industrial), de modo que não pode ser registrada uma marca que não possui capacidade distintiva em
relação a outra, bem como ela não pode ser utilizada, sob pena de ofensa ao direito do proprietário da
marca “imitada”, sendo que o âmbito de proteção, diferentemente do nome empresarial, é nacional.
Verificado que a empresa concorrente, atuante em segmento equivalente, inclusive no comércio
eletrônico de serviços, utiliza-se de palavras, cores e imagens muito semelhantes àquelas da empresa
autora e que tal fato pode levar à confusão dos consumidores e possível concorrência desleal, correta a
determinação de abstenção do uso da marca colidente.
ACÓRDÃO
Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, ESDRAS NEVES - Relator, ALFEU MACHADO - 1º Vogal e CARLOS
RODRIGUES - 2º Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ALFEU MACHADO, em
proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO PARCIALMENTE. UNÂNIME., de acordo
com a ata do julgamento e notas taquigráficas.
Brasília (DF), 30 de Maio de 2018
Desembargador ESDRAS NEVES
Relator
RELATÓRIO
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto
porDECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP (réu) contra decisão proferida
pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c
indenização (Processo nº 0701424-37.2018.8.07.0001), ajuizada por [Link] LTDA, deferiu
o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que a ré, no prazo de 15
(quinze) dias contados da intimação desta decisão, abstenha-se de usar o domínio [Link]
(ID 12826828 – págs. 1/2) e a marca com a expressão [Link] com uma aeronave desenhada
entre as letras (ID 12826804 – págs. 1/2), bem como de utilizar em sua atividade empresarial qualquer
expressão que contenha o verbo decolar, em quaisquer de suas formas de conjugação, inclusive no
gerúndio decolando, sob pena de multa diária de R$10.000,00, no caso de comprovado
descumprimento desta ordem judicial, e limitada ao valor de R$100.000,00, sem prejuízo de perdas e
danos e adoção de medidas sub-rogatórias (ID 3631949 – pág. 25/27).
Em suas razões recursais (ID 3631808), a agravante sustenta, em síntese, que o registro do domínio
[Link] foi publicado em 12 de dezembro de 2001, ou seja, há mais de dezessete anos.
Afirma que a agravada não cuidou de registrar o seu nome comercial no âmbito do Distrito Federal, o
que foi feito apenas nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e do Ceará,
enquanto que a agravante é registrada no Distrito Federal. Assevera que a proteção ao nome
empresarial se circunscreve ao âmbito da unidade federativa em que registrados os atos constitutivos
da empresa, e essa proteção se limita pela territorialidade da competência da Junta Comercial,
conforme estabelece o artigo 1.166, do Código Civil. Aduz não ter sido editada legislação especial que
protegeria o nome empresarial em todo o território nacional.
Destaca que o registro da marca ressalvou expressamente, por apostilamento, que as palavras
DECOLAR e .COM não possuem exclusividade na marca, inclusive esta questão foi reconhecida pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 773.126/SP. Defende que as marcas são diferentes, pois as
fontes utilizadas são distintas, a marca utilizada pela requerida/agravante não contém o .com , o avião
contido na marca da autora/agravada se dirige para o alto e parte do meio da marca, enquanto aquele
utilizado pela requerida parte do meio da marca DECOLANDO, na parte inferior da marca e depois
dela decola, numa triangulação que não existe na outra marca e as tonalidades são diferentes.
Sustenta que DECOLAR – além do apostilamento acerca da inexistência de exclusividade - é verbo e
não uma palavra, tal como Coca-Cola, Adidas, Volkswagen, enfim, é um verbo da língua portuguesa e,
como tal, o vocábulo não pode ser apropriado pela requerente; na mesma esteira, o signo avião, porque
se refere a substantivo comum e não pode ser objeto de registro. Narra que a data de início da atividade
da empresa requerida é em 26 de julho de 2003, enquanto o registro do domínio é de 2001.
Discorre sobre os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, ressaltando que, acaso mantida a
decisão, a agravante não conseguirá se manter ativa, pois se trata de empresa de serviços, dependente
de sua razão social, ao passo que mantém com o poder público parcela significativa do seu
faturamento, sendo dificílimo realizar todas as alterações sem que sérios prejuízos sejam suportados,
mormente pelo curto prazo concedido.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a exequibilidade da r. decisão
hostilizada até o deslinde da questão. Ao final, pede a reforma da decisão atacada, a fim de indeferir o
pedido de tutela de urgência pleiteada pela autora/agravada.
Preparo recolhido (ID 3631808 e 3631808).
Junta documentos.
O pedido liminar foi concedido em parte, para atribuir o efeito suspensivo do recurso tão somente no
que se refere à utilização de nome empresarial e de domínio, permanecendo a eficácia da decisão
recorrida no tocante à marca impugnada, inclusive quanto à multa fixada para o caso de desobediência
(ID 3648888).
Em contrarrazões (ID 3870267), a empresa [Link] LTDA, ora agravada, aduz, em síntese,
que o domínio e a marca utilizados pela agravante são passíveis de confusão com o nome empresarial e
a marca utilizados por ela, na medida em que utilizam, no domínio, o verbo decolar com o emprego do
radical ando e, quanto à marca, alega a similaridade dos logotipos (com o desenho de um avião) e
cores. Diz que não há pedido expresso para que a agravante altere seu nome empresarial, mas que se
abstenha de veicular na propaganda e promoção de suas atividades expressão que reproduza
indevidamente o nome empresarial e a marca da agravada. Defende que a marca registrada pela
agravante perante o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual - INPI é totalmente diferente da que
utiliza em seu site. Ressalta que tanto a agravante como a agravada atuam como agência de turismo
online e que, ao contrário do alegado nas razões recursais, não consta menção à existência de lojas
físicas no site da agravante, sendo que a todo momento é citado o nome [Link] ao invés do
nome empresarial DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME, gerando efetiva
concorrência desleal. Assevera que a manutenção do nome de domínio utilizado pela agravante
([Link]) gera considerável proveito econômico em desfavor da agravada e a urgência
é caracterizada pelo risco de confusão aos consumidores.
Requer, por fim, que seja negado provimento ao recurso.
É o relatório.
VOTOS
O Senhor Desembargador ESDRAS NEVES - Relator
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Assiste razão parcial à agravante.
Inicialmente, oportuno destacar que, apesar de aduzido pela agravada que não formulou pedido de
alteração do nome empresarial da agravante, é certo que a decisão vergastada impôs a esta a limitação
de utilização do nome empresarial, de marca e de domínio quanto ao verbo decolar e suas derivações,
por entender que haveria colisão com direito da agravada, de acordo com pedido contido na exordial.
A autora/agravada entende que a utilização da expressão decolando pela agravante em suas atividades
comerciais, em especial, no nome do domínio ([Link]), bem como pelo logotipo (uso
de um avião saindo das letras da palavra decolando) e as cores, causam confusão nos consumidores e
indevida captação de clientela, o que gera concorrência desleal.
O pedido recursal deve ser parcialmente concedido.
Relevante destacar que nome empresarial, nome de domínio e marca são institutos diferentes,
resguardados pela legislação de forma também diversa.
O nome empresarial, segundo a doutrina majoritária, refere-se ao direito da personalidade de
determinada pessoa jurídica e é o elemento identificador do empresário em suas relações jurídicas. A
proteção ao nome empresarial encontra guarida sobretudo nos artigos 1.163, 1.164 e 1.166,do Código
Civil, verbis:
Art. 1.163. O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro.
Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar
designação que o distinga.
Art. 1.164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação.
Parágrafo único. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir,
usar o nome do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor.
Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as
respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do
respectivo Estado.
A tutela prevista no artigo 12, bem como nas vedações dos artigos 17 e 18, da mesma Lei também são
aplicados na tutela do nome empresarial. Confiram-se:
Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e
danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que
a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória.
Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial.
Segundo o artigo 34, da Lei nº 8.934/94, o nome empresarial ainda é regido pelos princípios da
veracidade (não poder traduzir uma ideia falsa) e da novidade (não poder gerar confusão com outro
nome já existente). A presença de confusão com outros nomes é aferida em âmbito estadual, conforme
estabelece o artigo 1.166, do Código Civil. Neste sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça e do
Tribunal da Cidadania:
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INIBITÓRIA. NOME EMPRESARIAL E MARCA.
ARQUIVAMENTO PERANTE A JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL.
EXCLUSIVIDADE RESTRITA À UNIDADE FEDERADA. MARCA. PROPRIEDADE.
INVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. MARCA RECONHECIDA À PARTE IMPRECADA DE
USURPADORA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE INVOCADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO.
INOVAÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO PROFUNDO. MATÉRIA ATINADA COM A CAUSA
POSTA EM JUÍZO E DEBATIDA. CONHECIMENTO. 1.A apelação que, atinada com o decidido,
alinhava argumentação destinada a infirmá-lo criticamente e ensejar sua reforma, com a rejeição
integral ou, subsidiariamente, parcial do pedido, não incorre em inovação processual por ter, diante da
assimilação da pretendida exclusividade no uso do nome comercial invocado pela parte autora,
defendido, se não refutado o reconhecido, a modular o alcance da exclusividade com lastro no
princípio da territorialidade, ainda que não alinhado esse argumento de forma explicitada na defesa,
pois compreendido na tese defendida, legitimando sua suscitação no recurso e seu conhecimento em
homenagem ao efeito devolutivo profundo ostentado pelo recurso. [Link] verdadeiro
truísmo que nome empresarial e marca não se amalgamam, ostentando gênese e regulação diversas,
configurando institutos diversos, inclusive porque o uso do nome depende de simples inscrição na
Junta Comercial, enquanto a marca, como divisor de identificação do produto no mercado, depende de
prévio reconhecimento pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, somente ostentando
direito a se arvorar como seu titular quem reclama o registro e o obtém na forma da legislação
correlata, passando, com esse reconhecimento, a ostentar o direito de exclusividade no seu uso. 3.O
nome empresarial, como elemento de identificação do empresário ou da sociedade empresarial na
praça em que atuam, funcionando como diferencial junto ao mercado e instrumento de captação e
fidelização de clientela, possui, em regra, limitação territorial restrita à circunscrição estadual da Junta
Comercial onde se promovera o registro, dependendo a ampliação da exclusividade no uso do nome
de inscrição nos demais órgãos comerciais estaduais, resultando que, não providenciada a proteção
almejada na forma almejada, a exclusividade invocada pela pessoa jurídica restringe-se à unidade
federada em que está sediada, atua e promovera o registro dos seus atos constitutivos, não a assistindo
lastro para invocar proteção contra o uso da mesma denominação em praça distinta (CC, art,. 1.166 e
Lei nº 8.934/1994). [Link]ção conhecida e provida. Unânime. (Acórdão n.711313,
20090110661444APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: GILBERTO PEREIRA DE
OLIVEIRA, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 04/09/2013, Publicado no DJE: 17/09/2013. Pág.:
1417)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL.
CIRCUNSCRIÇÃO À UNIDADE DA FEDERAÇÃO EM QUE REALIZADO O REGISTRO.
CONFLITO ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL. ANTERIORIDADE DO REGISTRO DO
NOME. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A proteção do
nome empresarial está circunscrita à unidade da federação de jurisdição da Junta Comercial em que
registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional caso haja
pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes. 2. Registrados os
nomes comerciais das partes em diferentes estados da federação, sem pedido de proteção em todo o
território nacional, não há falar em abstenção de uso, ainda que o registro da agravante seja anterior. 3.
No que se refere ao conflito entre a marca registrada no INPI pela agravante e o nome comercial da
agravada, registrado em 1992, verifica-se que o registro do nome comercial daquela antecede em
muito o da marca. Veja-se que somente no ano 2000 foi feito o registro da marca no INPI. Nesse
sentido, não há como obstar o uso do nome empresarial, já consolidado, pela agravada. 4. A alteração
da conclusão do acórdão recorrido no sentido de que a anterioridade do registro da ora agravada
perante a JUCESP é evidente demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no REsp 1280061/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 01/09/2016, DJe 15/09/2016)
Há um terceiro princípio, consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 262.643, dentre outros),
acerca dos nomes empresariais – a especialidade -, pelo qual se permite a convivência de dois nomes
iguais ou semelhantes, ainda que no mesmo estado da Federação, se eles disserem respeito a ramos
diferentes de atuação. Este princípio é subsidiário e somente é aplicado quando os dois outros não
solucionam a questão. Confira-se:
DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL. CONFLITO. NOME
COMERCIAL E MARCA. MATÉRIA SUSCITADA NOS EMBARGOS INFRINGENTES.
COLIDÊNCIA ENTRE NOMES EMPRESARIAIS. REGISTRO ANTERIOR. USO EXCLUSIVO
DO NOME. ÁREAS DE ATIVIDADES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO, PREJUÍZO
OU VANTAGEM INDEVIDA NO SEU EMPREGO. PROTEÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO DE
ATIVIDADE DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conflito entre nome comercial e marca,
a teor do art. 59 da Lei n. 5.772/71. Interpretação. 2. Colidência entre nomes empresariais. Proteção ao
nome comercial. Finalidade: identificar o empresário individual ou a sociedade empresária, tutelar a
clientela, o crédito empresarial e, ainda os consumidores contra indesejáveis equívocos. 3. Utilização
de um vocábulo idêntico - FIORELLA - na formação dos dois nomes empresariais - FIORELLA
PRODUTOS TÊXTEIS LTDA e PRODUTOS FIORELLA LTDA. Ausência de emprego indevido,
tendo em vista as premissas estabelecidas pela Corte de origem ao analisar colidência: a) ausência de
possibilidade de confusão entre os consumidores; b) atuação empresarial em atividades diversas e
inconfundíveis. 4. Tutela do nome comercial entendida de modo relativo. O registro mais antigo gera
a proteção no ramo de atuação da empresa que o detém, mas não impede a utilização de nome em
segmento diverso, sobretudo quando não se verifica qualquer confusão, prejuízo ou vantagem
indevida no seu emprego. 5. Recurso a que se nega provimento. (REsp 262.643/SP, Rel. Ministro
VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 17/03/2010)
O caso em exame deve ser resolvido pelo segundo princípio, o da novidade, tendo em vista que
inexiste confusão entre os nomes empresariais, pois se referem a unidades da federação distintas.
A autora/agravada, [Link] LTDA, registrou seu nome apenas nos estados de São Paulo, do
Rio de Janeiro, de Santa Catarina e do Ceará (ID 3631916 – pág. 29), enquanto que a ré/agravante,
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÃO LTDA – EPP, é registrada no Distrito Federal (ID
3631949 – pág. 3). A princípio, os nomes poderiam conviver, haja vista que não há demonstração de
que o nome da agravada foi anteriormente registrado no Distrito Federal.
É certo que eventual demonstração de concorrência desleal poderia ser fundamento para obrigar a
agravante a utilizar outro nome empresarial, mas isto não se verifica de plano, mormente porque a
recorrente usa este nome desde 22/09/2003 (ID 3631949 – pág. 3). Entretanto, de todo modo, esta
questão depende de dilação probatória, ou seja, o Magistrado a quo não poderia ter determinado à
ré/agravante a não utilização do nome empresarial ou de qualquer termo derivado do verbo decolar
sem a devida instrução do processo na origem.
Confira-se entendimento deste Tribunal acerca do tema relativo aos requisitos do deferimento da
tutela de urgência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME EM
CADASTRO DE DEVEDORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de
2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o
convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. A
ausência de prova concludente sobre o motivo que ensejou a inscrição do nome da agravante em
cadastro de inadimplentes, além da presença de débitos em nome da agravante, impossibilita a
antecipação dos efeitos da tutela em sede de agravo de instrumento, tendo em vista que a
comprovação das dívidas, bem como da responsabilidade das partes, requer dilação probatória e
conclusão da fase instrutória dos autos principais 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão
n.1086193, 07165904920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7ª Turma Cível, Data de
Julgamento: 04/04/2018, Publicado no DJE: 09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA
INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ABUSO E DESVIO DE DIREITOS PELO
INVENTARIANTE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. I ? Para a concessão da medida de urgência, devem
estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. II ? Carece de probabilidade do direito os agravantes que não comprovam a
alegação de que o pagamento de alugueres de imóvel pertence ao espólio está sendo pago a terceiro,
com prejuízo a si. Além disso, a alegação de abuso e desvio de direito pelo inventariante requer
ampla dilação probatória, o que inviabiliza a concessão inicial da tutela de urgência. III ? Não se
vislumbram prejuízos aos agravantes, se os frutos civis buscados foram identificados e quantificados,
pois receberão suas quotas após partilha, ainda que transferidos a terceiros indevidamente. IV ?
Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1080354, 07010072420178070000, Relator: JOSÉ
DIVINO 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 19/03/2018. Pág.: Sem
Página Cadastrada.) (grifos nossos)
Já o nome de domínio é o endereço eletrônico dos sites dos empresários na internet, hoje muito
utilizado para a realização de comércio eletrônico de bens e serviços. Este instituto ainda não possui
regulamentação própria; apenas existem algumas regras não cogentes estabelecidas pelo Comitê
Gestor de Internet – [Link].
De regra, prevalece o domínio criado primeiro (critério de antiguidade/novidade). No entanto, no caso
em análise, não há igualdade entre os domínios, sendo que, igualmente, a questão deve ser resolvida
pelo direito concorrencial.
Neste sentido, o artigo 1º, da Resolução nº 8/2008, do Comitê Gestor de Internet
([Link]
CAPÍTULO I – PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO DISPONÍVEIS
Art. 1º- Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que
satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições
descritas nesta Resolução. Parágrafo único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas
do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente
declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que
induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede
Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados,
Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo [Link].
Acerca de eventual conflito entre o nome de domínio e o nome empresarial, já decidiu o c. Superior
Tribunal de Justiça que o simples fato de um empresário ou sociedade empresária ter registrado um
nome empresarial que contenha uma determinada expressão não significa que ele tenha,
automaticamente, o direito exclusivo de usar essa expressão como nome de domínio, caso em que a
exclusividade somente poderá ser reclamada se houver comprovada má-fé do titular do nome de
domínio. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. NOME DE
DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
MÁ-FÉ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. 1. A anterioridade do registro no nome empresarial no órgão competente não
assegura, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede
mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta
direitos acerca do mesmo signo distintivo. 2. No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é
regido pelo princípio "First Come, First Served", segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro
requerente que satisfizer as exigências para o registro. 3. A legitimidade do registro do nome do
domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou
idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca. 4. Tal pleito, contudo, não
pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada,
ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do domínio e a responsabilidade por
eventuais prejuízos. 5. No caso dos autos, não é possível identificar nenhuma circunstância que
constitua sequer indício de má-fé na utilização do nome pelo primeiro requerente do domínio. 6. A
demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão
atacado e os paradigmas. 7. Recurso especial não provido. (REsp 594.404/DF, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe
11/09/2013) (grifos nossos)
Assim, para coagir outrem a não utilizar determinado domínio de internet, cabe à parte requerente
demonstrar que o requerido utiliza aquele domínio como um mecanismo de concorrência desleal.
No entanto, não é o que se verifica de plano, porquanto o domínio da agravante foi registrado em
12/12/2001, não havendo como concluir que seu objetivo era de desviar clientela da agravada,
sobretudo porque o sítio eletrônico da recorrida havia sido criado há pouco tempo (30/07/1999 – ID
3631916 – pág. 42/48), e decerto ainda não estava estabelecida no mercado.
Destarte, a questão demanda uma análise subjetiva (direito de concorrência), o que, de início, requer
dilação probatória e não poderia ter sido concedida a tutela de urgência no tocante ao pedido para que
a ré/agravante não utilize o domínio [Link] , pois, da mesma forma do que concluído
acima com relação ao nome empresarial, a questão carece de instrução na instância de origem.
Por fim, a marca é sinal visual distintivo que identifica produtos ou serviços do empresário e é
regulada pela Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial). Este conceito decorre dos artigos 122 e
123, inciso I, da mencionada norma:
Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não
compreendidos nas proibições legais.
Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico,
semelhante ou afim, de origem diversa;
Sabe-se que a competência executiva e fiscalizatória sobre o tema foi atribuída ao Instituto Nacional
da Propriedade Industrial – INPI. Assim, o registro da marca deve ser realizado perante a referida
autarquia e, para merecer a proteção legal, deve preencher três requisitos: capacidade distintiva (a
marca precisa se diferenciar do produto em si), desimpedimento (não pode infringir um dos
impedimentos ou proibições previstos no artigo 124, da Lei nº 9.279/96) e novidade relativa (distinção
em relação aos seus concorrentes, em relação ao ramo específico de atuação, em respeito ao princípio
da especialidade). Desta feita, da mesma forma que não pode ser registrada uma marca que não possui
capacidade distintiva em relação a outra, ela não pode ser utilizada, sob pena de ofensa ao direito do
proprietário da marca imitada. O âmbito de proteção, diferentemente do nome empresarial, é nacional,
de acordo com o que prevê o artigo 129, da Lei nº 9.279/96:
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as
disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional,
observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
In casu, numa primeira análise, é forçoso concordar com o Magistrado de origem quanto ao fato de
que o logotipo utilizado pela agravante é bastante similar à marca registrada pela agravada, bastando
simples cotejo das imagens, conforme petição inicial (ID 3631916 – pág. 6), para perceber que,
realmente, são bastante semelhantes. Constata-se, de fato, o condão de gerar confusão na clientela da
recorrida e o seu indevido desvio, o que é rechaçado pelo ordenamento jurídico.
Averígua-se que a continuidade da utilização de marca semelhante pode levar um cliente da agravada
a utilizar os serviços da agravante, pensando que estaria contratando a [Link], ora
agravada. Destaque-se, ainda, que as cores utilizadas na marca da agravante são semelhantes: há a
figura de um avião surgindo do nome decolando, o que, obviamente, remete à ideia de decolar, nome
da agravada, cuja marca também possui a imagem de um avião.
Destaque-se que, diferentemente do que alega a agravante, não se trata de proteção aos nomes decolar
ou .com, mas, sim, da marca, registrada em primeiro lugar pela agravada. Importante ressaltar, ainda,
que a data de depósito da marca da agravada junto ao INPI – Instituto de Propriedade Intelectual
ocorreu em 28/04/2000 (ID 3631916 – pág. 41), anteriormente ao depósito da marca feito pela
agravante, em 20/06/2014 (ID 3631949 – pág. 2). Ademais, não se protege o nome decolar em si, mas,
sim, a marca da agravada e toda a reputação e significado que ela carrega consigo.
Merece destaque o fato de que a agravante possui marca registrada junto ao INPI (ID 3631949 – pág.
2), completamente diferente da que vem adotando, o que caracteriza, prefacialmente, a intenção de
confundir a clientela da agravada. Por ora, não se verifica outro motivo para que a agravante deixe de
utilizar sua marca registrada para usar uma bastante semelhante à da recorrida que não a intenção de
desvio de clientela.
Nesse sentido entendimento do e. Superior Tribunal da Justiça sobre o tema. In verbis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. UTILIZAÇÃO DE TERMO DESIGNATIVO DO COMPONENTE
PRINCIPAL DO MEDICAMENTO. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA. (...) 4. A finalidade da proteção ao uso
das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art.
129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico
parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja
confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC).(...) (REsp
1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/05/2011, DJe 18/05/2011)
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO.
PRETENSÃO DE IMPEDIR A UTILIZAÇÃO DA MARCA REGISTRADA
"CRESCER". PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. ATIVIDADES DISTINTAS
ENQUADRADAS DENTRO DA MESMA CLASSE. SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES. FINALIDADES IDÊNTICAS E MESMOS
CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO. GRANDE RISCO DE CONFUSÃO NO
CONSUMIDOR. 1. Pretensão da recorrente de impedir a utilização, por parte da
recorrida, da marca registrada "CRESCER", da qual detém a titularidade. 2. Como
corolário do princípio da especificidade, o direito à exclusividade da marca se pressupõe
dentro da classe de serviços na qual foi registrada. 3. Atividades da recorrente e da
recorrida que, embora não sejam idênticas, se enquadram na mesma classe "serviços de
ensino". 4. Grande risco de confusão no mercado de consumo, por tratar-se de atividades
complementares, com finalidades idênticas, que envolvem os mesmos canais de
comercialização. 5. Direito à utilização exclusiva da marca registrada que deve ser
garantido. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1309665/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2014,
DJe 15/09/2014)
Desta forma, quanto à marca utilizada, a decisão do Juízo de origem é ajustada e não merece reforma,
pois além de não ter sido preenchido o requisito da probabilidade do direito, inexiste perigo de dano,
porquanto, assim como delineado na decisão liminar, a agravante pode utilizar da sua marca registrada
no INPI para desenvolver suas atividades, de modo a permitir a preservação da empresa e evitando o
desvio de clientela.
Logo, escorreita a decisão agravada, apenas no tocante à determinação de abstenção do uso da marca
semelhante pela agravante, devendo ser reformada com relação à determinação de abstenção do uso
do nome empresarial e do nome de domínio.
Ante o exposto, conheço do agravo interposto e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar
a decisão agravada apenas no tocante à determinação de abstenção do nome empresarial e do nome de
domínio pela agravante, permanecendo a obrigação de não usar a marca impugnada, sob pena de
incidência da multa fixada.
É como voto.
O Senhor Desembargador ALFEU MACHADO - 1º Vogal
Com o relator
O Senhor Desembargador CARLOS RODRIGUES - 2º Vogal
Com o relator
DECISÃO
CONHECIDO. PROVIDO PARCIALMENTE. UNÂNIME.