PAOLA ALEJANDRA RODRÍGUEZ GARCIA

O PAPEL DO CONTRATO DE KNOW-HOW NO MUNDO

CONTEMPORÂNEO: UMA ANÁLISE DOS ASPECTOS
JURÍDICOS

Londrina
2010
 PAOLA ALEJANDRA RODRÍGUEZ GARCIA

O PAPEL DO CONTRATO DE KNOW-HOW NO MUNDO

CONTEMPORÂNEO: UMA ANÁLISE DOS ASPECTOS
JURÍDICOS

Dissertação apresentada ao Curso de

Mestrado em Direito Civil, da
Universidade Estadual de Londrina, na
linha de pesquisa “A Nova Ordem
Contratual no Direito Obrigacional”, como
requisito parcial para a obtenção do título
de Mestre.
Orientação: Prof. Dra. Marlene Kempfer
Bassoli.

Londrina
2010
Catalogação na publicação elaborada pela Divisão de Processos Técnicos da

Biblioteca Central da Universidade Estadual de Londrina.

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)

G216p Garcia, Paola Alejandra Rodriguez

O papel do contrato de know-how no mundo contemporâneo: uma análise
dos aspectos jurídicos. / Paola Alejandra Rodriguez Garcia – Londrina,
2010.
111 f.

Orientador: Marlene Kempfer Bassoli

Dissertação (Mestrado em Direito Negocial)  Universidade Estadual de
Londrina, Centro de Estudos Sociais Aplicado, Programa de Pós-Graduação
em Direito Negocial, 2010.

1. Contratos contemporâneos – Teses. 2. Globalização – Teses. 3. Know-

how – Teses. 4. Transferência de tecnologia – Teses. 5. Leis pertinentes -
Teses. I. Garcia, Paola Alejandra Rodriguez. II. Universidade Estadual de
Londrina. Centro de Estudos Sociais Aplicado. Programa de Pós–Graduação
em Direito Negocial. III. Título.

CDU 347.4
 PAOLA ALEJANDRA RODRÍGUEZ GARCIA

O PAPEL DO CONTRATO DE KNOW-HOW NO MUNDO

CONTEMPORÂNEO: UMA ANÁLISE DOS ASPECTOS JURÍDICOS

Dissertação apresentada ao Curso de

Mestrado em Direito Civil, da
Universidade Estadual de Londrina, na
linha de pesquisa “A Nova Ordem
Contratual no Direito Obrigacional”, como
requisito parcial para a obtenção do título
de Mestre.

BANCA EXAMINADORA

______________________________________
Prof. Dra. Marlene Kempfer Bassoli
UEL – Londrina - PR

______________________________________
Prof. Dr. Elve Miguel Cenci
UEL – Londrina - PR

______________________________________
Prof. Dr. Alfredo José dos Santos
UNESP – Franca - SP

Londrina, 24 de Agosto de 2010.

 AGRADECIMENTOS

À meu pai Flores, pelo amor, carinho e educação que me brinda

através de ensinamentos que levarei comigo para toda a vida;
À minha mãe Dina, anjo de doçura e bondade, cuja devoção à
família me deslumbra e orgulha a cada dia;
À minha orientadora Profª Valquíria, com todo carinho e gratidão
pelo constante apoio e generosidade foram inestimáveis neste trajeto e em minha
formação acadêmica.
A meus colegas de mestrado, Agenor, Mauro e Walquíria, que
partilharam as alegrias e desafios que esta nova etapa proporcionou-me.
A todos meus professores, minha gratidão pelo comprometimento na
transmissão do saber.
À Universidade Estadual de Londrina e ao Programa de Mestrado
em Direito, por fomentarem a pesquisa científica.
Ao secretário do programa de Mestrado, Francisco Carlos Navarro,
sempre atencioso e pronto a me ajudar no decorrer destes anos.
GARCIA, Paola Alejandra Rodríguez. O papel do contrato de know-how no
mundo contemporâneo: uma análise dos aspectos jurídicos. 2010. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina,
2010.

RESUMO

A presente dissertação visa analisar os elementos constitutivos dos contratos de

know-how , sejam estes tanto objetivos como materiais. Observa-se que, com o
crescimento econômico dos Estados, e tendo em vista o desenvolvimento
tecnológico ocorrido nos últimos dois séculos, a detenção do conhecimento se
tornou um bem de crescente importância. Neste contexto, houve o surgimento de
uma nova tipologia contratual, encontrando-se, aí, o know-how . Tais contratos têm
adquirido uma singular importância devido à sua freqüente utilização na
transferência de conhecimentos científicos ou técnicos entre os contratantes. O
alcance deste tipo de contrato vai desde o uso entre particulares até sua aplicação
entre países com distintos níveis de industrialização. Apesar do evidente destaque
que o instituto passou a deter para a sociedade contemporânea, os estudos a
respeito não evoluíram e a legislação brasileira pertinente somente trata da matéria
indiretamente. Desta forma, no intuito de acompanhar as repercussões havidas na
seara contratual na sociedade globalizada, o presente trabalho tratará de abordar
alguns de seus aspectos mais relevantes. Inicia-se a análise do instituto através do
fenômeno da globalização, em que evidenciou-se a crescente disseminação
tecnológica entre as naçõ[Link]-se ao estudo do know-how e seus sistemas
regulatórios concernentes no Brasil e no direito comparado, reavalia-se a questão se
esta tutela é apta ou não a proteger a transferência de tecnologia.

Palavras-chave: Contratos contemporâneos. Globalização. Know-how.

Transferência de tecnologia. Leis pertinentes.
GARCIA, Paola Alejandra Rodríguez The role of the know-how contract in the
contemporary world: na analysis of the juridical aspects. 2010. 111 p.
Dissertation (Master in Law) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2010.

ABSTRACT

The present dissertation seeks to analise the constitutive elements of the know-how
contracts, either objectives or materials. Considering the economic growth of the
states and regarding the technological development ocurred in the last two centuries,
the ownership of knowledge has become na asset of crecent importance. In this
context, it was seeing the rising of a new kind of contractual typification, among them,
the know-how. Such contracts have acquired a singular importance due to its
frequent use in the transfer of cintific or technical knowledge between the parties.
The range of this kind of contract goes since the use between privates until its
application among countries with different industrialization´s levels. Despite of the
clear highlight that the institute has achieved for the modern society, the concerning
studies have not evolved and the regarding brazilian law only deals with the theme
indirectly. Therefore, with the aim of accompanying the repercussions occured in the
contractual field in the globalizaed society, this work will approach some of its more
relevant aspects. The analysis of the institute will begin in the midst of the
globalização phenomenon, in which showed the crescent technological transfers
between nations. Studying the know-how and its regulatory sistems in the brazilian
law and foreign, it is raised the question if such law is able or not to protect efficiently
the technology transfer.

Keywords: Contemporary contracts. Globalization. Know-how. Technology transfer.

Pertinent laws.
 LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Produto interno bruto e despesas da União em C&T – 2000 a 2005 .........94
Tabela 2 - Serviços da Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros registros
– Dirtec (Contratos de Licenças, Transferência de Tecnologia e
Franquia) ....................................................................................................95
 ABREVIATURAS E SIGLAS

CIDE Contribuição de Intervenção ao Domínio Econômico

INPI Departamento Nacional de Propriedade Industrial
INPI Instituto Nacional de Propriedade Industrial
NAFTA North American Free Trade Agreement
SDE Secretaria de Direito Econômico
SEAE Secretaria de Acompanhamento Econômico
TRIPs Trade related aspects of property rights
TRIPS Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights
 SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ..........................................................................................................10

1 A ERA DA GLOBALIZAÇÃO E OS IMPACTOS NOS CONTRATOS

CONTEMPORÂNEOS ..........................................................................................13
1.1 A GLOBALIZAÇÃO E SUAS CONSEQÜÊNCIAS NA TEORIA DOS CONTRATOS .................18

1.2 A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA SOCIEDADE GLOBALIZADA ...........................20

2 REGIME JURÍDICO DO CONTRATO DE KNOW-HOW ......................................26

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO INSTITUTO E CONTROVÉRSIAS ENTRE AS

DIVERSAS DEFINIÇÕES ........................................................................................26

2.2 DISTINÇÕES ENTRE O CONTRATO DE KNOW-HOW E INSTITUTOS SIMILARES:
KNOW-HOW, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PATENTE .....................................................29
2.3 CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE KNOW-HOW..................................................33
2.3.1 Natureza Jurídica..........................................................................................33
2.3.2 Componentes ...............................................................................................35
2.3.3 Classificação ................................................................................................40
2.3.4 Fases do contrato e Cláusulas contratuais...................................................41

3 UMA INCURSÃO EM MODELOS REGULATÓRIOS DO INSTITUTO

DO CONTRATO DE KNOW-HOW ...........................................................................45
3.1 PANORAMA DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE KNOW-HOW ..................................45
3.2 OS PRINCÍPIOS RELACIONADOS COM O KNOW-HOW EA CONSTITUIÇÃO DE
88......................................................................................................................70
3.3 O CONTRATO DE KNOW-HOW NO DIREITO COMPARADO .........................................72
3.3.1 A Convenção de Paris e o TRIPS.................................................................73
3.3.2 União Européia e o Nafta .............................................................................77
3.4 A PROBLEMÁTICA DO INCENTIVO DE TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW NA

AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA .................................................................81

CONCLUSÃO ...........................................................................................................85
REFERÊNCIAS.........................................................................................................88

ANEXOS ...................................................................................................................93
ANEXO A – Tabela de montante de investimentos em C&T (Ciência e
Tecnologia) no Brasil............................................................................94
ANEXO B -- Serviços da Diretoria de Contratos de Tecnologia ...............................95
ANEXO C - Modelos de Contrato de Know-How.....................................................97
 10

INTRODUÇÃO

A constante busca pelo conhecimento tem permeado a história do

ser humano desde épocas imemoriais. Nos idos primitivos, o homem obteve a
percepção da importância que a cognição detinha para a sua sobrevivência, ao
conceder-lhe a capacidade de domínio sobre o ambiente que o rodeava.
Nos dois últimos séculos, testemunharam-se duas grandes
revoluções do saber, que também imprimiram marcas indeléveis na evolução do
direito: a Revolução Industrial e a era tecnológica.
A Revolução industrial trouxe consigo progressos fundamentais nos
processos técnicos conhecidos até então. Os meios de produção em massa; a
locomotiva a vapor,são somente alguns exemplos que tiveram repercussões não
somente no comércio e indústria mas, no estilo de vida da sociedade.
Já neste século, a era tecnológica, através da modernização dos
meios de produção, representou um avanço inimaginável ao erigir o conhecimento
como recurso econômico imprescindível para as nações. Como conseqüência direta,
nas últimas décadas observou-se que cada vez mais, os investimentos em
pesquisas e desenvolvimento ultrapassam os dispêndios em bens materiais.
A disseminação tecnológica tornou-se também um fator valioso para
a comunidade internacional, já que possibilita que a transmissão do conhecimento e
os benefícios derivados dos avanços tecnológicos alcancem um número crescente
de indivíduos.
Ao intelecto, apesar de constituir-se como bem imaterial e
incorpóreo, lhe passou a ser atribuído mensuração econômica, tornando-o objeto de
um novo tipo de contrato, o know-how.
Neste contexto de constante evolução das instituições, ensejou-se
uma mudança paradigmática dos valores havidos, impondo a criação de figuras
contratuais que disciplinassem uma nova realidade, os denominados contratos
contemporâneos.
Desta forma, à medida que o conhecimento passou a ganhar uma
magnitude relevante na economia dos Estados, o Direito passou a se preocupar em
regulamentar e proteger a transferência das tecnologias contra práticas abusivas
nesta modalidade contratual.
Este contrato encontra seu cerne na transferência de tecnologias
 11

secretas e originais entre indivíduos, empresas ou, até mesmo, Estados com o
propósito de fomentar o desenvolvimento de pesquisas, mantendo-as competitivas.
Apesar da relevância do tema, no Brasil, o ordenamento jurídico,
todavia fornece uma tutela incipiente ao instituto do know-how.
A principal dificuldade advém da falta de instrumental legislativo
específico que trate sobre o assunto, já que este se encontra disperso entre diversos
Códigos, regulamentos e portarias. Recaindo, portanto, aos doutrinadores e juízes, a
responsabilidade de tratar minuciosamente sobre o contrato de know-how, na
tentativa de dirimir a insegurança jurídica gerada aos operadores do Direito e às
partes contratantes.
Observa-se que, o legislador, na seara do direito intelectual, dedicou
tratamento desiguais entre a patente e o know-how. Enquanto no primeiro caso, o
Direito acompanhou a evolução tecnológica e instituiu o avançado Código de
Propriedade Industrial (lei 9279/96), na hipótese do contrato do know-how, tem-se,
todavia uma proteção indireta e restrita.
O alcance dos efeitos nocivos da falta de legislação concernente a
este tópico vai além das fronteiras nacionais, haja vista, que este contrato pode ser
realizado entre diferentes nações. E, considerando que, na maioria das vezes, os
países contratantes se encontram em níveis de desenvolvimento diversos, constata-
se que a transmissão tão necessária do conhecimento se vê prejudicada, por
obstáculos legais.
Felizmente, no âmbito do direito internacional, o Acordo Agreement
on Trade-Related Intellectual Property Rights (TRIPS) representou um avanço
significativo na harmonização de normas de proteção dos direitos industriais,
coadunando legislações dos diferentes Estados-membros.
Assim sendo, o objetivo da dissertação em tela é realizar uma
análise sobre os aspectos intrínsecos do contrato de know-how, examinando os
obstáculos advindos da pulverização da legislação pertinente no Brasil e a eficácia
da proteção concedida a esta modalidade contratual.
No primeiro capítulo, inicia-se o exame do contrato de know-how
através da análise do fenômeno da globalização, que evidencia-se de forma singular
no campo tecnológico. Ao observar as origens do fenômeno da globalização e suas
principais características, compreende-se os efeitos que este fenômeno exerce na
teoria dos contratos e, em particular, nos contemporâneos.
 12

No capítulo seguinte, adentra-se ao estudo do regime jurídico do

contrato de know-how, observando-se desde o histórico do instituto até os seus
elementos caracterizadores, realizando-se importantes distinções com os institutos
afins.
O capítulo três realiza a incursão aos sistemas regulatórios nacional
e de Direito Comparado de proteção ao know-how e os princípios relacionados à
propriedade industrial. Passa-se ao estudo do papel indispensável desempenhado
pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) na contratação tecnológica,
buscando-se elucidar o mecanismo pelo qual se dá o registro no órgão para
viabilizar a posterior transferência da tecnologia.
Finaliza-se a análise, trazendo-se à tona a problemática gerada pela
ausência de legislação específica e, como as nações buscam equilibrar este
contexto com o incentivo à transferência de tecnologia.
 13

1A ERA DA GLOBALIZAÇÃO E OS IMPACTOS NOS CONTRATOS

CONTEMPORÂNEOS

Para que possa haver uma melhor compreensão do que venha a ser
globalização, é premente que se faça, em um momento inicial, uma contextualização
histórica de sua origem.
A evolução do Estado Moderno deu-se, em três fases, a saber: o
absolutismo, o liberal e o social.
O Absolutismo nasce na transição entre o feudalismo para o
capitalismo. Seu início coincide com a Baixa Idade Média e encerra-se com as
revoluções burguesas.
Como preleciona Débora Caús Brandão:

Ele era fundamentado por um estado de insegurança jurídica, porque em

cada comunidade havia uma legislação vigente. Além disso, determinadas
classes sociais, como a nobreza e o clero, possuíam privilégios. Não havia
um tratamento jurídico geral e abstrato que alcançasse igualmente a todos.1

Como era previsível, tal situação insustentável veria o seu fim com a
união da burguesia, camponeses, incentivados pelos ideais do Iluminismo do início
do século XVIII na França e que teve seu ápice com a Revolução Francesa.
Conforme ressalta Anthony Giddens:

A nossa época evoluiu sob o impacto da ciência, da tecnologia e do

pensamento racionalista, que tiveram origem na Europa setecentista e
oitocentista. (...) Os filósofos do Iluminismo serviram-se de um preceito
simples mas muito poderosos: quanto mais capazes formos de usar a razão
para entendermos a nós próprios, mais capazes seremos de moldar a
História à nossa medida. Para controlarmos o futuro é necessário que nos
libertemos dos hábitos e preceitos do passado.2

A sociedade se via envolta em um processo de profundas

transformações em sua estrutura, sendo que a Revolução Francesa, a Declaração
dos Direitos do Homem e, posteriormente, a Revolução Industrial tornaram-se os
emblemas do início de uma nova era na história da humanidade.
Sob o ponto de vista jurídico, a carência de leis vigentes que precisa

1
BRANDÃO, Débora Vanessa Caús. Regime de bens no novo código civil. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 46.
2
GIDDENS, Anthony. O mundo na era da globalização. Disponível em: <[Link] Acesso em:
08 jul. 2010.
 14

e claramente subordinassem condutas, fez com que houvesse uma mobilização no

sentido de criação de Códigos.
Na fase da conquista da liberdade, em que as codificações se
consolidavam, “o Estado deveria intervir tão-somente em sua estruturação
administrativa e política. Nas relações particulares, sua interferência deveria ser
mínima [...], dando relevo à liberdade contratual.”3
A tão almejada liberdade contratual plena corporificada pelo princípio
do pacta sund servanda acabou acarretando também consequências nefastas,como
a promoção da desigualdade obrigacional entre as partes, sem uma mínima
proteção para casos de hipossuficiência.
Novamente, a sociedade necessitava de uma remodelação de seus
cânones para coibir as circunstâncias resultantes da implementação do Iluminismo,
ou seja, a repressão econômica e social oriundas da ausência de regulação estatal.
A participação ativa do Estado demonstrou-se necessária, haja vista
que ao conceder exacerbado poder ao indivíduo, originou-se a exata situação
opressiva social e econômica que buscavam evitar. Exceto que desta vez não eram
causadas pela monarquia, mas sim pelas classes burguesas economicamente
privilegiadas.
O alvorecer do Estado Social visava reestabelecer as relações
humanas, deterioradas pelo desequilíbrio contratual e ausência de normas
reguladoras das relações privadas, além das de organização administrativa e
política. 4
O Estado social se desenvolveu sob três pilares: 1) a garantia aos
cidadãos de condições mínimas para a sua existência digna por meio do seu
trabalho; se isso não fosse possível ao cidadão, tal tarefa caberia ao Estado; 2) a
promoção do acesso a todos os indivíduos, igualmente, ao bem- estar social; 3) a
reformulação da organização social de forma que a participação dos indivíduos no
poder fosse acessível a todos.5
Aos poucos, as Constituições tiveram seu conteúdo expandido,
passando a consagrar direitos e garantias fundamentais, regulamentando, inclusive,

3
BRANDÃO, 2007, p. 85.
4
BRANDÃO, 2007.
5
PRATA, Ana. A tutela constitucional da autonomia privada. Coimbra: Almedina, 1982. p. 23.
 15

a ordem econômica e social.6

A partir do final da década de 80, com o fim da Guerra Fria
observou-se, como consequência direta, a criação de um novo tipo de pensamento
de relações globais.
Tal linha de raciocínio preza pelo fim das separações por ideologias
ou sistemas, designando a crescente integração de nações e regiões. O conceito de
global possui várias searas de aplicação, tais como, a política, a economia, as
ciências, as relações de trabalho, a cultura e a tecnologia.
Conforme preleciona Anselmo Lins de Góis, o conceito de
globalização corresponde “a crescente e acelerada transnacionalização das relações
econômicas, financeiras, comerciais, tecnológicas, culturais e sociais, que vem
ocorrendo especialmente nos últimos vinte anos.”7
Atualmente, a globalização passou a assumir proporções
gigantescas. Expressa-se, propriamente, na internacionalização da economia e tem
como vetores principais o avanço dos meios de comunicação, que compreendem
notadamente, a informática, configurando o que se pode denominar de revolução
tecnológica, e a expansão do mercado, sobretudo o mercado financeiro, que se
traduz no capital rentista, especulativo, que não é investido na produção e, por
conseguinte, não gera bens de consumo.
Globalização é fruto da interação de três processos distintos, a
saber: a expansão extraordinária dos fluxos internacionais de bens, serviços e
capitais; o acirramento da concorrência nos mercados internacionais; e a maior
integração entre os sistemas econômicos nacionais.8
Acerca da inserção produtiva dos países no sistema econômico
internacional, está se dá através do investimento externo direto e das relações
contratuais. Nesta última, permite-se que os agentes econômicos produzam bens ou
serviços que têm origem no resto do mundo. Os contratos de transferência de
tecnologia de know- how, alianças estratégicas são os exemplos mais comuns.9
É na economia que mais se sentem os efeitos do fenômeno da

6
LOBO, Paulo Luiz Netto. A repersonalização das relações de família in O Direito de família e a Constituição de
1988. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 79.
7
GÓIS, Anselmo Lins. Direito internacional e globalização em face das questões de direitos humanos. Rio de
o
Janeiro: Revista CEF, n 11, agosto/2000.
8
GONÇALVES, Reinaldo. Globalização econômica e vulnerabilidade externa. In: 2o Congressso Estadual do
o
CPERS. Porto Alegre: Anais do 2 Congresso Estadual do CPERS, 1998.
 16

globalização, pois consistem em um conjunto de políticas econômicas neoliberais

dirigidas à estabilização dos países emergentes.
Através de medidas, como a privatização, a redução das despesas
públicas, a flexibilização das relações de trabalho e a abertura do mercado ao
comércio exterior, entre outras, alcança-se o escopo de integrar os mercados
mundiais.
Segundo ressalta Paulo Luiz Netto Lobo:

A globalização econômica procura transformar o globo terrestre em um

imenso e único mercado, sem contemplação de fronteiras e diferenças
nacionais e locais. (...) com objetivos de maximização econômica e de
10
lucros, a partir das nações centrais e empresas transnacionais.

A globalização, como esclarece José Soares Filho, é caracterizada,

em sua íntima essência, como a expansão e aprofundamento da economia
capitalista e de seus postulados teóricos, tais como a livre concorrência, mercado,
câmbio livre, incremento das exportações, etc.11
Esse fenômeno encontra-se fulcrado na ideologia que privilegia o
capital em relação ao trabalho e em que a competitividade da empresa no mercado
globalizado se converte no bem principal.
E, neste contexto, a crescente importância das empresas
multinacionais ou transnacionais se deve à que os seus interesses passaram a
controlar o poder econômico mundial, gradualmente substituindo o Estado soberano.
Assim sendo, com o decorrer dos anos, as nações emergentes e
empresas transnacionais converteram-se em verdadeiros centros de poder,
colocando em xeque toda a estrutura jurídica construída a partir do Estado social e
gerando novas interpretações de princípios constitucionais.
Conforme elucida Ronaldo Porto Macedo Júnior, surgem como
principais características do processo de globalização: a) ampliação do comércio
internacional e formação de um mercado global assentado numa estrutura de
produção pós industrial; b) homogeneização de padrões culturais e de consumo; c)

9
GONÇALVES, 1998.
10
LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito do estado federado ante a globalização econômica. Jus Navigandi, Teresina,
ano 5,n.51, out. 2001. Disponível em: <[Link] [Link] /doutrina/[Link]?id=224 3>. Acesso em: 05
jul. 2010.
11
SOARES FILHO, José. Sociedade pós-industrial e os impactos da globalização na sociedade, no trabalho, na
economia e no Estado. Curitiba: Juruá, 2007. p. 58.
 17

enfraquecimento da idéia de estado nacional em benefício dos agentes econômicos

no novo mercado global; d) formação de blocos comerciais.12
Apesar do avanço econômico, político e jurídico que a globalização
brindou ao cenário mundial, tornam-se evidentes os efeitos adversos advindos desse
fenômeno.
Ressaltam-se como consequências diretas: o aviltamento dos
direitos sociais, a quase eliminação do controle da ordem econômica, visando evitar
retaliações ou saída de capitais. Sob o viés jurídico, a globalização acarretou a
superação do direito nacional das nações ou a “aplicação seletiva” das normas,
conforme ditada pelos interesses das corporações.
Observa-se que nas empresas multinacionais, a estratégia global e
forma de produção adotada direcionam-se não mais aos mercados locais e sim ao
mercado mundial.13
Neste diapasão, observam-se um crescente número de exemplos de
empresas brasileiras que se encontram em pleno processo de internacionalização,
como os trazidos por Gerhard Urbasch:

Gerdau, o grande grupo brasileiro produtor de aço Gerdau, com certeza, é

uma das empresas brasileiras mais globalizadas. Na América do Norte, a
Gerdau e a candadense Co-Steel concluíram em outubro de 2002 a fusão
de seus ativos, criando a Gerdau AmeriSteel Corporation, dona de 11
usinas nos Estados Unidos e Canadá. A Gerdau controla 74% da nova
companhia (...) mostrando com que comprometimento e agressividade esta
empresa brasileira está conquistando os mercados mundiais.14

Todas estas mudanças contribuíram para a formação de novos locais

estratégicos na economia mundial: zonas de processamento para exportação,
centros financeiros offshore e cidades globais [...]. Das 100 maiores economias do
mundo, 47 são empresas multinacionais, 70% do comércio mundial é controlado por
500 empresas mundiais, 1% das empresas multinacionais detém 50% do
investimento direto estrangeiro. 15
Entretanto, apesar da redução de parcela de poder para as

12
MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Globalização e direito do consumidor. Revista de Direito do Consumidor,
São Paulo, n. 32, p. 32-33, 1999.
13
URBASH, Gerhard. A globalização brasileira: a conquista dos mercados mundiais por empresas nacionais.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 28.
14
URBASH, [Link]. ou Ibidem, 2004, p. 24.
15
SANTOS, Boaventura de Sousa. A globalização e os processos sociais. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2002. p.
17.
 18

multinacionais, é inegável que os estados continuam sendo fundamentais para o

próprio avanço da globalização econômica, [...] “não perdendo sua capacidade de
optar em matéria de política econômica e de definir as prioridades dos projetos de
sociedade que orientam sua ação.”16
Assim sendo, tem-se que o processo da globalização tem como
objetivo precípuo a ampliação dos mercados nacionais para a categoria de mundial,
com conseqüências nas mais diversas searas da sociedade. E, apesar de que este
fenômeno teve as suas origens consubstanciadas nas idéias liberalistas de
contraposição ao intervencionismo estatal, observa-se que a posição atual ocasiona
desigualdades econômicas com repercussões nos contratos, especialmente nos
provenientes do desenvolvimento humano, os contemporâneos.

1.1 A GLOBALIZAÇÃO E SUAS CONSEQÜÊNCIAS NA TEORIA DOS CONTRATOS

A partir do liberalismo, adotou-se o contrato como sendo o principal

instrumento jurídico da vida econômica.17
Conforme elucida Paulo Luiz Netto Lobo, “a ordem econômica se
realiza mediante contratos (...) direcionados a fins de produção e distribuição de
bens e serviços que atendem às necessidades humanas e sociais.” 18
As origens das teorias contratualistas remontam às bases do
liberalismo, que preconizavam a liberdade da economia, contrapondo-se à
intervenção estatal.
Consequentemente erigiu-se a autonomia da vontade e a total
liberdade contratual como princípios basilares do Estado moderno. Assim sendo,
resultou-se uma profunda influência destes na conceituação de contrato como
acordo de vontades apto a estabelecer um vínculo jurídico.19
Os elementos de formação do negócio jurídico se resumem
unicamente à formação de vontades, não impondo-se limites de quaisquer ordem.
Já, na transição entre o liberalismo e o estado social, observou-se
uma influência marcante na teoria geral dos contratos, pois, com o retorno da

16
GENTILLI, 1999, p. 136.
17
GOMES, Orlando. Contratos. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 51-52.
18
LOBO, 1999, p. 27.
 19

intervenção estatal, refletindo-se na limitação da liberdade de contratar.

Nesta superação do Estado Liberal, chega-se à idéia de autonomia
privada, que traduz-se como sendo “a esfera de liberdade do indivíduo, na qual pode
constituir, modificar ou extinguir relações jurídicas, auto-regulando seus interesses
sem limitações outras que as decorrentes dos princípios dos bons costumes e a da
ordem pública.”20
Assim sendo, ao tratar-se de autonomia privada consubstancia-se a
possibilidade, conferida pelo ordenamento jurídico aos particulares, de criar normas
jurídicas, cuja manifestação se dá por meio do negócio jurídico. E, por ser conferida
pelo ordenamento jurídico, encontra neles limitações.21
As referidas restrições da liberdade contratual e autonomia privada
instituídas no Estado Social, provocaram sensíveis repercussões no mundo jurídico.
Isto se deve a que, apesar da indiscutível necessidade da regulação das relações
privadas e conseqüente proteção do hipossuficiente pelo Estado, para muitos
juristas, a essência do próprio contrato se tornaria ameaçada.
A respeito são oportunos os ensinamentos Orlando Gomes em
Direito Econômico, que transcreve-se:

A crise atinge o âmago mesmo da autonomia privada, de que o negócio

jurídico é a expressão de maior relevo. A pouco e pouco vai murchando a
esfera da liberdade individual, enquanto se dilata o pan-administrativimo. E
à medida que murcha, o contrato, seu mais perfeito instrumento, vai
22
desaparecendo melancolicamente da cena jurídica.

Contudo, a superação da autonomia da vontade demonstra uma

melhor adequação à nova realidade dos Estados que, passaram a efetuar a
regulação da ordem econômica e social subordinando-a a direitos e garantias
fundamentais. Desta forma, juntamente com os Códigos Civis de cada nação, as
Constituições se tornaram o elemento norteador para a interpretação do direito
privado. Com isso, se cristaliza a denominada constitucionalização do direito civil,
que busca oferecer oposição à globalização.
Isto se deve a que, nos dias atuais, o fenômeno da globalização

19
BRAGA FILHO, Pedro. Globalização e os contratos. Disponível em: <[Link] Acesso em: 12
jul. 2010.
20
GOMES, 2000, p. 16.
21
BRANDÃO, 2007, p. 34.
22
GOMES, 2000, p. 18.
 20

encontra-se baseado nas teses neoliberais, que “exigem o funcionamento o mais

livre possível do mercado mundial, retomando o contrato o caminho da autonomia da
vontade, livre da intervenção estatal, o que fica bem claro, por exemplo, com os
contratos eletrônicos realizados pela Internet.” 23
Desta forma, observa-se que a globalização econômica tem
relevante impacto direito dos contratos haja visto que o dirigismo estatal, nesta nova
era, começa a debilitar-se deixando que a liberdade contratual seja limitada pelos
agentes econômicos.24
Provavelmente, um dos impactos mais críticos trazidos pela
globalização seja a total carência de instituições jurídicas internacionais que
imponham limites ou exerçam a tutela da parte hipossuficiente da relação contratual,
tarefa que no passado era exercida pelo Estado.
O fenômeno de globalização passou a enaltecer o instrumento
contratual, chegando a considerar as cláusulas neste inseridas como verdadeiras
normas.
Tem-se que o mundo globalizado se converte em ambiente propício
para a contínua disseminação de contratos de adesão (que veda a discussão acerca
de suas cláusulas), como os eletrônicos. A consequente transferência do poder
normativo para empresas multinacionais ou países desenvolvidos que ditam as
condições gerais do contrato evidenciam o desequilíbrio entre as partes. 25
Assim sendo, o Estado Moderno melhor combateria às
desigualdades econômicas oriundas nos contratos globalizados, focando-se na
aplicação da autonomia privada orientada pelos princípios constitucionais, tais como
os da boa-fé e a função social do contrato.

1.2 A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA SOCIEDADE GLOBALIZADA

O processo de globalização tecnológica pode manifestar-se de

formas distintas, seja através da exploração global de tecnologia, da colaboração
tecnológica global, da transferência tecnológica e da geração global de tecnologia.
Na modalidade de transferência tecnológica, verifica-se um intenso

23
BRAGA FILHO, Pedro. Globalização e a teoria dos contratos. Disponível em: <[Link] /re
vistas/.../[Link]> Acesso em: 12 jul. 2010.
24
BRAGA FILHO, Pedro.
 21

fluxo de informações, promovido pela transferência para o recipiente não só do

conhecimento técnico necessário para produzir os produtos, mas também da
capacidade de dominar conceitos e depois, produzir de forma autônoma a tecnologia
existente atrás desses produtos.26
Um exemplo clássico deste fenômeno é o contrato de know-how,
com o comprometimento do titular do conhecimento de transferir a outrem os
conhecimentos sobre técnicas e mecanismos de fabricação, durante um tempo
determinado, mediante o pagamento de certa quantia pré-estabelecida.
Em uma breve regressão, tem-se que, a partir dos anos 90, as
sucessivas ondas de transformação tecnológica verificadas nos países avançados
foram as responsáveis pelo deslocamento do eixo de competição do comércio
internacional: antes delas, a competição girava em torno do controle das matérias-
primas estratégicas; hoje, todavia, concentra-se em torno do controle de novos
processos e escalas mundiais de produção.27
Em uma análise comparativa, observa-se que, na geração global de
tecnologia ocorrem investimentos diretos nas atividades de produção e
desenvolvimento das empresas, no sentido de reforçarem suas capacidades
científicas.
No mundo globalizado da produção do conhecimento, observam-se
contrastes marcantes: países desenvolvidos como Japão, Estados Unidos, França e
Alemanha os gastos em Ciência e Tecnologia têm excedido os 2,5% do PIB. 28
Por sua vez, na transferência de tecnologia, devido à crescente
complexidade e diversidade de capacidades tecnológicas, advém como resultado o
crescimento de redes, alianças, intercâmbios científicos, que vão além da inovação
de um setor ou de um país. Já, no Brasil, o total de recursos da União destinados à
esse fim entre 2000 e 2005, foram de 0,15%.29
Ao ultrapassar fronteiras, ocorre o desenvolvimento de relações,
processos e estruturas dinamizadas pela modernização.

25
GENTILLI, Pablo (Org.). Globalização excludente. 4. ed. Rio de Janeiro: Vozes,1999. p.136
26
HERMAIS, Carlos A. A não-globalização tecnológica da indústria brasileira de polímeros medida por meio de
patentes. Revista de administração contemporânea, Curitiba:. v. 3, n. 3, set./dez. 1999.
27
FARIA, José Eduardo (Org.). Direito e globalização econômica: implicações e perspectivas. 2. ed. São Paulo:
Malheiros, 2010. p. 134.
28
CLARÍ[Link] se investe em pesquisa:em milhões de dó[Link],22/02/1997.
Disponível:<[Link]
29
INSTITUTO BRASILERO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Diretoria de Pesquisas Coordenação de
 22

Como exposto por Octavio Ianni, “A tecnologia como forma de

organizar a produção, também perpetua as relações sociais, as manifestações
predominantes de pensamento, os padrões de comportamento e um instrumento de
controle e dominação.” 30
A intensa produção da última tecnologia tende a acelerar os
investimentos e, por derradeiro, a liberalização macro-econômica: a liberalização dos
capitais de mercado e a internacionalização dos mercados financeiros e
investimentos que resultam na globalização das empresas.31
Em nações desenvolvidas, a crescente integração do mercado de
bens e serviços têm se demonstrado na ênfase dada à “revitalização” do livre
comércio, impondo um controle mais brando à conduta dos agentes produtivos, sob
a forma de estratégias de desregulação, deslegalização e desconstitucionalização.32
Esta tendência à diminuição do dirigismo estatal foi originada pelas
sucessivas ondas de transformação tecnológica pelas quais passaram os países
avançados, desde os anos 90.
No passado, a competição havida entre nações se centrava no
controle das matérias primas estratégicas, (tais como, amplas reservas energéticas
e mão de obra abundante e barata) o que determinava a sua posição no mercado
econômico mundial.

A produção pode, em princípio, ser aumentada em cinco maneiras

diferentes, que merece ser formalmente mencionadas: (1) Os recursos
produtivos disponíveis em particular, a mão de obra e o capital (incluindo as
matérias primas) podem ser utilizados de maneira mais plena; (2) Dado o
estado de desenvolvimento técnico, estes recursos podem ser empregados
de maneira mais eficiente. A mão de obra e o capital podem ser utilizados
na combinação mais proveitosa, um com o outro, e ambos podem ser
distribuídos da melhor forma possível (consideradas as preferências dos
consumidores) entre a produção de diversas coisas e a prestação de
diversos serviços; (3) A oferta de mão de obra pode ser aumentada; (4) A
oferta de capital, que também serve como substituto da mão de obra pode
ser aumentada; (5) o estado geral da produção pode ser melhorado por
meio de inovações tecnológicas. Em conseqüência, uma maior produção
pode ser obtida com a mesma oferta de mão de obra e de capital, e o
33
capital será de melhor qualidade. (grifo nosso)

Nos dias atuais, observa-se que o eixo de competição se fulcra em

Contas Nacionais, Ano 2007.

30
IANNI, Octavio. Teorias da globalização. 14. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 136.
31
FREEMAN, Chris. The economics of industrial innovation. Cambridge: MIT Press, 1997. p. 42.
32
FARIA, 2010, p. 135.
 23

torno do controle de novos processos e escalas mundiais de produção.

Neste contexto, é importante observar que, com os evidentes
avanços acarretados pela inserção da economia mundial na globalização (tais como
maior competividade e ganhos de escala), também decorreram o enfraquecimento
da soberania nacional, com repercussões sociais e trabalhistas, com maior ênfase
em países subdesenvolvidos.
Essa desarticulação dos Estados nacionais tem seus efeitos
prejudiciais exacerbados em países subdesenvolvidos, pois, segundo preleciona
Celso Furtado:

O declínio da governabilidade reduz o ritmo de acumulação; são mudanças

estruturais que se traduzem em baixa taxa de crescimento e concentração
geográfica de renda. Ora, é sabido que essas forças buscam agravar o
desemprego nos países ricos e aprofundar a miséria nos pobres. E, posto
que se trata de um processo de globalização, é pequena a possibilidade de
34
modificar-lhe o rumo com meios de ação de alcance nacional.

Apesar dos descritos impactos adversos trazidos pelo fenômeno da

globalização, não há dúvida que o campo da transferência de tecnologia foi um dos
que mais obteve benefícios pela integração de nações.
A disseminação tecnológica adquire papel fundamental, pois
possibilita a utilização de uma mesma tecnologia, seja ela patenteada ou não, por
um número maior de pessoas.35
Na sociedade contemporânea, inclusive, em que o fenômeno da
globalização é uma realidade, a disseminação tecnológica, principalmente através
da transferência de tecnologia, permite a exploração dos conhecimentos em
diversos países.
A circulação de tecnologia se dá, primordialmente, pela via
contratual. A transferência dos conhecimentos se dá através de exploração de
patentes, contratos de know-how, entre outros.
Mais especificamente, o contrato de know-how encontra crescente
aplicação na sociedade atual, pois na transmissão de tecnologias no intuito de
ampliar a competitividade de uma empresa, aplica-se um dos pilares do fenômeno
de globalização.

33
GALBRAITH, John Kenneth. A sociedade afluente. São Paulo: Pioneira, 1987. p. 102.
34
FURTADO, 1992, p. 24-25.
 24

Sendo que um dos elementos caracterizadores do know-how é o

segredo (mesmo que não absoluto), a disseminação destes conhecimentos se dá
unicamente por meio de contratos.
Em uma análise comparativa com a tecnologia patenteada, a
essência do próprio instituto de patentes tem como conseqüência a disseminação
tecnológica.
Temos que, a partir da publicação das patentes, os conhecimentos
são livremente acessíveis. O titular da patente, entretanto, tem o direito de explorar
sua invenção com exclusividade durante o prazo definido em lei. Dessa forma, para
que terceiros possam explorar os conhecimentos patenteados, durante o prazo de
vigência da patente, é fundamental a concessão de uma licença de exploração, isto
é, o titular da patente transfere sua tecnologia a terceiro pela via contratual.36
Em virtude da crescente importância da transferência de tecnologia
no mundo globalizado, torna-se premente o incentivo desta atividade.
Conforme preconizado pro Aldo Frignani:

Haja visto que o ordenamento jurídico pode intervir dando um título de

proteção erga omnes no caso das patentes, é evidente que, a difusão das
tecnologias não-patenteadas pode ser favorecida através da concessão de
um tutela jurídica ao detentor do know-how ao menos nas relações
37
contratuais entre as partes.

O fomento da disseminação tecnológica também encontra respaldo

na regulamentação do acordo TRIPS, que o considera como um dos princípios
consagrados.

Art. 7. Objetivos: A proteção e a aplicação de normas de proteção dos

direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da
inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em
benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de
38
forma conducente ao bem (grifo nosso).

Nos países em vias de desenvolvimento, a transferência de

tecnologia torna-se objeto de intensa discussão e relevante importância. Isto se deve

35
ZAITZ, Daniela. Direito e know-how: uso, transmissão e proteção dos conhecimentos. Curitiba: Juruá, 2005.
36
ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e
concorrenciais da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
37
FRIGNANI, Aldo. Factoring, leasing, franchising, venture capital, leverage buy-out, hardship clause,
merchandising, know-how, securization. Torino: G. Giappichelli, 1996. p. 57.
38
TRIPS, Disponível em: <[Link] 16 jan. 2010.
 25

a que estas nações se vêem compelidas à adquirir tecnologia do exterior para suprir
as lacunas existentes no seu âmbito interno. O que acarreta um dos efeitos nocivos
acentuados pela globalização: a dependência tecnológica.
Esta modalidade de dependência é proveniente da diversidade de
políticas (e interesses) adotadas pelos Estados concernente à temas de
transferência de tecnologia.
No caso do Brasil, ao analisar dados econômicos, observamos que a
dependência tecnológica no decorrer das últimas décadas. Baseando-se em dados
do INPI, por exemplo, as remessas feitas ao exterior relativas a contratos de
transferência de tecnologia averbados pelo INPI (contratos de licenciamento de
patentes, marcas, know-how e prestação de serviços de assistência técnica)
envolveram montantes de cerca de 7.515,00 bilhões de dólares.39
Desta forma, demonstra-se a dependência tecnológica em que se
encontra o Brasil em comparação com outras nações mais desenvolvidas.
A disparidade dos interesses dos países em desenvolvimento e os
desenvolvidos se tornou o principal obstáculo à transferência de tecnologia. Os
primeiros buscam independência e capacidade de gerar tecnologia própria; por outro
lado, aos segundos, interessa consolidar sua posição de supremacia tecnológica.
A harmonização de tal situação conflitante é alcançada pela
aplicação dos princípios gerais de direito e pela instituição de mecanismos de
controle de abusos que possam ser praticados pelo titular do know-how.
Somente através da construção de um arcabouço legislativo eficaz,
conciliar-se-á o fomento e proteção da propriedade industrial com a exigência da
transferência da tecnologia.

39
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Estatísticas acerca de contratos de
transferência de tecnologia. Disponível em: <[Link] estatisticas-new-
version/>. Acesso em: 12 jun. 2010.
 26

2 REGIME JURÍDICO DO CONTRATO DE KNOW-HOW

Em virtude do crescente desenvolvimento econômico verificado nas

últimas décadas, houve o surgimento de novas formas contratuais não inseridas no
Código Civil de 2002.
Na sua grande maioria, estas figuras jurídicas chegaram ao nosso
ordenamento trazidas de legislações estrangeiras, inclusive conservando algumas, a
sua denominação original. São institutos de grande valia, pois mesmo não
possuindo tipos específicos no direito positivo, são de constante aplicação nas
relações negociais.40 Entre tais tipos contratuais, encontra-se o contrato de know-
how, que passarar-se-á a explicar mais minuciosamente nos capítulos

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO INSTITUTO E CONTROVÉRSIAS ENTRE AS DIVERSAS

DEFINIÇÕES

O caso específico do know-how representa uma evolução em termos

de contrato, onde se alia a seara jurídica aos campos do conhecimento científico e
técnico.
Constitui-se uma categoria híbrida, onde se encontram elementos de
outros contratos, tais como franchising e transferência de tecnologia.
Apesar de que suas origens remontam ao campo do direito industrial
americano em 1916, foi só em 1953 que passou a ser utilizada como forma
contratual. O contrato de know-how é um produto da era tecnológica em que, cada
vez mais, se requerem meios originais para tornar os produtos mais rentáveis.
A expressão know-how deriva da frase inglesa to know how to do it,
que significa saber como se faz alguma coisa. Este termo foi quase que, por
unanimidade, aceito mundialmente, porém, em alguns países como a França,
buscou-se traduzi-la como savoir faire, sem alcançar a acepção exata da expressão.
41

Designa-se know-how como o conhecimento ou o conjunto de

conhecimentos técnicos que não são de domínio público e que os empresários

40
BERKMEYER, Astrid. Transferência de tecnologia. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 296, p. xx, 1988.
41
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações contratuais e extracontratuais.
18. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 3, p. 68.
 27

utilizam nos processos de fabricação ou comercialização de produtos, na prestação

de serviços ou na organização de unidades ou dependências empresariais.42
Já, para a doutrina nacional, outros elementos também devem estar
presentes, conforme preleciona Fran Martins, “consiste em conhecimentos ou
processos, secretos e originais, que uma pessoa tem e que, devidamente aplicados,
dão como resultado um benefício a favor daquele que os emprega, seja melhorando
ou criando um produto.”43
Neste contrato uma pessoa se compromete a transferir à outra, para
aproveitamento nas atividades que exerce, os conhecimentos sobre técnicas e
mecanismos de fabricação, durante um tempo determinado, mediante o pagamento
de certa quantia pré-estabelecida.
Podem ser transmitidas as mais distintas formas de conhecimento,
tais como: informações; conhecimentos técnicos, processos de fabricação; práticas,
experiências; produtos, estudos, projetos, desenhos, fórmulas, etc.44
A tarefa de estabelecer uma definição para o instituto do know-how
foi, desde o princípio, bastante árdua. Isto se deve pela total ausência de diretrizes
normativas ou jurisprudenciais que forneceriam suporte na busca pela conceituação
mais adequada.
Assim sendo, a definição jurídica é alcançada através das operações
internacionais e atenta observação das características intrínsecas deste tipo de
contrato.
Verifica-se que a principal dificuldade entre os doutrinadores advém
em estabelecer-se um preciso alcance que o termo abrangeria. Enquanto que, para
alguns, este instituto compreende apenas conhecimentos pessoais e secretos, para
outros, implica também em know-how industrial ou comercial.
As organizações internacionais também fizeram consideráveis
esforços para estipular acepções para o instituto.
Nesse sentido, a Câmara de Comércio Internacional, em 1957
preocupou-se em esclarecer o conceito de know-how, e nas sessões de 17 e
18.10.1958, a comissão para proteção da propriedade industrial, presidida à época
por Stephan P. Ladas, apresentou um primeiro projeto de definição como sendo:

42
MASSAGUER FUENTES, J. El contracto de licencia de know-how. Barcelona:Editora JM Bosch 1989. p. 94.
43
MARTINS, Fran. Contratos e obrigações comerciais. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 67
 28
Conhecimentos e experiências técnicas ou conjunto de conhecimentos e
experiências técnicas de caráter secreto, necessários para realizar ou
colocar em prática certas técnicas de certas técnicas que, individualmente
45
ou em associação, servem a objetivos industriais.

Importante observar que, além das práticas do setor produtivo,

podem ser transmitidos segredos industriais como uma técnica contábil ou formas de
procedimento destinados à obtenção de resultados na comercialização de produtos.
Ex.:Um profissional desenvolve uma técnica de contabilidade que otimiza planilhas
de cálculo, o que reduz o tempo dispendido na elaboração de informes financeiros
de uma empresa.
Porém, para vários autores, o know-how se limita ao campo técnico-
industrial.
Neste sentido, João M. Assafim aponta:

Sem menosprezar o valor competitivo que o denominado know-how

comercial pode trazer para as empresas, parece mais certo que esta figura
tenha surgido, estritamente vinculada à tecnologia protegida por patentes,
como uma espécie de complemento para seu melhor aproveitamento e
46
rentabilidade.

Também se incluem, os segredos não patenteados ou não

patenteáveis, pois são conhecimentos técnicos que não são tutelados erga omnes
pelas normas referentes à proteção industrial.
Em virtude que esta modalidade contratual visa a obtenção de um
melhor aproveitamento ou desenvolvimento de setores da fabricação amplia-se a
gama de possíveis contratantes: pode ser tanto realizado entre particulares, como
entre empresas e até mesmo, entre países.
Neste aspecto, torna-se importante determinar o que venha a ser
transferência de tecnologia, que dá origem a vários tipos de contratos, entre estes, o
de know-how.
A transferência de tecnologia consiste em “acordos contratuais
segundo os quais se transmite um conjunto de conhecimentos, sejam patenteáveis
ou não”.47.

44
VENOSA, Silvio de Salvio. Direito civil: contratos em espécie e responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2001.
45
ZAITZ, 2005, p. 29.
46
ASSAFIM, 2005, p.199.
47
KUBLER, Andréa Barrios. La propiedad intelectual y las transferencias de tecnologia. Montevideo, Uruguay:
Agencia Nacional de Investigación y Inovación, 2008. p. 83.
 29

No âmbito nacional, o INPI estabeleceu que o contrato de

transferência de tecnologia consubstancia-se no “comprometimento entre as partes
envolvidas, formalizado em um documento onde estejam explicitadas as condições
econômicas da transação e os aspectos de caráter técnico”48
Esta modalidade de contrato subdivide-se em 3 espécies, a saber:

 os de licença de direitos (exploração de patentes e de desenho

industrial e uso de marcas)
 os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de
tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e
científica)
 os contratos de franquia.

O contrato de know-how insere-se na categoria de fornecimento de

tecnologia (FT), haja visto que objetiva “a aquisição de conhecimentos e de técnicas
não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de
bens industriais e serviços”, conforme dispõe o INPI.

2.2 DISTINÇÕES ENTRE O CONTRATO DE KNOW-HOW E INSTITUTOS SIMILARES: KNOW-HOW,

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PATENTE

Conforme estabelecido no item anterior, o contrato de know-how

classifica-se como sendo uma modalidade de contrato de fornecimento de
tecnologia, que não se encontra tutelado pelos direitos de propriedade industrial.
Apesar que o instituto do contrato de know-how guarda semelhanças
com diversas figuras contratuais, (como o da assistência técnica e o da patente, por
exemplo), com estes não se confunde. Trataremos, a seguir das distinções havidas
entre as modalidades contratuais.

a-)Know-how e Contrato de know-how

Estes dois termos apesar de guardarem certa afinidade (o que

48
INSTITUTO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (2010). Disponível em: <[Link] -
esquerdo/contrato.> Acesso em: dez. 2009.
 30

ocasiona a concepção errônea de que são sinônimos), possuem características que

os diferem.
O Know-how consiste em conhecimentos secretos de um processo,
detidos por alguém, por outro lado, o contrato de know-how é a principal forma de
transferência desses conhecimentos ou processos a outras pessoas.
Na valiosa lição de Daniela Zaitz:

O contrato é instrumento de valoração do know-how, pois através da

concessão de licenças para exploração do know-how, o titular encontra uma
forma de recuperar, ou pelo menos amenizar, os custos incorridos com
49
investimentos realizados para o desenvolvimento dos conhecimentos.

Ressaltamos que, além do contrato de know-how, a tecnologia pode

ser transferida por outras modalidades, tais como contratos de franchising, de joint-
venture, etc.
O contrato de know-how, como visto anteriormente, é um dos
contratos denominados atípicos, previstos no novo Código Civil, cujo objeto é o
conhecimento, bem imaterial e dotado de valoração econômica.
Acerca da valoração econômica do know-how, observamos
exemplos na jurisprudência: Poder Judiciário Justiça do Trabalho da 5ª Região,
Acórdão no 2365/04,

Responsabilidade Solidária. Quando duas empresas desenvolvem parceria

na exploração de atividade econômica, uma com os recursos materiais e
outra com o know-how, ambas se solidarizam no caso de inadimplemento
de obrigações trabalhistas decorrentes do pacto laboral dos empregados
diretamente vinculados à atividade em que se associaram.50

Através desta espécie de contrato, o alienante se compromete a

transferir os conhecimentos secretos para um adquirente, submetendo-se ambos à
certas cláusulas. A referida transferência pode ser a título definitivo ou temporário.
Na hipótese de que a transmissão seja definitiva, estamos diante de
um contrato de cessão de know-how. Em contraposição, caso a transferência se dê
por tempo determinado, configura-se a forma de cessão de conhecimentos.

49
ZAITZ, 2005, p. 63.
50
Poder Judic. Justiça do Trabalho da 5ª Região. Acórdão no 2365/04.
 31

b-)Contrato de know-how e Assistência Técnica

Observa-se que no contrato de know-how, o detentor dos

conhecimentos se obriga a transferir dados, planos, sobre um processo industrial
específico, porém não envolve-se na efetiva aplicação de fórmulas e, como
consequência, em nenhum momento, ocorre a garantia de resultados.
Já, no contrato de assistência técnica, “o contratante se obriga a
ministrar o concurso técnico necessário para conduzir ao processo de fabricação,
trazendo para a empresa uma obrigação de fazer e de um resultado a obter.” 51
Desta forma, enquanto o contrato de know-how assemelha-se a uma
locação de bem imaterial, a assistência técnica consiste em uma prestação de
serviços. Nesta última, os resultados advindos da prestação de serviços não
estabelecem o seu valor. Por sua vez, o contrato de know-how, baseia toda a sua
valoração econômica nos resultados que se obtiveram com o seu uso e que
representam uma vantagem para quem os detém.
Uma outra modalidade de contrato que deve ser distinguido do de
assistência técnica é o de engineering.
Neste último, compreende- se:

Desde a elaboração de informações, planos ou estudos, até a execução do

correspondente projeto e, entre os conhecimentos técnicos incluídos nesses
serviços, podem constar desde aqueles que estão protegidos por direitos de
propriedade industrial, passando por segredos, até os conhecimentos de
utilização geral.52

Observa-se também que o know-how, muitas vezes, engloba a

assistência técnica, pois além de transferir os conhecimentos, o alienante realiza a
prestação de assistência técnica. Trata-se da hipótese mais conhecida, isto é, o
contrato misto de know-how.

c-)Contrato de Know-how e Patente

O tratamento jurídico dedicado às patentes no Brasil tem evoluído, a

passos constantes, acompanhando os desenvolvimentos tecnológicos havidos no

51
STRENGER, Irineu. Contratos internacionais de comércio. 2. ed. São Paulo: RT, 1992. p. 55.
52
ASSAFIM, 2005, p. 200.
 32

último século.
Provavelmente, neste ponto encontra-se uma das diferenças iniciais
com o instituto do know-how, cuja legislação pertinente todavia encontra-se bastante
limitada e esparsa.53
Estes dois termos são, muitas vezes, considerados pela doutrina e
jurisprudência, como alternativos ou complementares. Entretanto, suas distinções
são claras e, em uma análise comparativa, o contrato de know-how constitui-se
como mais vantajoso que a patente em vários aspectos.
A patente consiste em um direito concedido a um particular para a
exploração de uma invenção, com exclusividade, durante um prazo determinado.
Constitui-se em um monopólio legal, já que seu titular possui proteção erga omnes,
ou seja, durante o prazo de duração da patente, o particular possui o direito de
explorar com exclusividade a invenção. 54
Por outro lado, a tutela do know-how não é absoluta e sua proteção
somente é garantida enquanto perdurar o segredo, que é uma das características
fundamentais do instituto e que lhe confere valor econômico.55
Como preconiza Silvio Venosa:

A proteção, quando se trata de processo patenteado, é evidentemente mais

segura. Quando a tecnologia não é patenteada, a principal decorrência da
divulgação indevida do segredo é a ação indenizatória, sem prejuízo da
tipificação de crime que a lei possa definir.56

No prazo de duração de cada instituto, reside outra importante

diferença. A patente possui como duração máxima 20 anos, enquanto o know-how,
geralmente, se estabelece por prazo indeterminado.
Por fim, os requisitos indispensáveis para a patente
consubstanciam-se na novidade da invenção, originalidade de seu método e
aplicação puramente industrial. Destes elementos, somente a novidade verifica-se
também no know-how, por ser inerente ao segredo do conhecimento transmitido.
O quesito originalidade é dispensável no know-how, desde que o
conhecimento se traduza em uma vantagem tecnológica para o seu detentor. E, no

53
VAZ, Isabel Vianna. Considerações sobre know-how. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 292, p. 62, 1986.
54
CHINEN, Akira. Know-how e propriedade industrial. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997. p. 94.
55
ZAITZ, 2005, p. 89.
56
VENOSA, 2001, p. 57
 33

tocante à aplicação do conhecimento transferido, o know-how também pode ser

inserido no campo comercial.57
Desta forma, denota-se maior compatibilidade da invenção com o
instituto da patente. A invenção, por ser uma criação nova do espírito humano, é
melhor protegida pela patente.
Deve-se assinalar que se uma invenção é patenteada, a descrição
desta supõe que qualquer pessoa pode ter acesso à invenção; esta se põe a
descoberto para conhecimento geral 58
O know-how, por sua vez, é um processo de realização de um
produto, de maneira original, secreta e não patenteável.
Assim sendo, na hipótese que a invenção não possua os requisitos
necessários para a obtenção de patente, o seu criador pode lançar mão do instituto
do contrato de know-how, mantendo assim o sigilo de seu trabalho.

2.3 CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE KNOW-HOW

Neste capítulo, serão analisados os aspectos intrínsecos próprios do

contrato de know-how, tais como a natureza jurídica do instituto, classificação,
componentes e sigilo dos conhecimentos transmitidos, fases e cláusulas presentes.

2.3.1 Natureza Jurídica

A análise do instituto do know-how deve ser feita través dos dois

prismas que o compõem: o conhecimento de um determinado conhecimento e o
próprio objeto sobre o qual recai o conhecimento. Acerca deste último, deve possuir
como características primordiais o sigilo, a de possuir o interesse de uma empresa e
a vontade de seu titular de mantê-lo secreto. Já, o objeto do know-how pode ser
consubstanciado em idéias, projetos, processos industriais, etc.
Assim sendo, o estudo da natureza jurídica do know-how excede o
puramente teórico para incidir em aspectos práticos da máxima transcendência
(determinação do regime aplicável, âmbito de proteção, etc.). Dado os contornos
tênues que, todavia, persistem sobre esta figura contratual, não é surpreendente

57
ZAITZ, 2005, p. 34.
58
ASSAFIM, 2005, p. 202.
 34

que, com relação à sua natureza jurídica, sejam apresentadas diversas e díspares
teorias. Entre estas, as duas que usufruem de maior aceitação são as que
concebem o know-how como um direito da personalidade ou as que o incluem entre
os bens imateriais.59

a-) O know-how como um direito da personalidade

Esta teoria encontrou acolhida por parte da doutrina brasileira, que

inclui o know-how na seara do direito à intimidade ou privacidade. Isto se deve a que
“ o fato deste segredo ser objeto de negócios jurídicos não é obstáculo para a sua
caracterização como direito da personalidade, posto que está na esfera da própria
pessoa a liberdade de comunicar determinado fato, mas não se pode renunciar ao
direito de dizer o que manter em segredo e o que divulgar.60
O objeto de negócio jurídico é, apenas, o conhecimento amparado
pelo segredo, e nunca a liberdade de decidir o que divulgar, o que se mantém sob
controle da empresa divulgadora do conhecimento.61
Entretanto, para o direito espanhol, o know-how não se configuraria
como esta modalidade de direitos, haja visto que sua violação não atinge a
personalidade do empresário, mas sim exerce efeitos patrimoniais. Conforme
elucidado por Gómez Segade:
“Diferentemente do caráter intransferível próprio dos direitos da
personalidade, o know-how pode ser objeto de negócios jurídicos patrimoniais.”.62

b-) O know-how como bem imaterial

Esta teoria possui maior preponderância entre os doutrinadores, que

concebem o know-how como um bem imaterial, possuindo conotal, um valor
patrimonial e uma aptidão para ser objeto de negócios jurídicos.
Nesse sentido, César Flores63 afirma que o know-how, como objeto

59
ASSAFIM, 2005, p. 204.
60
CARNEIRO,B. O Novo Código Civil e a Disciplina dos Direitos de Personalidade da Pessoa Jurídica e as
suas conexões com a propriedade intelectual. RABPI, 53 (2002), p. 13.
61
ASSAFIM, 2005, p. 205.
62
GOMEZ SÉGADE, J. El [Link] yprotección, Tecnos,1974apud ASSAFIM,2005,p. 205.
63
FLORES, César. Segredo industrial: Aspectos jurídicos internacionais.São Paulo: Lúmen Júris, 2008, p.35.
 35

de contrato, é o conjunto de conhecimentos técnicos e secretos (restritos),

intangível, pela sua natureza imaterial, possui valor econômico dentro de um
contexto empresarial.
Assim sendo, o know-how constitui-se de uma natureza jurídica
mista, por ser resultado de uma fusão de vários contratos, tais como, prestação de
serviços, uma venda ou uma locação. Se forma intuitu personae, por escrito e cria
obrigações para ambas as partes.64
Na doutrina nacional, acompanhando a posição defendida pelo
direito espanhol65, o contrato de know-how “se aproxima da locação, especialmente,
se a cessão é por tempo determinado.” 66
Ou seja, no conjunto do contrato de know-how, há um bem
incorpóreo, patrimonial, que se torna objeto de cessão temporária ou definitiva.
Para o adquirente, incumbe o pagamento de royalties e a não
divulgação do segredo industrial e para o cedente, cabe a transferência do
conhecimento e também a preservação do segredo.
Se rege pelas cláusulas estipuladas e é, em geral, oneroso, mas
nada impede que seja gratuito, como quando ocorre a transferência de
conhecimentos a empresas de países subdesenvolvidos ou em vias de
desenvolvimento. Em, alguns casos também pode ocorrer a permuta de um know-
how por outro de valor equivalente.67
Portanto, a natureza jurídica dos conhecimentos do know-how é de
um bem imaterial, incorpóreo, podendo ser formado por elementos diversos
(corpóreos, como desenhos e gráficos que configurem o modo de procedimento) e
sua transferência pode ser onerosa ou gratuita. 68

2.3.2 Componentes

As opiniões doutrinárias e jurisprudenciais divergem acerca de uma

miríade de aspectos relativos à composição do contrato de know-how, partindo

64
ALAMBETE, Tereza Beltran. Aspectos jurídicos de los contractos. Barcelona: Bosch, 1999. p. 103.
65
Para MASSAGUER FUENTES, [Link]., p. 81, “compara-se o contrato de cessão de know-how com o de
compra e venda, e o de licença com o de locação”.
66
GOMES, 2000, p. 86
67
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
68
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações contratuais e extracontratuais. 18.
ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 3.
 36

desde os elementos componentes até as espécies de conhecimento transmitidos

pelo instrumento.
Assim sendo, necessário se faz uma análise pormenorizada da
composição intrínseca do contrato em tela que devam estar essencialmente
presentes.

a-)Espécies de conhecimento transmitidos

Mesmo que seja considerado que o fenômeno do know-how dispõe

somente sobre a transmissão de conhecimentos, posições doutrinárias mais atuais,
incluem as habilidades pessoais como objeto de transferência.
Observa-se, que a definição deste instituto evolui, cada vez mais, no
intuito de melhor aplicar-se à prática contratual.
Segundo Pompeo Pitter, “o know-how se dividiria em sentido amplo
e sentido estrito. O primeiro alcançaria também as habilidades ou experiências
pessoais, enquanto o último se restringiria aos conhecimentos”. 69
Para o autor, apenas os conhecimentos são passíveis de
transmissibilidade, já as experiências pessoais podem ser colocadas à disposição de
terceiros, através de outras formas de comunicação.70
Configura-se como modalidade alternativa de transferência de
conhecimento, os contratos de assistência técnica, por exemplo.
Porém, o que se verifica é que, como o contrato de know-how surge
com a composição de várias modalidades contratuais, é possível que características
comuns aos contratos de licença e cessão aliem-se àquelas presentes nos de
assistência técnica.
Assim sendo, o know-how, como bem jurídico imaterial e intangível
que é, somente obtém mensuração patrimonial mediante a transmissão dos
conhecimentos ou mesmo habilidades pessoais.71
Desta forma, o objeto de contrato de know-how pode, entre uma
variedade de modalidades, configurar-se em 4 espécies principais:
invenções(criações técnicas); descobertas científicas; desenhos industriais e

69
PITTER, Pompeo. Know-how e contrato de know-how. Rivista di Diritto Civile, Padova, 1983. p. 72.
70
Ibidem, p. 73.
71
FREEMAN, Chris. The economics of industrial innovation. Cambridge: MIT Press, 1997. p. 106-108.
 37

habilidades e práticas manuais.

a) invenções Quando não possua os requisitos para obter

patente ou por opção do criador;
b) descobertas científicas Veda-se patente a esta forma de
invenção, conforme dita o art. 10 da Lei 9279/96
c) desenhos industriais Pode ser protegido pelo know-how, caso
não preencha os requisitos de patente ou por opção do criador.
Preleciona que, justifica-se que o criador do desenho industrial
opte pelo know-how ao invés da patente, evitando assim revelar
e descrever o desenho. 72
d) habilidades/práticasmanuais São detalhes adicionais que
optimizam o rendimento de uma prática.(art.77, LPI).

Importante ressaltar que, no intuito de agregar crescente valor

econômico aos conhecimentos ou processos transmitidos torna-se imperativo que
estes estejam imbuídos de autenticidade, originalidade e de uso não comum para os
fins a que se destina.73

b-) Sigilo e novidade da tecnologia cedida

Um elemento tido como indispensável para a configuração do know-

how é a presença do elemento segredo.
Apesar da existência de contratos de know-how desprovidos de
segredo, ou seja, em que o conhecimento é disponibilizado por várias empresas,
estes são raros. 74
Porém, o know-how não é um segredo absoluto, haja vista que
depois de um certo tempo, o adquirente incorpora-o, em seu patrimônio.
Como leciona Gabriel Leonardos, “os segredos industriais são, por
definição, detidos apenas por seu titular, já por sua vez, no contrato de know-how, o

72
GOMEZ SEGADE, J. A.,p.424.
73
MARTINS, 1997, [Link]., p. 501.
74
FIUZA, César. Direito civil: curso completo. 6. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 29.
 38

seu objeto pode estar protegido ou não por segredo.”75

Nesta definição, delineam-se distinções sutis existentes entre o
know-how e o segredo de fabricação.
Um exemplo de segredo de fabricação verifica-se na indústria
farmacêutica, onde o conhecimento da fórmula de determinado medicamento
pertence exclusivamente ao dono da sua patente. Entretanto, uma outra empresa
pode desenvolver isoladamente o mesmo remédio, através de outro método,
utilizando o mesmo princípio ativo.
Enquanto na primeira hipótese prepondera a transmissão a outrem
de conhecimentos, no caso do segredo de fabricação “trata-se de conhecimento
detidos apenas por seu titular (...) e se, outro desenvolver isoladamente a mesma
informação, poderá também utilizá-la, e o detentor original do segredo não poderá
se opor.”76

O segredo de fabricação, por sua vez, é uma invenção patenteada que só o

dono da patente utiliza com exclusividade, sem transmiti-lo, portanto, a
ninguém. E o contrato de know-how não constitui segredo absoluto, sendo,
por isso mesmo objeto de transmissão por via de contrato através do qual é
revelado à outra parte um processo de fabricação que não conhecia e
passa a utilizar. 77

Como defende José M. Assafim:

É precisamente o caráter secreto do know-how que serve de fundamento às

normas diretoras da concorrência desleal em que estão assentadas a
proteção do segredo industrial. Pois, de outra maneira,a proteção do know
how somente seria canalizada contratualmente, com efeitos unicamente
entre as partes.78

O valor econômico do know-how se encontra intrinsicamente ligado

ao segredo que este é imbuído. Isto se deve ao fato de que confere ao titular do
conhecimento transferido uma posição de vantagem no mercado.
O know-how pode ser observado em várias hipóteses, como por
exemplo, na indústria petrolífera, quando um engenheiro desenvolve um avançado
equipamento para exploração em águas profundas. A Petrobrás estabelece contrato

75
LEONARDOS, Gabriel. Considerações sobre a proteção ao segredo de fábrica e de negócio no Brasil. Revista
Forense, Rio de Janeiro, v. 337, p. 67, 1998.
76
LEONARDOS, 1998, p. 67.
77
GOMES, 2000, p. 501.
78
ASSAFIM, 2005, p. 220.
 39

de transmissão desta tecnologia através do qual, por um prazo determinado, a

utilizará com exclusividade, devendo manter-se o sigilo da mesma. (por ambas as
partes)
Assim sendo, o know-how protegido por segredo é mais caro, pois
quem não o possui tem só duas formas de obtê-lo: adquiri-lo da fonte ou
desenvolvê-lo por conta própria, o que pode ser caro e demorado.

c-) Partes Contratantes, Objeto e Forma

Conforme ensina César Fiúza, as partes, no contrato de know-how,

podem ter as seguintes denominações:79
a) se o contrato é por prazo certo e determinado, as partes são:
fornecedor e licenciado;
b) se o contrato é em caráter definitivo, as partes são: cedente e
cessionário.
Nas duas hipóteses, o cedente ou fornecedor é a pessoa física ou
jurídica, que descobriu o novo processo ou conhecimentos técnicos originais e
secretos, enquanto o licenciado ou cessionário é aquele que recebe o know-how
para o seu uso e gozo.
De acordo com Pedro França, “as partes contratantes podem ser
pessoas físicas capazes ou jurídicas do direito privado, sendo pelo menos uma delas
comerciante, pois é oneroso e cum animus lucrandi.” 80
Mas também pode ocorrer transferências mais aperfeiçoadas de um
país desenvolvidos para outro em fase de desenvolvimento. Também se verificam
entre Estados ou empresas atuando no mesmo ramo, mas em países diferentes.
O objeto é o instrumento que serve à transferência de tecnologia, o
que vem a fruir da tecnologia paga o preço avençado ao transferente por
determinado prazo, podendo ser prorrogado. Quanto à forma, é exigível o contrato
escrito.

79
FIUZA, 2003, p. 679
80
FRANÇA, Pedro Arruda. Contratos atípicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1989. p.138.
 40

2.3.3 Classificação

Por quintessência, os contratos de know-how são contratos

consensuais, sinalagmáticos, comutativos, onerosos, mercantis, formais, de
execução imediata.
O contrato de know-how se classifica de acordo conforme distintas
modalidades, a saber:

 Quanto à sua duração

Neste quesito, o contrato pode ser por prazo determinado ou por

prazo definitivo.
Caso a transferência seja temporária ou por prazo determinado, há
uma licença de utilização, findo o contrato, o usuário se abstém de sua utilização no
futuro. “Ou seja, uma simples comunicação limitada no tempo, que não faz com que
o titular renuncie à possibilidade de usar o know-how.”81
Na hipótese de transferência definitiva, ocorre uma cessão de
direitos.
Em ambas as figuras, há a proteção pelo Código Penal. O know-
how, como bem imaterial de valor patrimonial que é a proteção por lei visa a
manutenção do segredo.82
Na hipótese mais comumente realizada, de transferência por tempo
determinado a uma pessoa especificada e mediante cláusulas especiais, a principal
obrigação é ser guardado o segredo pelo adquirente que recebe o know-how,
constituindo penalidade a sua divulgação.
Para Fran Martins, quando a transferência “é feita com desenhos,
especificações especiais, esses documentos não podem ser divulgados, ficando
quem os recebe com a obrigação de devolvê-los a quem os transferiu, assim que
findo o contrato, qualquer que seja o motivo do seu término.” 83

81
MAGNIN, François. Know-how et proprieté industrielle. Paris: Librairies Techniques, 1974. p. 126.
82
DINIZ, 2003, p. 653.
83
MARTINS, 1997, p. 59.
 41

 Quanto ao objeto de transferência

Classifica-se o contrato como sendo puro ou misto. No know-how puro

e simples, este é transferido isoladamente( só o modo de proceder se transmite). Já,
na forma mista ou combinada, se transferem também outros direitos, como o da
exploração da patente; o fornecimento de materiais, etc.
Na modalidade mista, leva-se em consideração qual o elemento
mais importante, se o do simples know-how, se dos elementos complementares.
Para Antonio Chaves, “em pesquisas realizadas, se verificou que, em certas
indústrias, há a predominância de um elemento sobre o outro. Assim sendo, na
indústria farmacêutica, vale mais a patente que o know-how; já nas indústrias têxtil e
metalúrgica, a patente é de pouca importância e predomina o know-how. O assunto
tem importância para poder fixar-se a remuneração do know-how.”84

 Quanto às partes contratantes

Como valiosa ferramenta para o fomento da capacidade tecnológica,

tornando-a competitiva, o contrato de know-how pode ser pactuado entre pessoas
físicas, jurídicas ou, até mesmo, entre Estados. Este último se verifica quando, em
épocas de guerra, um país desenvolvido acorda em transferir know-how a outrem,
devastado economicamente por guerras, no intuito de auxiliá-lo desenvolver sua
indústria nacional, através de contratos ou de tratados internacionais.

2.3.4 Fases do Contrato e Cláusulas contratuais

a-) Fases do Contrato

Esta modalidade contratual passa por fases determinadas que se

iniciam com entendimentos preliminares entre o detentor do know-how e o
pretendente à transferência do mesmo.

84
CHAVES, Antonio. A importação e exportação do “know-how” no Brasil. Revista Forense, Rio de Janeiro, v.
 42

Neste momento apresenta-se a dificuldade de transmitir uma idéia

dos procedimentos que poderão ser cedidos. Pode ser feito um contrato de opção,
que nada mais é do que uma convenção particular preliminar visando a não
divulgação do segredo transmitido.85
Nesta fase preliminar, ocorre a fixação do objeto da transferência.
Sendo esses procedimentos, de caráter sigiloso, compete ao pretendente guardar
segredo acerca das informações obtidas, sob pena de incorrer em responsabilidade
pré-contratual.
A efetiva elaboração do contrato representa o momento em que são
reguladas mais pormenorizadamente as relações entre os contratantes. Ocorre
nesta etapa, a descrição do know-how, tempo de utilização, remuneração do
concedente, etc.
Na fase final, observa-se que o contrato de know-how se extingue
quando se atingiu o termo de sua duração, ou pela vontade mútua dos contratantes,
ou de acordo com as disposições contratuais.
Pode extinguir-se também por ocorrer modificações essenciais no
seu objeto ou por mudança da pessoa que recebe o know-how, já que o contrato é
intuitu personae. Ex.: O know-how perde o seu valor.86
A sua resolução pode se dar inclusive por violação de cláusula
contratual ou por outra razão especificada no contrato.
Seja qual for a causa do término do contrato, o beneficiário deve
continuar a guardar sigilo sobre o know-how e não utilizá-lo e devolver os
documentos fornecidos.

b-) Cláusulas Contratuais

Quanto às principais cláusulas contratuais são as referentes às

obrigações do concedente e do adquirente do know-how. Algumas vezes, pode ser
incluída alguma cláusula onde o concedente assume uma obrigação de garantia
sobre os bons resultados do know-how, porém esta é muito rara.87

151, p.154, 1983.

85
CHINEN, Akira. Know-how e propriedade industrial. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997. p. 48.
86
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 2. ed. São Paulo: RT, 1982. v. 2, p. 283.
87
MARTINS, 1997.
 43

O contrato especifica detalhadamente a questão da remuneração,

pois é um dos aspectos mais importantes da transferência. O pagamento dos
royalties é estipulado por livre acordo entre as partes e, de acordo com Maria Helena
Diniz, pode ser feito: “de uma só vez; com uma entrada inicial e percentagens sobre
as vendas realizadas; só sobre percentagens sobre as vendas ou em pagamento de
importâncias fixas, feito parceladamente.”88
Ressalte-se que o termo royalties é aplicado tanto na legislação
cambial quanto na fiscal, significando a remuneração pela transmissão de
conhecimentos, com a subsequente transferência de direitos de propriedade
industrial.89
A cláusula que estipula o pagamentos dos royalties deve abarcar
minuciosamente informações complementares para o seu cômputo, tais como:
a) a base de cálculo sobre o qual o percentual deve ser aplicado(
Para o Fisco, normalmente, calcula-se o montante reservado
aos royalties sobre um percentual das vendas líquidas);
b) caso o pagamento seja realizado em moeda estrangeira,
estabelece-se no contrato a taxa de câmbio utilizada para
remessa ao exterior ( desde que esta seja registrada no Banco
Central e averbada pelo INPI);
c) a modalidade através da qual deverá ser efetuado o pagamento
dos royalties( em espécie, cheque, depósito, etc);
d) estipulação da responsabilidade pelo pagamento dos tributos
incidentes na operação.90

Na fase preliminar, fixa-se qual será o objeto da transferência.

Sendo esses procedimentos, de caráter sigiloso, compete ao pretendente guardar
segredo acerca das informações obtidas, sob pena de incorrer em responsabilidade
pré-contratual.
Inclusive, podem ser objeto de livre celebração, as seguintes
cláusulas:

88
DINIZ, 2003, p.656.
89
VIEGAS, Juliana L. B. Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007.
p.164.
90
ZAITZ, 2005, p.279.
 44

a) forma de pagamento através de royalties ou percentual sobre

a produção.
b) prazo do contrato prazo temporário ou prazo definitivo
c) Segredo do conhecimento, técnica ou processo durante e após a
celebração do contrato de contrato de know-how Importante
ressaltar que tais cláusulas não podem configurar uma
infringência à livre concorrência.91
d) Transferência a terceiros durante ou após a celebração do
contrato de know-how, seja por parte do fornecedor, seja por
parte do beneficiário Isto se deve porque, após a celebração
do contrato, a transferência do know-how a terceiros, por
qualquer das partes pode configurar prejuízo a qualquer um
deles.
Quanto às obrigações das partes92
i. Pelo fornecedor: As cláusulas inseridas importam que este
transfira o conhecimento, preste assistência técnica, forneça
materiais, forneça máquinas e equipamentos que venham a ser
necessários, guarde segredo dos conhecimentos transferidos e
garanta bons resultados.93
ii. Pelo cessionário ou licenciado: Este pactua o dever de pagar a
contraprestação (royalties), zelar pelo bom emprego do
conhecimento e fabricar produtos de boa qualidade.

91
AZEVEDO,Álvaro [Link] Geral dos contratos típicos e atípicos. São Paulo:Atlas, 2004.p.142
92
FRANÇA, 1989, p. 56
93
DINIZ, 2003, p.655
 45

3 UMA INCURSÃO EM MODELOS REGULATÓRIOS DO INSTITUTO DO

CONTRATO DE KNOW-HOW

A partir do momento em que a tecnologia, seu desenvolvimento e

transferência passam a desempenhar um papel vital no crescimento econômico dos
Estados, se tornou imperativo criar-se mecanismos que permitissem uma
disseminação do conhecimento, precavendo contra eventuais abusos.
Os sistemas de proteção do know-how existentes mundialmente
para a proteção da propriedade industrial fulcraram-se nos sistemas francês e
alemão. O primeiro tipifica as espécies de violação do know-how e comina pena aos
infratores e o segundo protege o know-how, na área da concorrência desleal.94
Em países que seguem a tradicional common law, o amparo
abrange tanto o âmbito civil quanto penal.
Já no bloco do Mercosul, tem-se o exemplo do sistema argentino.
No referido modelo exige-se a prévia aprovação dos contratos, pelo Registro
Nacional de Contratos de Licença e transferência de Tecnologia, que os examina
sob os aspectos jurídico, econômico e técnico. Ademais, limitam a liberdade
contratual das partes, exigindo-se a necessidade inserir-se determinadas cláusulas
obrigatórias nos contratos para a sua aprovação.95
No ordenamento jurídico brasileiro, o tratamento concedido ao know-
how é todavia incipiente e o legislador disciplinou matérias relativas ao instituto,
protegendo a transferência de conhecimentos secretos nos campos da concorrência
desleal; do direito do autor e do direito de propriedade industrial, entre outros.

3.1 PANORAMA DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE KNOW-HOW

No direito brasileiro, o tratamento jurídico dado ao know-how é

bastante restrito e disciplinado de forma indireta.
O know-how não é tipificado pela nossa legislação, somente
tratando matérias a este relativas, sendo que a proteção não é erga omnes, como
verifica-se na hipótese das patentes, e sim limitada.

94
FLORES, 2008, p. 64.
95
BITTAR, Carlos Alberto. A transferência de tecnologia e o regime contratual próprio. Direito civil constitucional.
3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 38.
 46

Encontra-se a regulamentação do instituto em distintas searas do

direito, a saber: normas sobre concorrência desleal; legislação concorrencial
aplicável; pelo direito das obrigações; pelo direito do trabalho; pelo direito tributário e
por normas do direito penal.
Inclusive, o know-how pode fomentar a aplicação da legislação
antitruste, haja vista, que é considerado como forma de monopólio, “na medida em
que dá a seu titular, desde que os conhecimentos sejam mantidos em regime de
segredo, a prerrogativa de explorá-los com exclusividade.”96

 Normas Referentes à Concorrência Desleal

Observa-se que as normas concorrenciais, se subdividem em: às

que se dedicam à concorrência desleal e as que delineiam o que vem a ser o direito
antitruste.
A fundamental distinção entre estas duas espécies de norma se
observa que reside em que as primeiras dispõem sobre a concorrência de um
comerciante em relação a outro, seja ele um concorrente ou potencial concorrente,
tendo como objetivo impedir condutas que configurem práticas desleais de comércio.
Predomina o aspecto jurídico da lealdade da concorrência. Esta espécie de norma
remonta ao final do século XIX, por ocasião da celebração da Convenção da União
de Paris.97Já, as normas de direito antitruste visam coibir o abuso do poder
econômico.
Como disposto anteriormente, na aquisição do know-how observa-se
que o titular passa a dispor de uma vantagem tecnológica em relação aos demais,
permitindo-lhe obter melhores e mais rápidos resultados. Tal prática termina, em
última análise, por alavancar a economia de um Estado, estimulando a constante
realização de pesquisas para aprimoramento de métodos e produtos, seja para
consumo nacional ou para exportação desses conhecimentos.98
Entretanto, uma consequência prejudicial pode também advir do
contrato de know-how quando, através da tecnologia transmitida, coloca-se o
adquirente em uma posição dominante no mercado. Caso configure-se que o titular

96
ZAITZ, 2005, p. 101.
97
DUVAL, apud ZAITZ, p.137-138.
98
MARTINS, 1997, p. 498.
 47

esta exercendo abusivamente o direito que lhe é conferido, constitui-se uma conduta
tipificada como concorrência desleal.99
Provavelmente são as normas que mais amplamente se aplicam ao
know-how e está presente em grande parte da doutrina estrangeira. Sua proteção
abrange unicamente contra concorrentes ou possíveis concorrentes.
O tratamento jurídico contra a concorrência desleal surgiu, a
princípio, através da Convenção da União de Paris de 1883, que preconizava que
todos os países signatários garantissem a proteção contra a prática de concorrência
desleal.100
Nos dias atuais, a lei 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial) é a que
dispõe sobre direitos e obrigações de propriedade industrial e, em específico, no seu
artigo 195, XI e XII dedica-se ao instituto do know-how, garantindo-se “proteção a
inventos, marcas, desenhos, modelos e privilégios, reprimindo a concorrência
desleal no art.195.”101
Os citados dispositivos vieram a substituir as condutas descritas no
revogado art.196 do Código Penal.102
Um exemplo destas hipóteses foi noticiado pela imprensa
recentemente, no caso em que uma ex-funcionária da Coca-Cola foi condenada por
roubar segredos da empresa e tentar vendê-los à concorrente e, cuja pena podia
alcançar até os 10 anos de prisão.

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]
XI – Divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos,
informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou
prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento
público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve
acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término
do contrato;
XII – Divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou
informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a
que teve acesso mediante fraude:
[...]
Pena – detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa.

99
ZAITZ, 2005, p. 207.
100
DEMIN, Paul. Le contract de know-how. Bruxelas: Émile Bruylant, 1969. p. 82.
101
BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. A transferência de tecnologia e o regime contratual
pró[Link]: BITTAR FILHO, Carlos A. Direito civil constitucional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2003.
102
BRASIL. Código Penal. Art. 196.
 48
§1o Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisosXIeXII o empregador,
sócio ou administrador da empresa que incorrer nas tipificações
estabelecidas nos mencionados dispositivos.
[...].103

O governo acusou a ex-funcionária de ter roubado documentos e

amostras de produtos não lançados pela Coca-Cola e tê-los dado à concorrente,
como parte de um plano de conspiração.
O exemplo descrito trata-se de uma conduta derivada de relação de
emprego que configura concorrência desleal e em que o know-how do ex-
empregador possui tutela jurídica.

 Legislação Antitruste

Por outro lado, o direito antitruste, como afirmado anteriormente,

relaciona-se à questão da repressão ao abuso de poder econômico, visando a
proteção da livre concorrência, da competitividade, considerando o mercado como
um todo.104
A aplicação das leis antitruste na seara do know-how é relativamente
recente, adquirindo relevância no século XX.
Nas diversas vertentes da tutela jurídica ao instituto do know-how, a
aplicação das normas de caráter antitruste a este contrato têm originado constante
controvérsia.
Considerando que a essência do contrato de know-how pressupõe
conceder a seu titular o direito de exploração exclusiva do conhecimento (o que
pode vir a conceber-se como monopólio), constata-se a aplicação do direito
concorrencial.
Apesar do efeito nocivo advindo da prática do monopólio,
reconhece-se que a disseminação de know-how gera benefícios irrefutáveis à
sociedade e o cenário econômico de uma nação, fomentando investimentos em
pesquisa e desenvolvimento. Portanto, imperioso se torna na transmissão do know-
how, a atenta observância dos princípios fundamentais da livre concorrência e da
defesa do consumidor.

103
SECRETÁRIA é condenada por tentar vender segredos da Coca-Cola à Pepsi. FOLHA DE SÃO PAULO, São
Paulo, 02 de fevereiro de 2007.
104
ZAITZ, 2005.
 49

Uma situação de monopólio caracteriza-se quando uma única

empresa está apta a satisfazer a demanda do mercado de um determinado produto,
sem a ameaça de entrada de nenhum concorrente que possa influenciar a formação
de respectivo preço.105
No caso do know-how, é possível que uma única empresa seja a
única detentora de determinado know-how. Todavia, há situações em que um
número limitado de empresas pode deter o mesmo conhecimento (ou similares),
sem que isso descaracterize o instituto do know-how, na medida em que, o requisito
do segredo é relativo, não absoluto.106
As práticas dos agentes econômicos para monopolizar o mercado,
ou para manter sua posição dominante, são punidas pelo direito concorrencial.107
Todavia, existem certas circunstâncias normais que não permitem a
existência de concorrência, surgindo nessa seara um único agente econômico, são
os monopólios naturais.
Este panorama se verifica quando ocorre a impossibilidade física ou
econômica de que haja concorrência. Dentre os exemplos de impossibilidade física
citam-se a existência de uma tecnologia patenteada ou de know-how eficazmente
protegido. Ainda conforme o autor, no caso da impossibilidade econômica, as
causas são econômicas, como por exemplo. “A forte prevalência de custos fixos
sobre os custos variáveis, tornando possível a obtenção de expressivas economias
de escala com o aumento da quantidade produzida.”108
Nestes casos, é imperioso dedicar proteção específica aos
consumidores, pois, conforme preleciona Daniela Zaitz, “o comportamento típico do
monopolista é aumentar os preços em prejuízos daqueles. (...) e esta proteção se
faz mediante intervenção do Estado, por regime de regulamentação nas hipóteses
de abusos.”109
Assim sendo, o know-how admite a aplicação do direito
concorrencial na hipótese em que o seu titular cometa condutas ilícitas pela ótica
antitruste. Vale ressaltar que esta análise deve ser feita, caso-a-caso, no intuito de

105
ZAITZ, 2005, p. 209.
106
ZAITZ, [Link].
107
NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. O controle dos atos de concentração no direito da concorrência. Tese
(Doutorado em Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2000.
108
SALOMÃO FILHO apud ZAITZ, 2005, p. 211.
109
ZAITZ, op. cit., p. 212.
 50

diferenciar as condutas tidas como ilegais, dos atos que são decorrentes de
monopólio natural.
Algumas cláusulas típicas das licenças de propriedade industriais
ocultam práticas anticoncorrenciais, que podem prejudicar a competição entre
concorrentes efetivos ou potenciais. Alguns exemplos dessas práticas:

I - licença casada, impondo-se ao licenciado a obrigação de adquirir

materiais ou equipamentos do titular do know-how;
II – direito do titular sobre subseqüentes patentes ou know-how obtido pelo
licenciado;
III – restrição da capacidade do licenciado de negociar produtos não
relacionados com o know-how;
IV – impedimento do titular de conceder outras licenças que tenham a
mesma tecnologia como objeto;
V – cobrança de royalties excessivos sobre as vendas do licenciado;
VI – cláusula de preço mínimo de revenda, etc.110

Em virtude que a Constituição Federal elevou à condição de valor

fundamental a livre concorrência, em seu art. 173, § 3o, busca-se coibir a prática de
situações monopolísticas. Art. 173, § 3o, CF/88: “A lei reprimirá o abuso do poder
econômico que vise a dominação de mercados, à eliminação de concorrência e ao
aumento arbitrário dos lucros.”111
Neste aspecto, observa-se um embate com o instituto de know-how
e patentes, haja vista que, em ambos os casos, a essência dos contratos acarreta
um monopólio de fato que opõem-se às leis concorrenciais.
Entretanto, temos que a legislação antitruste visa somente impedir o
abuso do poder econômico e não a hipótese de monopólio em si.
A lei 8884/94, que delineia os contornos da legislação antitruste. O
art. 1o da lei estabelece o seu objeto como sendo:

a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica,

orientadas pelos ditames constitucionais da liberdade de iniciativa, livre
concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e
repressão do abuso do poder econômico,dispõe em três artigos os casos de
condutas puníveis como anticoncorrenciais: os artigos 20, 21 e 54. 112

Em seu artigo 20, prevê as três categorias de ilícitos antitruste: a

constituição indevida de posição dominante; o abuso de posição dominante e a

110
FONSECA, Antonio. Concorrência e propriedade industrial Revista da ABPI, n. 36, set./out. 1998.
111
BRASIL. Constituição (1988). Art. 173.
112
BRASIL. Lei 8884/94.
 51

concorrência desleal.113
O art. 21, dedica-se a especificar as espécies de violações puníveis,
que ocorrem com mais freqüência na vida comercial, e que resultam nos efeitos
especificados no art. 20. A saber:

I. fixar ou aplicar em acordo com concorrentes, sob qualquer forma, preços

e condições de venda de bens ou de prestação de serviços;
II. obter ou influenciar na adoção de conduta comercial uniforme ou
concertada entre concorrentes;
III. dividir os mercados de serviços ou de produtos, acabados ou semi-
acabados, ou as fontes de matérias primas ou de produtos intermediários;
IV. limitar ou impedir o acesso de novas empresas no mercado;
V. criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao
desenvolvimento de uma empresa concorrente ou de fornecedor adquirente
ou financiador de bens ou serviços;
VI. impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas,
equipamentos ou tecnologia, assim como aos canais de distribuição;
VII. exigir ou conceder exclusividade para a divulgação de publicidade nos
meios de comunicação em massa;
VIII, combinar previamente preços ou ajustar vantagens na concorrência
pública ou administrativa;
IX. utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de
terceiros;
X. regular mercados de bens ou serviços estabelecendo acordos para limitar
ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de
bens ou prestação de serviços ou para dificultar investimentos destinados à
produção de bens ou serviços ou sua distribuição;
XI. impor, no comércio de bens e serviços, aos distribuidores, varejistas e
representantes, preços de revenda, descontos, condições de pagamento,
quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras
condições de comercialização relativa aos negócios destes com terceiros;
XII. discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio
de fixação diferenciada de preços, condições de venda ou prestação de
serviços;
XIII. impedir a venda de bens ou a prestação de serviços quanto Às
condições de pagamento normais, segundo os usos e práticas comerciais;
XIV. dificultar ou romper a continuidade ou o desenvolvimento às relações
comerciais de prazo indeterminado, em razão de recusa da outra parte em
submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificadas ou
anticoncorrenciais;
XV. destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos
intermediários ou acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar
operações de equipamentos destinados a produzir, distribuir ou transportar
as matérias-primas ou os produtos intermediários ou acabados;
XVI. açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade
industrial, intelectual ou de tecnologia;
XVII. abandonar, obrigar a abandonar ou destruir instalações, sem justa
causa comprovada;
XVIII. vender, injustificadamente, mercadoria abaixo do preço de custo;
XIX. importar quaisquer bens abaixo do custo no país exportador que não
seja signatário dos Códigos Antidumping e de Auxílio do GATT;
XX. interromper ou reduzir em grande escala a produção, sem justa causa
comprovada;

113
SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as estruturas. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 71.
 52
XXI. cessar, total ou parcialmente, a atividade da empresa sem justa causa
comprovada;
XXII. reter bens de produção ou de consumo, a menos que seja feito para
garantir a cobertura dos custos de produção;
XXIII. subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou de utilização
de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço ou à aquisição de
um bem;
XXIV. impor preços excessivos ou aumentar sem justa causa o preço de um
bem ou serviço.

Na análise das condutas que possa estar contidas nos contratos de

transferência de tecnologia e configurar-se como anticompetitivas serão mais
comuns a ocorrência das hipóteses dos itens I, III, VI, X, XIV, XXIII e XXIV.114
Porém, conforme assevera, João Marcelo Assafim:

De toda maneira, na hipótese de um acordo concreto sobre um contrato de

transferência de tecnologia não se encaixar em nenhum dos casos
especificados no art. 21 da Lei antitruste, há a possibilidade de seu
ajuizamento sob a regra geral proibitiva do art. 20 da mesma lei.115

Por derradeiro, o art. 54 da referida lei preleciona acerca do controle

a posteriori das concentrações. Em alguns casos, as autoridades responsáveis
condicionam a aprovação de uma operação, neste caso, de dispor ou de licenciar o
know-how detido por uma das empresas envolvidas, ou ainda a eliminação ou
alteração de cláusulas restritivas presentes em um contrato de know-how.

A propósito, no caso Colgate x Kolynos submetido ao CADE em 1995 (Ato

de concentração 27/95), a aprovação da operação de aquisição da empresa
Kolynos do Brasil Ltda. Pela concorrente Colgate Palmolive Company foi
condicionada à aceitação pelas Requerentes de uma das seguintes
alternativas: a) vender a marca Kolynos; b) suspender o seu uso por 4 anos;
ou c) licenciar a marca, com exclusividade a terceiro, por igual prazo, tendo
a Colgate optado pela suspensão do uso da marca.116

Realizando-se uma análise comparativa com a legislação anterior

(lei 4137/62) sobressai a ampliação do âmbito subjetivo das normas antitruste.
Antes, a lei só se aplicava às empresas a contraste do disposto no art. 15 da norma
vigente que a estende à:

114
ZAITZ, 2005. p.213.
115
ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e
concorrenciais da propriedade industrial. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 209.
116
ZAITZ, 2005. p.214.
 53
pessoas físicas ou jurídicas de Direito público ou privado, assim como a
qualquer associação de entidades ou pessoas, de fato ou de direito,
inclusive de forma transitória, com ou sem personalidade jurídica, que
exerçam ou não, sua atividade no regime de monopólio legal.

Ainda, concernente ao controle descrito no art. 54 da lei antitruste,

este prevê a hipótese de serem autorizados atos tido como anticompetitivos, desde
que presentes três das condições exigidas no § 1o, sempre que tais atos sejam
necessários por exigências da economia nacional ou do bem comum e sempre que
não se suponham danos para o consumidor ou usuário final.
Art. 54, §1o, LDC:

O CADE poderá autorizar atos anticompetitivos sempre que nestes

concorram os seguintes condições: a) que tenham por objetivo ou
finalidade, conjunta ou separadamente, aumentar a produtividade e/ou
melhorar a qualidade dos bens e serviços e/ou aumentar a eficiência e o
desenvolvimento tecnológico ou econômico; b) que os benefícios derivados
de tais atos sejam distribuídos equitativamente entre os participantes destes
atos e os consumidores ou usuários; c) que não suponham eliminar a
concorrência de parte substancial do mercado de bens ou serviços; e d) que
as restrições à concorrência limitem-se ao estritamente necessário para
alcançar o objetivo ou finalidade.117

Para que seja concedida a autorização de um ato anticompetitivo,

este deverá ser notificado anteriormente à sua execução ou nos quinze dias
seguintes à sua realização, através de solicitação pertinente à Secretaria de Direito
Econômico (SDE), que remeterá uma dessas cópias ao CADE e a outra À Secretaria
de Acompanhamento Econômico (SEAE).118 Além da emissão dos informes ou
pareceres correspondentes da SDE e da SEAE, o CADE decidirá sobre a
autorização solicitada.
Conforme preleciona Assafim:

o sistema de autorizações estabelecido pela legislação antitruste

corresponde ao esquema de autorizações singulares”, isto é, o CADE
examina e avalia cada ato de conduta individualmente. [...] não existindo a
figura das autorizações em bloco ou por categoria.119

Aplica-se a legislação ao abuso de poder econômico, sempre e

quando, o detentor do know-how, cometa abusos de sua posição mais favorável

117
BRASIL. LDC. Art. 54, § 1º.
118
ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e
concorrenciais da propriedade industrial.1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p.167.
119
ASSAFIM, [Link].
 54

visando a dominação de mercados.120

Importante ressaltar que o monopólio gerado pela aquisição do
know-how é uma consequência natural deste e não é punível por lei. Somente
ocorre a tipificação quando configura-se abuso nesta prática.

 A lei 9279/96 e o papel do INPI na contratação tecnológica

Em uma análise mais profunda da nova Lei de Propriedade Industrial

observa-se um caráter mais liberal da norma, eliminando restrições pelo
licenciamento de marcas e patentes antes impostas pelo Código de 1971 e,
principalmente, limitando as funções do Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI). 121
O legislador retirou do INPI as funções de “acelerar e regular a
transferência de tecnologia e estabelecer melhores condições de negociação e
utilização de patentes”.
Assim sendo, o INPI passa a limitar suas atribuições a efetuar a
averbação ou registro de contratos de licenciamento ou de transferência de
tecnologia, fiscalizando o preenchimento das condições legais.
Importante ressaltar que é através do Ato Normativo 135/97 que
indica-se ao INPI qual a norma aplicável na análise dos contratos submetidos.
Conforme preleciona Juliana Viegas,

Nota-se que a nova LPI, muito corretamente, distingue com denominações

diferentes os processos de anotação por parte do INPI dos diversos tipos de
contrato. Nos contratos de licenciamento de marcas e patentes, a lei
menciona que o contrato deverá ser averbado. (...) Já, quando a lei trata da
anotação de contratos de transferência de tecnologia, indica que o INPI fará
o registro dos contratos (grifo nosso), já que não de se falar em averbação
para tecnologia não patenteada.122

As competências conferidas ao INPI pela legislação anterior

(decreto-lei 1718/79) sofreram também sensível redução, a saber:

120
ZAITZ, 2005.
121
Lei 5648/70, Art. 2o.
122
VIEGAS, Juliana L.B. Contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. 1. ed. São Paulo: Saraiva,
2007, p. 82.
 55

a) no tocante à controle cambial da saída de divisas em pagamento

de royalties: Apesar que o decreto-lei 1718/79 estabelecia uma
fiscalização conjunta entre o INPI e o Ministério da Fazenda, tais
atribuições atualmente foram limitadas ao controle de
conformidade dos contratos às normas cambiais;
b) prevenção e Repressão de Infração contra Ordem Econômica:
São competências que cabem ao Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE) e a Secretaria de Direito Econômico.

Inclusive, como apontado por Juliana Viegas, “não há, na Lei 8884/94,
qualquer delegação de competência para que o INPI assuma a função de julgar,
decidir ou alterar unilateralmente cláusulas contratuais que porventura possam
infringir a ordem econômica.”123
“Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de
qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de
mercados relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação do
CADE.”124
c) a averbação e registro dos contratos de tecnologia pelo INPI;
Estas duas competências encontram-se imbuídas de dupla natureza:
legal e política.
Na natureza legal, denota-se que é imprescindível a averbação ou
registro dos referidos contratos para que estes produzam efeitos em relação a
terceiros, nos arts. 62 e 140, da LPI.
Acerca dos contratos de transferência de tecnologia não patenteado,
como o know-how, aplica-se o disposto no artigo 211, LPI.
Observa-se que os contratos de licenciamento de propriedade
industrial e de fornecimento de tecnologia são perfeitamente válidos entre as partes,
independente de qualquer registro ou averbação. [...] Mas o referidos registro ou
averbação apenas tornam o contrato oponível erga omnes; inclusive, e
principalmente, para que o licenciado possa, eventualmente, fazer valer os direitos

123
VIEGAS, Juliana L.B. Contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. 1. ed. São Paulo: Saraiva,
2007, P. 82.
124
Lei 8884/94, art. 54.
 56

de propriedade industrial licenciados contra possíveis violadores.125

Também são condição imprescindível para tornar os pagamentos
dedutíveis para fins de imposto de renda, conforme o Regulamento do Imposto de
Renda (decreto 3000/99), Art. 292: “ Não são dedutíveis: IV – os royalties pelo uso
de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação pagos ou creditados a
beneficiário domiciliado no exterior [...].”
d) Que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do
Brasil” Este registro pressupõe a averbação ou registro prévio
perante o INPI.126
Por derradeiro, é com o registro ou averbação dos contratos de
tecnologia pelo INPI que se autoriza a remessa de royalties devidos para o exterior,
em moeda estrangeira, conforme preconiza a Lei 4131/62,

As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências para o

exterior a título de (...) royalties, assistência técnica, científica, administrativa
e semelhantes deverão submeter aos órgãos competentes da
Superintendência da Moeda e do Crédito (...) os contratos e documentos
que forem considerados necessários para justificar a remessa.127

Temos que a Superintendência da Moeda e do Crédito foi

substituída pelo Banco Central do Brasil, e o registro perante o Banco Central
pressupõe o registro e averbação prévios do contrato pelo INPI.128Já, na função
política, o INPI é, sem dúvida, um precioso instrumento da política de
desenvolvimento tecnológico adotada pelo Governo Federal.129
Entretanto, surgem obstáculos quando a política do Governo não
está em compasso com a política industrial do País ou quando não se encontra
normatizada, pois acaba por gerar um alto grau de insegurança jurídica para os
contratantes.
Por conseguinte, no intuito de fomentar uma tutela mais efetiva aos
licenciados ou receptadores de tecnologia, surge uma das funções precípuas do
INPI, nos ensinamentos de Juliana Viegas,” a de opor objeção à inserção de

125
VIEGAS, 2007.
126
INPI.
127
BRASIL. Lei 4131/62 Art. 9o
128
VIEGAS, 2007.
129
VIEGAS, [Link].
 57

cláusulas consideradas leoninas ou prejudiciais à livre concorrência.”130

Como preconiza Fábio Konder Comparato,

sem dúvida, a proibição das cláusulas restritivas em contratos de

transferência de tecnologia procura evitar esse efeito de abuso de posição
dominante. Mas embora universalmente aplicada, essa proibição não tem
se revelado, por si só, ficaz para produzir o desejado efeito de difusão
tecnológica, no país receptor de know-how.131

Com o intuito de uma maior elucidação acerca dos órgãos que

compõem o INPI, a seguir traz-se o organograma do funcionamento do instituto.132

Figura 1 – Organograma de funcionamento do INPI

Fonte: INPI

 Lei de direitos autorais

A lei 9610/98 pode aplicar-se na proteção do know-how, nas

modalidades de conhecimento tuteladas por esta legislação.133
Tais hipóteses de eventuais abusos estão inseridas na lei antitruste
(lei 8884/2004), em seu artigo 21.

130
VIEGAS, 2007.
131
COMPARATO, Fábio Konder. A transferência empresarial de tecnologia para países subdesenvolvidos: um
caso típico de inadequação dos meios aos fins. Forense, Rio de Janeiro, ano 79, p. 423-430 jul./set. 1983.
132
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Disponível em: <[Link] Acesso em: jun.
2010.
133
ZAITZ, 2005. p. 195.
 58

 Lei de remessa de lucros

Sobre este aspecto, temos a Lei 4131/61, que dispõe sobre o capital
estrangeiro, criando órgãos de controle e técnicas de fiscalização, quanto à remessa
da remuneração para o exterior, quando a tecnologia é importada e estabelecendo o
esquema tributário.134
A lei 4390/64 trouxe modificações e instituindo um órgão destinado a
processar o registro de capitais estrangeiros e remessas feitas para o exterior, como
royalties pelo pagamento de know-how.
Chega-se assim, ao conceito de royalties que correspondem às
remessas feitas ao exterior em pagamento pelo know-how. A grande parte dos
acordos de bitributação se ocupam em definir o conceito de royalties. E é destas
disposições de natureza tributária que extraímos o conceito mais preciso de
royalties, através do Decreto no 61899/07, art. XI:

O termo royalties usado no presente artigo designa as remunerações de

qualquer natureza pagas pela utilização ou pela concessão do uso de um
direito de autor sobre uma obra científica, de uma patente, desenho ou
modelo, plano, fórmula ou processo secreto, ou pela utilização de uso de
equipamento industrial, comercial ou científico, ou pelas informações
concernentes a experiência industrial, comercial ou científica [...]135

Existem também atos normativos do INPI que dispõem sobre o

tópico, tais como, os atos normativos 15, 1/91 e 22/91 e a resolução 20/91.

 Normas de direito civil

A proteção pelo direito das obrigações se dá pela via contratual e

extra-contratual. Uma terceira tendência, seguida em outros países como Estados
Unidos, fulcra a tutela do instituto do know-how na teoria do enriquecimento sem
causa.136
A referida teoria dispõe que qualquer pessoa que obtenha vantagem
pecuniária à custas de outro sem uma causa justificada, tem por obrigação restituir o
montante devido. Uma hipótese exemplificativa é o caso de quando o criador de

134
ZAITZ, 2005. p. 237.
135
VAZ, Isabel Vianna. Considerações sobre o know-how. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 292, 1986.
 59

certo know-how passa noções do conhecimento a potenciais adquirentes e estes o

utilizam, sem autorização.137
Seguindo esta posição, a única possível ação relativa tem caráter
subsidiário e não se refere a perdas e danos, somente à volta do stato quo ante do
uso indevido do know-how.
A proteção jurídica concedida pela legislação brasileira baseia-se na
responsabilidade contratual e extracontratual. E, através da primeira, possibilita-se a
estipulação de cláusulas que mantenham o equilíbrio entre as partes, criando
obrigações que preservem o sigilo dos conhecimentos transmitidos e pautando a
utilização que o adquirente fará do know-how adquirido.138
Caso ocorra o descumprimento por qualquer das partes, tal conduta
é tipificada e o contratante poderá ser condenado a interromper o uso da tecnologia
e ressarcir o prejudicado em perdas e danos.139
Observa-se, porém, que caso ocorra esta hipótese, a proteção é
limitada e restrita às partes, não atingindo a 3os, que possam a vir a tomar
conhecimento do know-how.
Tem-se que, a perda do elemento segredo, apesar de sua
respaldada tutela jurídica, constitui-se como um dano irreversível, pois “uma vez
divulgadas as informações confidenciais, não obstante se caracterize o
descumprimento da obrigação contratual, as informações perdem seu caráter
secreto e, portanto, seu valor.”140
Na seara da responsabilidade extracontratual, alcança-se a terceiros
que não fazem parte do vínculo estipulado entre detentor e adquirente do know-how.
A proteção segue o princípio do art. 186 do Código Civil, que impõe a obrigação de
indenizar a quem causar, mediante ação ou omissão, dano a outrem.

 Normas de direito penal

Em consonância com a legislação civil, a proteção do know-how

também se encontra no âmbito penal, haja vista, que qualquer violação de direito do

136
STIM, Richard. Patent, Copyright & [Link] York: Nolo Essentials, 2009, p. 22-23.
137
ZAITZ, 2005, p. 215.
138
VENOSA, Silvio de Salvio. Direito civil: contratos em espécie e responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2001.
 60

detentor do know-how é considerado crime.141

O Código Penal tratava sobre a tutela do instituto em seus arts. 187
a 191. Porém, os estes artigos foram revogados pela Lei 9279/96, passando os
crimes contra a propriedade intelectual a ser disciplinados pelos artigos 183 a 195
da citada norma.

 Consolidação das Leis do Trabalho

As disposições referentes à justa causa para rescisão do contrato do

empregador estão dispostas no art. 482 da CLT, incluindo as hipóteses de violação
de segredo de empresa e de negociações prejudiciais ao serviço feitas sem
permissão do empregador.
Visando obter uma maior segurança na contratação, pode-se incluir
cláusulas que proíbam a divulgação de informações confidenciais do empregador.
Referida obrigação permanece inclusive após o término do vínculo empregatício.142

 Normas de direito tributário

Este ramo do direito dedica especial atenção ao instituto, pois são

cobrados impostos e taxas sobre a concessão do know-how e sobre os resultados
do mesmo.143
Assim sendo, foram instituídas normas sobre tributação no
Regulamento do Imposto de Renda e portarias.
Observa-se que a legislação tributária ocupa-se, primordialmente, da
fixação de limites de dedutibilidade fiscal dos montantes de royalties e de
pagamentos por know-how.144
A importância relevante da matéria de tributação destas operações
se deve às repercussões que causa no fluxo da transferência de tecnologia.
No tocante a dedutibilidade fiscal dos pagamentos por know-how, a
lei 3470/58 tornou-se pioneira ao criar limites que seriam calculados em bases

140
ZAITZ, 2005, p. 215.
141
Ibidem, p. 221.
142
Ibidem, p. 220.
143
Ibidem, p. 240.
 61

percentuais sobre a receita bruta do produto fabricado ou vendido com o uso da

tecnologia.145 (grifo nosso).
O tratamento mais específico para os pagamentos por tecnologia foi
realizado pela Portaria da Fazenda 436/58, fixando entre 1% a 5% do faturamento
bruto do produto fabricado ou vendido utilizando a tecnologia adquirida.
A lei 4131/62 impôs o dever de registro dos contratos de tecnologia
perante o Banco Central para que as remessas ao exterior dos royalties sejam
dedutíveis do imposto de renda da empresa que efetuar o pagamento.146
Essa lei também criou a necessidade de, previamente ao registro no
Banco Central, seja feita a averbação dos contratos de licença no Departamento
Nacional de Propriedade Industrial (INPI), determinando que a falta de averbação
resultaria na indedutibilidade dos pagamentos correspondentes.147
Acerca da tributação dos pagamentos por know-how, sofreu uma
sensível variação no decorrer dos anos. Até 1995, a alíquota do imposto de renda na
fonte aplicável no Brasil aos pagamentos por tecnologia a residente no exterior era
de 25%.
Então, no intuito de incentivar a transferência de tecnologia
estrangeira para o país, instituiu-se uma redução das alíquotas aplicadas para 15%.
Além do imposto de renda na fonte, a remuneração paga pela
transferência de know-how se sujeita também à Contribuição de Intervenção ao
Domínio Econômico (CIDE).
Atualmente, as alíquotas de imposto pagas nos contratos de know-
how está na faixa dos 15%, a título de imposto de renda, acrescendo-se mais 10%
de CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) sobre os valores
creditados a residentes no exterior.148
Este tributo é devido por toda pessoa jurídica brasileira detentora de
licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como, aquela
signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior, pagos ou remetidos a cada mês.149

144
ZAITZ, op. cit, p.241.
145
ZAITZ, op. cit, p.242.
146
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 2. ed. São Paulo: RT, 1982. v. 2.
147
LEONARDOS, Gabriel F. Tributação da transferência de tecnologia. Rio de Janeiro:Forense, 1997.
148
ZAITZ, 2005, op. cit, p.114.
149
VIEGAS, Juliana L.B. Contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. 1a edição. São Paulo: Editora
 62

Vale ressaltar que tais montantes de carga fiscal podem alterar-se

conforme a política econômica adotada pelo país em determinado momento.

 A aplicação do instituto da responsabilidade civil

Atualmente, as profundas transformações pelas que passa a

sociedade na seara industrial, com o surgimento de novas tecnologias e a sua
crescente disseminação, acarretam condições de mercado cada vez mais
competitivas. Tais condições evidenciam uma complexização das relações humanas
envolvidas.
A organização da vida em sociedade se dá mediante a atribuição de
inúmeras responsabilidades nas relações jurídicas.
Como preconiza Pablo Stolze Gagliano, o termo responsabilidade,
no sentido lato sensu, “ pressupõe a atividade danosa de alguém que, atuando, a
priori ilicitamente, viola uma norma jurídica prexistente ( legal ou contratual),
subordinando-se, dessa forma, às conseqüências do seu ato ( obrigação de
reparar).”150
Mais especificamente, no âmbito do Direito Privado, a
responsabilidade civil é a resultante da lesão a um interesse eminentemente
particular, o que acarreta ao infrator o pagamento de uma compensação pecuniária
à vítima.
De tal conceituação, extraem-se os elementos da responsabilidade
civil, a saber: a conduta ( positiva ou negativa), o dano e o nexo de causalidade.
No campo da responsabilidade civil, apesar que trata-se de um
conceito uno, devido à presença de particularidades, estabelece-se uma
classificação, baseado na questão da culpa.
Inicialmente, a responsabilidade civil se divide em subjetiva e
objetiva. A responsabilidade subjetiva é a decorrente de dano causado em função de
ato doloso ou culposo.
Esta culpa, se caracterizará quando o agente causador do dano
atuar com negligência ou imprudência, conforme cediço doutrinariamente, através do

Saraiva, p. 74.
 63

art. 186 do Código Civil.151

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito.”
Nesta espécie de responsabilidade, cada um responde pela própria
culpa e, devido a que acarreta uma pretensão reparatória, caberá ao autor o ônus da
prova da culpa do réu.
Existe também a hipótese de responsabilidade civil indireta, ao
atribuir-se a alguém o dano que não foi causado diretamente por ele, mas por um
terceiro com quem mantém certo tipo de relação jurídica.
Conforme preconiza Caio da Silva Pereira, “ na tese da presunção
de culpa subsiste o conceito genérico de culpa como fundamento da
responsabilidade civil Onde se distancia da concepção subjetiva tradicional é no que
concerne ao ônus da prova. Dentro da teoria clássica da culpa, a vítima tem de
demonstrar a existência dos elementos fundamentais de sua pretensão,
sobressaindo o comportamento culposo do demandado. Na culpa presumida, se
presume o comportamento culposo do causador do dano, cabendo-lhe demonstrar a
ausência de culpa, para se eximir do dever de indenizar”.152
Já nos casos em que é desnecessária a caracterização da culpa,
tem-se a denominada responsabilidade civil objetiva, em que o elemento culpa ou
dolo do causador do dano é irrelevante, somente bastando o elo de causalidade
entre o dano e a conduta do agente responsável para que surja o dever de
indenizar.

 Inaplicabilidade do CDC nas relações decorrentes do know-how

Um importante papel desempenha o Código de Defesa do

Consumidor na análise da responsabilidade civil. Isto se deve a que a lei 8078/90
(CDC) representa um verdadeiro “divisor de águas do próprio direito brasileiro”153,

150
GAGLIANO, Pablo Stolze e Pamplona Filho, Rodolfo. Novo curso de direito civil: responsabilidade civil. v. 3,
2a edição rev.,atualizada e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2004, p.09.
151
GAGLIANO,2004, [Link], p.14
152
GAGLIANO,2004, [Link], p.16, apud PEREIRA, Caio Mário, Responsabilidade Civil, p. 265.
153
VENOSA, Silvio de Sálvio. Direito civil: responsabilidade civil. Volume 4, 6ª edição, 12ª reimpressão.São
Paulo: Atlas, 2006, p.213.
 64

estabelecendo um microssistema jurídico que se vê presente em praticamente todas

as atividades negociais.
Os direitos do consumidor corporificam a conseqüência direta das
transformações sociais e tecnológicas que ocorreram nas últimas décadas e que
impuseram um verdadeiro desafio aos Códigos.
Na análise do Código de Defesa do Consumidor observa-se uma
forte influência dos princípios de ordem econômica consagrados pela Constituição
de 1988, onde visava-se estabelecer formas de proteção do hipossuficiente nas
relações de consumo.
A larga abrangência de aplicação do CDC se ressalta, inicialmente
ao estipular conceitos de consumidor e fornecedor. De tais premissas geram-se
relevantes implicações do que vem a caracterizar-se como relação de consumo.
“Relação de consumo é a relação jurídica contratual ou
extracontratual que tem numa ponta o fornecedor de produtos e serviços e na outra
o consumidor; é aquela realizada entre o fornecedor e o consumidor tendo por
objeto a circulação de produtos e serviços.”154
Nos artigos 2o e 17o155 do CDC passa a delinear-se o que vem a
caracterizar a figura do consumidor e equiparados.
Tais definições constituem pedra de toque no estudo da
responsabilidade, pois é através da análise caso a caso que se conclui pela
aplicação ou não do Código do Consumidor.
Assim sendo, temos:
“ Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final”. 156( grifo nosso)
Nesta definição, observa-se uma equiparação das pessoas físicas e
jurídicas como possíveis consumidores, caso configurem-se como sendo
destinatários finais.
Esta exigência toma suma importância ao analisar a aplicabilidade
do CDC nos contratos de know-how, pois apesar de caracterizar-se a figura do

154
VENOSA, [Link], p. 214 apud CAVALIERI FILHO, 2004, p.468.
155
Art. 17. Para os efeitos responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, equiparam-se aos consumidores
todas as vítimas do evento.
156
Art. 2o, CDC.
 65

fornecedor, o mesmo não ocorre com a do consumidor.157

Isto se deve a que temos que o adquirente da tecnologia, possui
animus lucrandi, haja visto que busca obter uma posição mais vantajosa no
mercado, na produção ou transformação do bem, para utilizá-lo em sua profissão e
revendê-lo. Desta forma, consideram-se como sendo intermediários e, portanto,
excluídos da aplicação do CDC.
Tampouco pode ser tido como consumidor por equiparação, pois “
em se tratando de vício do produto, ..., não há dispositivo que autoriza o
intermediário, que não seja destinatário final, a agir com base no Código de Defesa
do Consumidor, diferentemente do que ocorre com danos decorrentes de fato do
produto”.158
Nota-se que, apesar que o legislador ampliou, consideravelmente, o
rol das pessoas tidas como consumidores, buscou contemplar apenas àquelas que
finalizam a cadeia produtiva.
Vale ressaltar a existência de duas correntes acerca da abrangência
do termo destinatário final: os finalistas e os maximalistas.
Para os finalistas, a tutela especial consumerista só existe porque o
consumidor é a parte vulnerável nas relações contratuais no mercado, como afirma o
próprio CDC, no art. 4o, inciso I.(...)Propõem, então que se interprete a expressão
“destinatário final” do art. 2o, de maneira restrita.159
No outro lado do espectro, os maximalistas preconizam que o CDC
seria um Código sobre o consumo, um Código para a sociedade de consumo, o qual
institui normas e princípios para todos os agentes do mercado, os quais podem
assumir os papéis ora de fornecedores, ora de consumidores. A definição do art. 2o
deve ser interpretada o mais extensamente possível, segunda esta corrente, para
que as normas do CDC possam ser aplicadas a um número maior de relações no
mercado.160
Apesar da louvável posição defendida pelos maximalistas, o direito
brasileiro deu acolhida à teoria finalista, que restringe a figura do consumidor àquele

157
Art. 3o, CDC. Fornecedor é toda pessoa jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os
entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de
serviços.”
158
VENOSA, [Link], p. 215.
159
MARQUES, Cláudia Lima. Manual de Direito do Consumidor. São Paulo: Editora RT,2aedição, 2009, p. 253.
 66

não profissional, que o adquire para fins próprios, pois se constitui na parte mais
vulnerável da relação consumerista. Seria o denominado, destinatário fático e
econômico do bem161.
Neste conceito, duas condições serão impostas: o adquirente
retiraria o bem da cadeia de produção e o adquiria, não como instrumento de sua
profissão( pois então surgiria o animus lucrandi), mas para uso familiar.
Um dos autores do CDC, José Geraldo Britto expõe a finalidade do
da restrição do conceito do art 2o que seria, “ exclusivamente de caráter econômico,
ou seja, levando-se em consideração tão somente o personagem que adquire
bens(..)agindo com vistas ao atendimento de uma necessidade própria e não para o
desenvolvimento de uma outra atividade negocial.”162
Alia-se a esta posição, Claudia Lima Marques, que elucida que
“destinatário final é o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao adquirir ou
simplesmente utilizá-lo ( destinatário final fático),(...) e não aquele que utiliza o bem
para continuar a produzir, pois ele não é o consumidor final, ele está transformando
o bem, utilizando o bem.”163
Assim sendo, temos que o contrato de transferência de know-how
estaria excluído da aplicação do CDC, em virtude que o adquirente da tecnologia
não se caracterizaria como sendo consumidor final da relação.
Entretanto, ainda pode-se observar que o instituto do know-how
possui uma interrelação com o princípio da defesa do consumidor.
Através deste prisma,o know-how e sua difusão consubstanciam-se
em valores sociais à medida que possam trazer benefícios ao consumidor. Assim,
uma série de aspectos ligados aos avanços tecnológicos interessa ao consumidor,
como a questão da qualidade e da informação sobre os novos produtos, das
vantagens e desvantagens das novas tecnologias ( como na área de transgênicos,
por exemplo).164
A defesa ao consumidor também denota-se na tutela que se
estabelece no caso de possível abuso de posição dominante por parte do detentor
do know-how que, em sua posição de monopolista, passe a cobrar preços

160
MARQUES, [Link], p. 254.
161
Arts. 4o e 6o, CDC.
162
MARQUES, [Link], p. 310 apud FILOMENO, Editora Forense, 6ª edição, p. 26.
163
MARQUES, [Link], p.311.
 67

excessivos por seus produtos, visando ao aumento arbitrário de lucros. Esta

hipótese foi analisada no capítulo referente à aplicação do direito concorrencial no
instituto do know-how.165
Partindo-se que o princípio da proteção do consumidor consiste em
um dos principais pilares do direito concorrencial, demonstra-se a distinta ligação
que o know-how e a defesa consumerista possuem.
Portanto, temos que tratam-se de dois valores distintos do
ordenamento jurídico, ambos devem ser interpretados de modo adequado, a fim de
superar eventuais contradições.166
A partir do estudo dos conceitos estabelecidos pelo Código de
Defesa do Consumidor estipula-se a inaplicabilidade do CDC nos contratos de know-
how pela descaracterização de destinatário final na relação que se estabelece entre
cessionário e cedente da tecnologia.
Entretanto, torna-se oportuno tecer considerações adicionais neste
tópico, em virtude que está intrinsicamente ligado à atribuição de responsabilidade
civil.
Na era tecnológica atual, em que há uma crescente disseminação do
conhecimento, surgem questões relevantes acerca da responsabilidade do
fornecedor da tecnologia quanto ao resultado, pois, no contrato de know-how, há
uma obrigação fim, e como tal se espera que o bem recebido, o know-how, seja
assimilado e adequado às necessidades do receptor.167
Existem duas correntes acerca da responsabilidade do fornecedor
da tecnologia. Para uma posição doutrinária, visualiza-se a atribuição quando o
cedente do know-how não houver empregado os esforços necessários para
identificar a tecnologia mais adequada para o adquirente. Já, para outra hipótese, o
fornecedor não pode ser responsabilizado, pois, ao transferir o know-how, o fez de
forma clara e ampla, não podendo ser responsabilizado pelo resultado.
Em última análise, estabelece-se que não se pode responsabilizar o
fornecedor pelo fato de o adquirente não atingir a meta, por motivos alheios à
vontade das partes, como por exemplo, a descoberta de nova tecnologia, ainda mais

164
ZAITZ, 2005, op. cit, p.95, apud IRELAND, Derek,p.353. .
165
Lei 8884/94, art. 20, inciso III.
166
ZAITZ, 2005, op. cit, p. 97.
167
FLORES, César. Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais. São Paulo: Lúmen
 68

competitiva.168
No campo da doutrina norte-americana e alemã, surgem-se indícios
de ampliação da responsabilidade contratual no fornecimento de know-how,
atribuindo uma série de garantias implícitas para o receptor, já que o fornecedor
domina a tecnologia e pode dimensionar seus efeitos. Porém, a garantia não se
estende a que o adquirente obtenha específicos níveis de produtividade, já que seria
impossível prever.
Apesar como se verifica no Brasil, no direito espanhol também
inexistem dispositivos expressos para responsabilizar o licenciante do know-how.
Entretanto, prevê-se a liberdade de que se exima, contratualmente, a
responsabilidade do fornecedor caso aja de boa-fé.
Como preconiza César Flores:

O limite da liberdade está restrito à lesão a um terceiro usuário. Ampliar

essa restrição de forma a limitar a responsabilidade do ente que obtém a
licença é temerária, pois se imagina que este é o hipossuficiente na relação
contratual, e que, na eventualidade da tecnologia transferida causar dano
ao meio ambiente, ficaria afastada a responsabilidade, por força contratual,
de quem em tese teria melhores condições de suportar o ônus do dano.169

Deve-se obedecer ao mesmo raciocínio no caso de um agricultor

que adquire milho transgênico esperando ganhar competitividade, mas depois de
alguns anos se descobre que aquele produto causou problemas de saúde na
população local.
Entende-se que a responsabilidade deveria recair sobre o
fornecedor, devendo existir uma norma imperativa atribuindo responsabilidade
solidária ao fornecedor de tecnologia.170
Entretanto, pode-se visualizar uma exceção em que ocorre a
atribuição de responsabilidade objetiva do detentor do know-how, mesmo que o
adquirente configure o destinatário final. No caso em que se verifique que a
tecnologia transferida detinha defeito, ocorre a hipótese de danos decorrentes de
fato do produto, como estipulado pelo art.12 do CDC, a saber.

Júris, 2008, p.91.

168
FLORES, 2008, op. cit, p. 92.
169
FLORES, 2008, op. cit, p. 94.
170
FLORES, 2008, op. cit, p. 96.
 69
Art. 12, CDC. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro,
e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes
de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação,
apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Obtém-se exemplo elucidativo no campo da transferência do know-

how, na hipótese que um engenheiro desenvolve um produto natural afirmando que
auxilia no tratamento de águas( pressupondo uma clara vantagem competitiva no
mercado), vendendo o referido know-how para a SANEPAR por tempo determinado.
Semanas depois, constata-se que o produto havia utilizado
elementos nocivos à saúde, colocando em risco os consumidores de água da região,
que passam a acionar a Sanepar requerendo indenizações.
A Sanepar, inicialmente, por não caracterizar-se como destinatário
final do produto (já que o transformará e venderá), não tem tutela do CDC. Porém,
por força do art. 17 do Código do Consumidor, para os efeitos de responsabilidade
pelo fato do produto e do serviço, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas
do evento.
Como aponta Venosa, “ cuida-se de um conceito de consumidor por
equiparação. Assim, há uma universalidade de pessoas que podem ser atingidas
pelo defeito do produto(...)e, portanto, estão legitimadas para ingressar com pedido
de reparação.
Desse modo, não apenas quem adquiriu o produto deteriorado é
parte legítima, mas todos aqueles que foram prejudicados e atingidos pelo
respectivo produto.”171
No caso em tela, não somente as partes consumidoras da água
foram lesadas pelo know-how defeituoso, mas a Sanepar (o intermediário da relação
contratual) também foi atingida, em danos que se traduzem em materiais e morais,
tanto o dano emergente quanto o lucro cessante. Acredita-se que, por este viés,
poderia-se atribuir responsabilidade ao detentor do know-how em ação regressiva.
Acredita-se que apesar dos artigos do CDC terem sua aplicação
excluída para o contrato de know-how, pela característica de inovação que sempre
esteve presente nos direitos consumeristas, deveria-se conceder proteção legal não

171
VENOSA, [Link], p. 232.
 70

somente aos extremos da cadeia de produção, mas também aos elos que a
constituem.

3.2. OS PRINCÍPIOS RELACIONADOS COM O KNOW-HOW E A CONSTITUIÇÃO DE 88

A Constituição de 1988 trouxe inúmeras inovações no campo das

garantias e, em especial, dedica um capítulo específico à tecnologia no intuito de
manter a legislação em consonância com os avanços realizados no mundo
contemporâneo. Podem observar-se a aplicação de princípios basilares neste tema,
e que evidenciam a importância da proteção da propriedade intelectual em um
mundo globalizado.172
Buscou-se encontrar um equilíbrio entre o incentivo do Estado ao
desenvolvimento tecnológico, em todas as suas formas, e a proteção que a nova
Carta preza à valores como a livre concorrência.
Inseridos na Constituição de 88, existem princípios que, a primeira
vista, são tidos como antagônicos, porém, através de uma interpretação apropriada,
permite-se que coexistam harmoniosamente no Estado Democrático de Direito.173
Um exemplo bastante elucidativo desta hipótese verifica-se no
contrato de know-how onde, estimula-se o incentivo e desenvolvimento de novas
tecnologias fornecendo-se ao detentor uma espécie de monopólio perante os
demais. Concomitantemente, tal situação também se encontra em confronto com a
necessidade de garantir a livre concorrência.174
Desta forma, visando possibilitar uma interpretação precisa do
instituto, necessário se faz analisar o know-how em conformidade com seus
princípios informadores mais relevantes, tais como: a livre concorrência; a livre
iniciativa e a função social da propriedade.

a) livre iniciativa e livre concorrência

O princípio fundamental da livre concorrência não é considerado

como absoluto, em decorrência da possibilidade da intervenção estatal, em
determinadas hipóteses. A prática do comércio é, portanto, regulada pelo Estado

172
ZAITZ, 2005, op. cit, p.115
173
FRANÇA, Pedro Arruda. Contratos atípicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1989.
 71

que fixa suas diretrizes através do princípio da legalidade.

Neste contexto, surge o principio subsidiário da livre concorrência.
Este segundo guarda profunda relação com a livre iniciativa, uma vez que permite a
sua prática, “podendo ser definida como a liberdade de atuar nos mercados
buscando a conquista de clientela, desde que não através da concorrência
desleal.”175

b) O know-how e as relações de consumo

Vislumbra-se a correlação existente entre estes dois institutos, no
caso em que, o adquirente do know-how aumenta arbitrariamente os preços do
produto resultante deste conhecimento. 176
O detentor deste monopólio não estará contribuindo positivamente
para a economia e sim, atingindo o direito dos consumidores. A tipificação desta
prática encontra-se no art. 20 da Lei 8884/94.

Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de

culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou
possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a
livre iniciativa;
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;
III - aumentar arbitrariamente os lucros;
IV - exercer de forma abusiva posição dominante.
§ 1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na
maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não
caracteriza o ilícito previsto no inciso II.
§ 2º Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de
empresas controla parcela substancial de mercado relevante, como
fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço
ou tecnologia a ele relativa.
§ 3º A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida
quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de
mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para
setores específicos da economia. (Redação dada pela Lei nº 9.069, de
29.6.95)

c) função social da propriedade

Este princípio informativo foi erigido pelo legislador como um dos
mais relevantes da Constituição, permitindo a intervenção estatal na propriedade
privada visando atender o interesse público.

174
ZAITZ, 2005, op. cit, p.104.
175
ZAITZ, 2005, p. 93.
176
ZAITZ, 2005, p. 96.
 72

Conforme preconiza Carlos Alberto Bittar, “para conciliação do

exercício de um direito com interesses maiores da sociedade, se instituem as
restrições, a fim de (...) evitar-se o uso (...) injusto, de um modo geral.”177
Especificamente, no caso da propriedade intelectual, verificamos
limitações impostas unicamente para os direitos resultantes das patentes. É um
instrumento utilizado pelo Estado sempre que se observar a prática abusiva do
direito de patente ou a sua não-exploração pelo detentor.178
A figura da licença compulsória permite a livre exploração por
terceiros da patente concedida sempre que configurar-se algumas das hipóteses
elencadas no artigo 68 da Lei de Proteção Industrial.
Apesar da legislação existente não alcançar o know-how nas
limitações ao direito de seu uso, conclui-se que este instituto também deve cumprir a
sua função social e, portanto, deve ter o seu exercício controlado por mecanismos
semelhantes.

3.3.O CONTRATO DE KNOW-HOW NO DIREITO COMPARADO

Na seara internacional, a tutela do instituto do know-how têm na

criação do TRIPS, seu marco regulatório de maior relevância. Através deste tratado,
dirimiram-se as dúvidas na matéria por quase completo.
Temos que, desde o final do século XIX, vigia a Convenção da
União de Paris, quanto à proteção do know-how. Entretanto, a referida normativa era
indireta, fulcrando-se mormente nas normas sobre concorrência desleal.
Ao instituir-se o TRIPS,este não somente recepcionou a Convenção
de Paris, como também passou a inserir disposições diretas, alcançando as
operações de transferência de tecnologia.
Passaremos a analisar O TRIPS e a Convenção de Paris, assim
como a proteção fornecida pela União Européia e o NAFTA.

177
BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. A transferência de tecnologia e o regime contratual
próprio. In: ______. Direito civil constitucional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
178
ZAITZ, 2005, op. cit, p. 98.
 73

3.3.1 A Convenção de Paris e o TRIPS

Na legislação estrangeira, as duas principais regulamentações

existentes no direito internacional relativas à tutela jurídica do know-how são a
Convenção da União de Paris e o Trade related aspects of property rights (TRIPs).
Baseadas nestes dois acordos internacionais criaram-se as bases para a construção
legislativa da maioria dos países relativa ao know-how, entretanto, o que observa-se
é que a maioria dos ordenamentos jurídicos aborda o know-how nos capítulos
relativos ao Direito Concorrencial (concorrência desleal).179
A Convenção da União de Paris tornou-se a instituição pioneira
estabelecendo as diretrizes iniciais da proteção ao know-how estipulando normas
sobre concorrência desleal. Criada em 1883, foi a regulamentação que vigorou por
mais de um século e teve como signatários mais de 100 países, incluindo o Brasil.
Estabeleceu-se como objetivo precípuo fixar um mecanismo
potencialmente mundial para permitir a obtenção de patentes, bem como prescrever
os requisitos básicos para os sistemas de registro, incluindo a regra de tratamento
nacional para os depositantes de patentes.
Suas disposições abrangem quatro aspectos, a saber: o princípio de
isonomia respeitado entre os países-membros; o direito de prioridade do depositante
de direito intelectual requerer proteção a outros países-membros; normas de
concorrência desleal e regulamentação da gestão da Convenção.180
Através do art.10 bis da Convenção de Paris, elencaram-se as
hipóteses que configurariam a prática de concorrência desleal e, apesar de não
mencionar especificamente o know-how, esta normativa foi o instrumento legal
inicialmente utilizado no direito internacional para tratar da questão. 181

Art.10 Convenção de Paris “ 1) Os países da União obrigam-se a assegurar

aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência
desleal.
2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência
contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.3) Deverão
proibir-se particularmente: 1 – todos os atos suscetíveis de, por qualquer
meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a
atividade industrial ou comercial de um concorrente. 2- as falsas alegações
no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimentos,

179
COLEMAN, A. The legal protection of trade secrets. London, 1992, p. 36-37.
180
MAGNIN, François. Know-how et proprieté industrielle. Paris: Librairies Techniques, 1974, p. 82.
181
ZAITZ, 2005, op. cit, p. 155.
 74
os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente. 3- as
indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja
suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de
fabricação características, possibilidades de utilização ou quantidades das
mercadorias.182

Entretanto, foi somente com a criação do Agreements on Trade-

Related Intellectual Property Rights (TRIPs) que surgiu a definitiva regulamentação a
cerca da matéria do know-how.183
O TRIPs possui um caráter obrigatório para todos os países-
membros integrantes da OMC e dedica-se à proteção de todas as modalidades de
propriedade intelectual. O Acordo TRIPS é formado por sete partes. As duas
primeiras partes referem-se a regras substantivas que os Membros da OMC devem
implementar e aplicar em seus sistemas legais nacionais (ou regionais). A terceira
parte estabelece as obrigações de execução dos membros, e a quarta refere-se aos
meios para obtenção e manutenção de direitos de propriedade intelectual (“DPIs”).
A quinta solução de controvérsias sob o Acordo TRIPS, apesar de,
obviamente, as outras partes do Acordo formarem a matéria das referidas
controvérsias. A sexta parte refere-se aos acordos de transição e a sétima refere-se
a questões institucionais e a outras matérias.184
Este acordo foi criado em janeiro de 1996, permitindo-se aos países
em desenvolvimento, um prazo de 4 anos para conciliar suas legislações nacionais
com o disposto nesta norma. Tal prazo foi estendido para 11 anos, no caso de
países subdesenvolvimento.185
Além do tratamento diferenciado do know-how, trouxe duas
importantes inovações, ao criar um órgão fiscalizador das práticas dos seus países
membros (o Conselho sobre Aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio) e um mecanismo para dirimir controvérsias que possam
advir das diferenças entre legislações, impondo possíveis sanções.186

182
CONVENÇÃO DE PARIS. Art. 10.
183
DEMIN, Paul. Le contract de know-how. Bruxelas: Émile Bruylant, 1969. p. 61.
184
Acordo TRIPS.
185
ALAMBETE, Tereza Beltran. Aspectos jurídicos de los contractos. 1. ed. Barcelona: Bosch, 1999.
186
MASSAGUER FUENTES, J. El contracto de licencia de know-how. Barcelona: 1989, p.103.
 75
No artigo 39:1, que dedica-se ao know-how, remete-se à proteção genérica
instituída pela Convenção de Paris, reconhecendo a sua aplicabilidade,
aprofundando as regras sobre concorrência desleal. Ao assegurar proteção
efetiva contra competição desleal, como disposto no art. 10bis da
Convenção de Paris (1967), os membros protegerão informação
confidencial de acordo com o§2o abaixo, e informação submetida a
Governos ou Agências Governamentais, de acordo com o§ 3o abaixo.
Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação
legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por
terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas honestas,
desde que tal informação: (a) seja secreta, no sentido de que não seja
conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que
lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na
configuração e montagem específicas de seus componentes; (b) tenha valor
comercial pó ser secreta; e (c) tenha sido objeto de precauções razoáveis,
nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para
mantê-la secreta.187

O art. 39:2 passa a descrever os requisitos para a proteção dos

denominados “segredos de negócio”, isto é, de informações confidenciais de valor
comercial. Os membros devem evitar que tais informações sejam obtidas de maneira
“contrária as práticas comerciais honestas”. As informações devem ser protegidas se
não forem de conhecimento público em configuração, se tiverem valor comercial por
serem secretas e se o detentor tiver tomado as medidas necessárias para mantê-las
secretas.
Uma das seções que têm gerado mais controvérsias no Acordo
TRIPS, consubstancia-se no artigo 39:3. Estabelece-se que, ao exigirem como
condição para aprovação de comercialização de produtos químicos, farmacêuticos
ou agrícolas, a apresentação de informações confidenciais sobre testes e outros
dados que tiverem envolvido um empenho considerável, os membros deverão tomar
providenciais providências para proteger tais informações contra “ uso comercial
injusto.” Considerando-se que fabricantes de genéricos farmacêuticos podem
basear-se no processo prévio de aprovação de novos produtos químicos para suas
próprias solicitações de aprovação, a referida disposição limitaria o acesso ao
público a medicamentos genéricos se os produtores não detiverem tais aprovações.
Assim sendo, a âmbito de aplicação do artigo 39:3 do Acordo TRIPS
deverá ser objeto de processo de solução de controvérsias, que elucide o que vem a
configurar uso comercial injusto, caso a caso. Os membros que exijam a
apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja
elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a

187
TRIPS. Art.39:1. 39:2.
 76

comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que

utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso
comercial desleal. Ademais, os membros adotarão providências para impedir que
esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para proteger o público,
ou quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam
protegidos contra o uso comercial desleal.”188
Já, através do artigo 40, o TRIPs dispõe sobre o instituto sob a luz
do direito concorrencial, descrevendo as espécies de prática que configurariam
concorrência desleal.

1. Os membros concordam que algumas práticas ou condições de

licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a
concorrência podem afetar adversamente o comércio , impedir a
transferência e disseminação de tecnologia.
Art. 40:2. Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os membros
especifiquem em suas legislações condições ou práticas de licenciamento
que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de
propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no
mercado relevante. Conforme estabelecido acima, um membro pode adotar,
de forma compatível com as outras disposições deste Acordo, medidas
apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir, por
exemplo condições de cessão exclusiva, condições que impeçam
impugnações de validade e pacotes de licenças coercitivos, à luz das leis e
regulamentos pertinentes desse membro.
Art.40:3. Cada membro aceitará participar de consultas quando solicitado
por qualquer outro membro que tenha motivo para acreditar que um titular
de direitos de propriedade intelectual, que seja nacional ou domiciliado no
membro ao qual o pedido de consultas tenha sido dirigido, esteja adotando
práticas relativas À matéria da presente Seção, em violação às leis e
regulamentos do membro que solicitou as consultas e que deseja assegurar
o cumprimento dessa legislação, sem prejuízo de qualquer ação legal e da
plena liberdade de uma decisão final por um ou outro membro. O membro
ao qual tenha sido dirigida a solicitação dispensará consideração plena e
receptiva às consultas com o membro solicitante, propiciará adequada
oportunidade para sua realização e cooperará mediante o fornecimento de
informações de que disponha o membro, sujeito à sua legislação interna e à
conclusão de acordos mutuamente satisfatórios à salvaguarda do seu
caráter confidencial pelo membro solicitante.
TRIPS Art.40:4. “ Um membro, cujos nacionais ou pessoas nele
domiciliadas estejam sujeitas a ações judiciais em outro membro, relativas à
alegada violação de leis e regulamentos desse outro membro em matéria
objeto desta seção, terá oportunidade, caso assim o solicite, para efetuar
consultas nas mesmas condições previstas no parágrafo 3.189

O referido artigo não possui aplicação compulsória a todos aos

membros signatários do Acordo, no tocante a circunstâncias anticoncorrenciais.

188
TRIPS, Art. 39 §3.
189
TRIPS, Art.40.
 77

Seu principal propósito é estimular as requisições de consultas entre

os membros, assegurando a cooperação na investigação de práticas supostamente
atentatórias à concorrência. A única obrigação imposta aos membros é a de fornecer
informações não confidenciais, disponíveis ao público, bem como outras
informações através de execução de acordos satisfatórios para ambas as partes que
garantam a confidencialidade. 190

3.3.2 A União Européia e o Nafta

Inicialmente, trataremos dos contratos de transferência de tecnologia

vigentes na União Européia. O conjunto de normativas na UE aplicáveis à esta
modalidade de contratos, abrangem as leis nacionais de cada país-membro
consideradas como determinações específicas do Tratado de Roma. O Tratado de
Roma foi instituído em 1957 e estabeleceu os parâmetros de constituição da atual
União Européia.191
Como indica Daniela Zaitz:

deve-se levar em consideração que as normas concorrenciais ligadas à

questão dos abusos dos direitos de propriedade industrial têm relevância
especial na União Européia, pois, em se tratando de um mercado comum, é
essencial garantir o livre fluxo de mercadorias dentro do território.192

No tocante à tutela do instituto do know-how, na seara do direito

antitruste, esta se encontra disposta no art. 81 do citado tratado.
Este dispositivo em seu item 2 estabelece que os contratos cujo
objeto ou efeito seja a restrição ou distorção da competição dentro da União
Européia são automaticamente nulos. Com exceção prevista no item 3, caso tais
acordos resultarem em efeitos benéficos (tais como aumentar a produção ou
distribuição de bens, promover progresso técnico ou econômico, entre outros).

190
ZAITZ, 2005, p.157.
191
TRATADO DE ROMA.
192
ZAITZ, 2005, p.158.
 78
Article 81 (1) The following shall be prohibited as incompatible with the
common market: all agreements between undertaking, decisions by
associations of undertaking and concerned practices which may affect trade
between Member States and which have as their object or effect the
prevention, restriction or distortion of competition within the common market,
and in particular those which: (a) directly or indirectly fix purchase or selling
prices or any other trading conditions; (b) limito r control production, markets,
technical development, or investment; (c) share markets or sources of
supply; (d) apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other
trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage; (e)
make the conclusion of contracts subject to acceptance to the other parties
of supplementary obbligations which, by their nature or according to
comercial usage, have no connection with the subject of such contracts. (2)
Any agreements or decisions prohibited pursuant to this Article shall be
automatically avoid.

(3) The provisions of paragraph 1 may, however, be declared inaapplicable

in case of: - any agreement or category of agreements between
undertakings; any decision or category of decisions by association of
undertakings; any concerted practice or category of concerted practices;
which contributes to improving the production or distribution of goods or to
promoting technical or economic progress, while allowing consumers a fair
share of the resulting benefit, and which does not: (a) impose on the
undertakings concerned restrictions which are not indispensable to the
attainment of these objectives; (b) afford such undertakings the possibility or
eliminating competition in respect of a substantial part of the products in
question.193

O regulamento 772/04 trata acerca dos efeitos restritivos na

concorrência decorrentes dos contratos de tecnologia.
Esta normativa tem como objetivo principal evitar que os contratos
de know-how e de licenciamento de patentes possam restringir, sem justa causa, a
livre competição dentro do mercado europeu, O TRIPS, no art. 40: § 1) encontra-se
em consonância com o Regulamento 772/94, pois autoriza que os estados membros
imponham restrições às cláusulas que gerem efeitos prejudiciais à concorrência de
um determinado mercado.194
Haja visto que, a tutela comunitária também é incipiente no que trata
sobre know-how, o Regulamento 772/94 consubstancia-se como sendo a única
matéria aplicável aos contratos de know-how na União Européia, relegando-se aos
países membros que o tratem minuciosamente em suas legislações nacionais.
A aplicação das normas do Regulamento abrangem desde as
licenças de know-how até os contratos mistos, envolvendo patentes, know how e
software.

193
ZAITZ, [Link].
194
TRIPS. Art. 40.
 79

A importância do Regulamento comprova-se ao tornar-se elemento

norteador para a formação de um conceito, nos países europeus, do que vem a ser
know-how industrial.195
O Regulamento 772/94, Art. 1o

O pacote de informação não patenteada resultando de experiência e testes

no qual é (I) secreto, significando não geralmente conhecido ou facilmente
acessível, (II) substancial, ou seja, significativo e útil para a criação de
produtos e (III) identificável, significando descrito em uma forma
suficientemente compreensível para tornar possível verificar que preenche o
critério de segredo e substancialidade.196

Importante ressaltar que a modalidade comercial foi tratada no

regulamento relativo aos contratos de franquia.
As três características obrigatórias estabelecidas pelo Regulamento
e que o contrato de know-how deve estar dotado são: Conhecimentos secretos (não
necessariamente absoluto); substanciais, isto é, aptos a criar uma posição de
vantagem no mercado para seu adquirente e identificáveis, com ampla descrição
para tornar possível a avaliação da sua utilidade.
Com o decorrer dos anos, a Comissão da União Européia passou a
adotar uma postura mais protetora com relação à transferência de know-how. O
entendimento que o know-how não era imbuído de direitos exclusivos foi superado,
ao ponto de estabelecer-se o dever de inserir no contrato cláusulas que visem a
proteção do valor econômico dos conhecimentos transferidos.
Neste contexto, dois exemplos se sobressaem como ilustrativos do
reconhecimento crescente da importância que passou a adquirir o contrato de know-
how: a admissão da cláusula post term use ban e a que obriga o adquirente do
know-how a continuar a efetuar pagamentos mesmo após findo o contrato.
Na primeira hipótese, impõe-se ao adquirente da tecnologia a
obrigação de cessar o uso do know-how após a expiração do prazo contratual e não
divulgar o know-how para terceiros, desde que o mesmo permaneça secreto.197
Uma modalidade de cláusula também admitida pela Comissão
Européia é a que obriga o adquirente a continuar a efetuar pagamentos mesmo após

195
ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e
concorrenciais da propriedade industrial. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005,p. 241.
196
REGULAMENTO 772/94.
197
KORAH, Valentine. Technology transfer agreements and the EC competition rules. Antitrust law Journal, v.
 80

o término do contrato.
Esta exigência busca evitar duas situações: que o detentor do
conhecimento estabeleça preços iniciais vultosos, para garantir o retorno de seu
investimento e que o adquirente do know-how divulgue a tecnologia recebida e,
assim, liberar-se da obrigação de efetuar o pagamento. 198
Neste momento, necessário se faz analisar outra importante zona de
livre comércio constituída por Estados Unidos, Canadá e México em que dedicou-se
uma especial atenção à proteção da propriedade intelectual através do denominado
North American Free Trade Agreement (NAFTA).
O instituto do know-how, em países de língua anglo-saxã, é mais
conhecido pelo termo trade secrets.
A Section 757 do Restatement of the law of torts estabeleceu a
noção mais aceita nos EUA

Um trade secret pode consistir em qualquer fórmula, modelo, artifício, ou

complicação de informações que é usada no negócio de uma pessoa,
concedendo-lhe uma oportunidade de obter vantagem sobre seus
competidores que não o conhecem ou não o utilizam.199

E, exatamente, na seção que aborda os trade secrets que encontra-

se a tutela da transferência do know-how.
Observa-se que, apesar de serem considerados fenômenos afins, o
trade secret e o know-how, estes possuem tênues diferenças.
Conforme ressalta Richard Stim,

Trade secret é qualquer informação que possui valor comercial, mantida em

segredo pelo titular e desconhecida pela concorrência. O titular do trade
secret possui direito de ação contra roubo de segredo ou divulgação em
violação de um dever legal, por exemplo após haver assinado uma cláusula
de confidenciabilidade.200

No tocante às espécies de tecnologias transferidas, o know-how

abrange os mais diversos tipos que vão desde conhecimentos até habilidades
pessoais. Os trade secrets se limitam aos conhecimentos.

69, p. 38, 2002.

198
VIEGAS, Juliana L.B. Contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. 1. ed. São Paulo: Saraiva,
2007, p. 87.
199
RESTATEMENT of the law of torts.
200
STIM, Richard.
 81

E, de acordo com Daniela Zaitz, ao trata da necessidade de o know

how ser secreto, o grau de segredo no caso do know how é relativo. Nesse sentido,
é suficiente que os conhecimentos não sejam livremente acessíveis e que tenham
valor econômico. Assim, o nível de sigilo necessário no caso do know-how é inferior
àquele à proteção de um trade secret.201
Relevado-se as distinções sutis existentes, estes dois institutos são
tidos como idênticos para o NAFTA.
No art. 1171 do citado Acordo delinea-se a proteção concedida ao
trade secret e as providências que devem ser tomadas pelo seu titular para
salvaguardar a quebra de sigilo dos conhecimentos.

(1) cada membro deverá prever meios legais para que qualquer pessoa
possa prevenir que seus trade secrets venham a ser revelados, adquiridos ou
usados por terceiros, sem o consentimento do titular dessas informações, de
maneira contrária às práticas honestas comerciais., desde que (a) a informação
trate-se de segredo no sentido de que não se trata, como conjunto ou
configuração precisa, geralmente conhecida ou acessível a pessoas que lidam
com o tipo de informação em questão; (b) a informação possua valor comercial
efetivo ou potencial devido ao seu segredo; (c)o titular da informação tome as
precauções razoáveis apara manutenção do segredo. (2) A parte pode requerer
que para qualificar-se como objeto de proteção legal, o trade secret deve ser
comprovado através de documentos, meios eletrônicos ou magnéticos, óticos,
microfilmes, filmes ou outros instrumentos similares; (3) Nenhuma parte pode
limitar a duração da proteção dos trade secrets, enquanto perdurarem as
condições impostas no parágrafo 1; (4) Nenhuma parte pode desencorajar ou
impedir o licenciamento voluntário dos trade secrets impondo condições
discriminatórias ou excessivas nas licenças ou condições que diluam o valor dos
trade secrets [...]

Mais especificamente, na seção (4) do artigo, aborda-se a cerca dos

contratos de know-how ao estipular a proibição a qualquer pais membro de impor
óbices ao licenciamento voluntário dos trade secrets inserindo condições excessivas
nas licenças ou que diluam o seu valor econômico.

3.4 A PROBLEMÁTICA DA TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW NA AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO

ESPECÍFICA

Neste capítulo, realizou-se uma incursão no modelo regulatório

brasileiro do contrato de know-how pelas diversas searas do direito em que este
encontra aplicação.

201
ZAITZ, 2005, p. 58.
 82

Essa ampla disseminação do contrato de know-how por legislações

esparsas traz implicações ambivalentes. Ao mesmo tempo, que a matéria é disposta
em codex específicos conforme sua utilização, a ausência de uma legislação
unificada acaba por gerar insegurança jurídica aos operadores do Direito e às partes
contratantes.
Apesar da aparente efetiva tutela setorizada conforme seara de
aplicação, trata-se de uma visão equivocada pois ao ser desprovida de um
tratamento específico (como o verificado no caso das patentes), deve-se lançar mão
de processos de integração normativa, como a analogia para buscar a proteção
contratual.
Mesmo que a Lei de Propriedade Industrial vigente (lei 9279/96) no
Brasil, descreva brevemente os contratos de transferência de tecnologia existentes,
a par das patentes, esta norma não se demonstra apta a oferecer respaldo às
circunstâncias verificadas no dia-a-dia contratual na aquisição do know-how.
O modelo atual realiza a reunião de todos os contratos de
transferência de tecnologia em uma única e determinada categoria, mesmo havendo
sensíveis diferenças entre estes. Estas modalidades contratuais são: os acordos de
licença de exploração de patentes; os acordos de licença de uso de marca; os
acordos de fornecimento de tecnologia (aqui se insere o contrato de know-how) e os
acordos de assistência técnica.
Estas citadas “subcategorias” da espécie consubstanciada pelo
contrato de transferência de tecnologia, apresentam categorias definidas e que
foram - com exceção, entre estas, do know-how – objeto de regulação específica.
Porém, como bem lembra César Flores, “Apesar da necessidade de
normas imperativas que regulem os contratos de know-how, tem-se plena
consciência de que não podemos nos debruçar sobre normas incoerentes e mal
formuladas, e que venham dificultar o acesso ao know-how.”202
E, nas hipóteses de transferência de know-how entre diferentes
países, depara-se com um óbice extra: a falta de harmonização entre as legislações
das partes contratuais.
Ao contrário do que ocorre na União Européia, o Direito nacional é

202
FLORES, César. Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais. São Paulo: Lúmen
Júris, 2008.
 83

desprovido de acordos nesse sentido do âmbito do Mercosul.

No tocante à posição dos tribunais, estes têm demonstrado atuações
bastante conservadoras e em descompasso com a realidade internacional, quando
se fala em autonomia da vontade para escolha da lei aplicável aos contratos.203
Apesar que a lei 9307/96 abriu a possibilidade da aplicação do
referido princípio no tocante à direitos disponíveis, a doutrina entende que não se
estende ao segredo industrial e ao know-how. 204
Conforme defende Deleuze: “A arbitragem é uma regra quase geral
nos contratos de know-how, indicando-se a Câmara de Comércio Internacional como
referência na arbitragem internacional, como forma de atender às eventuais
diferenças legais existentes entre os países.”205
Importante ressaltar que a legislação nacional é a aplicado aos
contratos de know-how registrados pelo INPI, com a finalidade de gerar efeitos para
3os.
E, realizando a análise do artigo 9o da LICC, temos que este não
acolha o princípio da autonomia da vontade como elemento de conexão,
principalmente quando se trata de contratos de transferência de tecnologia, caso e
competência absoluta do direito pátrio, com base no artigo 17 da LICC.206
Apesar de poder ser caracterizada como uma legislação rígida e
protecionista, por tratar-se de interesses opostos a cerca de tecnologias secretas, tal
postura é compreendida.
Assim sendo, prevalesceriam as normas dispostas pelo TRIPS, na
hipótese de contrato estabelecido entre partes de nações distintas, com o uso
complementar da arbitragem.
Por derradeiro, na aplicação entre partes nacionais, haja visto, que a
ausência de um modelo próprio de regulamentação começa a criar situações
incompatíveis com o ideal de incentivo à disseminação da tecnologia (como
preconizado pelo TRIPS, em seu artigo 7), exige-se do legislador pátria a criação de
um modelo regulatório próprio para a transferência de know-how, já que esta
modalidade contratual entrelaça interesses econômicos, sociais e políticos, além dos

203
FLORES, loc. cit.
204
ASSAFIM apud ZAITZ, 2005.
205
DELEUZE, Jean Marie. Le contrat international de licence de know-how(savoir faire). Paris: Masson, 1988,
p.125.
 84

aspectos intelectuais.

206
DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução ao código civil interpretada. São Paulo: Saraiva, 2001.
 85

CONCLUSÃO

Com o alvorecer de uma nova era, onde a tecnologia passou a

desenvolver um papel fundamental na economia dos Estados, torna-se evidente que
os legisladores, buscaram acompanhar os avanços do conhecimento, mediante a
criação de novas figuras contratuais no Código Civil de 2002, tais como o know-how.
O contrato de know-how se mostra cada vez mais presente tanto no
âmbito das empresas envolvidas, quanto pelo Estado e operadores do direito. Isto
se deve, primordialmente, à necessidade de se fomentar e proteger o
desenvolvimento da capacidade tecnológica.
Na seara do direito internacional, o avanço trazido pela criação do
TRIPs teve repercussões nas legislações ao redor do mundo. Este acordo buscou
por fim às divergências existentes quanto aos contratos de know-how realizados
entre países distintos, dedicando por primeira vez, um capítulo específico ao instituto
e um órgão fiscalizador/sancionador.
No Brasil, com o advento da Lei de Propriedade Industrial (lei
9279/96), estabeleceu-se um claro objetivo de aumentar o investimento estrangeiro,
atribuindo ao INPI a realização de uma regulação menos rígida, eliminando as
barreiras burocráticas até então existentes. Nos dias atuais, o referido órgão
responsabiliza-se, quase na maioria das vezes, unicamente pela averbação e
registro das operações de tecnologia.
Apesar disso, o ordenamento jurídico brasileiro, em cotejo com as
normas de outros países, encontra-se como um dos que foi mais contribuições
realizou aos padrões mínimos exigidos pelo TRIPS.
Entretanto, considerando-se a relevância que o tema possui à
sociedade, em virtude da sua constante presença nas práticas negociais atuais, as
normas pertinentes são bastante limitadas e encontram-se esparsas nos diversos
Códigos e portarias.
Tal realidade impõe dificuldades aos titulares e potenciais
adquirentes de know-how, uma vez, que não encontram instrumentais legais
específicos que disponham sobre o tema, gerando assim, incertezas na elaboração
do contrato.
Desta forma, é inevitável questionar-se se as normas existentes para
a proteção da propriedade industrial são suficientes em setores que entrelaçam
 86

interesses econômicos, sociais e políticos, além dos aspectos intelectuais inerentes.

Por outro viés, impondo-se cláusulas mais severas, implicaria em
restrições à transmissão dos conhecimentos, por atingir a própria essência do
contrato. Assim sendo, haveriam os consequentes efeitos na expansão tecnológica
no país.
O que para muitos autores pode ser visto como uma vantagem, o
tratamento indireto do know-how por várias áreas do direito, acarreta, na verdade,
um resultado prejudicial, pois o instituto permanece desprovido de uma tutela efetiva
pela legislação.
Os frequentes casos de violação de segredo de indústria e de know-
how, amplamente divulgados pela mídia, demonstram que se está colocando em
cheque a efetividade e alcance do ordenamento jurídico aplicado no país.
Busca-se, em última análise, o equilíbrio entre a crescente
transferência de conhecimentos (que estimula o desenvolvimento de pesquisas em
território nacional) e sua proteção contra práticas abusivas.
Portanto, concluí-se que, devido que a independência intelectual
passa a assumir uma dimensão jurídica, surge a necessidade premente que o
desenvolvimento e transmissão da cultura tenham sua devida importância
reconhecida pelo legislador, com uma imprescindível regulamentação definitiva.
O assunto exige muita reflexão dos juristas e, diante de uma
globalização cada vez mais presente, deve-se preparar um arcabouço legislativo
nacional apto a atender as exigências do mercado internacional.
Tal resultado somente será alcançado ao estabelecer-se um corpo
unificado de normas relativas ao know-how, capaz de fornecer a tutela jurídica
necessária (como ocorre na hipótese das patentes), impedindo condutas violadoras
e, por fim, concedendo a segurança jurídica às partes do contrato e aos operadores
do Direito.
Na tarefa de estabelecer a normatização necessária, um valioso
papel é desempenhado pelo Direito Comparado, pois estabelece parâmetros de
dispositivos de efetiva proteção, tais como os estabelecidos pela União Européia e o
NAFTA.
Desta forma, concederia-se ao know-how uma proteção legal
semelhante à já dedicada ao instituto da patente pela Lei 9279/96. Deve-se fixar o
entendimento que, assim como a patente,o know-how representa um avanço
 87

fundamental no progresso da humanidade e cuja disseminação deve ser fomentada

através de um conjunto de normas que tutelem às partes contra eventuais
monopólios praticados por elites que busquem impor dependências tecnológicas,
visando maiores lucros.
 88

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ZAITZ, Daniela. Direito e know-how: uso, transmissão e proteção dos

conhecimentos. Curitiba: Juruá, 2005.
 93

ANEXOS
 94

ANEXO A
Tabela de montante de investimentos em C&T(Ciência e Tecnologia) no Brasil

TABELA 1. Produto interno bruto e despesas da União em C&T – 2000 a 2005207

(R$1.000.000)

ANO PIB (1) C&T(2) C&T / PIB

2000 1.179.482 2.254 0,19
2001 1.302.138 2.610 0,20
2002 1.477.822 2.177 0,15
2003 1.699.948 2.346 0,14
2004 1.941.498 2.805 0,14
2005 2.147.944 3.325 0,15
Fontes: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais (1) SIAFI _STN / CCONT /
GEINC (2)

Retribuições do INPI acerca de Contratos de Transferência de Tecnologia

207
CHAVES, Vera Lúcia Jacob.(2007) Política de Financiamento da Política no Brasil e no Pará.Disponível
em:< [Link]/.../Politica_de_Financiment_da_pesquisa _Acesso
_em_27NOV07.pdf>. Acesso em: 08 dez. 2009.
 95

ANEXO B
Serviços da Diretoria de Contratos de Tecnologia

Tabela 2 - Serviços da Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros registros –

Dirtec (Contratos de Licenças, Transferência de Tecnologia e Franquia)

Código Descrição do Serviço Retribuição 1 Retribuição 2(*)

400 Requerimento de averbação de contrato de
1.900,00 760,00
know-how
401 Requerimento de Averbação de Contrato de
1.900,00 760,00
Serviços de Assistência Técnica
402 Requerimento de Averbação de Contrato de
1.900,00 760,00
Marca
403 Requerimento de Averbação de Contrato de
1.900,00 760,00
Exploração de Patente
404 Requerimento de Averbação de Contrato de
1.900,00 760,00
Franquia
405 Requerimento de Averbação de Contrato de
Isento Isento
Exportação de Tecnologia
406 Requerimento de Averbação de Fatura 960,00 385,00
407 Petição que implique em emissão de novo
800,00 320,00
Certificado de Averbação de Aditivo
408 Retificação de Certificado de Averbação por
Isento Isento
erro do INPI
409 Retificação de Certificado de Averbação por
800,00 320,00
erro do usuário
410 Consulta Geral 220,00 90,00
411 Cumprimento de Exigência decorrente de
Isento Isento
Exame Formal
412 Cumprimento de exigência 100,00 40,00
413 Certidão de Atos relativos aos processos 70,00 __
414 Pedido de reexame de decisão 60,00 __
415 Expedição de segunda via de Certificado de
120,00 __
Averbação
416 Recurso 500,00 200,00
417 Ficha de Cadastro Isento Isento
418 Outras Petições 100,00 40,00
Requerimento de Averbação de Contrato de
Desenho Industrial (para até 15 desenhos
419 industriais). Acima deste valor, deve-se 1.900,00 760,00
somar um valor adicional de R$ 155,00 ou
R$ 75,00(*) por Desenho Industriais
420 Requerimento de Licença Obrigatório para
1.900,00 760,00
Exploração de Patente
421 Requerimento de Averbação de Contrato de
1.900,00 760,00
Cessão de Marca
422 Requerimento de Contrato de Contrato de
1.900,00 760,00
Cessão de Patente
Fonte:
(*) Retribuição 2: Redução de até 60% no valor de retribuição a ser obtida por: pessoas naturais; microempresas, empresas de
pequena porte e cooperativas assim definidas em Lei; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem
 96
o
como órgãos públicos, quando se referirem a atos próprios, conforme estipulado na Resolução INPI n 211, de 14 de maio de
208
2009.

208
INPI (2009). Tabelas de retribuições pelos Serviços do INPI. Disponível em: <[Link]
[Link]/menu_esquerdo/contrato/pasta.../tabela_contratos_2.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2009.
 97

ANEXO C
Modelo de contrato de Know-how No Brasil209

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (KNOW-

HOW)

Pelo presente CONTRATO celebrado aos_______ de 2007.

POR E ENTRE:

___________ , sociedade organizada e existente de acordo com as

leis do________, com sede em ( endereço completo_______ DORAVANTE
DESIGNADA “ FORNECEDORA ”.

E:
______________, sociedade comercial organizada e existente de
acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede
na__________, Estado de_____________, Brasil, C.G.C. (M.F) no_________,
DORAVANTE DESIGNADA “ADQUIRENTE”.
CONSIDERANDO:
QUE, a “FORNECEDORA” possui valiosos e consideráveis
conhecimentos técnicos e experiências referentes a avançados processos,
métodos, desenhos e equipamentos de produção empregados na fabricação
e uso de (produtos).

QUE, a “ADQUIRENTE” deseja beneficiar-se da experiência e dos

conhecimentos técnicos da “FORNECEDORA” em projetos, fabricação e
venda dos referidos produtos da “FORNECEDORA” que lhe prestasse toda
assistência técnica possível em relação a projetos relativos a tais produtos,
sua fabricação e venda pela “ADQUIRENTE.”

POR CONSEGUINTE, tendo em vista as premissas e o mútuo acordo

evidenciado no presente instrumento, as partes contratantes se obrigam da

209
CHINEN, Akira. Know-how e propriedade industrial. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997.
 98

seguinte forma:
CLÁUSULA I
DEFINIÇÕES
As seguintes expressões terão os significados abaixo sempre que os
empregados no presente contexto indicar significado diverso:

PARÁGRAFO 1o – “O CAMPO” – Todos os (produtos) atualmente

fabricados ou que cenham a sê-lo de ora em diante pela “FORNECEDORA”.

Parágrafo 2o – “PRODUTOS” – Todos os produtos ora abrangidos pelo

Campo, fabricados e vendidos em escala comercial pela “FORNECEDORA”,
durante o “ Prazo de Vigência”, como adiante definido.

Parágrafo 3o – “INFORMAÇÕES TÉCNICAS” – Todos os

conhecimentos ou informações relativos a projetos, especificações, processos
de fabricação, técnicas, usos e aplicações bem como a comercialização dos
Produtos ou de qualquer deles.
Parágrafo 4o - “DADOS TÉCNICOS” – Documentos e outros
manuscritos ou impressos que contenham Informações Técnicas, inclusive,
sem limitação, planos, fórmulas, desenhos, cópias heliográficas,
especificações, listas de materiais, manuais de instrução, fórmulas de sistema
e de materiais, técnicas de prensagem, procedimentos de controle de
qualidade, especificações de embalagem e de outra matérias impressas
relacionadas com os Produtos. “DADOS TÉCNICOS” também significará,
conforme exigido pelo contexto, quaisquer cópias, reedições, extratos,
reproduções e traduções de qualquer um dos materiais acima.

Parágrafo 5o – “COLIGADA” – Qualquer companhia, sociedade ou

outro empreendimento, que se enquadre dentro de qualquer das alíneas
seguintes:

a) que possua ou controle, direta ou indiretamente, 25% ( viente e

cinco por cento) ou mais do total do capital com direito de voto de
qualquer das partes do presente Contrato;
 99

b) da qual 25% ( vinte e cinco por cento) ou mais do total do capital

votante seja de propriedade ou do controle direto ou indireto, de
qualquer das partes do presente Contrato ou de qualquer
companhia, sociedade ou outro empreendimento definido de
acordo com a alínea “a” acima.

CLÁUSULA II
OBJETO
Fornecimento de toda a tecnologia industrial (know-how) para a
produção e comercialização dos produtos.
Tal tecnologia doravante será designada simplesmente de produtos.
Todos os melhoramentos e aperfeiçoamentos, não patenteados, que forem
acrescentados aos produtos, durante a vigência do presente contrato, estarão
incluídos no presente objeto.
CLÁUSULA III
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A Fornecedora compromete-se a prestar À Adquirente a partir da
entrada em vigor e durante toda a vigência do presente Contrato, toda a assistência
necessária à fabricação dos produtos, fornecendo todas as informações técnicas e
permitindo a permutação de técnicos.

CLÁUSULA IV
CONHECIMENTOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A-) – A Fornecedora enviará à Adquirente, no mês seguinte à

entrada em vigor d presente Contrato, todos os dados técnicos de engenharia do
processo e do produto, inclsuive metodologia de desenvolvimento tecnológico
usada para sua obtenção, dados esses representados pelo conjunto de informações
técnicas, de documentos, de instruções sobre operações e de outros elementos
análogos para permitir a fabricação dos produtos.
B-) – Tal tecnologia (know-how), completa e suficiente será fornecida
na forma em que é utilizada pela Fornecedora, ficando a cargo da Adquirente – todo
o trabalho de tradução, adaptação às normas e condições de sua utilização. Sempre
que necessário será assisttida pela Fornecedora.
 100

C-) A Fornecedora garante que a tecnologia ( Know-how) fornecida à

Adquirente será idêntica aquela por ela utilizada em sua linha de fabricação na data
de entrada em vigor do presente Contrato.
D-) Pertencerão à Adquirente todas as inovações, melhoramentos
por ela introduzidos ou obtidos com relação à tecnologia fornecida. No entanto, a
Adquirente poderá transmitir À Fornecedora tais conhecimentos nas mesmas
condições da tecnologia ora fornecida. A Adquirente se compromete, durante a
vigência do Contrato, a fornecer à Fornecedora todas as inovações, melhoramentos
ou aperfeiçoamentos objetos de privilégio no Brasil deverão ser transmitidos
mediante contrato a parte, sem que isto haja qualquer alteração na remuneração.
E-) A Fornecedora garante à Adquierente que toda a tecnologia
(know-how) fornecida teve origem em experiências e pesquisas próprias, não
constituindo nenhum plágio de direitos de propriedade industrial.
F-) A Fornecedora não se responsabilizará por defeitos de
fabricação dos produtos produzidos pela Adquirente em desacordo com suas
instruções, e nem estará obrigada a substituir os vendidos pela Adquirente para
assegurar a garantia, por esta dada, aos seus clientes.
G-) A Adquirente garante à Fornecedora que não fará valer contra
ela, a qualquer tempo, quaisquer direitos de propriedade industrial que possam estar
relacionados com o conteúdo da tecnologia fornecida.

CLÁUSULA V
TÉCNICOS
A-) A Fornecedora compromete-se a , dentro de limites razoáveis,
receber gratuitamente em suas oficinas onde são fabricados os produtos,
engenheiros ou técnicos delegados pela Adquirente para lá fazerem estágios. A
designação e a qulificação dos delegados da Adquirente, assim como o programa e
a duração desses estágios, serão fixados segundo acordo prévio entre as partes.
Tais delegados, durante o estágio, deverão seguir os regulamentos internos da
Fornecedora. Todas as despesas resultantes de tal estágio, estarão a cargo da
Adquirente.
B-) Mediante solicitação da Adquirente, a Fornecedora enviará como
delegado ao Brasil um engenheiro ou técnico especilizado, a fim de assistir
tecnicamente o pessoal da Adquirente em tudo o que for necessário à fabricação
 101

dos produtos.
O programa do especialista da Fornecedora será fixado segundo
acordo prévio entre as partes. A Adquirente compromete-se a pagar uma taxa de
US$______ DOLAR/DIA pelo tempo que o especialista permanecer assistindo e
treinando o pessoal do Adquirente, tempo este que não deverá ultrapassar oito
semanas. As despesas de manutenção do especialista da Fornecedora, durante sua
estadia no Brasil, serão pagas em Reais diretamente ao especialista.

CLÁUSULA VI
PRODUÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO
A-) A Fornecedora transmitirá à Adquirente, com exclusividade,
todos os conhecimentos e informações técnicas necessárias à produção e
comercialização dos produtos. A Fornecedora assistirá à Adquirente todo o tempo, a
fim de que todos os conhecimentos e informações, detalhadamente descritos, sejam
integralmente assimilados e aproveitados.
B-) A Fornecedora não pouparaá esforços no sentido de assegurar à
clientela toda a assistência técnica pós venda.

CLÁUSULA VII
CONFIDENCIALIDADE DA
TECNOLOGIA FORNECIDA
A-) Todos os manuais técnicos, conhecimentos e informações
fornecidas pela Fornecedora, à Adquirente ou a seus delegados, deverão ser
mantidos em segredo enquanto o presente Contrato estiver em vigência.
Consequentemente, a Adquirente compromete-se a tomar as precauções
necessárias a fim de evitar qualquer divulgação destes manuais, conhecimentos e
informações. Tal material técnico deverá ser somente de conhecimento do pessoal
da Adquirente e dos eventuais sub-contratados escolhidos quando estritamente
necessários para preparar, assegurar ou aperfeiçoar a fabricação e comercialização
dos produtos.
B-) A Adquirente compromete-se quando contratar com
fornecedores ou sub-contratados, incluir cláusulas proibindo a divulgação do material
técnico fornecido para a realização do objeto do contrato.
 102

CLÁUSULA VIII
CONTROLE DE QUALIDADE
A-) – A Adquirente compromete-se a produzir de acordo com os
planos, documentos e qualidade fornecidos ou recomendados pela fornecedora ou
pela assistência técnica desta. A Adquirente respeitará também qualquer prescrição
legal, normas, regulamentos ou manuais aplicáveis a fabricação e comercialização
dos produtos. Tal procedimento, no entanto, não impedirá nem restringirá o
desenvolvimento e aplicação da tecnologia obtida pela Fornecedora através de
pesquisas, produção e comercialização dos produtos.

B-) – Caso a Fornecedora constate que a Adquirente não vem

cumprindo plenamente os compromissos acima mencionados, colocando desta
maneira em jogo o conceito e qualidade dos produtos, notificará a Adquirente para
que empreenda todas as medidas necessárias para corrigir as deficiências
constatadas, dentro de um prazo de 45 ( quarenta e cinco) diass, sob pena de
rescisão contratual.
CLÁUSULA IX
REMUNERAÇÃO
Pela documentação técnica, especificações, instruções inicialmente
fornecidas, a Adquirente pagará à Fornecedora o valor fixo de US$________.
CLÁUSULA X
INTRANSFERIBILIDADE
O presente contrato não poderá ser transferido ou cedido pela
Adquirente sem anuência prévia, por escrito, da Fornecedora.

CLÁUSULA XI
ENTRADA EM VIGOR E
DURAÇÃO
A-) – O presente contrato entrará em vigor a partir da data em que for
aprovada pelo INPI.

B-) O presente contrato terá duração de 05 ( cinco) anos contados a

partir da data da aprovação pelo INPI.
 103

CLÁUSULA XII
RESCISÃO OU
EXPIRAÇÃO DO PRAZO
A-) – Caso uma das partes deixe de cumprir qualquer das obrigações
que lhe couber no presente contrato, a outra parte deverá notificar, por
escrito, dando um prazo de 45 dias para que o problema seja solucionado,
sob pena de rescisão contratual.

B-) – A Fornecedora poderá considerar rescindido o presente contrato,

45 dias após a notificação por escrito, no caso do controle acionário da
Adquirente passar para uma sociedade que tenha atividade industrial ou
comercial concorrente ao da Fornecedora, ou ainda no caso de dissolução ou
falência da Adquirente.

C-) Após expirado o prazo de validade do presente contrato, a

Adquirente poderá utilizar livremente de todo o conhecimento tecnológico
fornecido, salvo os direitos da Fornecedora garantidos por patentes
concedidas no Brasil.

D-) Caso o presente contrato venha a ser rescindido antes de sua

expiração normal, o fornecimento de tecnologia e assistência técnica será
imediatamente interrompido.

CLÁUSULA XIII
ARBITRAGEM, LEI E
FORO
Este contrato é regido e interpretado pelas leis brasileiras. As
pendências e/ou conflitos poderão ser compostos entre as partes por
arbitramento, aplicada obrogatoriamente a lei brasileira. Não sendo possível a
solução amigável das pendências e/ou conflitos o Juízo competente será o do
domicílio da Adquirente.
CLÁUSULA XIV
IDIOMAS DO
 104

CONTRATO
O presente contrato é redigido em Português e em Inglês, e
datilografado em colunas paralelas.

CLÁUSULA XV
ENDEREÇOS
As notificações previstas no presente contrato deverão ser
endereçadas, registradas e com comprovante de recepção, aos seguintes
endereços:
Fornecedora

___________________________________________________

Adquirente

___________________________________________________

Qualquer alteração nos endereços acima deverá ser comunicado por

escrito à outra parte. Os períodos citados nos diferentes artigos serão
contados a partir da data de recepção das cartas e comunicações.

CLÁUSULA XVI
REGISTRO E
AVERBAÇÃO

À Adquirente caberão todas as despesas de averbação do presente

contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. À Fornecedora
caberão todas as despesas de registro ou qualquer outra formalidade legal
em seu País.

E, por estarem justos e contratdos firmam o presente contrato na

presença de duas testemunhas,

Data..................................................................................................
 105

_________________________________________________
Fornecedora

_________________________________________________
Adquirente

_________________________________________________
Testemunhas

Na Espanha: 210

CONTRATO DE LICENCIA DEL KNOW-HOW TITULADO “………”

En Madrid, a .. de ............ 2009

REUNIDOS

De una parte la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (en

adelante UPM), con sede en Madrid, c/ Ramiro de Maeztu, 7, y en su nombre y
representación D. Gonzalo León Serrano, Vicerrector de Investigación de la citada
Universidad, en virtud de la delegación de competencias otorgada por el Sr. Rector
Magnífico de la UPM, con fecha 23 de abril de 2008.

De otra parte ............................ (en adelante ...................) con C.I.F.

......................, con sede en .................., calle ................. que fue constituida ante

210
Universidad Politécnica de Madrid (2009). Contractos de transferência de [Link]ível
em:<[Link]
Transferencia%20de%20Resultados%20de%20Investigacion%20(OTRI)/Propiedad%20Intelectual%20e%20I
ndustrial/Documentos/CONTRATO_KNOW_HOW.doc. Acesso em 16 Nov.2009.
 106

Notario de ........... D. ............... el ...... de .............. de ........., inscrita en el Registro

Mercantil de ...................... el ....... de ............. de......., y en su nombre y representación
D. .............. .............. actuando en calidad de .......................... con D.N.I. ..................... ,
de la cual tiene concedido poder en escritura otorgada ante el Notario de ............... D.
..................... en fecha ..... de ......... de ......

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica

suficiente, suscriben en nombre de las respectivas entidades el presente contrato y, al
efecto,
EXPONEN

1. Que a tenor del artículo 20.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo,

(BOE del 26), de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, “Corresponde a la
Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el como consecuencia de
su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus
funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de
la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (actual artículo 83 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre (BOE del 24), de Universidades”.

En consecuencia y, en aplicación de lo anterior, corresponde a la

Universidad la titularidad del conocimiento (Know-how) generado por sus
funcionarios y del derecho a solicitar y obtener el correspondiente título de propiedad
industrial, como es la patente.

2. Que, en concreto, la UPM, es titular del Know-how “………”

desarrollado por …, cuya descripción se adjunta en el Anexo 1.

3. Que LA EMPRESA está interesada en la utilización de dicho Know-

how con el propósito de proceder a (PONER LO QUE PROCEDA: la solicitud de las
correspondientes patentes, la comercialización de un programa de ordenador que
incorpore dicho know-how ……………..).

Y, en consecuencia, acuerdan las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del contrato

El objeto del contrato es regular la licencia por la UPM a favor de LA

EMPRESA del Know-how referido en el exponendo primero.

En el presente contrato no se incluyen conocimientos ni servicios

adicionales al contenido el citado Know-how. De estar LA EMPRESA interesada en
ellos, serían objeto de un contrato específico.
 107

SEGUNDA.- Alcance de la licencia

La UPM no podrá ceder a terceros el know-how objeto de licencia

durante la duración del presente contrato.

La UPM se reserva la facultad de empleo del citado know-how,

exclusivamente para los fines de su propia docencia e investigación.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula tercera del

presente contrato.

TERCERA.- Derecho a patentar

Si por interés de LA EMPRESA se acordara la solicitud de la

correspondiente patente a que pudiera dar lugar el know-how objeto del presente
contrato, se hará en cuantos registros estime pertinente para su mejor protección a
nombre de la UPM, correspondiendo a la empresa la licencia exclusiva de los
derechos de explotación de la patente. Las gestiones en este sentido serán
efectuadas por la UPM, y LA EMPRESA correrá con los gastos correspondientes del
registro y mantenimiento. Sin asumir la UPM responsabilidad de ningún tipo, en el
supuesto de que no se llegase a obtener la correspondiente patente.

En aquellos países en los que LA EMPRESA no tenga interés en el

registro de la patente a que pudiera dar lugar el know-how objeto del presente
contrato, la UPM podrá efectuar los registros que tenga por conveniente, quedando
libre para licenciar la patente con terceras empresas en los países que abarquen
dichos registros. Se entenderá que LA EMPRESA carece de interés en el registro
internacional de la patente, cuando haya transcurrido … desde que la UPM le
hubiese instado en tal sentido, sin que LA EMPRESA haya manifestado
expresamente su interés.

En este caso, la UPM deberá hacer frente a todos los gastos de

solicitud, tramitación, registro y mantenimiento que ello conlleve, si bien LA
EMPRESA podrá acceder a una licencia exclusiva para cada país que desee, en un
plazo de un año desde que la UPM le comunique la existencia de las
correspondientes solicitudes.

CUARTA.- Confidencialidad

La UPM se obliga a guardar el know-how objeto del presente contrato

como secreto y confidencial, sin cederlo ni revelarlo a cualquier tercero, hasta que se
solicite una patente u otro derecho de protección exclusiva.

QUINTA.- Licencia de explotación a favor de LA EMPRESA

Corresponderá a LA EMPRESA la licencia exclusiva de los derechos

de explotación del know-how y de la patente a que pudiera dar lugar el know-how
objeto del presente contrato.
 108

La licencia se entenderá otorgada desde el momento de publicación de

la patente, y tendrá una duración de 20 años desde la solicitud de la correspondiente
patente.

LA EMPRESA se compromete a explotar el know-how y la patente en

un período razonable desde la licencia de la misma, nunca superior a un año. En
caso de no cumplirse éste compromiso, la licencia de explotación para LA
EMPRESA quedará anulada, pudiendo la UPM conceder dicha licencia a un tercero.

SEXTA.- Importe y condiciones de pago

Como contraprestación de las prestaciones establecidas en el presente

contrato, ................... abonará a la UPM una regalía del .....% del valor neto de las
ventas de los productos fabricados de acuerdo con el know-how objeto de licencia. Se
entenderá como valor neto de las ventas, el valor en factura sobre muelle de fábrica de
las mercancías suministradas por ............... a sus clientes dentro o fuera del territorio
nacional, quedando excluidos los gastos de transporte a su destino y otros ajenos al
valor en muelle de fábrica de la mercancía suministrada.

POSIBILIDAD A
Hasta tanto no haya ventas de los productos antedichos, o éstas sean
inferiores a ..... euros/año, .................. abonará a la UPM la cantidad fija de
..................... EUROS SEMESTRALES, en concepto de regalía mínima, comenzando
el pago en el semestre natural siguiente al de la firma del presente contrato. Una vez
iniciadas las ventas, los pagos se harán sobre las ventas facturadas en el semestre
anterior.

Estas cantidades deberán incrementarse con el correspondiente I.V.A.

POSIBILIDAD B
Hasta tanto no haya ventas de los productos antedichos, LA EMPRESA
no abonará a la UPM ninguna regalía.

En el ANEXO II se indica una estimación de las ventas e ingresos

mínimos anuales esperados en los próximos …. años.

Asimismo, durante el período de duración del presente contrato, serán

por cuenta de LA EMPRESA los costes de gestión y mantenimiento de la patente
objeto de licencia.

SÉPTIMA.- Forma de pago

El abono de las cantidades correspondientes se efectuará en la cuenta

número 31000262 abierta en la Oficina principal del BARCLAYS BANK en Madrid,
Plaza de Colón, 2, a nombre de la Universidad Politécnica de Madrid-Investigación
Transferencia Tecnológica, dentro del primer mes de cada semestre, contra factura
dirigida a D. ................. de .............. de la Empresa ..............
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OCTAVA.- Responsabilidad sobre los riesgos de explotación

LA EMPRESA asume los riesgos derivados del desarrollo industrial del

know-how objeto de licencia, tanto en relación con los productos, pruebas de duración,
fiabilidad, etc., como en relación con los sistemas de producción.

NOVENA.- Responsabilidades fiscales

Serán responsabilidad de LA EMPRESA todas las cargas fiscales que

puedan recaer sobre la fabricación y explotación comercial del know-how objeto de
licencia.

DÉCIMA.- Garantías a clientes

Serán responsabilidad de LA EMPRESA las garantías dadas a los

clientes respecto al objeto de fabricación.

La UPM no asume ninguna responsabilidad frente a terceros y es

totalmente ajena a litigios derivados de la fabricación comercial del know-how objeto de
licencia.

DÉCIMOPRIMERA.- Obligaciones de la empresa ante la UPM

Constituyen obligaciones de ............................ hacia la Oficina de

Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UPM, durante el tiempo de
duración de este contrato:

a) Enviar informes semestrales, por escrito, especificando el volumen de las

ventas de los productos sujetos a este contrato, el cliente, su dirección y
la fecha de facturación de las ventas, realizadas durante el semestre
anterior.
b) Llevar una contabilidad relativa a la patente que afecta a este contrato y
facilitar el acceso a la misma a la UPM o a la persona que ésta designe,
que permita la comprobación del cumplimiento de los compromisos
pactados.

DECIMOSEGUNDA.- Cancelación por inviabilidad comercial

Si una vez finalizado el desarrollo de la patente objeto de este contrato,

las dos partes apreciaran la inviabilidad comercial de los productos obtenidos, de
común acuerdo negociarían la cancelación de éste.

DECIMOTERCERA.- Rescisión del contrato

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el

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presente contrato por cualquiera de las dos partes, faculta a la otra parte para rescindir
el mismo. En tal caso, quedarán automáticamente anulados todos los derechos de
fabricación y explotación comercial por parte de la Empresa, quedando ésta obligada a
pagar la regalía correspondiente al semestre en curso.

DECIMOCUARTA._ Datos de contacto

A efectos de cualquier comunicación relativa al presente contrato, se

establecen las siguientes direcciones:

UPM:
Contacto: Adjunto al Vicerrector de Investigación para Estructuras de I+D+i
Dirección: C/ Ramiro de Maeztu, 7 – 28040 MADRID
Teléfono: 913363809
Fax: 913365974
E-mail: [Link]@[Link]

EMPRESA:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
E-mail:

Las partes se comprometen a informar de posibles cambios de

domicilio a efectos de comunicación de cualquier extremo relativo al presente
contrato.

DECIMOQUINTA.- Rescisión del contrato

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el

presente contrato, por cualquiera de las dos partes, faculta a la otra parte para
rescindirlo.

DECIMOSEXTA.- Jurisdicción

LA EMPRESA y la UPM se comprometen a resolver de manera

amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente
contrato.

En caso de conflicto, ambas partes acuerdan el sometimiento a los

Jueces y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles.

DECIMOCTAVA.- Escritura pública

Este documento será elevado a escritura pública a petición de

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cualquiera de las partes contratantes, a su cargo, o cuando así lo requiera la

legislación vigente.

Y, en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado

el presente contrato en el lugar y fecha arriba indicados.

POR LA UNIVERSIDAD POR LA EMPRESA

POLITÉCNICA DE MADRID

D. Gonzalo León Serrano D. ........................

Vicerrector de Investigación Director