E X C E LE N TÍ S SI M O ( A) SE NH O R( A) D O U TO R (A) J UI Z ( A) FE DE R A L DA __ VARA

FE DE R A L D A S UB SE Ç Ã O J UDIC I Á RI A DE F OR T A LE Z A – SE Ç Ã O J UDIC I ÁR I A D O
CEARÁ

Ação anulatória de ato

administrativo c/c tutela de urgência

ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA., pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.672.847/0001-79, com sede social
localizada na R. da Nigéria, nº 510, Galpão 001, Granjas Rurais Presidente Vargas, Salvador/BA,
CEP 41.230-090 (Doc. 01), vem, por meio de seus advogados infra-assinados (Doc. 02), propor
a presente AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA em face
de INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), autarquia federal, inscrita no
CNPJ sob o nº 42.521.088/0001-37, com sede na Rua Mayrink Veiga, nº 9, Bairro Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP: 20.090-910 e GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.820.017/0001-98, com sede localizada
na Rua Francisco Glicerio, nº 290, Mart 02 Loja 36, Maraponga, Fortaleza/CE, CEP 60.711-055,
pelos fatos e fundamentos seguintes.

I. FATOS

1. A Autora é uma empresa atuante no ramo de confecção e comercialização de

roupas para o segmento fitness, com sede na cidade de Salvador/BA.

2. Desde a sua fundação, a empresa vem se destacando no cenário nacional como

um dos maiores e-commerce de vestuário fitness, tendo feito parcerias com os
maiores influenciadores do ramo e contando com mais de 575 mil seguidores em
sua página do Instagram.

3. Desde o início de suas atividades, a empresa utiliza da marca “ALPHA CO.”,

associada ao símbolo de um lobo. Vide

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4. Intentando a proteção de sua marca, em 05/07/2019, a Autora depositou perante
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) os pedidos de registros de
marca processados sob os nº’s 917666852, vinculado à NCL (11) 25 (Doc. 03.1) e

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 917666909, vinculado à NCL (11) 35 (Doc. 03.2). Segue a marca objeto do pedido
de registro:

5. Entretanto, na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2533, publicada em

23/07/2019, dias após seu pedido, foi informado o protocolo de duas solicitações
de registros da marca “ALPHA CO.”, nas datas de 14/06/2019 e 17/06/2019, pela
empresa GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA, ora Ré.

6. Os referidos pedidos da GLM resultaram, respectivamente, nos processos

917530667 e 917541960, vinculados à NCL (11) 25 e NCL (11) 35, as mesmas classes
pleiteadas pela Autora. (Docs. 4.1 e 04.2). Veja-se a marca submetida a registro
pela Ré:

7. Em vista disso, em 30/06/2020, os pedidos de registro da Autora foram indeferidos

(Doc. 05.1 e 05.2) pelo INPI com base na ocorrência de reprodução da marca da
GLM, constante no processo de nº 917530667, dada a anterioridade do pedido
de registro desta. Para melhor visualização:

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8. Ocorre que o pedido de registro da Autora não viola a legislação marcária, eis
que as marcas da Autora e da GLM não se mostram colidentes, podendo coexistir
de forma simultânea sem prejuízo aos consumidores. Portanto, ante a ilegalidade
dos atos praticados pelo INPI, não resta alternativa à Autora senão deduzir sua
pretensão em juízo.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

II . I – Re quis it os da c oli dê nc ia e ntr e mar c as .

9. Segundo o INPI, a marca da Autora reproduz a marca da GLM, o que ensejaria a

impossibilidade do seu registro com base no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, que
assim enuncia:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de

marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico,
semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca
alheia;

10. Ao analisar o dispositivo em questão, vê-se que não basta a mera similaridade
entre as marcas, mas que elas se refiram à produtos ou serviços semelhantes e
que essa similaridade possa causar confusão ao público consumidor. Tais
requisitos são bem delineados pela jurisprudência, que assim tem se pronunciado
quanto ao tema:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.

PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DAS
MARCAS ECOPISO E ECOFLOOR. COLIDÊNCIA COM AS MARCAS EUCAPISO E
EUCAFLOOR. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DOS PRODUTOS
PELOS CONSUMIDORES. MARCAS FRACAS. EXCLUSIVIDADE MITIGADA. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. 1. Esta Corte já decidiu que: "para impedir o registro de
determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou
reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada;
b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de
a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9
.279/96 - Art. 124, XIX); afastando o risco de confusão, é possível a coexistência

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 harmônica das marcas" (REsp 949.514/RJ, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, Terceira Turma, DJ de 22/10/2007). (...)

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1495899 PR 2014/0296190-8, Relator.: Ministro RAUL
ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 03/11/2023)

RECURSOS ESPECIAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE

MARCA E INDENIZATÓRIA. ELEMENTO FIGURATIVO. RAIO. EMPRESAS QUE ATUAM NO
MESMO SEGMENTO DE MERCADO. ROUPAS E ACESSÓRIOS. PÚBLICO CONSUMIDOR
COMUM. CONFUSÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. VALOR.
MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Ação ajuizada em 13/4/2018. Recursos especiais
interpostos em 3/12/2021 e 7/2/2022. Autos conclusos à Relatora em 10/4/2023.2. O
propósito dos recursos especiais consiste em definir (i) se o uso de símbolos em
formato de raio nas peças de vestuário e em acessórios comercializados por
RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A viola a marca figurativa de
titularidade de K2 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e (ii) se o valor da
compensação por danos morais comporta majoração. 3. O âmbito de proteção de
uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que
o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim,
possa ser capaz de causar perante o consumidor. 4. Para a tutela da Lei 9 .279/96,
basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por
parte de clientes ou consumidores específicos. 5. A alteração das conclusões do
Tribunal de origem, no sentido da ocorrência ou não de confusão ou de associação
indevida por parte dos consumidores, exigiria revolvimento do acervo probatório do
processo, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.6. A jurisprudência do STJ entende que
é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de
sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar
a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo
material e do abalo moral resultante do uso indevido.7. O valor arbitrado a título de
reparação por danos morais pelos juízos de origem (R$ 50.000,00) não destoa das
balizas adotadas por esta Corte Superior para hipóteses semelhantes .8. Recursos
especiais não providos.

(STJ - REsp: 2091434 SP 2023/0048658-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de

Julgamento: 19/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)

(grifo nosso)

11. A doutrina de Denis Borges Barbosa1 também leciona sobre a necessidade de

analisar o direito à proteção marcária sob a perspectiva da possibilidade de
confusão do público consumidor:

“Os direitos sobre os signos distintivos são direitos de clientela em sua forma mais
flagrante. A situação perante o mercado conseguida pela empresa depende da
produção de coisas e serviços capazes de satisfazer necessidades econômicas,
como também depende de que o público seja capaz de identificar a coisa e o
serviço como tendo as qualidades necessárias. (...) As marcas são sinais distintivos
apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços

1
Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, págs. 120 e 465.
5

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 prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o
a um determinado titular de um direito de clientela. (...)

No caso das marcas registradas, por efeito do princípio da especialidade, a análise

da concorrência é sempre, e em todos os casos, indispensável. A dimensão da
exclusiva das marcas é fixada na proporção em que o consumidor passe a adquirir
um produto de terceiro pensando que é do titular, ou pelo menos induzido pela
memória genérica da marca deste. Ou seja, a especialidade da marca é elemento
central do direito exclusivo. Abandonada a ideia de que a marca registrada se
exerce numa classe (...), a definição do direito passa assim pela análise da efetiva
concorrência (...).”

(grifo nosso)

12. Esclarecidos quais os requisitos para a aplicação do art. 124, XIX, da LPI, cabe
pontuar que estes não se encontram presentes neste caso concreto, conforme
será explicado abaixo.

II . II – Aus ên cia d e r e pr od uç ão ou i mit aç ã o . Dis t in çã o en tr e as m ar c as .

13. No que se refere a verificação da semelhança entre a marca da Autora e a da

GLM, por mais que elas compartilhem a utilização do termo “ALPHA CO”, é
necessário relembrar que ambas têm natureza mista, ou seja, são dotadas de
elementos nominativos e figurativos. Nesse passo, a análise da semelhança entre
as marcas deve levar em consideração o conjunto de todos os seus elementos, e
não apenas um deles, isoladamente.

14. O ilustre professor João Da Gama Cerqueira2 já alertava, a seu tempo, que a
“possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto
deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente”.

15. No mesmo sentido, a doutrina de Lélio Denicoli Schmidt3 enfatiza a necessidade

de se proceder a uma análise global das marcas, sem fragmentações que
quebrem sua unidade e a forma pela qual são percebidas pelo consumidor. In
verbis:

Na marca complexa [aquela formada por mais de um elemento nominativo], os

elementos isolados que a formam efetivamente perdem sua singularidade e se
mesclam para compor um todo unitário, que os absorve e do qual não podem mais
ser dissociados. Forja-se uma nova identidade. É por esta razão que se deve resistir à
tentação de fragmentar sua análise em pequenas peças. Como ensina LABORDE,
“as marcas complexas são, em princípio, indivisíveis. [...] O essencial é que o conjunto

2
Tratado da Propriedade Industrial, 2ª ed., Revista dos Tribunais: São Paulo, 1982, vol. 2, p. 68
3
A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013,
edição eletrônica
6

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 difira, pois não se aprecia uma marca complexa por seus detalhes, mas por seu
todo”. McCARTHY e BARRETT negam igualmente que as marcas complexas possam
se sujeitar à dissecação fragmentária de suas partes, sendo idêntica a posição entre
nós de Laetitia Pablo d'HANEXS.

16. Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência, que assim enuncia:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - HIGIDEZ
DA DECISÃO - MÉRITO - USO DE MARCA MISTA - REGISTRO NO INPI - USO INDEVIDO
NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL OU CONFUSÃO
ENTRE CONSUMIDORES – USO INDEVIDO DE MARCA NÃO EVIDENCIADO NO CASO
CONCRETO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Conforme jurisprudência dos
Tribunais Superiores, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que
sucinta, não afronta o preceito do art. 93, inciso IX, da CR/88. 2- A mera aplicação
de mesmo vocábulo de marca mista alheia registrada, por si só, é insuficiente para
configurar violação ao direito de propriedade intelectual, porque a proteção
conferida ao titular de marca mista abrange o conjunto composto pelo nome e a
imagem, e não apenas o elemento nominativo isoladamente considerado. 3 - A
inexistência de semelhança entre as marcas aliada à diversidade de localização
territorial afasta a caracterização de concorrência desleal e a possibilidade de
confusão aos consumidores. 4- Ressalta-se, ainda, que as marcas registradas pela
ora apelante junto ao órgão competente (INPI) não se revestem de originalidade
marcante ou criatividade exuberante (os vocábulos 'saltenharia' e 'Nandinho',
isoladamente, são de uso comum e de domínio público), de modo que pode ser
caracterizada como fraca ou evocativa, o que mitiga a regra da exclusividade do
registro. (TJ-MS - Apelação Cível: 0820401-71.2023 .8.12.0001 Campo Grande,
Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 07/06/2024, 3ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2024)

17. Considerando que o conjunto marcário deve ser analisado como um todo, a
jurisprudência reconhece que mesmo a reprodução integral do elemento
nominativo não enseja necessariamente na semelhança entre as marcas,
entendimento que pode ser observado no julgamento do Recurso Especial nº
1.924.788 – RJ. Segue trecho do voto da Exma. Min. Relatora Nancy Andrighy, em
sua literalidade:

Convém lembrar que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a

reprodução, ainda que integral, de elementos nominativos, com ou sem acréscimo,
não constitui circunstância suficientemente apta, por si só, a ensejar a decretação
de nulidade de registro, devendo, para tal desiderato, averiguar-se a presença de
outros elementos capazes de ensejar confusão ou associação entre as marcas
(nesse sentido, o REsp 863.975/RJ, 3ª Turma, DJe 16/11/2010).

(STJ - REsp: 1924788 RJ 2020/0077290-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de

Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

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18. No caso, ao analisar o conjunto das marcas objeto da lide, vê-se que ambas se
mostram evidentemente distintas, compartilhando tão somente o elemento
nominativo. Veja-se:

Marca da Autora Marca da GLM

19. A marca da Autora é associada ao símbolo de um lobo, utilizando única e

exclusivamente das cores preto e branca. Ao revés, a marca da GLM encontra-
se num fundo branco, sem a presença de qualquer símbolo, utilizando apenas um
detalhe nas cores verde, branca e vermelho na letra “A” como elemento
principal.

20. Ainda, as marcas apresentam ideias e conceitos completamente distintos, se

mostrando divergentes também quanto ao aspecto ideológico. A marca da
Autora transmite agressividade e força, características comuns para o mercado
em que atua e que não são exploradas pela marca da Ré, que por não atuar no
mercado fitness comunica sobriedade e simplicidade com sua marca.

21. Com base apenas nesse aspecto, já é possível verificar que as marcas em questão
não apresentam semelhança suficiente para configura colidência, podendo ser
facilmente distinguidas por qualquer indivíduo médio.

II . II I – El e me nt o no mi nativ o d es gas tad o . Ap li ca çã o d a t eor ia da dis t ân cia .

22. Ainda que se entenda que o uso em comum do elemento nominativo “ALPHA
CO” seria suficiente para tornar as marcas semelhantes, cumpre ressaltar que o
vocábulo se encontra notoriamente desgastado, haja vista sua utilização
recorrente por diversas empresas do segmento.
8

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23. Ao proceder a uma pesquisa do termo “ALPHA” no site do INPI4 nas classes NCL
(11) 25 e NCL (11) 35, vê-se que há dezenas de marcas deferidas pelo INPI que
compartilham o mesmo elemento nominativo. Para melhor visualização:

24. Em casos análogos, o próprio INPI5 reconhece em seu manual de marcas que o
poder distintivo do elemento se torna diluído em razão de sua ampla utilização. In
verbis:

Quando o elemento em comum entre dois sinais já faz parte de diversas marcas
registradas de diferentes titulares, fica reduzida a possibilidade de confusão ou
associação indevida entre os mesmos, já que é razoável supor que o público-alvo se
encontra habituado à presença de tal elemento em marcas de diferentes
produtores/fornecedores naquele segmento de mercado.

Em tais circunstâncias, o risco de conflito entre os signos só ficará caracterizado no

caso de reprodução ou imitação capaz de gerar impressão de conjunto gráfica,
fonética ou ideologicamente semelhante à anterioridade de terceiro.

25. Por sua vez, a jurisprudência já reconheceu em diversas oportunidades que a

reiterada utilização de determinado termo por diversos agentes de mercado
enseja a mitigação da regra de exclusividade, fazendo com que a marca tenha
que conviver com outras marcas semelhantes, contanto que suficientemente
distintas. Nesse sentido:

4
[Link]
5

[Link]
de_do_sinal_marc%C3%A1rio#Elementos-desgastados
9

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 APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO ACOLHIDA. "AÇÃO DE VIOLAÇÃO DE MARCA E
CONCORRÊNCIA DESLEAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA". SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. MARCA COMPOSTA POR ELEMENTOS DESGASTADOS.
REITERADA UTILIZAÇÃO NO SEGMENTO. EXCLUSIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTE DA
CORTE SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - Apelação Cível:
0711753-10.2022.8 .02.0001 Maceió, Relator.: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de
Julgamento: 08/02/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2024)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.

INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DOS
SINAIS. AFASTADA A TESE DE QUE A EXTINÇÃO POR CADUCIDADE DA ANTERIORIDADE
IMPEDITIVA PERMITE A AUTOMÁTICA CONCESSÃO DO REGISTRO DA AUTORA.
MANTIDA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE. I.
CASO EM EXAME 1. Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara
Federal/RJ, nos autos de ação ordinária ajuizada por Ana Paula Junqueira Ribeiro
Terassi contra Martins Produção Ltda. e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), na qual se pleiteia a anulação de decisão administrativa que indeferiu o
pedido de registro da marca mista "DUO GASTRONOMIA" (processo nº 920 .364.055).
A sentença julgou procedente o pedido para anular o indeferimento do INPI e
determinar o prosseguimento do registro da marca da autora, ante a extinção por
caducidade do registro anteriormente apontado como impedimento (marca "DUO
LOUNGE", registro nº 902.764 .012). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões
em discussão: (i) definir se há colidência ou possibilidade de convivência entre a
marca pretendida "DUO GASTRONOMIA" e o registro anterior "DUO LOUNGE", ambos
na classe 43; (ii) estabelecer se a extinção por caducidade do registro anterior tem
efeitos retroativos capazes de afastar o indeferimento proferido pelo INPI à época
em que o registro anterior ainda estava vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
comparação entre os sinais demonstra que, embora compartilhem o termo "DUO",
ambos os registros são suficientemente distintos em seus conjuntos marcários, tanto
na forma gráfica quanto na composição nominativa ("DUO GASTRONOMIA" x "DUO
LOUNGE"), afastando o risco de confusão ou associação indevida. 4. O termo "DUO"
revela-se desgastado no segmento de serviços de restaurantes e similares (classe
43), conforme evidenciam outros registros concedidos com o mesmo elemento
nominativo ("DUO CREPE & ARTE", "DUO PASTA ITALIA", "DUO DONUTS"), o que atrai a
aplicação da teoria da distância, permitindo a coexistência pacífica das marcas. 5.
A extinção por caducidade do registro "DUO LOUNGE", ocorrida em 20/08/2024, não
afasta, de forma retroativa, a validade da decisão administrativa de indeferimento,
uma vez que a análise do INPI deve ser pautada no cenário existente à época do
exame, quando o registro anterior ainda estava vigente. 6. A ausência de outros
obstáculos jurídicos, inclusive com o indeferimento de registros apontados como
possíveis anterioridades ("DUO BISTRÔ & ROTISSERIA" e "DB DUO BAR"), reforça a
viabilidade do registro da marca "DUO GASTRONOMIA". IV. DISPOSITIVO E TESE (...)
(TRF-2 - Remessa Necessária Cível: 50765207220224025101, Relator.: FLAVIO OLIVEIRA
LUCAS, Data de Julgamento: 14/04/2025, Propriedade Intelectual (2ª Turma
Especializada))

26. Esse entendimento encontra respaldo na chamada teoria da distância, segundo

a qual, em contextos de registros semelhantes, com a utilização de um mesmo
termo comum, uma nova marca não precisa possuir distintividade maior que as já
existentes, bastando que seja suficientemente distinta dentre as já registradas no
10

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banco de marcas. Assim, havendo diversas marcas que incorporam o termo
“ALPHA”, a Autora não pode ser compelida a abdicar de sua utilização, desde
que o conjunto marcário como um todo preserve sua distintividade. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE

MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. ELLE / ELLE ELLA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA.
AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 18/12/2015. Recurso
especial interposto em 4/7/2018. Autos conclusos à Relatora em 20/5/2019. 2. O
propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca
ELLE ELLA à recorrida. 3. Para que fique configurada a violação de marca, é
necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no
público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da (s) marca (s)
supostamente infringida (s). Precedentes. 4. Nos termos da jurisprudência desta
Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso
comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de
coexistir com outras semelhantes. 5. O fato de existirem diversas marcas em vigor
também formadas pela expressão ELLE atrai a aplicação da teoria da distância,
fenômeno segundo a qual não se exige de uma nova marca que guarde distância
desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já difundidas na
sociedade. 6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula
7/STJ. 7. Diante do contexto dos autos, portanto, e a partir da interpretação
conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte,
impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese - grau de
distintividade/semelhança, ausência de confusão ou associação errônea pelos
consumidores, tempo de coexistência, proximidade entre marcas do mesmo
segmento - impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrida deva
ser anulada. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ - REsp: 1819060 RJ 2019/0093697-
7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2020, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO

DE MARCA. TERMOS QUE GUARDAM RELAÇÃO DIRETA COM O PRODUTO OU SERVIÇO
DESIGNADO. AUSÊNCIA DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA. DILUIÇÃO. TEORIA DA
DISTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I - Consoante previsão do art. 124, VI da Lei 9.279-
96, não são apropriáveis, como marca, termos que relacionam-se diretamente com
o produto ou serviço por ele designado, como forma de impedir a outorga ao
detentor do primeiro registro que o contém de um monopólio indevido, na medida
em que seria detentor de uma marca, cujo elemento nominativo, em função de seu
caráter comum ou vulgar, deveria ter seu uso franqueado a qualquer interessado
em atuar no respectivo segmento. II - O termo BEIJA, que é o elemento característico
da marca nominativa do apelante e que fundamentou o indeferimento dos pedidos
de registros de marcas mistas do ora apelado, BEIJA CORAÇÃO, para designar
produtos de classes afins (NCL (8) 30 e NCL (9) 30, respectivamente, encontra-se
igualmente diluído no segmento, consoante demonstrado na própria sentença, em
rol de registros em vigor que dele se valem. III - A Teoria da Distância, pela qual uma
marca nova em seu segmento não precisa ser mais diferente das marcas já
existentes do que essas são entre si. IV - Pensamento diverso se faria apropriado se a
identificação do elemento nominativo, no respectivo segmento, decorresse de um
ineditismo, a autorizar o privilégio e as garantias que lhe são inerentes, como o é o
uso exclusivo do vocábulo pelo seu titular. V - O INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI não deve figurar como garante em litígios entre
11

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 particulares, pelo que é imprópria a sua condenação em honorários de
sucumbência nas ações objetivando anulação de atos praticados em
procedimentos tendentes à concessão de privilégios marcários. VI - Apelação
desprovida.

(TRF-2 - AC: 02256977420174025101 RJ 0225697-74 .2017.4.02.5101, Relator.: ANDRÉ

FONTES, Data de Julgamento: 10/07/2019, 2ª TURMA ESPECIALIZADA)

27. Desse modo, vê-se que a mera utilização em comum do termo “ALPHA” não torna
as marcas semelhantes, dado que se trata de elemento nominativo desgastado,
cuja proteção deve ser mitigada, permitindo a convivência pacífica com marcas
semelhantes.

II . IV – Aus ên ci a de a fi nid ad e mer c ad ol ógi ca . I mp os s ib ili da de de co nf us ã o

entr e as m ar c as .

28. Quanto aos demais requisitos de aplicação do art. 124, XIX, da LPI, quais sejam, a
semelhança entre os produtos ofertados e a capacidade de gerar confusão ao
consumidor (indicados no tópico II.I), ambos são tratados em conjunto no exame
da afinidade mercadológica. Segundo o manual de registros de marca do INPI6:

“A análise da afinidade mercadológica é passo fundamental no exame do requisito

da disponibilidade, estando diretamente relacionada ao princípio da especialidade.
É nesta etapa que se avalia se o grau de semelhança ou relação entre os produtos
ou serviços distinguidos pelos sinais em cotejo pode levar o consumidor à confusão
ou associação indevida.” (grifo nosso)

29. Para avaliar a afinidade mercadológica, o INPI compara a atuação comercial

das empresas a partir de uma série de perspectivas. O risco de confusão dos
consumidores cresce conforme o número de similaridades verificadas. Seguem os
critérios usados pelo INPI para a análise:

a) Natureza: conjunto de qualidades essenciais pelas quais o produto ou serviço

é conhecido, seu tipo, gênero ou categoria específica. No caso de produtos,
a natureza é normalmente definida pela combinação de fatores como
composição (Ex.: ingredientes, componentes ou matérias-primas), princípio de
funcionamento (Ex.: motorizado, mecânico, elétrico, biológico, químico etc.)
ou estado físico (líquido/sólido/gasoso, flexível/rígido etc.). Nos serviços, a
natureza normalmente é a categoria em que estes se enquadram (Ex.: serviços
financeiros, serviços de saúde, serviços de transporte etc.).

6
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ade_do_sinal_marc%C3%A1rio#5112-Exame-da-afinidade-mercadol%C3%B3gica
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b) Finalidade e modo de utilização: utilidade ou função esperada dos produtos
ou serviços, bem como sua forma, condição ou circunstância de utilização ou
contratação.

c) Complementariedade: produtos ou serviços são considerados

complementares quando um é indispensável ou importante para a utilização
do outro.

d) Concorrência ou permutabilidade: são considerados concorrentes ou

permutáveis os produtos ou serviços que podem ser substituídos uns pelos
outros. Normalmente, são produtos ou serviços de mesma finalidade e que
visam o mesmo público-alvo.

e) Canais de distribuição: produtos ou serviços que compartilham os mesmos

canais de distribuição ou pontos de venda/fornecimento possuem maior
afinidade mercadológica, aumentando o risco de que sejam percebidos,
pelo consumidor, como originários de uma mesma fonte. Tal aspecto,
contudo, não é considerado definitivo para a caracterização de afinidade
mercadológica, já que estabelecimentos de médio e grande porte como
supermercados ou lojas de departamentos oferecem produtos das mais
variadas naturezas, sem qualquer semelhança ou afinidade mercadológica
entre si.

f) Público-alvo: produtos ou serviços que visam o mesmo consumidor (geral ou

especializado) podem ser considerados afins do ponto de vista
mercadológico. Todavia, tal aspecto, quando isolado, não é considerado
determinante para caracterização da afinidade mercadológica, uma vez
que muitos produtos ou serviços totalmente díspares são consumidos ou
contratados pelo mesmo público geral.

g) Grau de atenção: o grau de atenção do público alvo no ato da aquisição dos

produtos ou da contratação dos serviços também é importante na avaliação
da possibilidade de conflito entre sinais. O risco de confusão se amplia nos
casos de baixo grau de atenção por parte do público-alvo, como na compra
de produtos ou contratação de serviços utilizados diariamente ou que exigem
pouco planejamento. O inverso ocorre nos casos de compras de valores
elevados, infrequentes ou que envolvam riscos, quando o público
normalmente busca informações adicionais sobre os produtos ou serviços
envolvidos. Consumidores especializados também costumam apresentar um
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 maior grau de atenção, por possuírem maior experiência e conhecimento do
segmento de mercado.

h) Origem habitual: refere-se ao gênero de empresa responsável por fabricar ou

comercializar os produtos ou fornecer os serviços. Não se trata do local efetivo
da produção ou fornecimento, mas do tipo de entidade que comumente é
responsável por tais produtos ou serviços. Tal aspecto é influenciado por
fatores como métodos e instalações de fabricação/fornecimento,
conhecimento técnico relevante, além das práticas habituais de expansão
mercadológica dos agentes que atuam no segmento mercadológico
específico.

30. Quanto ao elemento da natureza, embora ambas as partes tenham requerido os

registros nas classes NCL (11) 25 (“vestuário, calçados e chapelaria”) e NCL (11) 35
(“Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de
escritório”), é necessário pontuar que a mera igualdade das classes de registro
não torna os produtos idênticos. Quanto ao tema, assim assevera o doutrinador
Fábio Ulhoa Coelho7:

Destaco que duas marcas iguais ou semelhantes podem ser registradas na mesma
classe, desde que não se verifique a possibilidade de confusão entre os produtos ou
serviços a que se referem.

É respeitado o princípio da especificidade, em suma, sempre que o consumidor,

diante de certo produto ou serviço, não possa minimamente confundi-lo com outro
identificado com marca igual ou semelhante. Afastada essa possibilidade [de
confusão], será indiferente se as marcas em questão estão registradas na mesma
classe ou em classes diferentes.

(grifo nosso).

31. A Autora atua exclusivamente no segmento de vestuário fitness e roupas

destinadas à prática esportiva, como tops, leggings, regatas, moletons, roupas
oversized, dentre outros. Do outro lado, a GLM se dedica à comercialização de
roupas casuais e sociais, como camisas polo, camisas de botão e bermudas de
linho, destinadas ao uso cotidiano. As roupas diferem nos tipos de peça, tecido,
estilo e modelagem, sendo visivelmente distintas. Para fins de comparação,
seguem os produtos ofertados por cada parte:

7
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: direito de empresa. Vol. 1. 20ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2016, p. 189
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Produtos da Autora

Produtos da GLM

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32. Tal distinção, inclusive, pode ser identificada nas especificações da classe de
atividades nos pedidos de registro perante o INPI:

Pedido de registro de marca da Autora

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 Pedido de registro de marca da GLM

33. De forma idêntica ao caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça já chegou a

reconhecer a convivência pacífica de duas marcas, ambas registradas na classe
NCL (11) 25 (“vestuário, calçados e chapelaria”), em razão de uma das empresas
vender produtos de vestuário destinadas ao público geral, enquanto a outra
vendia roupas esportivas. In verbis:

RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO MARCÁRIO - ART. 131, DO

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE - ART. 460, DO CPC - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DO JULGADOR -
OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE - MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA - EXCEÇÃO AO
PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL INDEPENDENTE DE REGISTRO
NO BRASIL NO SEU RAMO DE ATIVIDADE - MARCA DE ALTO RENOME - EXCEÇÃO AO
PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL EM TODOS OS RAMOS DE
ATIVIDADE DESDE QUE TENHA REGISTRO NO BRASIL E SEJA DECLARADA PELO INPI -
NOTORIEDADE DA MARCA "SKECHERS" - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE
PROVAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - MARCAS "SKETCH" E "SKECHERS" -
POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA - ATUAÇÃO EM RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS,
AINDA QUE DA MESMA CLASSE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) V - Nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9 .279/96,
observa-se que seu objetivo é o de exclusivamente impedir a prática de atos de
concorrência desleal, mediante captação indevida de clientela, ou que
provoquem confusão perante os próprios consumidores por meio da reprodução ou
imitação, no todo ou em parte, de marca alheia, para distinguir ou certificar produto
ou serviço idêntico, semelhante ou afim. VI - No caso dos autos, não se observa, de
plano, a possibilidade de confusão dos consumidores pelo que viável a convivência
das duas marcas registradas "SKETCH", de propriedade da ora recorrente e,
"SKECHERS", da titularidade da ora recorrida, empresa norte-americana. VII -
Enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca
"SKETCH", comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive calçados, a ora
recorrida, SKECHERS USA INC II", atua, especificamente, na comercialização de
roupas e acessórios de uso comum, para a prática de esportes, de uso profissional.
De maneira que, é possível observar que, embora os consumidores possam
encontrar em um ou em outro, pontos de interesse comum, não há porque não se

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 reconhecer a possibilidade de convivência pacífica entre ambos. VIII - Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(STJ - REsp: 1114745 RJ 2009/0074190-5, Relator.: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de

Julgamento: 02/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2010)

(Grifos nossos)

34. No que tange à finalidade e ao modo de utilização, também se constata distinção

evidente. Os produtos da Autora são desenvolvidos especificamente para a
prática de atividades físicas, voltados ao ambiente esportivo e ao uso em
academias. Já as peças comercializadas pela Ré enquadram-se no estilo
denominado “casual elegante”, caracterizado por roupas leves e sofisticadas,
próprias para ocasiões sociais descontraídas, encontros informais ou momentos de
lazer. Trata-se, portanto, de segmentos distintos, sem qualquer sobreposição de
propósitos ou contextos de uso.

35. Sob o prisma da complementariedade, inexiste relação entre os produtos, que

não precisam ser adquiridos em conjunto nem têm sua utilização associada. Da
mesma forma, não se verifica concorrência ou permutabilidade, pois uma peça
de vestuário social não pode ser utilizada como uma roupa esportiva, e vice-versa.

36. No que concerne aos canais de distribuição, as diferenças são igualmente

marcantes. A Autora possui operação exclusivamente virtual, atendendo todo o
país, segundo seu próprio site8:

8
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somos?utm_source=google&utm_campaign=22814608683&utm_content=765322055927
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37. A Ré, por outro lado, mantém atuação essencialmente local, com vendas
presenciais em centros comerciais populares de Fortaleza, tendo como exemplo
a feira do buraco da gia. Vide:

19

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38. A distinção entre os meios de distribuição dos produtos é auferível de forma
numérica. A Autora detém expressiva presença digital contando com verdadeiras
celebridades do mundo fitness como embaixadores da marca, alcançando
significativo número de seguidores e alto engajamento nas redes sociais, que se
mostram seu principal canal de vendas. Por outro lado, dada sua atuação
majoritariamente presencial, a GLM possui baixa presença nas redes sociais, tendo
pouco menos de 7 mil seguidores no Instagram. Para melhor visualização:

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 Instagram da Autora Instagram da GLM

39. Ainda nesse sentido, o fato da Ré GLM ter suas atividades restritas ao município de
Fortaleza/CE, enquanto a Autora, embora tenha sede em Salvador/BA, possui
atuação em todo o país impossibilita a confusão do público consumidor, de
acordo com o princípio da territorialidade, amplamente reconhecido pela
jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada

com abstenção de uso de marca – Sentença de improcedência – Insurgência do
autor. Conflito entre marca e título de estabelecimento – Análise à luz do critério da
antiguidade e dos princípios da especialidade e territorialidade – Precedente do
Superior Tribunal de Justiça – Utilização do nome fantasia pela apelada que
antecede a concessão do registro marcário à apelante – Atuação das partes em
praças mercadológicas que não se confundem, localizadas em estados da
Federação distintos, a 640 quilômetros de distância – Ausência de riscos de confusão
do consumidor e desvio de clientela – Convivência pacífica no mercado há cerca
de três décadas – Precedente desta Colenda Câmara Reservada de Direito
Empresarial. Honorários recursais não fixados – Patamar máximo já arbitrado perante
a origem – Inteligência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença
mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1022738-16.2020.8.26 .0114

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 Campinas, Relator.: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 24/07/2023, 1ª
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 24/07/2023)

40. A esta altura é preciso frisar que não se está aqui a dizer que uma marca é melhor
do que a outra, mas tão somente que cada uma conduz suas atividades
empresariais de modo distinto, sequer concorrendo entre si pela mesma fatia de
mercado.

41. O público-alvo de cada empresa também é distinto. Enquanto a Autora oferta

produtos voltados a homens e mulheres que praticam esportes e frequentam
academias, a Ré dirige-se primordialmente ao público masculino em geral,
interessado em roupas para uso cotidiano.

42. Ademais, o grau de atenção normalmente empregado pelo consumidor na

aquisição dos produtos em questão é elevado, circunstância que afasta, por si só,
a possibilidade de confusão entre as marcas. Diferentemente do que ocorre com
produtos padronizados e de baixa distintividade, como as chamadas
“commodities”, cujas características são essencialmente uniformes e cuja
aquisição tende a se basear no preço ou na disponibilidade, o vestuário
comercializado pelas partes possui alto grau de personalização e apelo estético.

43. A escolha desse tipo de produto envolve preferências individuais relacionadas a

estilo, cor, corte, modelagem e identidade de marca, o que naturalmente leva o
consumidor a avaliar com maior cuidado as opções disponíveis no mercado.
Trata-se, portanto, de uma decisão de compra guiada pela busca de um item
que melhor se adeque ao perfil pessoal e às expectativas estéticas do comprador,
reduzindo de forma significativa qualquer risco de associação indevida entre as
marcas.

44. Quanto à origem habitual, verifica-se que a Autora se apresenta como uma
empresa profissionalizada, estruturada em torno de operações digitais, valendo-
se de sua expressiva presença nas mídias sociais para alcançar consumidores. Sua
capacidade de penetração mercadológica não depende de vendedores
individuais, mas da consistência de sua comunicação e do marketing digital,
apoiada na atuação de influenciadores de destaque no segmento fitness,
contando com os mais prestigiados influenciadores do segmento.

45. A Ré, por sua vez, insere-se em uma realidade empresarial distinta. Trata-se de
uma loja de atuação essencialmente local, cuja expansão depende de

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 vendedores, eventos e pontos de venda físicos. Sua estrutura está atrelada a
práticas tradicionais de comercialização.

46. Por fim, embora não seja apontado formalmente pelo INPI como um critério de
avaliação, a jurisprudência reconhece que o tempo de convivência entre as
marcas se mostra relevante, eis que comprova a possibilidade de convivência
pacífica sem confusão do público consumidor. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO MANEJADO SOBRE A ÉGIDE

DO NCPC. AÇÃO INIBITÓRIA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE MARCA. IMITAÇÃO DE TRADE
DRESS. CONCORRÊNCIA DE DESLEAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INEDITISMO,
CONFUSÃO AO CONSUMIDOR OU DESVIO DE CLIENTELA. RECONHECIMENTO PELO
TRIBUNAL CARIOCA. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7, STJ.
SUPRESSIO. PERDA DO DIREITO DE APROPRIAR-SE DA ROUPAGEM, POR CARÊNCIA DE
ÂNIMUS. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA ENTRE AS MARCAS, HÁ MAIS DE QUARENTA
ANOS. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, NCPC.
1. Recurso interposto na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do
Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Para a caracterização da
infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais
e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das
marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca
anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes. 3. A doutrina criou
parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9 .279/96 ao caso concreto,
listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau
de distintividade intrínseca delas; b) grau de semelhança entre elas; c) legitimidade
e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência delas no mercado; e) espécie
dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e g) diluição. (...) (STJ -
REsp: 1726804 RJ 2018/0018687-8, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022)

47. No caso, ambas as marcas submeteram o pedido de registro ao INPI em 2019,

sendo seguro afirmar que ambas convivem de forma pacífica há, no mínimo, seis
anos.

48. Desse modo, vê-se a análise das empresas e dos produtos por elas ofertados
revela que elas possuem baixa afinidade mercadológica, impossibilitando a
confusão entre as marcas utilizadas por cada uma, que podem coexistir de forma
harmônica no mercado.

III. DA TUTELA DE URGÊNCIA

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49. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível requerer a
antecipação dos efeitos da sentença por meio da tutela de urgência quando
estejam presentes, concomitantemente, o perigo de dano e a probabilidade do
direito. Nesse sentido:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.

50. A probabilidade do direito está evidenciada tanto pelo fato de que as marcas em
questão são visivelmente distintas, possuindo elementos figurativos, conceituais e
estilísticos próprios, quanto em razão de ambas conviverem de forma pacífica no
mercado há anos, sem registro de confusão do público consumidor.

51. Quanto ao perigo de dano, sua presença é inconteste, na medida que a Autora
possui atuação exclusivamente virtual, utilizando como principal canal de vendas
sua plataforma online e redes sociais. Caso seja impedida de usar a marca
“ALPHA CO” e compelida a retirar o referido termo de seu domínio eletrônico
([Link]), restará completamente inviabilizada a forma de acesso de
seu público consumidor, que não terá meios de localizá-la no mercado digital,
ocasionando prejuízos irreversíveis em sua atividade empresarial.

52. Para comprovar o risco efetivo, cumpre destacar que, entre os dias 23 e 25 de
julho deste ano, o Google suspendeu temporariamente os anúncios da Autora por
verificar que seu pedido de registro de marca foi indeferido, o que gerou uma
baixa significativa de acessos e, consequentemente, de vendas através do site
(Doc. 06). Embora os anúncios tenham sido reativados após contato com o
Google, como o pedido de registro de marca da Autora permanece indeferido,
é bem provável que tal medida possa ocorrer novamente, inclusive em outros
meios digitais, como redes sociais e marketplaces.

53. Dessa forma, considerando o preenchimento dos requisitos necessários, é

imprescindível que seja deferida a medida liminar para que seja assegurado à
Autora o direito de continuar utilizando a marca até o julgamento definitivo da
demanda. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda de forma diversa,
que ao menos seja garantida a manutenção do domínio eletrônico da Autora
([Link]), preservando-se a identidade virtual de sua atividade até a
resolução final da lide.

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IV. PEDIDOS

54. Ante todo o exposto, requer-se:

a) o deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA inaudita altera parte para

assegurado à Autora o direito de continuar utilizando a marca até o
julgamento definitivo da demanda; ou

b) subsidiariamente, que seja deferida a tutela de urgência para garantir

a manutenção do domínio eletrônico da Autora ([Link]) até a
resolução final da lide;

b) a citação das Requeridas para, querendo, apresentar contestação, sob

pena de aplicação dos efeitos da revelia;

d) no mérito, que seja reconhecida inteiramente procedente a presente

demanda para anular os atos que indeferiram os pedidos de registro nº
917666852 e 917666909, ordenando que o INPI proceda ao deferimento dos
pedidos de registro; e

e) Dispensa-se a audiência de conciliação.

55. Por fim, solicita que todas as intimações do presente caso sejam procedidas em
nome do advogado RAFAEL SALDANHA PESSOA, inscrito na OAB/CE 23.951, com
endereço profissional na Av. Desembargador Moreira, 760, Salas 1104/1107,
Meireles, Fortaleza-CE, CEP: 60170-000, sob pena de nulidade, nos termos do artigo
272, § 5º do CPC/15.

56. Dá-se à presente causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para todos os fins legais.

57. Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
incluindo produção de prova documental, pericial, testemunhal, inspeção
judicial, depoimento pessoal, dentro outros.

Termos em que, respeitosamente, pede e espera deferimento.

Fortaleza-CE, 6 de outubro de 2025.

25

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 Rafael Saldanha Pessoa Bruno de Sousa Coelho
OAB/CE nº 23.951 OAB/CE nº 30.725

Yann Cavalcante Purvis João Pedro Mota Bezerra

OAB/CE nº 35.987 OAB/CE nº 40.820

João Davi Teixeira Avelino

OAB/CE nº 55.479

ANEXOS
Doc. 1.1 – Contrato Social
Doc. 1.2 – Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral
Doc. 2.1 – Procuração
Doc. 2.2 – Substabelecimento
Doc. 3.1 – Pedido de registro da marca da Autora - Processo nº 917666852
Doc. 3.1 – Pedido de registro da marca da Autora - Processo nº 917666909
Doc. 4.1 – Pedido de registro da marca da GLM - Processo nº 917530667
Doc. 4.2 – Pedido de registro da marca da GLM - Processo nº 917541960
Doc. 5.1 – Cópia Decisão - AlphaCo - processo classe 25
Doc. 5.2 – Cópia Decisão - AlphaCo. - processo classe 35
Doc. 6 – Baixa de acessos no google Ads

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EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 04ª VARA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
CEARÁ – JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA 5ª REGIÃO

Vivere honeste, alterum non laedere, suum cuique

tribuere (“viver honestamente, não lesar a
outrem, dar a cada um o que é seu”) [in
Digesto; Ulpiano. Jurisconsulto romano
sobre os preceitos do Direito]

Processo nº 0059452-35.2025.4.05.8100
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Tutela de Urgência
Requerente: Alpha Co Comércio e Indústria de Artigos de Vestuário Ltda.
Requeridos: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e
GLM Indústria e Comércio de Confecção Ltda.

GLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA, pessoa

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº , sediada à rua Castro
e Silva nº 503, Estação Fashion / Setor Laranja (rua F/Unidade 19), bairro
Centro, CEP 60.010-030, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, por meio
seu procurador legal ao final assinado, vem à presença de V. Exa. para
apresentar MANIFESTAÇÃO contra Pedido de Antecipação de

Tutela pelas razões a seguir expostas:

I – Considerações Iniciais

01. Cabe desde já ressalvarmos, MM, que o mérito em si da

actio será devidamente abordado em suas minúcias na peça de
contestação, cujo prazo ainda encontra-se aberto. A parte ora
demandada irá, aqui, focar tão somente no pedido de tutela trazido pela
Autora na presente fase do processo.

II – Breve Síntese Fática

02.1. A litigante busca por providência judicial de emergência

sob alegativas segundo as quais ela deteria direito a obter guarida na
presente instância devido ao fato de operar desde a sua constituição, há
anos, com o signo comercial “ALPHA CO” em segmento de mercado
distinto do empreendido pela manifestante, muito embora ela nunca tenha
obtido registro da aludida marca, mas sim a Ré GLM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA.

02.2. Expôs, ainda, que os signos de tipologia mista

contrapostos não se confundiriam, razão por que o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) haveria se equivocado ao indeferir os seguintes
pedidos de registro depositados pela Autora:

 Proc. INPI 917666852 NCL 25 (Roupa para ginástica; Vestuário; Vestuário

confeccionado; Camisetas regata para a prática de esportes; Camisas desportivas; Bermuda
para prática de esporte; Calçado esportivo)

 Proc. INPI 917666909 NCL 35 (Comércio (através de qualquer meio) de

artigos do vestuário - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário -
[Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário)
 02.3. A Ré manifestante, por sua vez, possui regularmente os
seguintes registros já deferidos pela autoridade competente por lei a
executar os respectivos exames de mérito, quando se trata de aferir ou
não riscos de colidência marcária, afora outras hipóteses para as quais a
legislação impõe restrições para a concessão final de um novo signo
comercial:

 Reg.917530667 NCL 35 (validade: 05/04/2032)

[Comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; Comércio (através de qualquer meio) de roupas]

 Reg.917541960 NCL 25 (validade: 30/06/2030)

[Artigos de malha [vestuário]; Bermudas; Camisas;
Camisetas; Casacos [jaquetas]; Combinações [vestuário];
Gravatas; Camisas de manga curta; Jérseis [vestuário];
Malhas [vestuário]; Meias; Trajes; Vestuário *; Camisas
desportivas; Calças compridas]

III – Da Improcedência do Pedido de Tutela Urgente

 Má-fé da Requerente Autora
 Não configuração do fumus boni juris

03.1. Exa., é com pesar que denunciaremos a má-fé da qual

se imbuiu a Autora quando provocou a presente instância federal judicante,
não litigando, assim, com lisura nos autos. Cientes da gravidade dessa
acusação, exporemos a seguir, ponto por ponto, trazendo a lume o
malfeito processual cometido por ela, para que não restem dúvidas acerca
da denúncia.
“Museu de Novidades”
Repetição da causa petendi

03.2. Antes de tudo, MM, importa chamarmos primeiro a vossa

atenção para o fato de que a litigante não é neófita na querela
envolvendo a Ré e o INPI. Ela tentou em 2023 anular perante a 10ª Vara
Federal local os registros licitamente obtidos pela GLM, argumentando ser a
real detentora do direito à marca “Alpha Co”, pois seria a pioneira no uso,
apesar de não ter solicitado o registro antes da Ré (alegando para tanto
suposto direito excepcional de precedência, o qual não logrou êxito
provar).

03.3. Foi, então, nos autos do proc. 0817688-07.2023.4.05.8100

que a Autora sucumbiu in totum quanto às suas reivindicações, findando
essas plenamente rejeitadas não só pelo juízo monocrático, em sentença,
mas já também pelo colegiado da 1ª Turma do TRF-5 através de Acórdão,
contra o qual a insurgente opôs embargos declaratórios, já também
rejeitados (vide doc. anexos). O suposto direito de precedência não fora,
portanto, reconhecido, e a colidência marcária permaneceu constatada,
proibindo-se o pedido de registro da Autora dada a negativa da
possibilidade de coexistência entre os signos.

03.4. É pari passu àquela contenda que se dá a presente

questão, Exa. A parte Autora, pelo visto, tem agora procurado manipular
outra sorte de tese no intuito de atingir a qualquer custo o velho propósito
nuclear: obter registro de marca reproduzindo elemento nominativo
idêntico ao da marca alheia – “ALPHA Co.” para atividade comercial afim;
porém, enviesando os argumentos da vez para ilustrar, aqui, uma “nova”
 causa (defendendo não mais o direito de precedência – o qual impunha,
todavia, a premissa da impossibilidade de deferimento da marca mais
nova, posto que colidiam os signos então comparados), mas o de
coexistência ou convivência marcária dos mesmos signos opostos outra vez.

Do Nanismo da Inverdade

03.5. Cingindo-nos às razões expostas na Inicial, mormente

quanto ao pedido de tutela de emergência, URGE ALERTAR: a Autora afirmou
já ao início da peça exordial que vem utilizando o nominativo “ALPHA CO”
desde o início de suas atividades. NÃO É VERDADE! Tudo começou com o
signo “MUNDO ALPHA” 1 – inclusive importa aqui atentarmos para o fato de
que a titularidade dos respectivos pedidos indeferidos pelo INPI recai de
fato sobre um dos sócios da empresa demandante, e não a ela própria.
Vejamos:

1
“A empresa iniciou suas atividades em 08/05/2017 e seu prazo de duração é indeterminado [...]”. Excerto da
Cláusula Terceira. Ato Constitutivo de Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Ltda. – vide
doc. anexo
 03.6. Tratando do polo ativo da presente ação, quem
começou o empreendimento em tal seara de vestuário foi STEPHAN
NICHOLAS LEITZ ME – somente anos depois é que seria transformada em
Alpha Co Comércio e Indústria de Artigos de Vestuário Ltda –, cuja primeira
marca foi “MUNDO ALPHA”, e não “ALPHA CO”! Vejamos:

Fac Simile dos protocolos de pedido de registro

(docs. anexos)
 Versão impressa do comprovante de inscrição expedido pelo Ministério da Fazenda,
apresentado em 2019 ao INPI pela titular/autora da ação no protocolo 850190209408
(pedido de registro da marca mista MUNDO ALPHA, de 05/07/2019 – vide doc. anexo).

03.7. A denominação original desse mesmo titular permanece

presente nos pedidos tardios para a última composição marcária,
indeferida pelo INPI:
 03.8. Os depósitos de pedido de registro marcário acima são
exatamente os mesmos que agora tenta a Autora reabilitar com a reforma
das respectivas decisões de indeferimento via nulidade dos atos
administrativos executados pelo INPI.

AUSÊNCIA DO FUMUS BONI JURIS

03.9. Por ocasião da ação de nulidade contra os registros da

ora Ré manifestante proposta há dois anos, a Autora foi derrotada não só
na primeira instância como também na segunda (não sem antes sucumbir
igualmente na primeira e na segunda instâncias administrativas – em sede
de INPI). O Acórdão/1ª Turma TRF-5, por sinal, foi unânime ao não acolher a
apelação da litigante contumaz:

EMENTA
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE
MARCA. ALEGAÇÃO DE DIREITO DE PRECEDÊNCIA. PRINCÍPIO DO "FIRST TO
FILE". IMPOSSIBILIDADE. USO ANTERIOR NÃO COMPROVADO POR MEIO DE
NOTAS FISCAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 124, I, DA LPI. ELEMENTO
FIGURATIVO CONSIDERADO SECUNDÁRIO PELO INPI. ATO ADMINISTRATIVO
REGULAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta
por Alpha Co Comércio e Indústria de Artigos de Vestuário Ltda. contra
sentença que julgou improcedente pedido de nulidade judicial dos registros
marcários nºs 917530667 e 917541960, relativos à marca "ALPHA CO.", de
titularidade da empresa GLM Indústria e Comércio de Confecção Ltda.,
deferidos pelo INPI. A autora sustenta direito de precedência no uso da marca,
 com base nos arts. 124, I e XIX, 129, §1º, e 165 da LPI, requerendo a declaração de
nulidade dos registros. 2. O sistema jurídico brasileiro adota o princípio atributivo
do registro (first to file), segundo o qual o direito à marca se adquire com o
deferimento do pedido junto ao INPI, nos termos do art. 129, caput, da LPI, sendo
a exceção prevista no §1º, condicionada à comprovação do uso anterior de boa-fé
por mais de seis meses. 3. A APELANTE NÃO APRESENTOU PROVA SUFICIENTE
DA UTILIZAÇÃO COMERCIAL DA MARCA "ALPHA CO." em período anterior a
seis meses do depósito efetuado pela ré em 14/06/2019, especialmente pela
ausência de notas fiscais datadas anteriores a 14/12/2018, que pudessem
robustecer os elementos comprobatórios apresentados (prints de redes sociais e
catálogos). 4. Ainda, a alegação de nulidade do registro com base na utilização da
bandeira da Itália como elemento figurativo é afastada, pois o INPI considerou tal
elemento secundário e não ofensivo ao art. 124, I, da LPI, SENDO INCABÍVEL A
REVISÃO JUDICIAL DE MÉRITO ADMINISTRATIVO SEM EVIDÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE OU DESVIO DE FINALIDADE. 5. SALIENTA-SE QUE O
ATO ADMINISTRATIVO TEM FÉ PÚBLICA E GOZA DE PRESUNÇÃO DE
LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. SOMENTE EM SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS, DESDE QUE HAJA PROVA ROBUSTA, É QUE SE PODERIA
AUTORIZAR O AFASTAMENTO DA JUSTIFICATIVA DO INTERESSE PÚBLICO À
SUA DESCONSTITUIÇÃO, o que não se verifica na espécie. Precedente:
Apelação/Remessa Necessária 08001568120184058201, Desembargador Federal
Frederico Wildson da Silva Dantas (Conv.), 4ª Turma, julgado em 09/02/2021. (...)
(PROCESSO: 08094235520194058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR
FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA, 4ª TURMA, JULGAMENTO:
14/09/2021). 6. De toda sorte, obiter dictum, importa ressaltar que, conforme
remansosa jurisprudência do STJ, "marcas fracas ou evocativas, que constituem
expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva
atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com
outras semelhantes". Precedentes nesse sentido: STJ, REsp 1582179/PR, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/08/2016, DJe 19/08/2016; AgInt no AREsp 1062073/RJ, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTATURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018.
Assim, para uma marca possuir exclusividade plena, deve se destacar de
expressões e conceitos do domínio comum, sendo inviável conceder a alguém a
propriedade privada e exclusiva sobre termos usados comumente pelas pessoas
quando tratam daquele objeto ou serviço. Julgamentos recentes desta Corte
Regional nessa direção, mutatis mutandis: PROCESSO: 08013494520244058000,
APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA,
1ª TURMA, JULGAMENTO: 31/10/2024, PROCESSO: 08008874820214058500,
APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO
MOREIRA, 3ªTURMA, JULGAMENTO: 23/06/2022. 7. INEXISTINDO PROVA DO
USO ANTERIOR SUFICIENTE E NÃO SE CONSTATANDO ILEGALIDADE NA
ATUAÇÃO DO INPI, INEXISTE FUNDAMENTO PARA A ANULAÇÃO JUDICIAL
DOS REGISTROS IMPUGNADOS. 8. Recurso desprovido. ACÓRDÃO. Decide a
Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade,
negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator e notas
taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado.2

2
PROCESSO Nº: 0817688-07.2023.4.05.8100 - APELAÇÃO CÍVEL (TRF5)
 03.10. O INPI, autoridade técnica na matéria, manteve sua
posição ratificando naqueles autos o entendimento correto sobre a
impossibilidade de deferir o pedido de registro da litigante para a
composição “ALPHA CO”, pois essa combinação de elementos nominativos
colide com a que já é de exclusividade prévia da Ré, não sendo verídica a
afirmação de que a Autora fosse a pioneira no uso comercial de “ALPHA
CO” (grifos nossos):

“[...] Durante o prazo legal, os pedidos receberam oposição por parte da Autora, com
alegação relativa ao Direito de Precedência (Art. 129 §1º da LPI). O pedido de marca
917.541.960 [ ] foi deferido em publicação na RPI nº 2571 de 14/04/2020
com os seguintes esclarecimentos: Oposição interposta tempestivamente por
STEPHAN NICHOLAS LEITZ ME; com base no art. 124, inc. V (art. 8º da CUP), XIX e
XXIII, e art. 129, §1º, da LPI; concorrência desleal, código de defesa do consumidor e
dispositivos constitucionais. A Oposta manifestou-se tempestivamente nos autos do
processo. A alegação baseada no inc. V do art. 124 da LPI (art. 8º da CUP) é
improcedente. Não foram apresentadas provas competentes do registro do nome
empresarial em data anterior ao depósito da marca da Oposta. A alegação baseada
no inc. XXIII do art. 124 da LPI é improcedente. A Opoente não forneceu provas
competentes de que a Oposta não poderia desconhecê-la ou a sua marca. A alegação
baseada no §1º do art. 129 da LPI é improcedente. ao INPI em data anterior à deste
pedido. A OPOENTE NÃO SE CONFIGURA COMO USUÁRIO ANTERIOR DE BOA-FÉ,
UMA VEZ QUE JÁ POSSUÍA O DEPÓSITO DE SEU PEDIDO JUNTO AO INPI EM DATA
ANTERIOR À DESTE PEDIDO [ALPHA CLOTHING e MUNDO ALPHA]. A alegação
baseada no inc. XIX do art. 124 da LPI é improcedente. A anterioridade 912763647, de
titularidade da opoente, não apresenta óbice ao deferimento do pedido, pois se
encontra na situação "Pedido definitivamente arquivado". OS DEMAIS PEDIDOS DA
OPOENTE APRESENTAM DATA POSTERIOR AO DEPÓSITO DO PEDIDO EM EXAME.
A busca apontou a convivência de sinais de diferentes titulares constituídos pelos
termos Alpha e Alfa, ainda que associados a elementos não distintivos, tais como:
"Alphasports", "Alpha industries" e "AlphaPrime". Dessa forma, identifica-se a
possibilidade de convivência do sinal em exame com as anterioridades apontadas na
busca. Cumpre destacar que o elemento figurativo que apresenta semelhança com as
cores da bandeira da Itália foi considerado secundário no sinal em exame, não sendo
identificada a alusão direta à bandeira do país. Estando ausente qualquer impedimento
legal, defere-se o pedido [...]”3

03.11. Como já afirmado, após os deferimentos dos pedidos

de registro depositados pela Ré manifestante junto ao INPI, e concedidos os
respectivos certificados, a Autora ainda tentou anular administrativamente a
marca “ALPHA Co.” daquela, no que findou também sem sucesso. Como
3
Proc. 0817688-07.2023.4.05.8100 / 10ª Vara Federal de Fortaleza. Vide doc. anexo.
relatou bem o próprio INPI nos autos da ação 0817688-07.2023.4.05.8100,
que tramitou na 10ª VF de Fortaleza (vide doc. anexo):

“[...] As alegações pautadas no artigo 124, XIX, da LPI não merecem

prosperar pelos seguintes motivos: - As anterioridades nº.
917666755 [MUNDO ALPHA]; nº. 917666801 [MUNDO ALPHA];
nº. 917666852 [ALPHA CO] e, nº. 917666909 [ALPHA CO] foram
depositadas em data posterior a data de depósito do registro sob
exame (17/06/2019); - A anterioridade nº. 912512873 [ALPHA
CLOTHING] foi indeferida sem interposição de Recurso e, a
anterioridade nº. 912763647 [MUNDO ALPHA] foi definitivamente
arquivada. Não foram apresentados elementos probatórios aptos a
consubstanciarem a aplicabilidade do art. 124, XXIII, da LPI. As
alegações relativas ao parágrafo 1º. do artigo 129 da LPI são
improcedentes, uma vez que são considerados utentes de boa-fé
somente os usuários anteriores que nunca vieram ao INPI para
registrar o sinal em disputa, conforme dispõe a Nota CPAPD nº
02/2015. Não é o que ocorre no caso em cotejo, haja vista que a
opoente já buscou proteção através do pedido nº. 912763647,
que foi definitivamente arquivado. Pelo exposto, opinamos pelo
conhecimento do processo administrativo de nulidade, negando-lhe
provimento em seu mérito para que seja proferida decisão nos
seguintes termos: MANTIDO O REGISTRO DE MARCA.”

03.12. Sendo assim, MM, a maliciosa e teimosa aventura

jurídica da Autora já delineia um itinerário longo e bastante claro a respeito
da ausência de direito (como também de boa-fé) dela em pleitear o signo
“Alpha Co” e suas variantes, desmentindo por completo a tese de que
haveria em seu favor um indício mínimo que fosse de direito sobre tal
marca – ainda utilizada clandestinamente por ela.

03.13. Atualmente o histórico processual mal sucedido da

Autora (no tocante a colidências com “ALPHA Co”, da Ré, como de outros
termos eventualmente colidentes, mas pertencentes a terceiros) é este,
portanto:
 INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

 Proc. INPI 912512873 (ALPHA CLOTHING)/nominativa: INDEFERIDO

Depósito do Pedido (30/03/2017)
Publicação (18/04/2017)
Notificação de oposição (22/08/2017)
Indeferimento (28/08/2018) / sem interposição de recurso

 Proc. INPI 912763647 (MUNDO ALPHA)/nominativa: arquivado

Depósito do Pedido (23/05/2017)
Publicação (06/06/2017)
Deferimento (28/08/2018)
Arquivamento (16/04/2019) / por falta de pagamento da concessão

 Proc. INPI 917666852 (ALPHA CO)/mista: INDEFERIDO

Depósito do Pedido (05/07/2019)
Publicação (13/08/2019)
Notificação de Oposição (17/12/2019)
Sobrestamento (05/05/2020)
Indeferimento (30/06/2020)
Notificação de Recurso (01/12/2020)
Notificação de Procedimento Judicial (06/02/2024)/Proc. 0817688-07.2023.4.05.8100 /
10ª Vara Federal /CE

 Proc. INPI 917666909 (ALPHA CO)/mista: INDEFERIDO

Depósito do Pedido (05/07/2019)
Publicação (13/08/2019)
Notificação de Oposição (17/12/2019)
Sobrestamento (05/05/2020)
Indeferimento (30/06/2020)
Notificação de Recurso (01/12/2020)
Notificação de Procedimento Judicial (06/02/2024)/Proc. 0817688-07.2023.4.05.8100 /
10ª Vara Federal /CE
 INSTÂNCIA JUDICIAL
Tribunal Regional da 5ª Região

 Proc. 0817688-07.2023.4.05.8100 / 10ª Vara Federal de Fortaleza

Ação de Nulidade de Registro de Marca “ALPHA Co.”
Protocolo (18/10/2023)
Contestação INPI (20/11/2023): Parecer favorável à Ré GLM
Contestação GLM (26/02/2024)
Réplica (08/04/2024)
Sentença (21/11/2024): julgado improcedente o pedido da Autora
Embargos Declaratórios (29/11/2024)
Contrarrazões (12/12/2024)
Decisão (06/02/2025): não provido o recurso

APELAÇÃO
1ª Turma TRF-5
Protocolo (21/03/2025)
Contrarrazões (14/04/2025)
Acórdão (18/07/2025): não provido o recurso
Embargos declaratórios (04/08/2025)
Contrarrazões do INPI (06/08/2025)
Contrarrazões da Ré (21/008/2025)
Acórdão (08/10/2025): embargos rejeitados

03.14. MM, tendo em vista apenas a exposição já feita até

esta lauda, é pertinente perguntarmos: DIANTE DE TANTOS REVEZES SOFRIDOS,
seja administrativamente quanto judicialmente, como conceber ou crer na
hipótese trazida pela Autora de que ainda haveria a configuração de um
fumus boni juris em favor da sua causa?

03.15. O mero fato de ela vir crescendo no mercado

ostentando o nominativo “ALPHA CO” mais depõe contra si do que
enaltece sua “ética” empresarial. Isso porque o empreendedorismo
engendrado pela Autora poderia muito bem estar ocorrendo mediante o
uso lícito da marca “MUNDO ALPHA”, já concedida a ela pelo INPI sem
qualquer objeção por parte da Ré:

03.16. Além desses signos comerciais, há outros pertencentes

à litigante, como estes:
DO GRAMADO VICINAL

03.17. É nítida, MM, a insistência desleal da Autora por usar o

nominativo pertencente exclusivamente à Ré, in casu, “ALPHA Co.”,
quando a própria litigante dispõe de uma variedade razoável de marcas já
registradas em seu nome.

03.18. Mas do que adianta, não é mesmo, fazer uso do que se

tem – MUNDO ALPHA®; ALPHACOMPANY® ou ® – se a volúpia da
Autora recai sobre uma marca a qual não lhe pertence (ALPHA Co.®)? A
grama do vizinho é sempre a mais verde...

DA IMPOSSIBLIDADE DE
COEXISTÊNCIA MARCÁRIA
Registro com Validade Nacional
 03.19. Exa, os julgados citados pela Autora só corroboram com
o que afirmaremos a seguir: não é possível coexistirem os signos em
julgamento, pois, ao contrário dos exemplos ilustrados pela litigante (onde
constavam similitudes nominativas – não igualdade – entre as marcas ali
citadas4), na presente questão as marcas opostas apresentam tal qual a
mesma expressão nominativa para atividades insertas no mesmo nicho
mercadológico, o de vestuário!

versus

Marca clandestina

03.20. Despiciendo, nessa fase, estendermo-nos sobre os

plenos efeitos jurídicos do certificado de registro marcário, bastando aqui
lembrarmos ao magistrado que a concessão em prol da Ré sobre ALPHA
CO® aplica-se a todo o território brasileiro (o princípio da territorialidade

4
Duo Gastronomia vs Duo Lounge vs Duo Donuts; Sketch vs Sketchers
arguido pela Autora não é o mesmo aplicável no direito de marcas – ali, na
Inicial, ela tratou do que se pratica no direito empresarial, mormente ao
instituto jurídico do nome de empresa).

03.21. A propósito, abordando a questão do nome

empresarial, nem mesmo esse viés se aplica à situação da Autora (da
exceção do uso permissivo na localidade do exercício da atividade
comercial), pois está claro que o nome de empresa não foi sempre “ALPHA
CO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA”, só vindo a
adotá-lo após os sucessivos fracassos na instância administrativa em tentar
obter a marca respectiva – basta revermos quem depositou o pedido tardio
para “ALPHA CO”:

03.22. Ou seja, a mudança da razão social “STEPHAN

NICHOLAS LEITZ ME” para “ALPHA CO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS
DE VESTUÁRIO LTDA” mais evidencia a prática dolosa de uma manobra
torpe para dar a entender fosse desde sempre “ALPHA CO” uma expressão
presente na história empresarial da autora; e que, se colidência marcária
houver e for incontornável, na pior das hipóteses (ainda em seu benefício)
“restaria” o permissivo legal de usar tal denominação ao menos na
localidade onde tem sede (e registro na respectiva junta comercial):
 03.23. Assim, MM, quem acessar hoje o site do Ministério da
Fazenda5 munido dos dados de CNPJ da Autora acreditará que a mesma
tem na sua denominação a expressão “ALPHA CO”, como também o
nome de fantasia homônimo, desde a sua constituição, o que não é
verdade.

03.24. A Autora, portanto, tenta ludibriar o juízo federal já na

fase pré-libatória. Imagine, V. Exa., o que pode vos aguardar na fase de
instrução.

03.25. Oportuno advertir que embora a Autora opere no

comércio oferecendo vestimentas na linha esportiva, tal segmento não se
encontra omitido no rol de atividades elegidas pela Ré ao registrar ALPHA
Co. perante o INPI.

03.26. Suas marcas (da Ré)), por direito, contemplam também

tal vertente do mercado e, ainda que não o fosse assim, pela própria
natureza do certificado (federal, de vigência ampla e irrestrita no território
brasileiro) isso já estaria assegurado, pois a palavra “vestuário” no rol das
especificações abrange, não exclui:

5
[Link]
IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS

04.1. MM, é mais que plausível e evidente a inexistência de

provável direito a favor da Autora para justificar o deferimento de tutela
emergencial nesta lide. Suas incursões anteriores, com resultados inócuos,
pífios (todos eles), tanto na esfera administrativa como também na judicial,
já afastam qualquer indício ou “sinal de fumaça” do bom direito em prol da
causa forjada nos autos.

04.2. Decorrente da lógica acima, provamos já neste

momento a má-fé com que age no processo a parte adversária, mentindo
literalmente ab ovo sobre os fatos numa explícita, e reprovável, tentativa vil
de levar o magistrado a erro acerca de qual lado deverá pender a balança
da justiça no caso, como se fosse a pioneira ou vetusta usuária sobre a
marca ALPHA CO.

04.3. No mesmo passo, além de ilustrar falsos indícios de direito

a favor dela, a Autora também busca se valer da própria torpeza (diga-se,
da irresponsabilidade ou imprudência com que vem agindo, cônscia de
que jamais possuiu até hoje direitos industriais sobre a marca alheia “ALPHA
CO”), para sensibilizar este juízo no tocante ao periculum in mora, como se
o risco de prejuízos financeiros ao amanhecer do dia, vendo-se impedida
de ostentar a marca falsa, enganosa, “ALPHA CO”, fosse algo a ser evitado
por esta Corte.
 04.4. O único perigo (de afronta a direitos e risco na demora
do socorro) que paira na ação é o de seguir vituperado o direito de
exclusividade garantido por lei, e reconhecido oficialmente com a
expedição dos certificados pelo INPI, em favor da Ré GLM. Dar a tutela
requerida seria o mesmo que negar efeito ao registro aferido pela autarquia
competente.

04.5. Qualquer sorte de dano pecuniário a sofrer nos próximos

dias a Autora, isso se dará única e exclusivamente por culpa dela própria, e
não cabe, nem é justo, ao poder judiciário relevar tal hipótese para
eventual concessão de tutela.

04.6. Desde o primeiro indeferimento sofrido a Autora vem

tendo oportunidade de repensar suas estratégias comerciais. Levar a ferro e
fogo o propósito nefasto (de plagiar comercialmente marca de terceiros),
mesmo desguarnecida de qualquer provimento oficial a seu favor na
disputa pelo nome “ALPHA CO”, só releva ou acentua o dolo da mesma em
continuadamente infringir a lei, desrespeitando o direito alheio sobre a
exclusividade no uso da marca ambicionada.

DA IMPORTÂNCIA DE PRESTIGIAR
A ATUAÇÃO TÉCNICA DO INPI

04.7. Exa, ao INPI incumbe a verificação da possibilidade de

convivência entre direitos, consubstanciados exclusivamente nos conjuntos
marcários cujos registros foram requeridos perante ao Instituto, e por ele
concedidos. A entidade dispõe inclusive de Manual editado, e
disponibilizado ao público, onde expõe os critérios técnicos adotados nos
 exames de mérito com vistas a prevenir colidências indesejadas entre as
marcas.

04.8. Tratando da análise de marcas mistas, opostas entre si, a

autoridade na matéria assim explica:

“[...] Deve ser dito também que o Instituto, na análise do risco de

confusão ou associação entre marcas, NÃO LEVA EM CONSIDERAÇÃO A
DISTÂNCIA OU PROXIMIDADE GEOGRÁFICA entre as sedes das
empresas titulares das marcas conflitantes, ou ainda o âmbito
territorial de circulação dos produtos ou serviços. Trata-se de
entendimento decorrente do PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE DAS
MARCAS: ao titular do registro é assegurado o uso exclusivo do
sinal EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL (art. 129 da LPI). Esta é,
com efeito, a extensão do direito pleiteado pela Autora e também do
direito decorrente dos registros anteriores. [...] Não é necessário que
a confusão efetivamente se dê, basta a possibilidade, a qual
entende-se existir sempre que as diferenças não se percebam sem
minucioso exame e confrontação da marca legítima com a semelhante,
conforme destacou Affonso Celso, in Marcas industriaes e nome
commercial, Imprensa Nacional, 1888, pp. 55-56. Idêntico é o
entendimento de Clóvis Costa Rodrigues: “Bastará, tão só, existir
possibilidade de confusão, caracterizada pela dúvida, pela incerteza,
pela iminência de fraude.” v. Concorrência Desleal, Editorial Peixoto,
1945, pp. 135-136. (...) (BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a
metodologia de confrontação de marcas, in A Propriedade Intelectual
no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008)”6

04.9. Nesse sentido, há da melhor jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE

MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA.
PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
IDÊNTICOS, SEMELHANTES OU AFINS. IMITAÇÃO OU REPRODUÇÃO DE
MARCA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA.
POTENCIALIDADE. TEORIA DA DISTÂNCIA. INAPLICABILIDADE À
HIPÓTESE CONCRETA. MARCA DO RECORRIDO QUE DEVE SER INVALIDADA.

6
Proc. 5011178-86.2025.4.03.6102 / 7ª VARA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO. Peça de contestação do INPI
(03/11/2025)
 ANUÊNCIA DO INPI. Ação ajuizada em 6/1/2014. Recurso especial
interposto em 3/5/2022. Autos conclusos à Relatora em 7/2/2024.O
propósito recursal consiste em (i) definir se houve negativa de
prestação jurisdicional e (ii) verificar a higidez do ato administrativo
que concedeu a marca DELINIA ao recorrido. Prejudicada a análise da
alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o
princípio da primazia da decisão de mérito. A Lei 9.279/96 contém
previsão específica que impede o registro de marca quando se
constatar a ocorrência de "reprodução ou imitação, no todo ou em
parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para
distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou
afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia"
(art. 124, XIX). Na espécie, a confrontação das marcas em litígio
(D'LINEA x DELINIA) revela a existência de alto grau de semelhança
gráfica e IDENTIDADE FONÉTICA ENTRE ELAS, de modo que, sendo
seus titulares sociedades empresárias que atuam no mesmo ramo
de atividades (comercialização de móveis e artigos correlatos), a
potencial confusão gerada no público consumidor, caso ambas
coexistam, é evidente. Para a tutela da marca, basta a
possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo
engano por parte de clientes ou consumidores específicos.
Precedentes. O próprio INPI manifestou-se nos autos em sentido
favorável ao reconhecimento da nulidade da marca do recorrido, uma
vez que, segundo apurado pela autarquia, a semelhança existente
entre as marcas é passível de causar confusão ou associação indevida.
A exceção enunciada pela teoria da distância não se aplica à
hipótese dos autos, haja vista que o grau de semelhança entre as
marcas objeto da controvérsia (D'LINEA e DELINIA) é, a toda
evidência, muito maior do que aquele que se percebe na
comparação entre estas e as expressões invocadas pelo acórdão
recorrido. Recurso especial provido.7

04.10. Ressalte-se que o aspecto fonético é fundamental no

exame marcário, como dispõe o Manual de Marcas do INPI8:

“A ocorrência de reprodução ou imitação fonética é um dos

fatores determinantes para caracterizar a colidência entre dois
conjuntos. Vale lembrar que as marcas, mesmo aquelas
de apresentação mista, são lembradas e mencionadas

7
STJ, REsp n.º 2120527/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, julgado em DJe de 19/4/2024.
8
Manual de Marcas INPI. 3ª edição/6ª revisão.
 frequentemente em sua forma verbal. Na comparação
fonética, são avaliadas as semelhanças e diferenças na
sequência de sílabas, na entonação das palavras e nos ritmos
das frases e expressões presentes nos sinais em cotejo.”

04.11. Por todas essas razões é que não cabe razão à Autora,
em sede de decisão liminar, arguir que o seu direito é provável de se
reconhecer ao final da ação, haja vista sua marca não registrada
reproduzir totalmente, plagiar, todos os elementos nominativos presentes no
signo comercial certificado da Ré, no caso, ALPHA CO, voltado ao
comércio de peças do vestuário, tal qual ela empreende também. O que
vem sendo confirmado reiteradas vezes não só pelo INPI como pelo poder
judiciário federal.

04.12. Daí impõe-se uma justa decisão por prestigiar as

decisões técnicas do INPI, as quais não têm negado, todavia, a adoção
isolada do vocábulo “ALPHA” – sim, um termo desgastado no segmento de
roupas (mas não a expressão “ALPHA CO.”) – para outras marcas novéis
(até para algumas da Autora – como “Mundo Alpha” e “AlphaCompany”);
só não o admitindo quanto à composição “ALPHA CO” por ser esta de
direito exclusivo da Ré, pessoa quem primeiro a requereu (princípio First to
File).

04.13. A tramitação de um pedido de registro marcário não é

célere, ainda mais em se tratando da lide em apreço, MM. A marca da Ré,
antes de vir a ser registrada pelo INPI, foi ao longo do trâmite de exame de
mérito alvejada pela Autora com medidas administrativas de Oposição,
Nulidade, afora as tentativas de judicialização prévias à actio atual.
 04.14. Uma vez, portanto, concluído o processo administrativo,
é esperado o respeito integral aos efeitos decorrentes de modo direto e
imediato do respectivo certificado expedido pela autoridade legal
responsável pela análise de viabilidade ou não do signo outrora solicitado a
registro.

04.15. Negar in casu sua plena eficácia (do registro, oponível

contra terceiros), se concedida a tutela reivindicada pela desleal Autora, é
esvaziar a fé pública própria do certificado de registro, que atesta a licitude
de todo um prévio processo de análise técnica e jurídica executado por
entidade competente para tanto (e inclusive deveras ratificado já pelo
poder judiciário federal – via sentença e acórdão mediante esses a marca
“ALPHA Co.” permanece exclusiva da Ré GLM):

“A presunção de legitimidade do título de propriedade

industrial [...]:
– é uma exigência inafastável para o próprio
funcionamento do Estado e a continuidade da atividade do
Poder Público, pois não se podem paralisar os efeitos de
um ato administrativo regularmente emitido em
decorrência de mera irresignação ou oposição de um
administrado;

– autoriza que se dê cumprimento imediato às

determinações e estipulações do ato administrativo,
enquanto não sobrevier sua desconstituição.”9

04.16. Enfatizando a importância de se manter, ainda que por

ora, a decisão da autarquia de registro, transcrevemos a lúcida exposição
sobre a excelência na matéria que detém o competente instituto:

9
In ABBOUD, Georges et alt. Direito Processual da Propriedade Industrial. São Paulo: Thomson Reuters Brasil.
Revista dos Tribunais, 2023. Pág. 59.
 “[...] tem o INPI, por força de lei, inegável parcela de
responsabilidade na execução das normas que regulam a
propriedade industrial, CABENDO-LHE O VEREDICTO, seja do
ponto de vista jurídico, social e econômico, acerca da
concessão ou não de privilégios de patente e registros de
desenho industrial e marcas, devendo zelar por sua correta
aplicação. [...] Não podemos olvidar, contudo, que os atos
dele emanados decorrem apenas e tão-somente de sujeição
ao ordenamento legal, como sói acontecer com os atos
administrativos em geral. A propósito, convém lembrar que a
função do INPI enquadra-se como modalidade de
intervenção estatal na administração de direitos
privados, realizada por órgão alheio ao Poder Judiciário.

[...] O INPI tem por finalidade principal executar, no

âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade
industrial, tendo em vista a sua função social, econômica,
jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à
conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de
convenções, tratados, convênios e acordos sobre
propriedade industrial. (art. 2º da Lei n. 5.648/1970).”10

V – DO PEDIDO

05. Diante de todo o exposto, requer a parte GLM Indústria e

Comércio de Confecção Ltda.:

A) Seja integralmente negada a tutela de urgência

pedida pela autora;

B) Seja dado prosseguimento ao feito judicial, segundo

rege a norma processual vigente, mantendo aberto o

10
In ROCHA, Fabiano de Bem da. Ações Anulatórias de Direitos da Propriedade Industrial e o INPI –
Litisconsorte ou Assistente? Revista da ABPI, n. 68, jan./fev, 2004, p. 25.
 prazo para a Ré ora manifestante juntar aos autos sua
peça de Contestação e requerer o que de direito for no
tempo devido.

Termos nos quais pede e espera Deferimento.

Fortaleza, 14 de novembro de 2024.

Fábio Barros
OAB-CE 15.543
EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 04ª VARA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
CEARÁ – JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA 5ª REGIÃO

Vivere honeste, alterum non laedere, suum cuique

tribuere (“viver honestamente, não lesar a
outrem, dar a cada um o que é seu”) [in
Digesto; Ulpiano. Jurisconsulto romano
sobre os preceitos do Direito]

Processo nº 0059452-35.2025.4.05.8100
Ação de Nulidade de Ato Administrativo
Requerente: Alpha Co Comércio e Indústria de Artigos de Vestuário Ltda.
Requeridos: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e
GLM Indústria e Comércio de Confecção Ltda.

GLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA, pessoa

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 17.820.017/0001-98,
sediada à rua Castro e Silva nº 503, Estação Fashion / Setor Laranja (rua
F/Unidade 19), bairro Centro, CEP 60.010-030, na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará, por meio seu procurador legal ao final assinado, vem à
presença de V. Exa. para apresentar CONTESTAÇÃO COM
RECONVENÇÃO pelas razões a seguir expostas:
 I – PRELIMINARMENTE

01. DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

Art. 337, III, Código de Processo Civil Brasileiro

01.1. Equívoco presente na Inicial e que demanda

saneamento recai sobre o valor atribuído pela autora à causa (R$ 1.000,00 –
mil reais). É despiciendo em pleno século XXI tecer aqui uma vasta
explicação acerca da importância monetária da propriedade intelectual,
mormente o quão relevante é uma marca comercial enquanto ativo
imaterial de uma empresa nos dias de hoje.

02.2. Por óbvio, a soma ora irrisória, discriminada pela litigante

ao iniciar esta ação, não corresponde ao benefício econômico
eventualmente a ser auferido por ela nem muito menos faz jus à dimensão
do que a marca representa em si, no mundo jurídico, e para ela mesma –
autora (!).

01.3. Afinal, a litigante aventurou-se previamente numa via

crucis, esmerando-se obstinadamente na instância administrativa, como
também na judicial1, contra os depósitos de pedido de registro feitos e
obtidos pela corré GLM, com o intuito de impedi-la de usar a marca
disputada a qualquer custo.

01.4. Mesmo já havendo sucumbido desde cedo em sede de

INPI com os seus próprios depósitos marcários (proc. 912512873/Alpha
Clothing e 912763647/Mundo Alpha), a autora insistiu com o seu propósito,
enveredando depois por três novos protocolos sob sua razão social, sem

1
Proc. 0817688-07.2023.4.05.8100 / 10ª Vara Federal de Fortaleza. Vide doc. anexo.
deixar de pugnar ainda contra os pedidos da GLM, usando de todas as
medidas jurídicas possíveis então (Oposição, Manifestação à Oposição até
mesmo requerendo abertura de Processo Administrativo de Nulidade –
PAN).

01.5. Tal conduta, diante de tantos esforços, taxas federais já

então custeadas, além das despesas judiciais arcadas nessa contenda que
já perdura por anos, explicita inconteste o quão importante é para a autora
conseguir para si a titularidade da marca ALPHA CO. Não parece que isso
possa significar a ela um proveito econômico da ordem de meros R$
1.000,00 (mil reais). Não faz sentido algum.

01.6. Não nos esqueçamos de que a adversária está

buscando em juízo agora a nulidade de atos administrativos de
indeferimento executados pelo INPI, implicando difusamente no ônus alheio
(contestante GLM) de tolerar a coexistência de sua marca com as da
Autora. O que isso representará verdadeiramente em acréscimo ao seu
patrimônio corporativo (litigante), caso obtenha vitória nesse sentido?
Menos que um salário-mínimo?!

01.7. Uma marca comercial não equivale economicamente a

uma simples caneta esferográfica ou a qualquer outro material barato de
expediente. Ela, na verdade, quase se confunde com o âmago da
empresa, só perdendo posição no quesito importância para o próprio
objeto social, e superando muitas vezes até o nome de fantasia perante a
clientela.

01.8. Em suma, aos olhos do mercado e do público

consumidor, a reputação, o prestígio, de uma empresa cinge-se no que ela
 faz (atividade) e como se chama (marca) o que ela vende, seja serviço ou
produto. É aí onde reside a relevância de um signo comercial. Qualquer
cidadão no mundo conhece hoje a fabricante de smartphones Apple e
sabe qual o seu produto de excelência, o Iphone. E a autora também tem
ciência disso.

01.9. À essa razão, não à toa, por exemplo, a Ordem dos

Advogados do Brasil escalona assim o patamar de cobrança a ser
praticado a título de honorários por seus membros, em se tratando de
causas que envolvam a matéria PROPRIEDADE INDUSTRIAL2:

Valor da Unidade Advocatícia (UAD) para utilização na Tabela de Referência para Honorários Advocatícios no
Estado do Ceará: R$159,21 (cento e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos).

Honorários sugeridos pela OAB p/ ações sobre propriedade industrial: R$ 28.657,80

01.10. Considerando, in casu, dada a “inovação” quanto à

causa petendi forjada nestes autos pela litigante, deixando de pugnar pela
nulidade das marcas titularizadas pela Ré GLM – como o fizera noutra ação
–, alegando agora que os atos de indeferimento dos seus próprios pedidos
de registro decididos pelo INPI é que deveriam ser anulados, é importante

2
[Link]
 ao magistrado conhecer outra hipótese de cálculo referencial sugerido
ainda pelo conselho profissional dos advogados do Ceará3:

Honorários sugeridos pela OAB p/ ações sobre direito administrativo: R$ 15.921,00

01.11. Vê-se, logo, pela tabela expedida o prestígio dado à

matéria para a atividade advocatícia no âmbito judicial (cujos valores
variam de R$ 22.289,40 a R$ 28.657,80). Não consta, no caso, que os
causídicos da autora estejam atuando pro bono, de modo que cabe
questionar se o valor atual da causa reflete monetariamente e com
fidelidade o interesse da parte (conjugando-se a isso o porte do dispêndio
presumível, ao menos, que ela tem suportado).

01.12. Alternativamente, conforme já ilustramos com a

segunda seção disposta na tabela de honorários da OAB local, um outro
parâmetro cabível para se estimar o valor a ser retribuído ao advogado na
presente questão seria o relacionado à atuação deste em ação
envolvendo matéria de direito administrativo (R$ 15.921,00), como ocorre
na lide atual, o objeto da ação sendo a nulidade de atos executados por
entidade pública no exercício de sua competência.
3
Ibidem
 01.13. No estado de São Paulo, por exemplo, a prática não é
tão diferente:

01.14. Finalmente, ainda no tocante ao valor da causa,

importa trazer à lume, por amostragem, o quantum que se costuma atribuir
a ações da espécie (nulidade de ato administrativo do INPI) distribuídas
para as varas federais especializadas4. Vejamos:

Processo Partes Valor da Causa

5001944-46.2012.4.02.5101/25ªVF/RJ INPI e outros R$ 70.000,00

4
[Link]
 Processo Partes Valor da Causa

0090041-82.2016.4.02.5101/31ªVF/RJ INPI e outros R$ 45.000,00

Processo Partes Valor da Causa

0002315-70.2016.4.02.5101/25ªVF/RJ INPI e outros R$ 40.000,00

Processo Partes Valor da Causa

0023953-67.2013.4.02.5101/09ªVF/RJ INPI e outros R$ 42.000,00

01.15. MM, se a todos é assegurado recorrer ao poder

judiciário para socorrer alegado direito, e o titular do pleito está a agir
convicto de suas razões (afastando, portanto, o espectro da litigância de
má-fé), por outro lado, a respectiva diligência não deve se dar sob o manto
do acanhamento nem de modo pávido.

01.16. O valor da causa não pode ser dosado com a incúria

(numa irracional ousadia especulativa a superestimar o quantum) ou pela
falta de bravura da parte reivindicante (“sub-precificando” a valia do feito).
Atribuir, pois, à questão uma estimativa econômica aquém da realidade
corrente nos tribunais em lides como esta pode denotar um artifício autoral
no intuito de eximir-se de eventuais e maiores gravames financeiros
decorrentes do ônus que pode ocorrer ante a hipótese de sucumbir ao final
da batalha. O que atingiria até a arrecadação devida ao Judiciário.

01.17. Diante disso é que requeremos seja operado de ofício o

arbitramento judicial sobre o valor desta causa à melhor oportunidade que
entender este ou outro juízo que vier a apreciar e decidir o caso (art.292,
§3º, CPC), corrigindo tal quantum ao patamar que julgar adequado.
 01.18. Vale assentar: na ação anterior, onde sucumbiu
totalmente a mesma Autora, restou sentenciada (e já ratificado em
Acórdão da 1ª Turma /TRF-5) a sua condenação em custas, hoje,
correspondentes a R$ 28.657,80 (vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e
sete reais e 80 centavos):
 02. DO NÃO CABIMENTO DA TUTELA
REQUERIDA ANTECIPADAMENTE

02.1. Foi solicitado pela autora tutela de urgência no sentido

de, a despeito da inexistência de registro marcário concedido a ela,
permitir-lhe o uso comercial do signo ALPHA CO (hoje detido
exclusivamente pela Ré GLM graças a certificados expedidos pelo INPI).

02.2. Sugeriu ainda, no caso de negativa por parte deste juízo

provocado a priori quanto àquele pedido, a alternativa de se autorizar ao
menos a manutenção do domínio eletrônico [Link] até a
resolução da lide, permitindo, na prática, à autora que faça uso
concomitante da mesma expressão nominativa depositada primeiro pela
corré, o que resultaria num quadro absurdo de coexistência marcária
siamesa (ALPHA CO com ALPHA CO).

02.3. Em ambas as questões vestibulares decidendas faltou

razoabilidade no pedido autoral. Afinal de contas, dadas as “provas”
apresentadas pela adversária na peça exordial, não restou evidenciado de
modo algum, prima facie, qualquer indício plausível, ou crível, de
irregularidade da parte do INPI ao indeferir os pedidos da Autora para obter
a marca “ALPHA CO”.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA

02.4. Mesmo porque, de acordo com o já manifestado pela

corré GLM em ID 131226453 (fls. 03 em diante), a parte Autora move a
presente ação com explícita má-fé:
 mentindo ao alegar vir utilizando o elemento
nominativo “ALPHA CO” em suas atividades comerciais
desde o início de sua constituição empresarial, quando,
na verdade, começou a mercancia sob a
denominação “STEPHAN NICHOLAS LEITZ ME”
ostentando o signo “MUNDO ALPHA” – por sinal,
requerido a registro marcário perante o INPI por ela
mesma.







 arguindo falsamente pela probabilidade de haver direito em seu
favor para obter registro homônimo ao da contestante GLM
(“ALPHA CO”), mediante suposta possibilidade de convivência
marcária, quando os fatos depõem o inverso, dadas as
sucessivas confirmações inequívocas e uníssonas em prol do
direito de exclusividade do registro para a Ré GLM, tanto na
instância administrativa quanto já na judicial também.
 02.5. O dolo com o qual se anima a litigante expressa-se
também no fato de ela praticamente repetir uma ação anterior (na qual foi
parte derrotada, inclusive na instância recursal) nos presentes autos, uma
vez que o objeto traduz-se no mesmo propósito de antes: usar sem
nenhuma penalidade o elemento nominativo pertencente à Ré GLM,
mesmo ambas as empresas atuando no segmento comercial de vestuário.

02.6. Não há, portanto, motivo nenhum a justificar qualquer

antecipação decisória a favorecer a reclamação da autora, posto que
inexiste plausibilidade no pedido liminar.

02.7. Do contrário, se isso vier a ocorrer (concessão da tutela),

prejuízo maior sofrerá a corré GLM, que terá de injustamente suportar a
coexistência de sua legítima marca (ALPHA CO) com uma clandestina, sem
qualquer respaldo jurídico a sustentar tal situação.
 02.8. Ou pior, talvez, vê-la em uso simultâneo com o da
adversária, de (má) sorte a ter de dividir com ela o público-alvo que seria
da Ré GLM, por direito; afinal, no seu registro consta menção a vestimenta
desportiva:

IMPOSSIBILIDADE DO USO
DE DOMÍNIO ELETRÔNICO
HOMÔNIMO À MARCA

02.9. Importa destacar também, MM, que a distância

geográfica já não é mais óbice atualmente quando o comércio eletrônico
 tem ocupado mais espaço no mercado de oferta de produtos. Daí que a
própria Ré GLM também anuncia seus produtos em rede social via conta
aberta no Instagram etc. Ela não comercializa seus produtos tão somente
no mercado local5:

Por isso, cogitar da existência de marcas colidentes, ainda

que no ambiente virtual, é algo inadmissível. O estado do Ceará é um
importante e reconhecido polo do comércio de vestuário nacional. A
atuação da corré, que também exporta para outras localidades, restará
ameaçada se a litigante vier a ser oficialmente autorizada para o uso de
marca confundível, mesmo sob atuação noutro estado da federação
mediante anúncios em redes sociais.

02.10. Frise-se: a autora jamais foi titular certificada quanto à

marca almejada. Nesse desiderato, conforme já manifestamos e

5
[Link]
denunciamos em petição anterior, suas tentativas jamais lograram êxito,
nenhuma delas, seja diante da autoridade administrativa de registro
especializada para tanto (INPI) ou já na esfera judicial.

II – DO MÉRITO
Sinopse Fática e Jurídica
Marca Clandestina Colidente
com a da Ré GLM (ALPHA CO vs ALPHA Co.)

03. DA CONDENÁVEL COLIDÊNCIA MARCÁRIA

03.1. Como se não bastasse todo o exposto até aqui, Exa., há

de se firmar nos autos: os pedidos de registros indeferidos da Autora o foram
denegados pelo INPI em razão de tais signos serem colidentes, no todo,
quanto aos elementos nominativos, conjugando a isso o fato de ambas as
empresas contrapostas atuarem no ramo de vestuário (ao qual a ré GLM
associa inclusive a camisas desportivas).

03.2. A peça de contestação já recentemente acostada aos

autos pela autarquia federal de registro (INPI) – ID 130516527 – bem resume,
e explica, o porquê da impossibilidade de se admitir o deferimento da
composição marcária “ALPHA CO”. Ao posicionamento técnico e jurídico
da autoridade na matéria nos consorciamos, portanto, sem ressalvas.

03.3. Cabe agora chamar a atenção do magistrado para a

inexistência de possibilidade de se admitir a coexistência entre os sinais ora
contrapostos.
 03.4. A litigante falseou os fatos ilustrando um cenário
inexistente: de que haveria já uma relação pacífica de convivência
marcária datada de 06 anos. Será mesmo? O que dizer, então, dos
históricos abaixo:

 Durante a tramitação do processo de registro feito pela Ré GLM

ao INPI, iniciado em 14/06/2019, a Autora apresentou Oposição contra isso em
23/09/2019. A GLM manifestou-se em resposta e, ao final, obteve deferimento com a
respectiva concessão da marca “ALPHA Co.”. Depois a Autora requereu a abertura de
Processo Administrativo de Nulidade (PAN) em 03/10/2022. O INPI não deu
provimento à nulidade então requerida e manteve a concessão do registro em favor da Ré
GLM (14/11/2023). Atualmente consta naqueles autos a ressalva de que o registro
encontra-se sub judice, por ação de iniciativa da própria Autora (09/11/2023).
  No trâmite do processo acima, também de titularidade da Ré
GLM, o depósito se deu em 17/06/2019. a Autora apresentou Oposição contra isso em
23/09/2019. A GLM manifestou-se em resposta e, ao final, obteve deferimento com a
respectiva concessão da marca “ALPHA Co.”. Contra isso a Autora requereu a nulidade
administrativa do registro da marca em 28/12/2020, ao qual respondeu a Ré. O INPI
manteve a concessão do registro em 14/11/2023. Atualmente consta naqueles autos a
ressalva de que o registro encontra-se sub judice (06/02/2024), por ação de iniciativa
da própria Autora.

RELAÇÃO LITIGIOSA
ENTRE AS PARTES

03.5. Vê-se, MM, que a relação entre a Ré GLM e a Autora tem

sido litigiosa desde o primeiro depósito marcário realizado pela Ré GLM até
o último tentado pela Autora, no que diz respeito à adoção do nominativo
“ALPHA CO”. Sempre houve recíproca insurgência de uma das partes
contra o propósito da outra nesse tocante.
  No trâmite do processo acima, também de titularidade da
Autora, o depósito se deu em 05/07/2019. a Ré GLM apresentou Oposição contra isso
em 14/10/2019. A Autora manifestou-se em resposta e, ao final, não obteve deferimento
(30/06/2020) para a sua marca, dado o reconhecimento da anterioridade da marca da Ré
GLM (“ALPHA Co.”). Após interpor recurso administrativo, judicializou a questão –
Processo nº 0817688-07.2023.4.05.8100 / 10ª VF Ceará. Isso foi notificado nos autos (INPI)
em 06/02/2024.
  No trâmite do processo anterior, também de titularidade da
Autora, o depósito se deu em 05/07/2019. a Ré GLM apresentou Oposição contra isso
em 14/10/2019. A Autora manifestou-se em resposta e, ao final, não obteve deferimento
(30/06/2020) para a sua marca, dado o reconhecimento da anterioridade da marca da Ré
GLM (“ALPHA Co.”). Após interpor recurso administrativo, judicializou a questão –
Processo nº 0817688-07.2023.4.05.8100 / 10ª VF Ceará. Isso foi notificado nos autos (INPI)
em 06/02/2024.

TENTATIVA FRUSTRADA
DE COMPOSIÇÃO

03.6. Com o surgimento da ação que tramitou na 10ª Vara

Federal local, as partes até tentaram, timidamente, buscar estabelecer
contato extrajudicial em poucas ocasiões no último ano e meio com o
intuito de resolver o conflito, sem, todavia, chegar a um consenso. E isso
não impediu nem inibiu a Autora de seguir com a presente contrafação.

03.7. A Ré GLM nunca pretendeu estender o conflito para tão

longe, como agora; porém, foi a Autora quem desde sempre vem insistindo
em se apropriar de uma composição nominativa criada pioneiramente
pela Ré, no que já foi reconhecido pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial e o poder judiciário.

03.8. Se ela, a contestante (Ré), não buscou antes impedir

judicialmente a operação comercial da litigante foi porque acreditava
ainda que fosse viável um acordo empresarial entre elas após o
encerramento da lide administrativa (eventual compra e venda, ou
licenciamento, por exemplo).
 O que não significa que a GLM houvesse sido até então
tolerante, omissa ou permissiva quanto ao uso não autorizado de seu
nominativo “ALPHA CO” por parte da outra (por isso as petições dirigidas ao
INPI e as manifestações em juízo, sem perder a oportunidade de se
posicionar contra o intuito da adversária).

Basta ao magistrado rever nas folhas anteriores o histórico já

discorrido de irresignações oficialmente protocoladas perante o INPI no
curso dos exames de mérito dos pedidos confrontados – nos pedidos da
litigante por registrar “ALPHA CO” a Ré GLM sempre a tempo apresentou
peça de Oposição, e com sucesso, levando ao indeferimento do signo
alheio.

DA MÁ FÉ DA
LITIGANTE AUTORA
Infração ao Direito Marcário e
Ilícito de Concorrência Desleal

03.9. A situação hodierna, contudo, impõe à demandada que

se manifeste de modo ainda mais assertivo: a autora tem agido de má-fé
reiteradamente e já merece punição. A reconvinte, Exa, bom esclarecer,
não se opõe a que a reconvinda possa comercializar os mesmos produtos
(ou similares e afins) que ela opera no mercado de vestimentas, mas é
intolerável e prejudicial aos seus negócios que a adversária continue a
atuar com o nome da marca pertencente à Ré GLM, confundindo o
consumidor em geral, criando na sociedade uma falsa associação de que
ela, litigante, é a proprietária da marca “ALPHA CO”.
 Os limites da lealdade concorrencial foram rompidos no
presente caso, sendo indispensável, por consequência, providência
jurisdicional imediata e eficaz, para estancar o ilícito acima retratado e os
graves prejuízos dele decorrentes. Não custa lembrar o que dispõe a lei
especial6:

CAPÍTULO III
DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em

parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa
induzir confusão;

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem

importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou
tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida

ou imitada, de outrem, no todo ou em parte;

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

03.10. A autora, mesmo dispondo de marca registrada já

contendo o núcleo nominativo “ALPHA” (como ocorre no caso do signo
registrado em 2019, “MUNDO ALPHA” / reg. 917666755 NCL 25; reg.
917666801 NCL 35 e reg. 930839781 NCL 28) – contra o qual a Ré nunca se
opôs, pois ciente de que o vocábulo em si “ALPHA” não é exclusivo a
ninguém –, ainda assim não só cobiça como usa (!) a expressão “ALPHA

6
Lei da Propriedade Industrial /L. 9.279/96 (LPI)
CO”, sem ter nenhum direito a isso, inobstante as derrotas na seara
administrativa e judicial, após provocações iniciadas por ela mesma (só
obtendo de resultado, em todas as ocasiões, os respectivos indeferimentos
dos seus pedidos). Absurdo!

Agravam-se os fatos, portanto, dado que a Autora nem

mesmo agora pode alegar desconhecimento da anterioridade da Ré no
mercado, assim como o nome da marca dela, depois de tantos anos
litigando contra a mesma na seara administrativa seguida da fase judicial.
A isso a lei especial prevê:

CAPÍTULO VI
DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL
Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
[...]
IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os
imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou
estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de

estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou
oferece à venda ou tem em estoque produto com essas
referências;

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

03.11. A desfaçatez da Autora culminou nestes autos com a

narrativa de que seria utente da marca “ALPHA CO” desde o início das suas
atividades. Ao nos manifestarmos contra o pedido de tutela requerido por
ela já provamos que isso não é verdade, assim como o INPI corroborou com
os nossos argumentos ao historicizar o pleito administrativo envolvendo o
 pedido por registrar “ALPHA CO” após o depósito primevo da Ré GLM,
negando a tese de precedência no uso apresentado pela litigante.

03.12. A autarquia de registro também assinalou com

propriedade na sua contestação a convergência entre a causa de pedir
da Autora na presente ação e a exposta na anterior (já decidida pela 10ª
Vara Federal local em desfavor da litigante).

03.13. O feito judicial da vez é só um embuste manejado pela

litigante para postergar o inevitável – já preconizado nos autos da primeira
ação: a marca “ALPHA CO” encontra-se indisponível para ela por conta
dos registros prévia e licitamente concedidos pelo INPI à Ré GLM para o
ramo de vestuário.

DA COMPARAÇÃO ENTRE
AS MARCAS (sinais confundíveis)

03.14. O manual de marcas do INPI7 assevera que no exame

de colidência entre sinais comerciais a análise se dá sobre o todo dos
mesmos, considerando o conjunto de cada composição; porém, ressalta
ao mesmo tempo:
“Como regra geral, a análise da colidência entre sinais baseia-
se na avaliação da impressão geral dos conjuntos e não
apenas em seus elementos individuais, sendo levados em
conta, simultaneamente, os aspectos gráficos, fonéticos e
ideológicos dos signos comparados. [...] A ocorrência de
reprodução ou imitação fonética é um dos fatores
determinantes para caracterizar a colidência entre dois

7
3ª edição/6ª revisão. Pág. 169-170.
 conjuntos. Vale lembrar que as marcas, mesmo aquelas de
apresentação mista, são lembradas e mencionadas
frequentemente em sua forma verbal. [...]

Elementos principais x secundários

Um dos pontos importantes a se observar é o papel
dominante de determinados elementos nos sinais
apreciados, uma vez que tendem a atrair a atenção do
público, fixando-se mais facilmente em sua memória. Tais
termos, expressões ou imagens são comumente usados pelo
consumidor para designar a marca e/ou o produto, em
detrimento dos demais componentes verbais e gráficos do
signo marcário, de modo que sua imitação ou reprodução
amplia a possibilidade de confusão ou associação indevida
entre os sinais em cotejo.

Reprodução8
É a cópia idêntica de marca anterior de terceiro,
compreendendo, além da identidade completa (ou
servil/fiel), casos de reprodução com acréscimo ou parcial
do(s) elemento(s) distintivo(s) desse sinal.
Neste quesito, é avaliado o núcleo semântico do sinal
marcário, que confere sentido ao conjunto, a fim de
distinguir uma reprodução parcial ou com acréscimo de um
novo conjunto marcário, com sentido próprio.

8
Ibidem. Pág. 180.
 03.15. Segundo as diretrizes do INPI, o caso em julgamento
configura-se claramente na hipótese de reprodução de marca de
terceiros9; afinal, mutatis mutandi:

ALPHA CO. ALPHA CO

Marca registrada para Artigos de malha Pedido de marca para Roupa para ginástica;
[vestuário]; Bermudas; Camisas; Camisetas; Vestuário*; Vestuário confeccionado;
X
Casacos [jaquetas]; Combinações [vestuário]; Camisetas regata para a prática de esportes;
Gravatas; Camisas de manga curta; Jérseis Camisas desportivas; Bermuda para
[vestuário]; Malhas [vestuário]; Meias; Trajes; prática de esporte; Calçado esportivo.
Vestuário*; Camisas desportivas; Calças
compridas.

03.16. A tipologia marcária mista, in casu, adotada por ambas

as partes não é suficiente para distinguir as suas marcas, uma da outra, pois
a afinidade mercadológica é bastante forte entre esses signos comerciais,
agravando-se a lide com a reprodução integral do elemento nominativo
presente na marca pioneira, da Ré GLM, “ALPHA Co.”:

vs.

Mesmo porque, Exa., a litigante tem se valido, na verdade, de

uma outra composição para “ALPHA CO”. Vejamos:

9
STJ, REsp 1.819.060/RJ: a Corte reconheceu a impossibilidade de coexistência de marcas quando há
reprodução integral suscetível de confusão
 Imagem colhida há quatro dias na conta do Facebook da
adversária10.

03.17. Exa., num olhar desatento ou ingênuo, poderíamos

pensar “são diferentes”, será mesmo?; Mas inconfundíveis? Vejamos o que
orienta o INPI11:

10
[Link]
11
Manual de Marcas INPI. 3ª edição/6ª revisão. Pág. 121.
 E agora?

03.18. Em todos os signos observa-se inconteste que o

elemento de destaque neles (principal) é o mesmo: a expressão “ALPHA
CO”. Daí que os grafismos empregados ali são ineficazes para diferenciá-los
aos olhos do consumidor interessado em produtos de vestuário.

03.19. O risco de confusão já ocorre sob a hipótese bastante

plausível de que a clientela possa imaginar se trate de um rebranding da
marca pioneira. Por que não? Por exemplo:

ALPHA CO
 CONCLUSÃO

03.20. Sendo assim, estão mais do que acertadas as decisões

administrativas e judiciais (doc. já anexos) que declararam a
impossibilidade de deferimento sobre os pedidos de registro da Autora
quanto à composição nominativa “ALPHA CO”, por colidir
indubitavelmente com a marca pioneira da Ré GLM.

03.21. Tais precedentes envolvendo as mesmas partes de

agora reforçam o direito estreme da Ré GLM de pedir em sede de
contestação:

a) improcedência do pedido da Autora, não devendo este

juízo anuir com nenhuma das solicitações manifestadas pela
Autora na peça exordial da presente lide;

b) condenação da parte autora, não só às custas e honorários

de sucumbência, como, inclusive, pela prática de litigância
de má-fé, haja vista que faltou com a verdade ao narrar os
fatos na exordial da maneira como o fez, além de omitir a arte
de marca mista real utilizada por ela;

c) correção do valor da causa por arbitramento ao crivo do

juízo.
 III – DA RECONVENÇÃO
COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
C/C INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA

Diante da conduta da Autora, Alpha Co Comércio e Indústria

de Artigos de Vestuário Ltda. a Ré GLM, GLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÃO LTDA, vem formular a V. Exa. RECONVENÇÃO nos seguintes
termos:

PRELIMINARMENTE
04. DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO LOCAL

04.1. O presente requesto decorre de ato ilícito ocorrido no

campo da propriedade intelectual, tangendo violação a direito
marcário, que resultou também na configuração da prática de
concorrência desleal.

04.2. Por tal razão é que assiste à parte autora, in casu, o

direito excepcional de demandar no foro de seu domicílio contra a
adversária, mitigando a regra geral, prevista no art. 46, Código de
Processo Civil (“a ação fundada em direito pessoal ou em direito real
sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”).

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA.

PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS DERIVADOS DA PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL.
DIREITO MARCÁRIO E DIREITO AUTORAL. COMPETÊNCIA. FACULDADE DO
AUTOR DE OPTAR PELO FORO DE SEU DOMICÍLIO. PRECEDENTES. 1- Ação
ajuizada em 8/6/2011. Incidente de exceção de incompetência proposto em
 6/10/2011. Recurso especial interposto em 9/5/2013 e atribuído à Relatora em
25/8/2016. 2- Controvérsia que se cinge em estabelecer o foro competente para
processamento e julgamento de ação cominatória, de compensação por danos
morais e reparação por danos materiais decorrentes de violação a direito de
marca e a direito autoral. 3- A expressão delito contida no parágrafo único do
art. 100 do CPC/1973 possui sentido abrangente, alcançando tanto os ilícitos
de natureza civil quanto aqueles de cunho penal. 4- O autor da ação que
objetiva a reparação dos danos sofridos em virtude da prática de
concorrência desleal possui a faculdade de escolher o foro de seu domicílio
ou o do local do fato. 5- Recurso especial provido.12

04.3. A interpretação da Corte vai ao encontro da mens legis

expressa no inciso V, do artigo 53, do CPC vigente:

Art. 53. É competente o foro:

[...] V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação
de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente
de veículos, inclusive aeronaves

04.4. Vê-se, então, que é cediça tanto na lei adjetiva como

na jurisprudência pátria a possibilidade de determinação do foro especial,
em favor do autor, quando a causa versar a respeito de conduta delitiva
abrangendo matéria de propriedade industrial.

05. DA TUTELA PROVISÓRIA URGENTE

05.1. A ora Reconvinte vem requerer a este douto juízo,

conhecedor já da lide em curso, que seja, enquanto medida de Tutela
Provisória, determinada à parte reconvinda abster-se do uso da marca
comercial pertencente à esta peticionante, ou mesmo o elemento
nominativo inserto naquela, qual seja, “ALPHA CO” e, ainda, suas variantes
igualmente confundíveis com a primeira, como “ALFA CO”, “ALPHA Co.”,

12
RECURSO ESPECIAL Nº 1.400.785 - RS (2013/0288583-0). Julgado em 08/11/2016. Vide também Embargos de
Divergência nº 783.280/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 23/02/2011, DJe19/04/2012.
“ALFA Co.” e congêneres (“ALPHACO”, “ALFACO”, “ALPHAco.”, “ALPHACO.”,
“ALFACO.”; “ALFAco.”, “USEALPHACO”, “USEALFACO”, “USEALPHACO.”,
“USEALFACO.”, “USEALFAco.” e “USEALPHAco.”). Pelo menos até o deslinde da
questão.
DO DIREITO MAIS QUE EVIDENCIADO
fumus boni juris

05.2. O presente pedido de socorro é aqui exposto com

fundamento jurídico assentado nos certificados de registro marcário que só
a Reconvinte hoje detém, assegurando-lhe o direito de exclusividade sobre
a exploração comercial da marca “ALPHA CO.”, signo esse concedido
apenas a ela pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e
confirmado já pelo poder judiciário federal, por ocasião de processo
anterior de iniciativa da Reconvinda, que sucumbiu na causa (vide doc.
anexos – certificados de registro, sentença e acordão).

05.3. É de conhecimento de todos os envolvidos que a

Reconvinda jamais obteve sequer um provimento a seu favor acerca do
uso do nominativo “ALPHA CO” em nenhum dos seus pedidos, fosse na
instância administrativa ou na judicial:
 05.4. Apesar de protestar por diversas vezes, em variados
processos administrativos contra a reconvinte (doc. anexos), em
absolutamente nenhuma oportunidade houve ao menos um breve êxito
para o lado da adversária.

05.5. Por isso o direito evidencia-se forte a favor da

Reconvinte, e não o contrário.

DO RISCO NO ATRASO DO
PROVIMENTO PROVISÓRIO
periculum in mora

05.6. Além do mais, MM, a persistir o uso irregular da marca

plagiadora “ALPHA CO” pela Reconvinda, contumaz infratora dos direitos
marcários da Reconvinte, o dano que já vem atingindo a essa, GLM,
tenderá a alcançar maiores dimensões, pois é sabido que a adversária vem
crescendo cada vez mais no volume de vendas dos seus produtos de
vestuário (investimento, segundo divulgado, da monta de R$ 1 milhão de
reais por mês)13.

05.7. Sem falar, MM, no aumento notório da exposição do

nominativo “ALPHA CO” na mídia publicitária nacional14, obscurecendo,
porém, a visibilidade da marca verdadeira, pertencente à GLM –
afastando-lhe, inclusive, da merecida associação que se esperaria por
parte do público consumidor, de sê-la a real titular da marca de
vestimentas “ALPHA CO”:

13
[Link] (aos 05min e 46s do vídeo)
14
[Link]
 15

15
[Link]
 16

Inverdade dissociativa da real

titularidade do registro e da história
pioneira comercial

16
ibidem
 17

17
[Link]
18 Um dos sócios declara o volume de venda mensal abrangendo 140 mil peças de roupas.

05.8. Não há qualquer justificativa fática, técnica nem jurídica

em prol da adversária reconvinda no sentido de permitir ou tolerar a ela o
uso do nominativo “ALPHA CO”, mormente quando já se sabe da
concessão de uma dezena de marcas deferidas e registrada em seu

18
[Link] (a 01:01:08 do vídeo)
benefício, contendo até mesmo o termo principal “ALPHA” (como em
MUNDO ALPHA):
 19

20

21

19
Alpha Co em Promoção no Magazine Luiza
20
[Link]
21
Alpha Co | Mercado Livre
 22

DA NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO
IMEDIATA DA CONTRAFAÇÃO

05.9. Por tudo isso já exposto, MM, faz-se imperiosa a adoção

de medida inibitória para cessar imediatamente a prática delituosa
cometida sucessivamente pela Reconvinda, valendo-se de marca
registrada alheia sobre a qual não detém sequer autorização para tanto.

Inclusive, MM, importa frisar: qualquer busca simples realizada

na plataforma Google, inserindo os dados “Alpha Co Fortaleza”, por
exemplo, o resultado será este:

22
Camiseta Oversized Legacy | Frete grátis
 Isso é inadmissível!

05.10. Nesse sentido, junto ao pedido provisório urgente de

abstenção do uso pela Reconvinda da marca “ALPHA CO” e suas
variações confundíveis com a da sua titular exclusiva, a Reconvinte,
solicitamos também por ocasião desta Reconvenção a busca e apreensão
de todo o material ilícito que contenha a aposição da marca em defesa,
com vistas a preservar provas, prevenindo contra a perda das mesmas.
 06. DA INVIABILIDADE DE DIÁLOGO ENTRE AS PARTES

06.1. Uma vez frustrada a tentativa de composição

extrajudicial entre as partes meses atrás, e diante da não interrupção
espontânea do uso da marca plagiadora pela reconvinda – afastando
qualquer interesse da Reconvinte numa conciliação –, resta mais inconteste
o ânimo doloso dela com que vem agindo, pois a contrafatora é ciente de
que:

a) não detém nenhum registro ou decisum a lhe amparar no

uso do nominativo “ALPHA CO”;

b) a única titular com direitos de exclusividade comercial

sobre o nominativo “ALPHA CO” é a Reconvinte, em todo
o banco de dados do INPI (!), não cabendo arguir
desconhecimento da existência dessa anterioridade.

07. REITERAÇÃO DA CONDUTA

DELITIVA DA RECONVINDA

07.1. A reconvinda costuma demonstrar apego ao que não

lhe pertence, e isso, infelizmente, leva-lhe a cometer contrafações – como
no uso desamparado dos signos não registrados abaixo23:

23
[Link]
Veja, MM, até a fonte (estilo) da letra
é imitada!

24

08. DAS INVERDADES DA RECONVINDA

08.1. MM, um dos argumentos de que tenta se valer a parte

adversária tange ao suposto fato de que as artes mistas das marcas
confrontadas serem bastante distintas entre si, o que afastaria o risco de
confusão aos olhos do público consumidor em geral.

08.2. Nesse passo, a reconvinda, na peça que inaugurou a

lide atual, assim expôs, querendo justificar a convivência “lícita” das marcas
envolvidas: “No caso, ao analisar o conjunto das marcas objeto da lide, vê-se

24
[Link]
procuradas?srsltid=AfmBOopLFJV366_7KrFuL7ipoCcRAebjFBGu66qGfRfTsmdpUS7SqEMY
 que ambas se mostram evidentemente distintas, compartilhando tão somente o
elemento nominativo.”

08.3. Ocorre, Exa., que na prática (da reconvinda) a realidade

é outra, e pior25:

25
[Link]
 08.4. Não há como negar que o uso de “ALPHA CO” – desde
sempre irregular, ilícito, contrafator, não autorizado, não registrado,
plagiador e desleal – praticado pela reconvinda – só tem piorado, pelo
visto, aumentando o risco de confusão entre os signos sob análise.

“Evolução” da marca clandestina

(nenhuma destas artes foi depositada ou obteve registro no INPI):

26 27

08.5. Acima é flagrada até a grafia, tal qual ou muito

semelhante (por imitação) à da marca da Reconvinte (Alpha Co. – com o
ponto de abreviatura até!), fugindo à arte que a própria adversária
apresentou ao INPI (!).

26
[Link]
27
ibidem
 08.6. Os últimos exemplos ilustrados, recentes, desnudam toda
a má-fé que move a adversária no seu empreendimento comercial. Além
de falsear a origem do uso do termo “Alpha Co”, quando ela jamais foi a
utente pioneira, a reconvinda comete outro falso perante este juízo: ao
confrontar com a arte da marca mista da reconvinte uma composição que,
embora apresentada a registro (denegado) ao INPI, já nem mais se
encontra em uso.

Na verdade, como ora denunciado, as composições postas

em publicidade são estas hoje em dia:

Mais confundíveis ainda com o signo comercial da reconvinte,

portanto:
 08.7. Em meio a tudo isso, a reconvinda prejudica-se ainda
mais, pois ao insistir no uso ilícito da marca alheia, praticando o crime de
concorrência desleal – os fatos, documentos e imagens já trazidos até aqui
comprovam no todo –, ela mesma põe em xeque ainda alguns registros já
obtidos, mas que foram abandonados, possibilitando a arguição de
CADUCIDADE dos mesmos.

08.8. De tanto se ocupar com uma marca que não lhe

pertence, agora vê-se suscetível de perder o que compõe realmente o seu
patrimônio imaterial:

 Reg. 917666755 NCL 25

 Reg. 917666801 NCL 35
 Reg. 930839781 NCL 28
 08.9. Diante da inexistência de registro oficial com tal(is)
perfil(is), não deveria a Reconvinda seguir no uso de qualquer signo
comercial ostentando o nominativo detido tão somente pela Reconvinte,
porque esta a única titular autorizada pelo INPI a adotar tal expressão
“ALPHA CO” enquanto marca no mercado de vestuário, já que foi a pioneira
ao requerer para registro tal signo (princípio FIRST TO FILE).

08.10. É importante também frisar o falso cometido pela

Reconvinda, que tenta ludibriar este juízo fazendo crer que sua razão social e
nome de fantasia sempre tiveram “ALPHA CO” como nominativo em uso:
 Fac-simile.

08.11. O CNAE anterior é, na verdade, resultado de uma

inovação feita pela litigante após esta haver alterado a razão social e o
nome de fantasia originais, que eram estes:
 Doc. apresentado pela reconvinda ao INPI quando do seu primeiro pedido de
registro (MUNDO ALPHA)

8.12. Outro detalhe importante de se notar é a descrição das

atividades assinaladas nos dois documentos discriminados. Em nenhum
deles há qualquer restrição para roupa desportiva, não excluindo, portanto,
outros padrões de vestimenta a serem eventualmente produzidos pela
adversária – o que ocorre também com a Reconvinte – evidenciando mais
ainda o risco de colidência se os respectivos signos comerciais fossem
tolerados a coexistirem no mercado de vestuário, seja moda masculina ou
feminina.

09. DA DOUTRINA (REPRODUÇÃO ILÍCITA DE MARCA)

09.1. Sob o crivo da boa lição do clássico JOSÉ CARLOS

TINOCO SOARES28, corroborando com o entendimento ora expresso:

“Quando se tratar, portanto, da imitação ou

reprodução de marca para distinguir produto,
mercadoria ou serviço idêntico ou semelhante,
não padecerá a menor dúvida quanto à aplicação
do dispositivo legal, posto que fácil será
demonstrar a possibilidade de erro, dúvida ou
confusão.”

28
SOARES, José Carlos Tinoco, in “Tratado da Propriedade Industrial”, vol. II, página 1084, Editora Resenha
Tributária, 1988,
 9.2. Tratando da análise de marcas mistas, opostas entre si, a
autoridade na matéria assim explica:

“[...] Deve ser dito também que o Instituto, na análise do risco de

confusão ou associação entre marcas, NÃO LEVA EM
CONSIDERAÇÃO A DISTÂNCIA OU PROXIMIDADE GEOGRÁFICA
entre as sedes das empresas titulares das marcas conflitantes, ou
ainda o âmbito territorial de circulação dos produtos ou serviços.
Trata-se de entendimento decorrente do PRINCÍPIO DA
TERRITORIALIDADE DAS MARCAS: ao titular do registro é
assegurado o uso exclusivo do sinal EM TODO O TERRITÓRIO
NACIONAL (art. 129 da LPI). Esta é, com efeito, a extensão do
direito pleiteado pela Autora e também do direito decorrente dos
registros anteriores. [...] Não é necessário que a confusão
efetivamente se dê, basta a possibilidade, a qual entende-se existir
sempre que as diferenças não se percebam sem minucioso exame e
confrontação da marca legítima com a semelhante, conforme
destacou Affonso Celso, in Marcas industriaes e nome
commercial, Imprensa Nacional, 1888, pp. 55-56. Idêntico é o
entendimento de Clóvis Costa Rodrigues: “BASTARÁ, TÃO SÓ,
EXISTIR POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO, CARACTERIZADA PELA
DÚVIDA, PELA INCERTEZA, PELA IMINÊNCIA DE FRAUDE.” v.
Concorrência Desleal, Editorial Peixoto, 1945, pp. 135-136. (...)
(BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a metodologia de
confrontação de marcas, in A Propriedade Intelectual no Século XXI -
Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008)”29

09.3. Ressalte-se que o aspecto fonético é fundamental no

exame marcário, como dispõe o Manual de Marcas do INPI30:

“A ocorrência de reprodução ou imitação fonética é um dos fatores

determinantes para caracterizar a colidência entre dois conjuntos.
Vale lembrar que as marcas, mesmo aquelas de apresentação
mista, são lembradas e mencionadas frequentemente em sua
forma verbal. Na comparação fonética, são avaliadas as
semelhanças e diferenças na sequência de sílabas, na entonação das
palavras e nos ritmos das frases e expressões presentes nos sinais
em cotejo.”

29
Proc. 5011178-86.2025.4.03.6102 / 7ª VARA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO. Peça de contestação do INPI
(03/11/2025)
30
Manual de Marcas INPI. 3ª edição/6ª revisão.
10. DA JURISPRUDÊNCIA

10.1. A denúncia ora trazida à lume tem guarida, além da

legal, nos julgados afins e análogos ao caso em apreço. Comecemos pelo
próprio precedente negativo da litigante, parte sucumbente em ocasião
anterior:

EMENTA
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
REGISTRO DE MARCA. ALEGAÇÃO DE DIREITO DE
PRECEDÊNCIA. PRINCÍPIO DO "FIRST TO FILE". IMPOSSIBILIDADE.
USO ANTERIOR NÃO COMPROVADO POR MEIO DE NOTAS
FISCAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 124, I, DA LPI. ELEMENTO
FIGURATIVO CONSIDERADO SECUNDÁRIO PELO INPI. ATO
ADMINISTRATIVO REGULAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E
LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta por Alpha Co
Comércio e Indústria de Artigos de Vestuário Ltda. contra
sentença que julgou improcedente pedido de nulidade judicial
dos registros marcários nºs 917530667 e 917541960, relativos à
marca "ALPHA CO.", de titularidade da empresa GLM Indústria e
Comércio de Confecção Ltda., deferidos pelo INPI. A autora
sustenta direito de precedência no uso da marca, com base nos arts.
124, I e XIX, 129, §1º, e 165 da LPI, requerendo a declaração de
nulidade dos registros. 2. O sistema jurídico brasileiro adota o
princípio atributivo do registro (first to file), segundo o qual o direito
à marca se adquire com o deferimento do pedido junto ao INPI, nos
termos do art. 129, caput, da LPI, sendo a exceção prevista no §1º,
condicionada à comprovação do uso anterior de boa-fé por mais de
seis meses. 3. A APELANTE NÃO APRESENTOU PROVA
SUFICIENTE DA UTILIZAÇÃO COMERCIAL DA MARCA "ALPHA
CO." em período anterior a seis meses do depósito efetuado pela ré
em 14/06/2019, especialmente pela ausência de notas fiscais
datadas anteriores a 14/12/2018, que pudessem robustecer os
elementos comprobatórios apresentados (prints de redes sociais e
catálogos). 4. Ainda, a alegação de nulidade do registro com base na
utilização da bandeira da Itália como elemento figurativo é afastada,
pois o INPI considerou tal elemento secundário e não ofensivo ao
art. 124, I, da LPI, SENDO INCABÍVEL A REVISÃO JUDICIAL DE
MÉRITO ADMINISTRATIVO SEM EVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE
 FLAGRANTE OU DESVIO DE FINALIDADE. 5. SALIENTA-SE QUE O
ATO ADMINISTRATIVO TEM FÉ PÚBLICA E GOZA DE
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DESDE QUE HAJA
PROVA ROBUSTA, É QUE SE PODERIA AUTORIZAR O
AFASTAMENTO DA JUSTIFICATIVA DO INTERESSE PÚBLICO À
SUA DESCONSTITUIÇÃO, o que não se verifica na espécie.
Precedente: Apelação/Remessa Necessária 08001568120184058201,
Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (Conv.),
4ª Turma, julgado em 09/02/2021. (...) (PROCESSO:
08094235520194058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR
FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA, 4ª TURMA,
JULGAMENTO: 14/09/2021). 6. De toda sorte, obiter dictum, importa
ressaltar que, conforme remansosa jurisprudência do STJ, "marcas
fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de
pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a
mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver
com outras semelhantes". Precedentes nesse sentido: STJ, REsp
1582179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016; AgInt no AREsp
1062073/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTATURMA,
julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018. Assim, para uma marca
possuir exclusividade plena, deve se destacar de expressões e
conceitos do domínio comum, sendo inviável conceder a alguém a
propriedade privada e exclusiva sobre termos usados comumente
pelas pessoas quando tratam daquele objeto ou serviço.
Julgamentos recentes desta Corte Regional nessa direção, mutatis
mutandis: PROCESSO: 08013494520244058000, APELAÇÃO CÍVEL,
DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª
TURMA, JULGAMENTO: 31/10/2024, PROCESSO:
08008874820214058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR
FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ªTURMA,
JULGAMENTO: 23/06/2022. 7. INEXISTINDO PROVA DO USO
ANTERIOR SUFICIENTE E NÃO SE CONSTATANDO ILEGALIDADE
NA ATUAÇÃO DO INPI, INEXISTE FUNDAMENTO PARA A
ANULAÇÃO JUDICIAL DOS REGISTROS IMPUGNADOS. 8.
Recurso desprovido. ACÓRDÃO. Decide a Primeira Turma do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do relator e notas
taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente
julgado.31

31
PROCESSO Nº: 0817688-07.2023.4.05.8100 - APELAÇÃO CÍVEL (TRF5)
 No ensejo, o INPI assim manifestou-se naqueles autos:

“[...] Durante o prazo legal, os pedidos receberam oposição por

parte da Autora, com alegação relativa ao Direito de Precedência
(Art. 129 §1º da LPI). O pedido de marca 917.541.960
[ ] foi deferido em publicação na RPI nº 2571 de
14/04/2020 com os seguintes esclarecimentos: Oposição
interposta tempestivamente por STEPHAN NICHOLAS LEITZ
ME; com base no art. 124, inc. V (art. 8º da CUP), XIX e XXIII, e art.
129, §1º, da LPI; concorrência desleal, código de defesa do
consumidor e dispositivos constitucionais. A Oposta manifestou-
se tempestivamente nos autos do processo. A alegação baseada
no inc. V do art. 124 da LPI (art. 8º da CUP) é improcedente.
Não foram apresentadas provas competentes do registro do
nome empresarial em data anterior ao depósito da marca da
Oposta. A alegação baseada no inc. XXIII do art. 124 da LPI é
improcedente. A Opoente não forneceu provas competentes de
que a Oposta não poderia desconhecê-la ou a sua marca. A
alegação baseada no §1º do art. 129 da LPI é improcedente. ao
INPI em data anterior à deste pedido. A OPOENTE NÃO SE
CONFIGURA COMO USUÁRIO ANTERIOR DE BOA-FÉ, UMA
VEZ QUE JÁ POSSUÍA O DEPÓSITO DE SEU PEDIDO JUNTO
AO INPI EM DATA ANTERIOR À DESTE PEDIDO [ALPHA
CLOTHING e MUNDO ALPHA]. A alegação baseada no inc. XIX do
art. 124 da LPI é improcedente. A anterioridade 912763647, de
titularidade da opoente, não apresenta óbice ao deferimento do
pedido, pois se encontra na situação "Pedido definitivamente
arquivado". OS DEMAIS PEDIDOS DA OPOENTE APRESENTAM
DATA POSTERIOR AO DEPÓSITO DO PEDIDO EM EXAME. A
busca apontou a convivência de sinais de diferentes titulares
constituídos pelos termos Alpha e Alfa, ainda que associados
a elementos não distintivos, tais como: "Alphasports", "Alpha
industries" e "AlphaPrime". Dessa forma, identifica-se a
possibilidade de convivência do sinal em exame com as
anterioridades apontadas na busca. Cumpre destacar que o
elemento figurativo que apresenta semelhança com as cores da
bandeira da Itália foi considerado secundário no sinal em exame,
não sendo identificada a alusão direta à bandeira do país.
Estando ausente qualquer impedimento legal, defere-se o pedido
[...]”32

32
Proc. 0817688-07.2023.4.05.8100 / 10ª Vara Federal de Fortaleza. Vide doc. anexo.
 10.2. O Judiciário Federal vem mantendo o posicionamento
da autarquia federal de registro:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO

ANULATÓRIA DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. PRIMAZIA DA DECISÃO
DE MÉRITO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS IDÊNTICOS,
SEMELHANTES OU AFINS. IMITAÇÃO OU REPRODUÇÃO DE MARCA.
IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA.
POTENCIALIDADE. TEORIA DA DISTÂNCIA. INAPLICABILIDADE À
HIPÓTESE CONCRETA. MARCA DO RECORRIDO QUE DEVE SER
INVALIDADA. ANUÊNCIA DO INPI. Ação ajuizada em 6/1/2014.
Recurso especial interposto em 3/5/2022. Autos conclusos à
Relatora em 7/2/2024.O propósito recursal consiste em (i) definir
se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) verificar a
higidez do ato administrativo que concedeu a marca DELINIA ao
recorrido. Prejudicada a análise da alegação de negativa de
prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da
decisão de mérito. A Lei 9.279/96 contém previsão específica
que impede o registro de marca quando se constatar a
ocorrência de "reprodução ou imitação, no todo ou em parte,
ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para
distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou
afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca
alheia" (art. 124, XIX). Na espécie, a confrontação das marcas
em litígio (D'LINEA x DELINIA) revela a existência de alto grau de
semelhança gráfica e IDENTIDADE FONÉTICA ENTRE ELAS, de
modo que, sendo seus titulares sociedades empresárias que
atuam no mesmo ramo de atividades (comercialização de
móveis e artigos correlatos), a potencial confusão gerada no
público consumidor, caso ambas coexistam, é evidente. Para a
tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se
exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou
consumidores específicos. Precedentes. O próprio INPI
manifestou-se nos autos em sentido favorável ao
reconhecimento da nulidade da marca do recorrido, uma vez
que, segundo apurado pela autarquia, a semelhança existente
entre as marcas é passível de causar confusão ou associação
indevida. A exceção enunciada pela teoria da distância não se
aplica à hipótese dos autos, haja vista que o grau de
semelhança entre as marcas objeto da controvérsia (D'LINEA e
DELINIA) é, a toda evidência, muito maior do que aquele que se
percebe na comparação entre estas e as expressões invocadas
pelo acórdão recorrido. Recurso especial provido.33

33
STJ, REsp n.º 2120527/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, julgado em DJe de 19/4/2024.
DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

10.3. As práticas imorais e desonrosas empregadas, através de

meios fraudulentos (razão social alterada após os revezes no INPI para
agregar a marca ambicionada à sua pessoa e reprodução não autorizada
de mesma marca registrada alheia) pela empresa reconvinda configuram
atos de concorrência desleal, uma vez que as partes envolvidas nessa
contenda atuam em ramos assemelhados, prejudicando os negócios da
Reconvinte, titular exclusiva da marca “ALPHA CO”.

10.4. Pouco importa se a Reconvinte não apresenta

envergadura econômica equivalente à ostentada pela Reconvinda, como se
jamais ela pudesse alcançar a clientela da outra. A lei é clara: a marca
pertence a quem primeiro a reivindicar para si ou comprovar,
excepcionalmente, tê-la utilizado antes de outrem requerente.

10.5. Não se trata, portanto, de um certame na linha do

capitalismo selvagem onde vença quem vender mais peças de roupa com
a marca “ALPHA CO”; a propriedade deste signo comercial não deveria
estar em questão. Ele pertence inconteste à Reconvinte. Por um dever de
ética empresarial, a Reconvinda não deveria seguir no uso ilícito da marca
alheia “ALPHA CO”. Simples assim.

10.6. A recalcitrância delitiva da Reconvinda, através de

manobras ardilosas, viola os princípios da livre concorrência constitucional,
da honestidade comercial, dos bons costumes e da boa-fé, como também,
seus responsáveis praticam, dentre outros, o crime tipificado pelo art. 195 da
lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial).

10.7. Como já prenunciamos, tal prática se caracteriza como

crime de concorrência desleal, especificamente dos incisos dos incisos III e V
do art. 195 da lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), eis que houve, in
casu, o emprego de meio fraudulento para obtenção vantagem indevida
graças à adoção não autorizada de marca/nome comercial, a partir da
reprodução total do elemento nominativo da marca da Reconvinte.
Vejamos:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito
próprio ou alheio, clientela de outrem;
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de
estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou
oferece à venda ou tem em estoque produto com essas
referências;

10.8. Levando em consideração que a requerida reproduz,

total e literalmente, a marca da requerente, que já está devidamente
registrada há anos, não tendo autorização alguma para fazê-lo, está
cometendo também o crime contra o registro de marcas, tipificado pelo art.
189, I, da LPI:

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em

parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa
induzir confusão;
 10.9. Ressalte-se que a marca é um elemento intangível e de
extrema importância para a população, pois é o principal veículo de
diálogo entre o estabelecimento e o seu público. Sua função é atribuir
identidade a um produto ou serviço e possibilitar a diferenciação entre seus
prestadores.

10.10. O público utiliza a marca para reconhecer o produto ou

serviço de sua preferência e, inclusive, fixar uma ideia sobre aquilo que
adquire. Logo, não existe produto/serviço sem marca, assim como não existe
uma empresa sem nome. Seja qual for o porte econômico, todas possuem
uma forma de identificação, seja para sua atividade ou para o produto que
fornece.

10.11. Portanto, resta explícito que a reconvinda vem

praticando graves atos de concorrência desleal, bem como os crimes
mencionados através da reprodução da marca mista da Reconvinte,
necessitando-se assim que as medidas judiciais cabíveis sejam
imediatamente aplicadas a fim de impedir a continuidade da prática desses
atos lesivos, bem como para que os danos sejam reparados.

DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS

10.12. Os prejuízos morais e materiais que acometem o titular

de uma marca registrada por conta de atos de contrafação praticados por
terceiros devem ser assim deduzidos, segundo os tribunais (grifamos):
 RECURSO ESPECIAL. [...] USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA.
SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE
DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO
PROVIDO. 1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra,
numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou
serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos,
semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial,
muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste
em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo
regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do
consumidor e de repressão à concorrência desleal. 2. Nos dias atuais, a
marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses
meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo,
proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes
subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo
por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do
proveito econômico parasitário. 3. A LEI E A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECONHECEM A EXISTÊNCIA DE DANO
MATERIAL NO CASO DE USO INDEVIDO DA MARCA, UMA VEZ QUE A
PRÓPRIA VIOLAÇÃO DO DIREITO REVELA-SE CAPAZ DE GERAR LESÃO À
ATIVIDADE EMPRESARIAL DO TITULAR, como, por exemplo, no desvio
de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável
prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso,
apurado em liquidação por artigos. A reputação, a credibilidade e a
imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes,
fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o
comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços
ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e
interesses extrapatrimoniais. 5. O DANO MORAL POR USO INDEVIDO
DA MARCA É AFERÍVEL IN RE IPSA, ou seja, sua configuração decorre
da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se
despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a
comprovação probatória do efetivo abalo moral. Utilizando-se do
critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do
STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por
danos morais, mostra-se razoável no presente caso. 7. Recurso especial
provido.34

34
Superior Tribunal de Justiça. REsp 1327773/MG. Rel. Ministro Luís Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em
28/11/2017. Publicado no DJe em 15/02/2018.
11. CONCLUSÃO
Prática Delituosa Comprovada
E Danos Aferíveis

11.1. Finda a etapa de convencimento pelo MM Juízo de que

a marca utilizada pela reconvinda é plagiadora da pertencente à
Reconvinte, V. Exa. deverá na fase de instrução averiguar o mercado em
que o signo comercial ALPHA Co. está inserido pela Reconvinte, assim como
ele foi indevidamente usurpado pela denunciada para uso simultâneo no
próprio mercado de vestuário, do que se aproveita ainda hoje ilicitamente a
parte reconvinda.

11.2. Há de se considerar também o impacto disso em geral

(alijando a Reconvinte do direito de prospectar mais clientes, uma vez que, é
fato inconteste, a Reconvinda atingiu status de fama superior à primeira –
não sendo impossível o público em geral crer na falsidade da marca
verdadeira diante das marcas piratas da reconvinda, como

; e .

11.3. Para isso, verificar-se-á o impacto no faturamento

alcançado pela desleal concorrente em decorrência do uso não autorizado
da marca da Reconvinte. Afinal, toda essa batalha por um nome que não
integra o patrimônio imaterial da reconvinda só pode ser de grande
importância para essa, haja vista seu incontestável sucesso no mercado, que
já associa inadvertidamente a marca “ALPHA CO” à pessoa da
contrafatora.

11.4. Para tanto, de acordo com o artigo 206, §3º, inciso V do

Código Civil, é necessário que a reconvinda disponibilize todos os
documentos contábeis do últimos 3 (anos) – inclusive o seu cadastro de
clientes (banco de dados) de todo esse mesmo período – até a data da
juntada de eventual resposta (contestação à Reconvenção).

11.5. Nesse passo requer-se desde já a aferição do valor a ser

ressarcido referente aos prejuízos arcados pela requerente à título de perdas
e danos (lucros cessantes etc.) que terá sua devida liquidação, após a
apuração da liquidação por artigos.

11.6. Acerca dos danos morais já é pacífico que a pessoa

jurídica também possa sofrê-los e, por conseguinte, reivindicar reparo com
base nisso. Vejamos o que se tem firmado no Judiciário:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - pessoa jurídica - Ao

adquirir personalidade, a pessoa jurídica faz jus à proteção legal
e estatal à sua honra objetiva, considerada assim a reputação
que goza em sua área de atuação. O dano moral puro é
aquele em que a ofensa que lhe deu causa não traz reflexos
patrimoniais, independendo, sua reparação, da existência
de prejuízos econômicos oriundos do ataque irrogado.
Recurso conhecido e improvido. (TJDF - 3º Câm.; Ap. Cível nº
41.2 93/96 - DF; Rela. Desa. Nancy Andrighi; j. 4.11.96; maioria
de votos; ementa, in BolAASP nº 2000, p. 33-4 -e.)

A PESSOA JURÍDICA PODE SOFRER DANO MORAL. (STJ,

Súmula 227, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ
08/10/1999, p. 126)
 11.7. Conforme já antecipamos, os danos morais sofridos pela
Reconvinte são presumidos, ou seja, in re ipsa, dispensando comprovação
de prejuízos, conforme entendimentos jurisprudenciais abaixo:

RECURSO ESPECIAL. [...] DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE

COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA. [...] 5- A
existência de previsão específica na Lei de Propriedade
Industrial acerca dos critérios a serem adotados para
quantificação do montante devido a título de reparação pelos
danos decorrentes de violação a direito marcário - assim como
a ausência de semelhança relevante entre o substrato fático
sobre o qual deve incidir a regra do parágrafo único do art. 103
dessa Lei e a hipótese dos autos – é condição suficiente para
afastar a necessidade do uso da analogia. 6- Os danos
suportados pelas recorrentes decorrem de violação cometida ao
direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas
por elas registradas. 7- O prejuízo suportado prescinde de
comprovação, pois se na própria violação do direito,
derivando da natureza da conduta perpetrada. A
DEMONSTRAÇÃO DO DANO SE CONFUNDE COM A
DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO - CONTRAFAÇÃO -,
CUJA OCORRÊNCIA É PREMISSA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS
DE ORIGEM. Precedentes. 8- A jurisprudência do STJ firmou-se
no sentido de entender cabível a compensação por danos
morais experimentados pelo titular de marca alvo de
contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem,
identidade ou credibilidade. 9- Recurso especial parcialmente
provido. (Superior Tribunal de Justiça. REsp 1674370/SP, Rel.
Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em
03/08/2017. Publicado no DJe em 10/08/2017 – Com
destaques).

IV – DO PEDIDO

12. Diante de todo o exposto, requer a parte reconvinte, GLM

Indústria e Comércio de Confecção Ltda.:
A) Seja deferida liminarmente, nos termos do art. 300 do
CPC, a concessão da tutela de urgência inaudita altera
pars, determinando que a reconvinda, no prazo de 05
(cinco) dias, CESSE TOTALMENTE o uso do nome “ALPHA
Co.” ou qualquer outro semelhante (“ALPHA CO”,
“ALPHACO”, “ALFACO”, “ALPHAco.”, “ALPHACO.”, “ALFACO.”;
“ALFAco.”, “USEALPHACO”, “USEALFACO”, “USEALPHACO.”,
“USEALFACO.”, “USEALFAco.” e “USEALPHAco.”), sob quaisquer
formas, promovendo os atos de descaracterização total
alterando placas, painéis, panfletos, prospectos, faixas,
cartazes, impressos, endereços eletrônicos, redes sociais,
outdoors, documentos internos e externos, propagandas
de qualquer tipo (TV, rádios, sites, redes sociais), retirando
IMEDIATAMENTE do mercado aqueles que já estavam em
circulação, alterando o seu contrato social, cadastros
junto à Receita Federal do Brasil, Receita Estadual, alvarás
municipais, alvarás de vigilância sanitária;

B) Seja também em caráter de urgência suspenso o

domínio http:// [Link] e, de imediato,
nesse sentido, reste determinado à reconvinda que não
crie e nem use nomes semelhantes ao da marca da
reconvinte. sob pena de arcar com multas diárias de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), à título de sugestão;
C) Seja determinada urgentemente a imediata busca e
apreensão dos produtos contrafatores no endereço da
reconvinda (art. 209, L. 9.279/96), bem como de
documentos que comprovem a extensão da produção e
comercialização sob o signo comercial não
autorizado/licenciado “ALPHA CO”/”ALPHA CO.”; USE
ALPHA CO” e similares.

D) Seja bloqueado o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos

mil reais) nas contas bancárias existentes sob a razão
social da reconvinda (de uma só ou de outras contas
bancárias para totalizar o montante indicado), com vistas
a assegurar o cumprimento de pena pecuniária a ser
posteriormente definida e imposta por este juízo;

E) Caso a reconvinda não cumpra com a

determinação judicial com as providências requeridas no
item A), que vossa Excelência determine a imposição de
multa, a busca e apreensão, a remoção de placas,
painéis, coisas, inclusive a interdição da fábrica e da loja
da reconvinda, tudo para que se impeça a continuidade
da prática de contrafação, podendo, caso necessário,
requisitar o auxílio de força policial, conforme disposições
dos arts. 536, §1º, CPC e 209, §1º, L.9.279/96 (Lei da
propriedade Industrial).
F) CITAR a reconvinda inicialmente pelo Domicílio
Eletrônico (CNJ), se infrutífera, proceder via oficial de justiça
(CPC, art. 247, V) no endereço físico da Alpha Co Comércio
e Indústria de Artigos de Vestuário Ltda., em Salvador (BA),
justificando-se o presente pedido pela urgência na
concretização da liminar que, espera-se, seja deferida;

G) Não seja designada audiência de conciliação (CPC,

art. 334, § 5º), haja vista as tentativas anteriores de
composição amigável frustradas;

H) Citar o Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(INPI) para manifestação enquanto assistente sui generis
por ser autoridade na matéria que envolve a lide;

I) Ao final, sejam JULGADOS INTEGRALMENTE

PROCEDENTES OS PEDIDOS a fim de:

i.1) Confirmar o pedido de tutela provisória urgente

para que a reconvinda se abstenha definitivamente
do uso indevido do nominativo presente na marca
da titular GLM Indústria e Comércio de Confecção
Ltda, sob quaisquer formas, deixando de fazer
qualquer alusão à marca da reconvinte (ALPHA Co.),
e outra(s) semelhante(s), nos termos do art. 129 da
LPI, bem como seja que seja cancelado o domínio
http:// [Link] sob pena de
multa diária no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco
mil reais), nos termos do art. 536, §1º, CPC;

i.2) Condenar a reconvinda ao pagamento no valor

periciado à título de perdas e danos, nos termos do
art. 209 e 210, II, da Lei da Propriedade Industrial;

i.3) Condenar a requerida ao pagamento no valor

mínimo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) à título
de danos morais, nos termos do art. 186 do Código
Civil;

i.4) Que a reconvinda seja determinada a exibir com

sua eventual resposta/defesa, os balanços e
balancetes oficiais apresentados à Receita Federal,
de sua sede em Salvador (BA), referentes aos últimos
3 anos até a apresentação de sua contestação à
presente reconvenção, e posteriormente também
até a data de eventual perícia;

i.5) Condenar a reconvinda em custas processuais e

honorários advocatícios (ao patamar de 15% sobre o
valor da causa aferido pelo magistrado);

i.6) Expropriação definitiva de todos os itens de

vestuário apreendidos, objetos da contrafação
constatada, destinando tais peças de roupa para
 doação a instituições de caridade que acolham
pessoas em situação de rua, idosos desassistidos etc.

Protestando desde já por provar o alegado através de todos

os meios em direito admitidos, especialmente os documentos juntados com
o presente, nova juntada de outros documentos e prova pericial
eventualmente necessária para o deslinde do feito.

Requer, finalmente, que todas as intimações dirigidas à

reconvinte sejam feitas em nome de Fábio Joca Barros, OAB/CE 15.543, sob
pena de nulidade.

Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para

fins de alçada (CPC, art. 292, II).

Termos em que pede e espera deferimento.

Fortaleza/CE, 25 de novembro de 2025.

Fábio Barros
OAB-CE 15.543
Pós-Graduado em Direito Intelectual
Faculdade de Direito/Universidade de Lisboa
Escritório Auriz Barreira Marcas & Patentes
E X C E LE N TÍ S SI M O ( A) SE NH O R( A) D O U TO R (A) J UI Z ( A) F E DE R A L DA 4ª VA R A
FE DE R A L D A SE Ç Ã O J UDI C I Á RI A DO C E A R Á .

Proc. 0059452-35.2025.4.05.8100

ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA, já

devidamente qualificada nos autos da presente ação, vem, respeitosamente, por meio de
seus advogados abaixo assinados, à presença de Vossa Excelência, em cumprimento ao
despacho de Id. 133615291, apresentar RÉPLICA ÀS CONTESTAÇÕES oferecidas pela GLM
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA e pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL (INPI), com fulcro no art. 350 do CPC/15, pelas razões fáticas e jurídicas a seguir
delineadas.

I. TEMPESTIVIDADE

1. O prazo para apresentação de réplica à contestação é de 15 (quinze) dias úteis,

conforme determina o CPC. Vide:

Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de
prova.

2. O despacho que intimou a Autora para apresentar réplica foi publicado no dia
28/11/2025 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo no dia 01/12/2025
(segunda-feira).

3. Considerando o feriado do dia 08 de dezembro (Dia da Justiça)1 e a suspensão

dos prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, nos termos
do art. 220, caput, do CPC, o termo final ocorrerá em 21/01/2025 (quarta-feira),
conforme a aba de expedientes do PJe.

4. Como a presente réplica foi apresentada dentro do período legal, deve ser
recebida por este Juízo em sua integralidade.

1
Portaria nº 144/2024, expedida pela Direção do Foro da Justiça Federal no Ceará (JFCE), e art. 62, IV, da Lei nº
5.010/66.
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II. SINOPSE PROCESSUAL

5. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela de

urgência, ajuizada por Alpha Co Comércio e Indústria de Artigos de Vestuário
Ltda., por meio da qual intenta anular decisões proferidas pelo INPI que
indeferiram os pedidos de registro da marca “ALPHA CO” em razão da colidência
com a marca da Ré GLM. A inicial narra, em síntese, que as marcas são
visualmente distintas, além de não haver potencial de confusão do público
consumidor ante a diferença entre os ramos de mercado explorados e as formas
de atuação de ambas as empresas.

6. Regularmente citados, os réus apresentaram suas defesas. O INPI apresentou

contestação (Id. 130516527) na qual defendeu a legalidade dos atos
administrativos impugnados, reiterando a existência de colidência marcária e a
regularidade dos indeferimentos. A autarquia também apontou a existência de
uma ação judicial envolvendo as mesmas partes, tramitando sob o nº 0817688-
07.2023.4.05.8100, e que teria um objeto supostamente semelhante ao do
processo em apreço.

7. Em resposta ao pedido de tutela de urgência, a GLM apresentou a manifestação

de Id. 131226453, na qual suscitou, em síntese, a má-fé da Autora e a existência
de ação com o mesmo objeto da presente (a mesma apontada pelo INPI), na
qual a Autora teria sido integralmente vencida em primeiro e segundo graus.

8. Por conseguinte, a GLM apresentou contestação e reconvenção, conjuntamente

(Id. 133321402), oportunidade em que argumenta não ser possível o deferimento
dos pedidos de registro da Autora em razão destes colidirem com a sua marca, a
qual detém anterioridade e goza de proteção conferida pelo INPI.

9. Além de impugnar pleito autoral, a GLM também realiza pedidos próprios,

requerendo que:

a) A Autora Reconvinda se abstenha de utilizar a marca “alpha co” (e quaisquer

derivativos) em quaisquer meios, incluindo os produtos, propagandas, redes
sociais e sites;

b) Seja cancelado o domínio “[Link] registrado pela

Autora Reconvinda;

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 c) Seja determinada a busca e apreensão dos produtos contrafatores;

d) A Autora Reconvinda seja condenada ao pagamento de danos morais no

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos materiais a serem
posteriormente apreciados.

10. Contudo, como se verá nas linhas abaixo, as Requeridas não trouxeram aos autos
nenhum fato, prova ou fundamento jurídico apto a elidir as pretensões autorais,
sendo a procedência da presente ação medida que se impõe.

III. PRELIMINARES

II I .I – Ir r el ev â nc ia da a çã o de n º 0 8 1 7 6 8 8 -0 7 .2 0 2 3 .4 .0 5 .8 1 0 0 .

11. Ambas as Rés, em suas respectivas manifestações, indicaram a existência de uma

ação anterior, instaurada entre as mesmas partes, tramitando sob o nº 0817688-
07.2023.4.05.8100, a qual afirmam que teria o potencial de influenciar no
julgamento da presente demanda.

12. O INPI suscita que, embora os pedidos das ações sejam distintos, ambas as causas
seriam continentes por possuírem a mesma “essência”, devendo este juízo evitar
a prolação de decisões conflitantes.

13. Já a GLM considera que a presente ação seria uma repetição da causa anterior
ou, pelo menos, que sua propositura afrontaria parte das matérias já decididas,
afirmando que a Autora agiu de má-fé ao se omitir quanto à existência da ação
precedente para tentar rediscutir a questão.

14. Contudo, não há qualquer má-fé por parte da Autora na ausência de menção à
ação anterior, eis que a distinção entre o seu objeto e o da presente lide torna a
sua discussão nos autos em apreço absolutamente irrelevante.

15. Primeiramente, cabe expor a distinção entre ambas as causas. Na ação que
tramita sob o nº 0817688-07.2023.4.05.8100, a Autora pleiteia a anulação da marca
da GLM, e o consequente deferimento das suas próprias, com base na aplicação
do direito de precedência, previsto no art. 129, parágrafo primeiro, da Lei nº
9.279/1996. In verbis:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,

conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em

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 todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação
o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País,
há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou
certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de
precedência ao registro.

16. Para melhor visualização, segue o pedido formulado na inicial do processo

indicado (Doc. 01):

17. Por conseguinte, a presente ação trata sobre a convivência pacífica das marcas,
tendo sido apontado que, como as marcas são distintas e inaptas a gerar
confusão do público consumidor, não subsiste a justificativa utilizada para indeferir
o pedido de registro de marca da Autora. Os fundamentos jurídicos e fáticos são,
portanto, completamente diversos, não havendo identidade das causas de pedir
entre as duas demandas.

18. Além dos fundamentos jurídicos serem distintos, os pedidos formulados em cada
uma também diferem. Na ação sobre o direito de precedência, foi requerida a
anulação da marca da GLM. Já na presente ação, requer-se a anulação do ato
administrativo do INPI que indeferiu a marca da Autora, com o seu consequente
deferimento, sem qualquer interferência sobre a marca da GLM. Logo, vê-se que
as ações são inconfundíveis, não podendo a improcedência da anterior
influenciar o julgamento da atual.

19. A GLM também argumenta que, mesmo que as duas causas não fossem
idênticas, a presente ação violaria as premissas da anterior, que pressupunha a
colidência entre as marcas. Contudo, tais argumentos não merecem acolhida.

20. Mesmo que a colidência entre as marcas fosse um pressuposto lógico para a
aplicação do direito de precedência, o que se admite para fins meramente
argumentativos, a matéria não estaria coberta pela coisa julgada, eis que ela se
trataria de questão incidental, e não do objeto principal da lide.

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21. A legislação processual prevê de forma expressa a inaplicabilidade dos efeitos da
coisa julgada às questões que não sejam o objeto principal da lide. Nesse sentido:

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos
limites da questão principal expressamente decidida.

(...)

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva

da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

22. Para melhor elucidação quanto ao tema, cabem as palavras do doutrinador

Fredie Didier Jr2:

Como visto, é importante frisar uma distinção: há questões que são postas como
fundamento para a solução de outras e há aquelas que são colocadas para que
sobre elas haja decisão judicial. Em relação a todas haverá cognição (cognitio); em
relação às últimas, haverá também julgamento. Todas compõem o objeto de
conhecimento do magistrado, mas somente as últimas compõem o objeto de
julgamento (thema decidendum) ou objeto da declaração.

As primeiras são as questões resolvidas incidenter tantum; esta forma de resolução

não se presta a, de regra, ficar imune pela coisa julgada. O magistrado tem de
resolvê-las como etapa necessária do seu julgamento, mas não as decidirá. São as
questões cuja solução comporá a fundamentação da decisão. Sobre essa
resolução, não recairá a imutabilidade da coisa julgada. Os incisos do art. 504 do
CPC elucidam muito bem o problema: não fazem coisa julgada os motivos da
sentença nem a verdade dos fatos.

23. Dado que a colidência entre as marcas, mesmo que se tratasse de pressuposto
necessário à aplicação do direito de precedência, não constituiu o objeto
principal da ação de nº 0817688-07.2023.4.05.8100, sua apreciação não foi
abarcada pela coisa julgada, podendo ser livremente apreciada nos presentes
autos.

24. Desse modo, vê-se que a ação de nº 0817688-07.2023.4.05.8100 possui objeto

completamente distinto da presente, razão pela qual seu resultado é
completamente irrelevante para a lide em apreço, não havendo que se falar em
má-fé da Autora em deixar de mencionar sua existência.

2
Didier Jr, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de
conhecimento / Fredie Didier Jr. 17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v.1. p. 432 e 433.
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II I .I I – A us ê nc ia d e má - f é.

25. A GLM dedica parte considerável de sua contestação a imputar à Autora a

prática de litigância de má-fé, sustentando que sua atuação processual estaria
contaminada por condutas desleais e abusivas, quais sejam:

a) ausência de menção à ação de nº 0817688-07.2023.4.05.8100;

b) falsidade quanto à alegação de uso da marca “alpha co” desde o início das
atividades;

c) continuidade no uso do signo distintivo, apesar da ciência prévia da

anterioridade do registro da GLM; e

d) tentativa de indução do consumidor a erro através do uso de marca idêntica

ao da GLM.

26. A Contestante adota qualquer divergência jurídica ou fática como indício de má-
fé, em clara tentativa de transformar o exercício regular do direito de ação em
conduta sancionável. Contudo, tais alegações não resistem a uma análise
técnica.

27. Inicialmente, no que se refere à ausência de menção à ação de nº 0817688-

07.2023.4.05.8100, inexiste qualquer irregularidade. Conforme já demonstrado em
tópico próprio, referido processo possui objeto distinto do presente feito e não
produz efeitos de coisa julgada material sobre as questões ora discutidas. A
omissão de ação irrelevante ao deslinde da controvérsia não configura conduta
dolosa ou atentatória à boa-fé processual, inexistindo dever jurídico de sua
menção quando ausente pertinência direta.

28. Por conseguinte, a GLM suscita que a Autora alterou a verdade dos fatos ao
afirmar que a marca “alpha co” foi utilizada “desde o início de suas atividades”
(parágrafo 3 da petição inicial). Contudo, cabe pontuar que não há qualquer
inverdade no relato da Autora.

29. Explica-se: embora a empresa tenha sido criada em 2017, época na qual utilizava
a marca “mundo alpha”, logo após, em meados de 2018, a Autora passou a usar
a marca “alpha co”, conforme comprovação em anexo (Doc. 02). A afirmação
de que a marca é utilizada “desde o início das atividades” consiste em expressão

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 vaga, destinada a abranger os primeiros anos de atuação, e não o exato
momento da constituição da empresa.

30. A Contestante, ao suscitar que a Autora teria alterado a verdade dos fatos, usa
de interpretação excessivamente restritiva e desarrazoada do termo “início das
atividades”, buscando alterar o sentido buscado pela Autora para imputar-lhe a
prática de ato ilícito. Apesar disso, vê-se que o relato feito pela Autora, embora
genérico, não possui nenhuma informação falsa. A marca foi utilizada nos
primeiros anos da empresa, o que pode ser classificado como “início das
atividades”.

31. Para além da ausência de alteração da verdade dos fatos, o início do uso da
marca “alpha co” pela Autora se trata de informação meramente contextual,
sem qualquer relevância jurídica para a solução do litígio, que versa sobre a
distintividade entre as marcas das partes e a impossibilidade de confusão do
consumidor.

32. Portanto, é evidente que a informação não foi apresentada com o objetivo de
auferir vantagem indevida ou de induzir o Magistrado a erro, requisitos necessários
para a aplicação da multa por litigância de má-fé. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO VERDADE

DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 80 CPC. DECISÃO
MANTIDA. - Para configuração da litigância de má-fé devem estar previstos os
requisitos dispostos no art. 80 do CPC de 2015 - A alteração da verdade dos fatos em
autos de processo judicial acarreta a condenação ao pagamento de multa por
litigância de má-fé - Conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp
1641154/BA, a multa de litigância por má fé é penalidade cabível quando a parte
age modificando os fatos com o objetivo de induzir o magistrado a erro, o que se
identifica com o caso dos autos. (TJ-MG - AI: 10000205814684001 MG, Relator.:
Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

33. Quanto aos demais pontos suscitados como supostos indícios de má-fé, como a
ciência da anterioridade do registro da GLM, a continuidade do uso do signo
distintivo e a alegada tentativa de confusão do público consumidor, tais
alegações, além de falsas, não se enquadram nas hipóteses taxativas previstas
nos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil.

34. Não se tratam de atos praticados no decorrer do processo, mas sim de questões
que dizem respeito à própria causa de pedir, se confundindo com o mérito da
ação, devendo ser regidas pelas regras de direito material, e não pela legislação
processual.
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35. Diante disso, a alegada má-fé deve ser rechaçada. A Autora não omitiu a
existência da ação anterior na tentativa de obter vantagem ilícita, mas sim
porque os provimentos buscados são independentes. A improcedência de um
pedido de anulação de marca alheia não retira da Autora o direito constitucional
de buscar, pelas vias ordinárias, o deferimento do seu próprio registro junto ao INPI,
sob fundamentos fáticos e jurídicos inteiramente novos.

II I .I I I – Val or da caus a .

36. A contestante GLM impugna o valor atribuído à causa, sustentando, em síntese,

que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) não refletiria o suposto proveito econômico
pretendido pela parte Autora, afirmando que a relevância econômica da marca
discutida exigiria a fixação de valor substancialmente superior, valendo-se, para
tanto, de considerações genéricas sobre a importância patrimonial das marcas e
de referências à tabela de honorários da OAB para casos dessa natureza.

37. Acontece que não há qualquer fundamento deste pleito. A questão em curso se
trata de uma anulação dos atos administrativos praticados pelo INPI que
indeferiram o registro de marca da Autora. Como a controvérsia limita-se à
validade desses atos, a causa carece de um conteúdo patrimonial que possa ser
aferido de forma objetiva.

38. A jurisprudência reconhece que, em ações de disputa marcária, o valor da causa

deve ser fixado por estimativa, muitas vezes de forma meramente simbólica,
exatamente em razão da impossibilidade de mensuração objetiva do alegado
benefício econômico. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL -AÇÃO ANULATÓRIA DE MARCA -

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AGRAVO IMPROVIDO. 1. O valor da causa,
na ação anulatória de marca, deve ser dado por estimativa, vez que, embora se
revista de valor econômico, este não é aferível de plano, de modo a autorizar a
fixação do valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 259, inciso V, do Código
de Processo Civil. 2. Cabe a Agravante trazer elementos concretos e seguros que
possibilitem o reexame do "quantum" impugnado. 3. Agravo improvido. (TRF-3 - AG:
55319 SP 2000 .03.00.055319-9, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL RAMZA
TARTUCE, Data de Julgamento: 06/05/2003, QUINTA TURMA)

39. Tal orientação é corroborada por julgados mais recentes, que admitem a
indicação de valores de causa meramente simbólicos em ações que buscam a
anulação do indeferimento de registro de marca. Exemplificativamente:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA

DE ATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA. IMPEDIMENTO POR SEMELHANÇA.
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 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas no âmbito de
ação anulatória de ato administrativo contra sentença que manteve indeferimento
do registro da marca "SAIDEIRA" pelo INPI, com base no art. 124, XIX, da Lei nº 9
.279/96, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. 2. A parte
autora sustentou a nulidade do ato administrativo, alegando distinção entre os
produtos e classes de registro. O INPI, por sua vez, impugnou o percentual de
honorários advocatícios arbitrado na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há
duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de registro da marca "SAIDEIRA"
pelo INPI configura ato administrativo nulo por ausência de risco de confusão; e (ii)
saber se o arbitramento dos honorários advocatícios deveria ser realizado por
apreciação equitativa, ante o baixo valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O
princípio da distintividade, essencial ao direito marcário, impõe que a marca
registrada se diferencie suficientemente de outras preexistentes para evitar confusão
ou associação indevida. A existência de similaridade entre "SAIDEIRA" e "SAIDEIRA
AGUARDENTE DE CANA" justifica a negativa de registro pelo INPI, conforme o art. 124,
XIX, da Lei nº 9 .279/96. 5. O valor da causa, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
enquadra-se na hipótese prevista no art. 85, § 8º, do CPC, que permite o arbitramento
dos honorários por equidade. Considerando os parâmetros da OAB/PR, a verba
honorária fixada em R$ 3.537,08 (três mil quinhentos e trinta e sete reais e oito
centavos). (...) (TRF-4 - AC: 50025735120224047001 PR, Relator.: ANTÔNIO CÉSAR
BOCHENEK, Data de Julgamento: 26/03/2025, 12ª Turma, Data de Publicação:
27/03/2025)

40. O precedente citado não apenas ratifica a viabilidade de valores simbólicos em

lides marcárias, como também afasta a aplicação da tabela da OAB como
parâmetro para a definição do valor da causa. É nítido que o valor da causa não
se confunde com os honorários de sucumbência, cuja fixação é independente e
pode, inclusive, superar o montante atribuído à demanda.

41. A impugnação apresentada pela GLM carece de fundamento também pelo fato
de não indicar o valor que entende devido nem os critérios técnicos para sua
apuração. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação ao artigo 293 do CPC,
consolidou o entendimento de que a impugnação ao valor da causa deve ser
específica; meras alegações genéricas, desacompanhadas da indicação do
valor da causa que se entende como correto, são insuficientes para desconstituir
a estimativa da Autora. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE

MARCA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA (CPC, ART. 261). PEDIDO GENÉRICO.
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. I - In casu, as
razões da impugnação do valor da causa foram genéricas, pois, embora a
recorrente tenha dito haver uma diferença grande entre o valor da causa e o
benefício econômico visado, em momento algum indicou em sua impugnação qual
seria o valor correto a ser dado à causa, nem mencionou valor alternativo algum. II -
Se, por um lado, o art. 261 do Código de Processo Civil autoriza a realização de
perícia para que o juiz forme sua convicção acerca do valor da causa, por outro,
há necessidade de que haja fundada dúvida com relação a tal valor. Dizer apenas

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 que o valor é irrisório, sem mencionar sequer a espécie de perícia necessária para
a correta fixação do valor da causa, traduz imprecisão que inviabiliza a
impugnação, desprovida de elementos concretos para se aferir a pretendida
majoração do valor dado à causa. III - Recurso especial desprovido. (STJ - REsp:
806324 RJ 2005/0214519-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
05/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2015)

42. Diante desse cenário, verifica-se que o valor da causa foi corretamente fixado de
forma estimativa e compatível com a natureza da demanda, inexistindo qualquer
irregularidade ou subavaliação artificial, razão pela qual a impugnação deduzida
pela contestante deve ser integralmente rejeitada, mantendo-se o valor atribuído
à causa, por absoluta conformidade com a legislação processual e com a
jurisprudência sobre o tema.

IV. RÉPLICA À CONTESTAÇÃO

IV . I – Aus ên ci a de a f inid ad e m er c ad ol ógi ca .

43. Na petição inicial, foi demonstrado que, para que haja a reprodução de marca
alheia, nos termos do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, exige-se a possibilidade de
confusão do público consumidor, o que se verifica por meio da afinidade
mercadológica entre as empresas. Tal afinidade é apurada mediante a
comparação das empresas através de diversos elementos, os quais foram
detalhadamente expostos pela Autora.

44. Apesar das irresignações apresentadas, as defesas silenciaram quanto aos fatores
determinantes da distinção entre as operações: a especificidade no modo de uso,
a diversidade dos canais de escoamento, a origem habitual e o perfil do público-
alvo. Não se enfrentou, por exemplo, o alto grau de atenção do consumidor no
momento da aquisição, tampouco a inexistência de complementaridade ou
permutabilidade entre os produtos. A falta de impugnação expressa a esses
elementos torna inconteste que as marcas operam em nichos distintos, o que
inviabiliza qualquer erro de percepção pelo mercado.

45. O único aspecto efetivamente enfrentado pelas rés refere-se aos produtos
vendidos, sob o argumento de que, por se encontrarem na mesma classe da
Classificação de Nice, seriam necessariamente idênticos. Tal conclusão, contudo,
não se sustenta, uma vez que a coincidência de classe não implica, por si só, na
igualdade entre os nichos de mercado, conforme reconhece reiteradamente a
jurisprudência. Nesse sentido:

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 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
DIREITO EMPRESARIAL E MARCÁRIO. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA NA
MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. NICHO DE MERCADOS DISTINTOS.
POSSIBILIDADE ÍNFIMA DE CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES. R. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. (...) 5. Sabe-se que, pelo princípio da
especialidade, o direito de exclusividade do uso da marca é, a princípio, limitado à
classe para a qual foi deferido. Inteligência do artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade
Industrial. 6. Só que, no caso, a afinidade entre as atividades desempenhadas pela
a autora e pela ré reside no fato de ambas atuarem, direta ou indiretamente, no
ramo de impressão gráfica. 7. Veja que a própria autora afirma em sua exordial que
a sua atividade comercial consiste em produzir cartões, cheques, vouchers
alimentação e refeição, cartões bancários, cartões com chips, Carteira Nacional de
Habilitação em dez estados, entre outros. 8. A parte ré, por sua vez, demonstrou que
o seu objeto social se restringe à comercialização, venda, intermediação na venda,
comércio, importação e exportação de papéis decorativos impressos, papéis
impregnados e laqueados, lâminas impregnadas e laqueadas e seus pré-produtos,
bem como a impressão, impregnação e laqueamento de lâminas e papéis
decorativos. 9. Não há qualquer impedimento legal para que duas marcas iguais ou
semelhantes convivam na mesma classe, desde que não importe em confusão ao
consumidor e atuem em nichos de mercado distintos, conforme a doutrina mais
abalizada sobre o tema ensina. 10. No caso, apesar de ambas as sociedades
atuarem no ramo genérico de impressão gráfica, certo é que o risco de a
convivência das marcas implicar em confusão aos seus consumidores é ínfimo, ante
a profunda distinção entre os seus respectivos objetos. (...) (TJ-RJ - APELAÇÃO:
04202384520158190001 201700114152, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS
MATOS, Data de Julgamento: 30/05/2017, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO
PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 01/06/2017)

(...) 2. É cabível o registro de duas marcas ou mais em uma mesma classe perante o
INPI, contanto que o segmento de atuação comercial de ambas as empresas seja
diverso, capaz de cumprir com a finalidade da marca que é identificar um produto
no mercado e afastar a confusão quanto a sua origem pelo consumidor. Hipótese
processual em que as partes confeccionam e comercializam produtos de natureza
diversa em termos de espécie e qualidade e vendem para público veementemente
distinto, inclusive, com formato de venda diversos, restando descartada a hipótese
de confusão mercadológica e concorrência desleal entre as empresas, devendo-se
prestigiar a convivência pacífica de ambas as marcas, que assim coexistem
harmoniosamente há anos, a teor de precedentes do STJ. 3. Não há que se falar em
cópia de marca, a teor do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96, em se tratando de marca
mista, constituída por elementos nominativos e figurativos, que juntos não constituem
cópia parcial ou integral em relação a marca já registrada e que assim cumpre com
o requisito da novidade relativa em relação aos produtos que visam identificar no
mercado. 4. Apelação 1 conhecida e parcialmente provida. 5. Apelação 2 não
conhecida, pois prejudicada. (TJ-PR 0029687-71.2018.8.16 .0001 Curitiba, Relator.:
Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 19/06/2023, 20ª Câmara Cível, Data de
Publicação: 20/06/2023)

46. A coexistência harmônica entre as marcas fundamenta-se no distanciamento das

formas de atuação de cada empresa, o que torna o risco de confusão ou
associação indevida inexistente. A atuação da Autora em um segmento
especializado, como o de artigos de vestuário fitness, não interfere no prestígio ou
na clientela da Ré em seu setor de origem, qual seja, de roupas casuais, eis que
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 as necessidades atendidas por cada marca são distintas, oferecendo produtos
utilizados em contextos que não se sobrepõem.

47. Tal distinção já foi expressamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça,
ao admitir a convivência de marcas semelhantes no setor de vestuário quando
destinadas a segmentos mercadológicos diversos, eis que uma se voltava ao setor
esportivo:

RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO MARCÁRIO - ART. 131, DO

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE - ART. 460, DO CPC - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DO JULGADOR -
OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE - MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA - EXCEÇÃO AO
PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL INDEPENDENTE DE REGISTRO
NO BRASIL NO SEU RAMO DE ATIVIDADE - MARCA DE ALTO RENOME - EXCEÇÃO AO
PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL EM TODOS OS RAMOS DE
ATIVIDADE DESDE QUE TENHA REGISTRO NO BRASIL E SEJA DECLARADA PELO INPI -
NOTORIEDADE DA MARCA "SKECHERS" - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE
PROVAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - MARCAS "SKETCH" E "SKECHERS" -
POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA - ATUAÇÃO EM RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS,
AINDA QUE DA MESMA CLASSE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) V - Nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9 .279/96,
observa-se que seu objetivo é o de exclusivamente impedir a prática de atos de
concorrência desleal, mediante captação indevida de clientela, ou que
provoquem confusão perante os próprios consumidores por meio da reprodução ou
imitação, no todo ou em parte, de marca alheia, para distinguir ou certificar produto
ou serviço idêntico, semelhante ou afim. VI - No caso dos autos, não se observa, de
plano, a possibilidade de confusão dos consumidores pelo que viável a convivência
das duas marcas registradas "SKETCH", de propriedade da ora recorrente e,
"SKECHERS", da titularidade da ora recorrida, empresa norte-americana. VII -
Enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca
"SKETCH", comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive calçados, a ora
recorrida, SKECHERS USA INC II", atua, especificamente, na comercialização de
roupas e acessórios de uso comum, para a prática de esportes, de uso profissional.
De maneira que, é possível observar que, embora os consumidores possam
encontrar em um ou em outro, pontos de interesse comum, não há porque não se
reconhecer a possibilidade de convivência pacífica entre ambos. VIII - Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (STJ - REsp: 1114745
RJ 2009/0074190-5, Relator.: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento:
02/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2010)

48. Ainda na tentativa de sustentar a suposta afinidade mercadológica, a GLM afirma

em sua contestação que seu registro marcário abarca a venda de roupas de
academia, o que comprovaria a exploração do mesmo setor de mercado que a
Autora e, consequentemente, a possibilidade de confusão do público
consumidor. Contudo, o argumento não se sustenta tanto sob o aspecto fático
quanto do jurídico.

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49. De fato, embora o registro da GLM contenha menção pontual a camisas
desportivas, tal descrição não abrange a totalidade dos produtos
comercializados pela Autora.

50. Conforme demonstrado na petição inicial, a Autora comercializa um portfólio

amplo e diversificado de vestuário fitness, como tops, leggings, regatas, moletons,
roupas oversized, dentre outros itens voltados especificamente à prática esportiva
e ao uso funcional em atividades físicas. Trata-se, portanto, de linha de produtos
funcional, mercadológica e finalisticamente distinta daquele indicado no registro
de marca da GLM. Para melhor comparação:

Pedido de registro de marca da Autora

Pedido de registro de marca da GLM

51. Mais do que isso, a alegação da GLM esbarra em um dado objetivo e

incontornável: a empresa não exerce, efetivamente, a comercialização de
produtos desportivos. O simples fato de constar, no registro marcário, referência

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 genérica a determinado item não é suficiente para assegurar proteção indefinida,
sendo indispensável a comprovação do uso efetivo da marca em relação aos
produtos para os quais foi deferida.

52. O Princípio da Especialidade impõe que a exclusividade seja exercida conforme

o segmento de mercado efetivamente ocupado, evitando que o benefício
individual da proteção marcária se transforme em um óbice injustificado ao
ingresso de novos agentes.

53. Sob essa perspectiva, a caducidade parcial passa a ser compreendida como um
mecanismo de saneamento do sistema de Propriedade Industrial. Por meio deste
mecanismo, harmoniza-se o direito individual de propriedade com o postulado
constitucional da livre iniciativa, garantindo que o mercado não seja privado de
sinais distintivos por força de registros ociosos.

54. Dessa forma, a manutenção da proteção integral sobre uma classe não
explorada desnatura a finalidade do registro de marca, violando sua função
social.

55. A jurisprudência é clara ao reconhecer a possibilidade de caducidade parcial do

registro de marca quando demonstrado o não uso em determinadas
especificações, mesmo que mantido o uso em outras, conforme se extrai do
seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CADUCIDADE PARCIAL DE

REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA SAPO. PERÍODO DEINVESTIGAÇÃO (ARTS 142 A 146
DA LEI 9.279-96). PROVA DO USO. CLASSES E SUBCLASSES. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. COLIDÊNCIA. ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. I - Durante o período de
investigação, no exame da caducidade de registro de marca, o uso haverá de ser
comprovado na respectiva classe e especificação a que está inserida a proteção,
em homenagem ao princípio da especialidade das marcas. II - Reconhecida a
extinção parcial do privilégio concedido à sociedade ré por meio do registro da
marca nominativa SAPO, classe 37:54, pela não comprovação do uso em todas as
especificidades, há de ser reflexamente desconsiderado o fundamento
anterioridade impeditiva que lastreou os atos administrativos de indeferimento de
registro e extinção da proteção marcária, relativamente à marcas titularizadas pela
sociedade autora (SAPOTEC). IV – A concessão da proteção marcária é ato
exclusivo do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, sendo defeso
ao Poder Judiciário substituí-lo, sob pena de ingerência indevida entre os Poderes da
República, razão pela qual, relativamente ao pedido de registro de marca mista nº
824 .522.095 [NCL (8) 40], deve a autarquia prosseguir no seu exame. III - Apelação
parcialmente provida. (TRF-2 - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho:
0811402-90.2011.4.02.5101, Relator.: ANDRÉ FONTES, Data de Julgamento: 07/01/2015,
2ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 12/01/2015)

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56. No caso concreto, o registro marcário da GLM foi deferido no ano de 2019 e,
desde então, a empresa jamais exerceu a comercialização de camisas ou de
qualquer outro tipo de vestuário desportivo. Tal circunstância é facilmente
constatável a partir da análise de seus próprios canais de divulgação e venda,
em especial seu perfil institucional em redes sociais, no qual inexiste qualquer
oferta de produtos voltados à prática esportiva.

57. Dessa forma, resta configurado o não exercício parcial da marca da GLM em
relação às especificações referentes a vestuário desportivo por período superior a
cinco anos, atendendo-se, portanto, aos requisitos legais para o reconhecimento
da caducidade parcial do registro, o que afasta, ainda com maior razão,
qualquer alegação de afinidade mercadológica ou de possibilidade de confusão
do público consumidor.

58. Diante desse cenário, resta evidenciado que as empresas atuam em segmentos
mercadológicos completamente distintos, não havendo afinidade
mercadológica e, consequentemente, possibilidade de confusão do público
consumidor.

IV . II – D is ti nç ão entr e as mar cas .

59. Superada tal questão, impõe-se enfrentar o argumento segundo o qual as marcas
seriam semelhantes pelo fato de compartilharem o mesmo elemento nominativo
“alpha co”.

60. Segundo sustentam as Requeridas, a identidade do elemento nominativo seria

suficiente para caracterizar a igualdade entre as marcas e, consequentemente,
justificar o indeferimento do registro pleiteado pela Autora. Tal raciocínio, contudo,
parte de premissa juridicamente equivocada e desconsidera a natureza das
marcas em confronto.

61. Tratando-se de marcas mistas, o exame de semelhança não pode ser reduzido a
apenas um de seus elementos. A proteção recai sobre o conjunto marcário, ou
seja, sobre a impressão global que o signo projeta no mercado.

62. Ainda assim, a GLM insiste em sustentar que a coincidência do elemento

nominativo “alpha co” bastaria para configurar a semelhança entre as marcas.
Tal entendimento afronta diretamente a jurisprudência, que já assentou que a
reprodução, ainda que integral, de elemento nominativo não é suficiente para
comprovar a identidade entre marcas mistas. Nesse sentido:
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 Convém lembrar que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a
reprodução, ainda que integral, de elementos nominativos, com ou sem acréscimo,
não constitui circunstância suficientemente apta, por si só, a ensejar a decretação
de nulidade de registro, devendo, para tal desiderato, averiguar-se a presença de
outros elementos capazes de ensejar confusão ou associação entre as marcas
(nesse sentido, o REsp 863.975/RJ, 3ª Turma, DJe 16/11/2010). (STJ - REsp: 1924788 RJ
2020/0077290-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - HIGIDEZ
DA DECISÃO - MÉRITO - USO DE MARCA MISTA - REGISTRO NO INPI - USO INDEVIDO
NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL OU CONFUSÃO
ENTRE CONSUMIDORES – USO INDEVIDO DE MARCA NÃO EVIDENCIADO NO CASO
CONCRETO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Conforme jurisprudência dos
Tribunais Superiores, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que
sucinta, não afronta o preceito do art. 93, inciso IX, da CR/88. 2- A mera aplicação
de mesmo vocábulo de marca mista alheia registrada, por si só, é insuficiente para
configurar violação ao direito de propriedade intelectual, porque a proteção
conferida ao titular de marca mista abrange o conjunto composto pelo nome e a
imagem, e não apenas o elemento nominativo isoladamente considerado. 3 - A
inexistência de semelhança entre as marcas aliada à diversidade de localização
territorial afasta a caracterização de concorrência desleal e a possibilidade de
confusão aos consumidores. 4- Ressalta-se, ainda, que as marcas registradas pela
ora apelante junto ao órgão competente (INPI) não se revestem de originalidade
marcante ou criatividade exuberante (os vocábulos 'saltenharia' e 'Nandinho',
isoladamente, são de uso comum e de domínio público), de modo que pode ser
caracterizada como fraca ou evocativa, o que mitiga a regra da exclusividade do
registro. (TJ-MS - Apelação Cível: 0820401-71.2023.8.12.0001 Campo Grande, Relator.:
Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 07/06/2024, 3ª Câmara
Cível, Data de Publicação: 10/06/2024).

63. Analisando a integralidade de seus elementos, verifica-se que as marcas são

absolutamente inconfundíveis. A marca da Autora, mesmo em sua versão mais
recente, encontra-se sempre associada à figura de um lobo, elemento figurativo
central e marcante, que confere identidade própria, singularidade visual e forte
apelo simbólico ao signo distintivo.

64. A marca da GLM, por sua vez, é composta unicamente por uma estilização
gráfica da letra “A”, acompanhada de uma listra branca, vermelha e verde, com
tipografia, cores e concepção visual completamente diversas. As fontes utilizadas,
o estilo gráfico e a mensagem transmitida ao consumidor são substancialmente
distintas, afastando qualquer possibilidade de associação indevida. Para melhor
visualização:

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 Marca da Autora Marca da GLM

65. As tentativas de dissociar a marca da Autora de seus elementos característicos ou

de artificialmente amalgamar os sinais distintivos para criar uma suposta
identidade entre eles, como foi feito nos parágrafos 03.17 a 03.19 da contestação
da GLM, apenas reforçam a distinção das marcas. Tais manipulações comprovam
que a semelhança entre ambas não se apresenta de forma natural ou espontânea
ao consumidor médio.

66. Mesmo que se atribuísse especial relevância ao elemento nominativo, tal critério
não favoreceria a tese da GLM. O termo “alpha” é amplamente utilizado em
centenas de registros marcários, circunstância que acarreta o seu desgaste e o
enfraquecimento de sua distintividade, fazendo com que a marca tenha que
conviver com outras marcas análogas.

67. A tentativa da Requerida de afastar tal realidade, sustentando que também teria
havido reprodução do termo “co”, igualmente não prospera. Trata-se de
abreviação da palavra estrangeira “company” (“empresa” em inglês)3, de uso
corriqueiro e destituído de distintividade própria, amplamente empregada por

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 empresas em todo o mundo, como “Ford Motor Co.” e “Tiffany & Co.”, entre
inúmeros outros exemplos notórios.

68. Após essas explicações, vê-se que o nome “alpha co” nada mais significa do que
“empresa alpha”, o que carece de qualquer distintividade capaz de impedir o
seu uso pelos demais concorrentes.

69. A combinação de um termo de baixa densidade criativa com um sufixo genérico

resulta em um signo fraco, que deve tolerar a convivência com marcas análogas,
sob pena de se conferir um monopólio indevido sobre expressões que pertencem
ao domínio comum. Diante desse cenário, a coexistência harmônica não é
apenas possível, mas necessária: as marcas são visualmente distintas, operam em
nichos de mercado segregados e utilizam elementos nominativos que, por sua
natureza, não autorizam a exclusão de terceiros que os utilizem de forma honesta
e suficientemente individualizada.

70. Diante desse contexto, verifica-se que as marcas são manifestamente distintas,
inexistindo qualquer reprodução ou imitação apta a induzir o público consumidor
em erro. Ademais, as Requeridas não conseguiram infirmar as teses autorais
demonstrando a presença dos pressupostos legais exigidos pelo art. 124, XIX, da
Lei nº 9.279/96, razão pela qual devem ser julgados procedentes os pedidos
formulados na inicial, anulando o ato que indeferiu o pedido de registro marcário
da Autora.

V. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS

71. No ato ordinatório supracitado, ordenou-se que a parte Autora se manifestasse

acerca das provas que deseja produzir, esclarecendo sua finalidade.

72. Nesse sentido, informa-se que não há interesse na produção de novas provas,
uma vez que as já colacionadas aos autos são suficientes para a resolução da
controvérsia, sustentando todas as alegações feitas ao longo do processo.

73. Diante da desnecessidade de produção de outras provas, requer-se a

antecipação do julgamento da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de
Processo Civil, com a procedência de todos os pleitos autorais.

VI. DOS PEDIDOS

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74. Por todo o exposto, requer-se que V. Exa. se digne de:

(a) Realizar o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do

Código de Processo Civil, em razão da desnecessidade de produção de
outras provas;

(b) Julgar procedentes todos os pleitos autorais com o reconhecimento da

possibilidade de convivência pacífica entre as marcas da Autora e da GLM
e, consequentemente, anulando o ato que indeferiu os pedidos de registro
da marca da Autora.

75. Por fim, requer que sejam as intimações e/ou publicações efetuadas
exclusivamente em nome do advogado RAFAEL SALDANHA PESSOA, OAB/CE nº
23.951, com endereço profissional na Av. Desembargador Moreira, 760, Salas
1104/1107, Meireles, Fortaleza/CE, CEP: 60170-000.

Termos em que, respeitosamente, pede e espera deferimento.

Fortaleza - CE, 21 de janeiro de 2026.

Rafael Saldanha Pessoa Bruno de Sousa Coelho

OAB/CE nº 23.951 OAB/CE nº 30.725

Yann Cavalcante Purvis João Pedro Mota Bezerra

OAB/CE nº 35.987 OAB/CE nº 40.820

João Davi Teixeira Avelino

OAB/CE nº 55.479

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 Justiça Federal da 5ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

06/07/2026

Número: 0059452-35.2025.4.05.8100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: 1ª Turma
Órgão julgador: Gab 1 - Des. ROBERTO WANDERLEY
Última distribuição : 01/06/2026
Valor da causa: R$ 1.000,00
Processo referência: 0059452-35.2025.4.05.8100
Assuntos: Registro de Marcas, Patentes ou Invenções
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes Procurador/Terceiro vinculado
GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA FABIO JOCA BARROS (ADVOGADO)
(APELANTE)
ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE RAFAEL SALDANHA PESSOA (ADVOGADO)
VESTUARIO LTDA (APELANTE)
ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE RAFAEL SALDANHA PESSOA (ADVOGADO)
VESTUARIO LTDA (APELADO)
GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA FABIO JOCA BARROS (ADVOGADO)
(APELADO)
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
(APELADO)
Documentos
Id. Data Documento Tipo
9641753 04/02/2026 Sentença Sentença
10:44
 PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Federal CE

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 0059452-35.2025.4.05.8100

AUTOR: ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA
ADVOGADO do(a) AUTOR: RAFAEL SALDANHA PESSOA - CE23951
REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA
ADVOGADO do(a) REU: FABIO JOCA BARROS - CE15543

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de ação sob o procedimento comum com pedido de tutela de urgência ajuizada por ALPHA CO
COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA contra o INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA,
objetivando provimento jurisdicional para que seja assegurado à autora o direito de continuar utilizando a marca até o
julgamento definitivo da demanda, garantindo a manutenção do domínio eletrônico da demandante. No mérito,
requereu a anulação dos atos que indeferiram os pedidos de registro n. 917666852 e 917666909, ordenando que o
INPI proceda ao deferimento dos pedidos de registro.

Apresentou a seguinte situação fática (id. 121348782):

[...]

1. A Autora é uma empresa atuante no ramo de confecção e comercialização de roupas para o segmento fitness,
com sede na cidade de Salvador/BA.

2. Desde a sua fundação, a empresa vem se destacando no cenário nacional como um dos maiores e-commerce
de vestuário fitness, tendo feito parcerias com os maiores influenciadores do ramo e contando com mais de 575
mil seguidores em sua página do Instagram.

3. Desde o início de suas atividades, a empresa utiliza da marca "ALPHA CO.", associada ao símbolo de um
lobo.

(...)

4. Intentando a proteção de sua marca, em 05/07/2019, a Autora depositou perante o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) os pedidos de registros de marca processados sob os nº's 917666852, vinculado
à NCL (11) 25 (Doc. 03.1) e 917666909, vinculado à NCL (11) 35 (Doc. 03.2). Segue a marca objeto do pedido
de registro:

(...)

5. Entretanto, na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2533, publicada em 23/07/2019, dias após seu
pedido, foi informado o protocolo de duas solicitações de registros da marca "ALPHA CO.", nas datas de
14/06/2019 e 17/06/2019, pela empresa GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA, ora Ré.

6. Os referidos pedidos da GLM resultaram, respectivamente, nos processos 917530667 e 917541960,

vinculados à NCL (11) 25 e NCL (11) 35, as mesmas classes pleiteadas pela Autora. (Docs. 4.1 e 04.2). Veja-se
a marca submetida a registro pela Ré:

7. Em vista disso, em 30/06/2020, os pedidos de registro da Autora foram indeferidos (Doc. 05.1 e 05.2) pelo
INPI com base na ocorrência de reprodução da marca da GLM, constante no processo de nº 917530667, dada
a anterioridade do pedido de registro desta.

(...)

Assinado eletronicamente por: JOSE VIDAL SILVA NETO - 04/02/2026 10:44:52 Num. 9641753 - Pág. 1
[Link]
Número do documento: 26020410445200000000009506453
 8. Ocorre que o pedido de registro da Autora não viola a legislação marcária, eis que as marcas da Autora e da
GLM não se mostram colidentes, podendo coexistir de forma simultânea sem prejuízo aos consumidores.
Portanto, ante a ilegalidade dos atos praticados pelo INPI, não resta alternativa à Autora senão deduzir sua
pretensão em juízo.

[...]

A parte autora prestou esclarecimentos acerca dos requisitos de colidência entre as marcas, informando a ausência de
reprodução ou imitação, citando a teoria da distância, [...] "segundo a qual, em contextos de registros semelhantes,
com a utilização de um mesmo termo comum, uma nova marca não precisa possuir distintividade maior que as já
existentes, bastando que seja suficientemente distinta dentre as já registradas no banco de marcas". Defendeu ainda a
ausência de afinidade mercadológica, alegando a impossibilidade confusão entre as marcas.

Juntou documentos.

Custas recolhidas (id. 121375866).

Devidamente citados, o INPI apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a existência do processo n.

0817688-07.2023.4.05.8100 ajuizado pela mesma parte em face igualmente do INPI e da GLM que ainda se encontra
em curso, em grau de recurso já julgado e desprovido no TRF5. No mérito, pugnou pela total improcedência do feito
(id. 130516527).

A parte ré GLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA peticionou acerca do pedido de antecipação
de tutela, alegando má-fé da parte autora, prestou esclarecimento acerca da marca da demandante, pugnando pelo
indeferimento da urgência (id. 131226453). Juntou documentos.

O despacho de id. 132358297 determinou a intimação para parte autora para apresentar manifestação acerca da
preliminar alegada pelo INPI acerca da existência do processo idêntico n. 0817688-07.2023.4.05.8100, ainda em
curso no TRF5 para julgamento de embargos de declaração de acórdão que julgou apelação improcedente, e a
alegação de litigância de má-fé oposta GLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA.

Após, GLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA apresentou contestação com pedido de
reconvenção, alegando, preliminarmente, incorreção do valor da causa. no mérito, ratificou o não cabimento da tutela
requerida antecipadamente, a litigância de má-fé da autora, pelo que reputou condenável a colidência marcária,
citando a tentativa frustrada de composição entre as partes. fez ainda um comparativo entre as marcas, destacando
sinais confundíveis. Por fim, apresentou pedido de reconvenção com pedido de tutela provisória c/c indenização
reparatória, dada a necessidade de interrupção imediata da contrafação, reiterando a conduta delitiva da reconvinda e
a concorrência desleal, pugnando pela condenação da parte autora em danos morais e materiais (id. 133321402).
Juntou documentos.

ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA apresentou réplica (id.

141437273).

É o relatório.

Decido.

2. Fundamentação

Assinado eletronicamente por: JOSE VIDAL SILVA NETO - 04/02/2026 10:44:52 Num. 9641753 - Pág. 2
[Link]
Número do documento: 26020410445200000000009506453
Observa-se, a partir da leitura das informações prestadas pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL (INPI) e pela GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA, e corroboradas pela
documentação anexada aos autos, que a pretensão formulada por meio desta demanda já havia sido formulada pela
autora através de outra ação anterior com pedido e causa de pedir idêntico ao que se pleiteia por meio da presente
demanda. Na primeira causa, a autora requer, em síntese, a nulidade judicial total dos registros marcários referentes à
marca "ALPHA CO, determinando, ainda, que a GLM seja obrigada a abster-se definitivamente de todo e qualquer
uso da referida marca. Enquanto nesta causa, a demandante requer o direito de continuar utilizando a marca até o
julgamento definitivo da demanda, garantindo a manutenção do domínio eletrônico da demandante; anular os atos
que indeferiram os pedidos de registro de marcas, ordenando que o INPI proceda ao deferimento dos pedidos de
registro. Assim, a parte autora, em síntese, busca, nas duas ações, a anulação do registro de marca da parte ré para
que possa continuar utilizando sua marca.

Naquela primeira ação, a qual tramitou no âmbito da 10ª Vara Federal desta Seção Judiciária sob o n.
0817688-07.2023.4.05.8100, o mérito do pedido que aqui se repete foi devidamente apreciado através de sentença
que julgou improcedente o pleito autoral (id. 4058100.33856256), conforme fundamentação que adiante reproduzo:

[...]

2. FUNDAMENTAÇÃO

2. 1. Julgamento antecipado

Tendo em vista que a solução da demanda depende unicamente de prova documental, sem necessidade de
produção de outras espécies probatórias, é caso de julgamento antecipado do pedido, com resolução de mérito,
conforme estabelecido pelo art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sendo o magistrado o destinatário final da prova, é sua tarefa verificar a necessidade e oportunidade de sua
produção, bem como de aferir a sua utilidade para a formação do juízo sobre os fatos narrados na petição
inicial.

Ademais, em relação ao sistema de apreciação de provas no âmbito processual, o ordenamento pátrio

consagrou o da livre apreciação das provas (persuasão racional), que consiste em possibilitar ao juiz
analisá-las sem que tenha que se adstringir a critérios apriorísticos de valoração, podendo, inclusive, optar por
rejeitar a produção de determinada prova.

2.2. Pluralidade de réus em demandas contra o INPI

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI deve ser demandado na cidade do Rio de Janeiro, onde
se encontra estabelecida sua sede, ou, ainda, no domicílio de qualquer outro litisconsorte passivo, conforme
enunciado no artigo 46, § 4º, do Código de Processo Civil:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no
foro de domicílio do réu.

§ 4º Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à
escolha do autor. (grifei)

Nesse sentido, há julgado do STJ:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PATENTE. ANTERIORIDADES. PROTEÇÃO. ÂMBITO.

DECLARAÇÃO. NULIDADE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO. REUNIÃO. NECESSIDADE.
PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 66, III, do Código de Processo Civil de 2015, há
conflito de competência quando, entre 2 (dois) ou mais juízes, surge controvérsia acerca da reunião ou
separação de processos. 2. Havendo identidade de partes e de causa de pedir, bem como risco de decisões
conflitantes (art. 55, caput e § 3º do CPC), justifica-se a reunião das ações pela conexão. 3. Se a ação tem
como um dos réus entidade autárquica da União, no caso o Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI), a competência territorial é regida pela combinação dos arts. 46, § 4º e 51, parágrafo único, do CPC,
ficando a critério do autor a escolha do local de propositura da demanda entre as opções listadas na lei. 4.
Ações declaratória e de nulidade de patente que deverão ser reunidas no juízo prevento, ou seja, n aquele em

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 que houve o primeiro registro ou distribuição (arts. 58 e 59 do CPC). 5. Conflito conhecido para declarar a
competência do Juízo da 3ª Vara Federal de Brasília.

(STJ - CC: 185592 RJ 2022/0016090-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de
Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/08/2023) (grifei)

2.3. Mérito

2.3.1. Pedido de nulidade do registro de n.º 917541960 (NCL 25)

O sistema jurídico brasileiro adota o princípio da exclusividade da marca, previsto no art. 124 da Lei de
Propriedade Industrial (LPI), que veda o registro de marca que possa causar confusão ou associação indevida
com marca previamente registrada e reconhecida no mercado, principalmente quando atuam no mesmo
segmento. Além disso, o princípio da anterioridade estabelece a prevalência do direito ao uso de marca àqueles
que primeiro registraram e consolidaram o uso do nome no mercado.

O direito sobre a marca se constitui por meio de ato administrativo do Estado, representado pelo INPI, após
processo de registro da marca, concedido ao interessado que atenda aos requisitos da LPI e que primeiro
depositou a marca no INPI.

No sistema atributivo brasileiro, o direito de propriedade é constituído somente no ato de concessão do registro
pelo INPI, cabendo apenas uma hipótese de exceção a tal regra, em que é reconhecido o direito ao usuário de
boa-fé, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 129 da LPI:

§ 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis)
meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou
afim, terá direito de precedência ao registro.

Destaque-se que o direito para a proteção das marcas no Brasil se adquire por meio do registro no INPI e não
pelo seu uso no comércio, conforme expresso no artigo 129, caput, da Lei 9.279/96 (LPI):

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições
desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às
marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Ressalte-se que o reconhecimento da precedência do parágrafo 1º do artigo 129 da LPI é uma exceção ao
princípio first to file, em que se considera à marca usada de boa-fé, com mais de seis meses de antecedência em
relação a um terceiro que primeiro depositou sinal idêntico ou semelhante no INPI.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de anulação judicial de registro de marca
com base no direito de precedência, como se vê no seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1- Ação distribuída em 8/8/2011. Recurso especial
interposto em 17/7/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o
registro da marca PADRÃO GRAFIA deve ou não ser anulado em virtude do direito de precedência alegado
pela recorrida. 3- A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões
recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 4- O capítulo do acórdão recorrido que adota
orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5- Não havendo manifestação do Tribunal
de origem acerca de dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, a irresignação não pode ser conhecida. 6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do
registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996). 7- A Lei de
Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de
depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de
precedência de registro. 8- Hipótese em que os juízos de origem - soberanos no exame do acervo probatório -
concluíram que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há
mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela interessada. 9- RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO. (STJ, REsp nº 1.464.975/PR , Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje: 14/12/2016) (grifei).

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 No caso, sustenta a parte autora que explora a expressão "ALPHA CO" como marca, sendo sua utilização
precedente, pelo que se impõe a anulação dos registros da marca "ALPHA CO." concedidos à GLM.

Para corroborar o direito alegado, a parte autora anexou prints do facebook, instagram datados de 2017/2018
(id. 4058100.31179608, 4058100.31179611, 18/10/23), catálogo da Alpha Co (id 4058100.31179613,
18/10/23), notas fiscais emitidas em 17.1.2019, 4.6.2019, 10.6.2019 pelo Mundo Alpha (id 4058100.33299260,
11/06/24).

Observa-se que os prints de tela sistêmica colacionada do facebook e instagram demandam ser robustecidos
por outras provas, como comprovação de vendas por notas fiscais.

No que concerne às notas fiscais entende-se que são documentos que se prestam como prova efetiva do uso da
marca. No caso em tela, as notas fiscais apresentadas não demonstram efetiva comercialização dos produtos
designados pela marca questionada em tempo razoável e suficiente para garantir o direito de precedência de
registro à parte autora.

A parte autora sustenta que desde julho de 2018 passou a explorar a expressão "ALPHA CO" como marca,
constata-se que as notas fiscais são datadas de 17.1.2019, 4.6.2019, 10.6.2019 e emitidas pelo Mundo Alpha (id
4058100.33299260, 11/06/24), trazendo a descrição dos produtos /serviços vendidos, contudo, não denotando a
precedência da utilização da marca sustentada pela parte autora.

É o que se verifica da análise das notas fiscais NF -e 000.099. 009, de 17/01/2019, a qual não menciona a
marca ALPHA CO. Observa-se que as demais notas fiscais anexadas pela parte autora são referentes ao mês
de junho de 2019, emitidas em data próxima ao requerimento junto ao INPI, 5.7.2019,
NF-e000.005.666,CFOP5103 (1 unidade), de 04/06/2019, NF-e000.001.243, CFOP6102 (1 unidade),
04/06/2019, NF-e000.987.654, CFOP5102 (1 unidade), 04/06/2019, NF-e000.002.342, CFOP5102 (1 unidade),
10/06/2019, NF-e000.001.781, CFOP6102 (1 unidade), CFOP6102 (1 unidade), 10/06/2019,
NF-e000.001.231, CFOP6102 (1 unidade), 10/06/2019.

Foi oportunizado a parte autora (id 4058100.32783225, 22/04/24) anexar aos autos notas fiscais para
corroborar suas alegações, contudo, o autor informou, através da petição anexada no id 4058100.33299259,
11/06/2024, que o Órgão Fazendário SEFAZ/Ba somente disponibiliza documentos fiscais que estejam dentro
do período previsto no artigo 173, I, do CTN, ou seja, no exercício atual (2024) e cinco anos anteriores (2019 a
2023).

Observa-se, entretanto, que a parte autora ajuizou a presente ação em 18.10.2023, sob a tese da precedência
do uso da marca ALPHA CO desde 2018. Contudo, dentre as provas apresentadas à inicial não constam notas
fiscais, o que, pela matéria posta em juízo, é instrumento de prova de relevante importância, sobretudo quando
serve para demonstrar a anterioridade do uso da marca objeto da lide e fluxo das vendas.

Deveras, para dar sustentação a sua tese, deveria ter sido diligente em angariar provas que refutassem
possíveis argumentos contrários as suas alegações. Por certo, uma vez que realizado o protocolo junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 05 de julho de 2019, presume-se que, à época, seria
detentora desse instrumento probatório, apresentando notas fiscais anteriores a data anterior a NF -e
000.099.009, de 17/01/2019, ainda mais, considerando-se, reitera-se, que são documentos que se prestam como
prova efetiva do uso da marca.

Nesse passo, reconhece-se o direito de precedência ao registro àquele que comprovar a utilização de boa-fé, no
país, de marca idêntica ou semelhante a ponto de causar confusão ou associação para o mesmo fim, há pelo
menos 6 (seis) meses da data do depósito do pedido de registro.

Extrai-se do próprio artigo 129, parágrafo 1º, da Lei 9.279/1996 que para aplicar o direito de precedência deve
restar evidenciado o efetivo uso da marca há pelo menos 6 (seis) meses da data do depósito do pedido de
registro, o que, repise-se, não se concretizou no caso em apreço.

2.3.1. Pedido de nulidade do registro de n.º 917530667 (NCL 35)

No tocante ao pedido de nulidade do registro de n.º 917530667 (NCL 35), sob o fundamento de que não seria
registrável, por reproduzir bandeira oficial da República Italiana, não assiste razão à parte autora.

Dispõe a Lei n 9.279/1996, no que concerne ao registro de marca:

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 Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não
compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante
ou afim, de origem diversa;

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais,
estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

Quanto à disponibilidade do sinal marcário, dispõe o Manual de Marcas do INPI, instituída pela Resolução
INPI/PR n. 249/2019, atualmente incorporada à Portaria INPI n. 8/2022:

"5.8.1 Sinal irregistrável por seu caráter oficial ou público

(...)

Indicação de cor

Embora exerçam papel importante na determinação da aplicabilidade do inciso I do art. 124 da LPI, as
indicações de cores não determinam, necessariamente, imitação de um símbolo oficial. Portanto, as cores serão
levadas em consideração apenas como um sinal reforçador da imitação, sendo o mais importante nesta análise
o aspecto formal de apresentação do sinal marcário em exame.

Estilização de símbolos e monumentos oficiais

Em caso de suficiente estilização das imagens oficiais ou de seus elementos, apenas sugerindo o símbolo oficial,
o sinal marcário passa a ser passível de registro, devendo, todavia, ser observadas outras proibições legais
relativas ao sinal em exame.

Na análise de sinais em que estejam contidas estilizações de monumentos e bandeiras, são levados em
consideração, na análise da registrabilidade, os seguintes fatores:

a) Grau da estilização (imagem total ou parcial, simplificação, distorção ou reposicionamento dos elementos
constitutivos) e singularidade do monumento ou bandeira;

b) Função evocativa do símbolo em relação à origem ou natureza dos produtos/serviços. Trata-se do uso de
elementos presentes em símbolos ou monumentos oficiais de país/localidade comumente relacionada com o
produto ou serviço que o sinal visa assinalar, como serviços de alimentação ou cursos de idiomas, por exemplo.
Enquadra-se neste caso o uso de cores de bandeira ou de partes estilizadas de monumentos, brasões e outros
símbolos oficiais, desde que não induza o público a erro quanto à origem dos produtos ou serviços assinalados.

c) Função secundária do símbolo em relação ao conjunto marcário requerido. O monumento/bandeira pode

fazer parte apenas como adorno ou como parte integrante do conjunto.

d) Falsa vinculação com o estado nacional. A marca não pode parecer ser patrocinada por um país, por
exemplo.

Mesmo em casos em que a estilização do monumento/bandeira for suficiente, não se deve ignorar a
possibilidade de o uso da representação do mesmo constituir confusão quanto à procedência dos produtos ou
serviços, quando então será aplicado o inciso X do art. 124 da LPI.".

A competência para a concessão de registro de marca pertence exclusivamente ao Instituto Nacional da

Propriedade Industrial (INPI), órgão especializado e incumbido da análise técnica de marcas na esfera
administrativa. O ato de concessão é vinculado, uma vez deferido o pedido como resultado favorável do exame
técnico realizado pelo Instituto, sem que haja qualquer discricionariedade por parte do INPI. A margem dada
ao órgão técnico do INPI é única e exclusivamente aquela de, segundo seus conhecimentos, aferir
conclusões técnicas e objetivas, sem realizar juízo de oportunidade e conveniência.

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 No caso, esclarece o INPI em sua contestação que "o elemento figurativo que apresenta semelhança com as
cores da bandeira da Itália foi considerado secundário no sinal em exame, não sendo identificada a alusão
direta à bandeira do país. Desta maneira, o pedido foi regularmente deferido, dado que a indicação de cores da
bandeira da República Italiana não é ostensiva a ponto de violar o inciso I do art. 124 da LPI, ou indicar uma
falsa procedência dos produtos e serviços.".

Dessa forma, não é papel do Poder Judiciário substituir a atuação da autarquia federal, sob pena de infringir o
princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal de 1988. A intervenção judicial
sobre os atos do INPI somente é justificável em situações excepcionais, nas quais se constate evidente
ilegalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa nos
presentes autos.

Registre-se que em hipótese de eventual nulidade, sob o fundamento de não a marca não ser registrável, a teor
do Art. 124, I, da Lei n 9.279/1996, não traria proveito a parte autora, pois incorreria em situação de vedação
absoluta de registro marcário.

3. DISPOSITIVO

Em razão do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o presente

processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

[...]

A sentença proferida naquele primeiro pleito ajuizado em 2023 (ação de n. 0817688-07.2023.4.05.8100), a qual,
repito, julgou improcedente o pleito aqui reiterado, foi objeto de apelação, tendo a Primeira Turma do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região negado provimento à apelação, pelo que destaco a ementa:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA. ALEGAÇÃO DE

DIREITO DE PRECEDÊNCIA. PRINCÍPIO DO "FIRST TO FILE". IMPOSSIBILIDADE. USO ANTERIOR
NÃO COMPROVADO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 124, I, DA LPI.
ELEMENTO FIGURATIVO CONSIDERADO SECUNDÁRIO PELO INPI. ATO ADMINISTRATIVO
REGULAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO
JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta por Alpha Co Comércio e Indústria de Artigos de Vestuário Ltda. contra sentença
que julgou improcedente pedido de nulidade judicial dos registros marcários nºs 917530667 e 917541960,
relativos à marca "ALPHA CO.", de titularidade da empresa GLM Indústria e Comércio de Confecção Ltda.,
deferidos pelo INPI. A autora sustenta direito de precedência no uso da marca, com base nos arts. 124, I e XIX,
129, §1º, e 165 da LPI, requerendo a declaração de nulidade dos registros.

2. O sistema jurídico brasileiro adota o princípio atributivo do registro (first to file), segundo o qual o direito à
marca se adquire com o deferimento do pedido junto ao INPI, nos termos do art. 129, caput, da LPI, sendo a
exceção prevista no §1º, condicionada à comprovação do uso anterior de boa-fé por mais de seis meses.

3. A apelante não apresentou prova suficiente da utilização comercial da marca "ALPHA CO." em período
anterior a seis meses do depósito efetuado pela ré em 14/06/2019, especialmente pela ausência de notas fiscais
datadas anteriores a 14/12/2018, que pudessem robustecer os elementos comprobatórios apresentados (prints
de redes sociais e catálogos).

4. Ainda, a alegação de nulidade do registro com base na utilização da bandeira da Itália como elemento
figurativo é afastada, pois o INPI considerou tal elemento secundário e não ofensivo ao art. 124, I, da LPI,
sendo incabível a revisão judicial de mérito administrativo sem evidência de ilegalidade flagrante ou desvio de
finalidade.

5. Salienta-se que o ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e
veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta, é que se poderia autorizar o
afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica na espécie.
Precedente: Apelação/Remessa Necessária 08001568120184058201, Desembargador Federal Frederico
Wildson da Silva Dantas (Conv.), 4º Turma, julgado em 09/02/2021. (...) (PROCESSO:
08094235520194058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO
CAMARA CARRA, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 14/09/2021).

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 6. De toda sorte, obiter dictum, importa ressaltar que, conforme remansosa jurisprudência do STJ, "marcas
fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma
distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes".
Precedentes nesse sentido: STJ, REsp 1582179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016; AgInt no AREsp 1062073/RJ, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018. Assim, para uma
marca possuir exclusividade plena, deve se destacar de expressões e conceitos do domínio comum, sendo
inviável conceder a alguém a propriedade privada e exclusiva sobre termos usados comumente pelas pessoas
quando tratam daquele objeto ou serviço. Julgamentos recentes desta Corte Regional nessa direção, mutatis
mutandis: PROCESSO: 08013494520244058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL
ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 31/10/2024, PROCESSO:
08008874820214058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES
FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 23/06/2022.

7. Inexistindo prova do uso anterior suficiente e não se constatando ilegalidade na atuação do INPI, inexiste
fundamento para a anulação judicial dos registros impugnados.

8. Recurso desprovido.

Vê-se, portanto, que o julgamento de mérito proferido naquela primeira ação decidiu a demanda autoral, julgando o
pleito improcedente, não anulando o registro de marca da parte ré, não tendo mais a parte autora direito de continuar
utilizando a sua marca. Todavia, a referida ação, que tramitou na 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará
(processo n. 0817688-07.2023.4.05.8100), encontra-se atualmente no TRF da 5ª Região para julgamento dos
embargos de declaração em sede de apelação.

No caso, restou, portanto, configurada a identidade de ações, uma vez que os processos em questão têm as mesmas
partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir.

Por fim, não merece guarida o pedido de condenação da parte autora em litigância de má fé formulado pela GLM
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA, bem como a reconvenção. A conduta da parte autora revela
muito mais desespero do que intenção de causar lesão, não configurando, a meu ver, qualquer das hipóteses previstas
no artigo 80, do CPC.

A mera pretensão de se discutir a manutenção do domínio eletrônico da demandante e continuar usando sua marca,
ainda que por meio de alegações que se mostraram equivocadas, não configura a intenção de causar lesão por parte
das autoras. Não havendo prova inequívoca do dolo e ante a inexistência de prejuízo à parte adversa, afasto a
imputação de litigância de má fé, bem como a reconvenção pleiteada, dada a inexistência de configuração de dano à
parte GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA.

Assim, considerando a existência de litispendência desta ação em relação ao referido feito (processo n.
0817688-07.2023.4.05.8100), outro caminho não pode ser tomado senão a determinação da extinção deste processo.

3. Dispositivo

Ante o exposto, julgo EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de
Processo Civil.

Custas de lei.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% do valor atribuído à causa.

Apresentado recurso de apelação, intime-se a recorrida para contrarrazões e, em seguida, encaminhem-se os autos ao
TRF 5ª Região.

Expedientes necessários.

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Oportunamente, arquive-se.

Fortaleza/CE, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ VIDAL SILVA NETO

Juiz Federal da 4ª Vara

aqu

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 Justiça Federal da 5ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

06/07/2026

Número: 0059452-35.2025.4.05.8100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: 1ª Turma
Órgão julgador: Gab 1 - Des. ROBERTO WANDERLEY
Última distribuição : 01/06/2026
Valor da causa: R$ 1.000,00
Processo referência: 0059452-35.2025.4.05.8100
Assuntos: Registro de Marcas, Patentes ou Invenções
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes Procurador/Terceiro vinculado
GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA FABIO JOCA BARROS (ADVOGADO)
(APELANTE)
ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE RAFAEL SALDANHA PESSOA (ADVOGADO)
VESTUARIO LTDA (APELANTE)
ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE RAFAEL SALDANHA PESSOA (ADVOGADO)
VESTUARIO LTDA (APELADO)
GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA FABIO JOCA BARROS (ADVOGADO)
(APELADO)
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
(APELADO)
Documentos
Id. Data Documento Tipo
9641755 06/02/2026 Embargos de Declaração Embargos de Declaração
17:09
9641756 06/02/2026 Sentença Outros Documentos
17:09
 EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) 04ª VARA FEDERAL – SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO CEARÁ – JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA 5ª
REGIÃO

Processo nº 0059452-35.2025.4.05.8100
Embargante: GLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA.
Embargada: ALPHA CO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA

GLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA., já

qualificada nos autos, vem tempestivamente por intermédio de seu
causídico à presença de V. Exa. para opor, com fundamento nos artigos
1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face da r. decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, pelos
motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – CABIMENTO

Nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do CPC, os embargos de

declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.

No caso em apreço, verifica-se omissão da r. decisão quanto

ao questionamento formulado pela ora embargante acerca do irrisório valor
atribuído à causa pela parte autora, questão que possui relevância direta
para a fixação das custas processuais e dos honorários advocatícios.

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 II – DA OMISSÃO

A decisão embargada limitou-se a extinguir o processo sem

julgamento de mérito, impondo ao final os ônus de custas e de honorários à
autora, com base no valor sugerido na peça exordial, deixando, porém, de
registrar a análise por parte do magistrado sobre a impugnação feita pela
ora embargante quanto ao valor da causa quando ela apresentara sua
peça de contestação (fls. 68 a 74, dos autos).

Tal omissão, concessa maxima venia, compromete a

adequada prestação jurisdicional, uma vez que o valor da causa é
parâmetro essencial para:

 cálculo das custas processuais (art. 82, §2º, CPC);

 fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, §§2º
e 3º, CPC).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o valor da

causa deve refletir a real expressão econômica da demanda, sob pena de
violação aos princípios da boa-fé processual e da proporcionalidade (cf.
REsp 1906623 / SP) - grifamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS

REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU
PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO
SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015,
C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma

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 inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as
suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a
fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os
valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados.
2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às
hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente
autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com
a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em
que, havendo ou não condenação, estejam presentes os
seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou
inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.
3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito
econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas
em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide
(como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações
de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor
inestimável" com "valor elevado".
4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de
Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso
Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele
atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o
manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a
aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de
escolha legislativa explicitada com bastante clareza.
5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma
processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que
tange à fixação de honorários por equidade quando a
Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art.
20, § 4º, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação

capitaneada pelas associações de advogados à postura dos
tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a
demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a
norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.
6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus
membros no Congresso Nacional faz parte do jogo
democrático e deve ser aceita como funcionamento normal
das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio
CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos
interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a
promulgação da Lei n.º 13.256/2016, com notória gestão do
STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo,

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 modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial,
com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda
instância (o que se fez por meio da alteração da redação do
art. 1.030 do CPC).
7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do
STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se
como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova
regulamentação legal em sentido diverso do que vinham
decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e
observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto
legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A
atuação do legislador que acarreta a alteração de
entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno
característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de
Common Law como overriding.
8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de
Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF
afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por
apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no §
8º do art. 85 do CPC.".
9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz
afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e
proporcionalidade, quando os honorários resultantes da
aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.
10. O CPC de 2015, preservando o interesse público,
estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública,
traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo
de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O
julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º
ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por
equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o
art. 140, parágrafo único, do CPC.
11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o
pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu
enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus
curiae COLÉGIO NACIONAL DE
PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL –
CONPEG deve ser utilizado não para respaldar apreciação por
equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual
dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das
faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.
12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de
honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é
derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro

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 público, conforme se verifica nas divergências entre os
membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se
encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção
(nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão
Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º,
inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de
valor da causa ou proveito econômico elevados.
13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de
resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os
casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido
que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários,
com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais
reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico.
Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do
advogado da parte adversa e a fixação de honorários
excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura
adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim
de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em
hipótese não prevista em lei.
14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento
não pode ser considerada como elemento para afastar os
percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus
curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando
afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo
legislador, que previu 'A NATUREZA E A IMPORTÂNCIA DA
CAUSA' COMO UM DOS CRITÉRIOS PARA A DETERMINAÇÃO DO
VALOR DOS HONORÁRIOS (ART. 85, § 2º, III, DO CPC),
LIMITANDO, PORÉM, A DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL A
LIMITES PERCENTUAIS. Assim, se tal elemento já é considerado
pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo
como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a
incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de
trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal
fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º,
IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço").
15. CABE AO AUTOR - QUER SE TRATE DO ESTADO, DAS
EMPRESAS, OU DOS CIDADÃOS - PONDERAR BEM A
PROBABILIDADE DE GANHOS E PREJUÍZOS ANTES DE AJUIZAR
UMA DEMANDA, SABENDO QUE TERÁ QUE ARCAR COM OS
HONORÁRIOS DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OU
VALOR DA CAUSA, CASO VENCIDO.

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 O VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, PORTANTO, É
UM DOS FATORES QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO
NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO.
16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários
excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor
posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas
vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a
extinção por motivos previsíveis, como a flagrante
ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida
ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público
aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação
do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a
sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um
processo natimorto que gerou a condenação em honorários.
Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal
postura.
17. A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE NESSAS
SITUAÇÕES - MUITAS VEZES AQUILATANDO-OS DE FORMA
IRRISÓRIA - APENAS CONTRIBUI PARA QUE DEMANDAS
FRÍVOLAS E SEM POSSIBILIDADE DE ÊXITO CONTINUEM A SER
PROPOSTAS DIANTE DO BAIXO CUSTO EM CASO DE DERROTA.

18. Tal situação não passou despercebida pelos ESTUDIOSOS

DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO, OS QUAIS AFIRMAM,
COM SEGURANÇA, QUE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
DESEMPENHAM TAMBÉM UM PAPEL SANCIONADOR E ENTRAM
NO CÁLCULO REALIZADO PELAS PARTES PARA CHEGAR À
DECISÃO - SOB O PONTO DE VISTA ECONÔMICO - EM TORNO
DA RACIONALIDADE DE INICIAR UM LITÍGIO.
19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um
olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito
da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem
informar seus clientes com o máximo de transparência,
para que juntos possam tomar a decisão mais racional
considerando os custos de uma possível sucumbência.
PROMOVE-SE, DESTA FORMA, UMA LITIGÂNCIA MAIS
RESPONSÁVEL, EM BENEFÍCIO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL
DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito

Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n.
13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa,
controladora e judicial, não se decidirá com base em valores
jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as
consequências práticas da decisão". COMO VISTO, A
CONSEQUÊNCIA PRÁTICA DO DESCARTE DO TEXTO LEGAL DO

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 ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC, SOB A JUSTIFICATIVA
DE DAR GUARIDA A VALORES ABSTRATOS COMO A
RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE, SERÁ UM
PODEROSO ESTÍMULO COMPORTAMENTAL E ECONÔMICO À
PROPOSITURA DE DEMANDAS FRÍVOLAS e de caráter
predatório.
21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de
interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade,
a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar
questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97
da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da
Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos

da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do
julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do
art. 927, § 3º, do CPC.
Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de
jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em
vias de consolidação.
23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos
efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa
assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica,
impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado
por seguir entendimento dominante que terminou sendo
superado em momento posterior, o que, como se vê
claramente, não ocorreu no caso concreto.
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos
percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a
depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais
serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do
valor atualizado da causa.
ii) APENAS SE ADMITE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR
EQUIDADE QUANDO, HAVENDO OU NÃO CONDENAÇÃO: (A) O
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR
INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO; OU (B) O VALOR DA CAUSA FOR
MUITO BAIXO.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o

processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os
honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°,

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 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.
26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do
Regimento Interno do STJ.
Acórdão
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do
Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento,
após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrighi divergindo
do Sr. Ministro Relator, no que foi acompanhada pelas Sras.
Ministras Maria Isabel Gallotti, Laurita Vaz e Maria Thereza de
Assis Moura e pelo Sr. Ministro Herman Benjamin, e os votos
dos Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo e João Otávio de Noronha acompanhando o Sr.
Ministro Relator, por maioria, conhecer do recurso especial e
dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Mauro Campbell
Marques, Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro
Relator. Vencidos as Sras. Ministras Nancy Andrighi, Laurita
Vaz, Maria Thereza de Assis Moura e Maria Isabel Gallotti e o
Sr. Ministro Herman Benjamin. [Data do Julgamento:
16/03/2022. Data da Publicação: 31/05/2022/DJe]

A correta atribuição do valor da causa é, portanto,

indispensável para evitar distorções no ônus financeiro do processo e
prevenir aventuras jurídicas indesejáveis, e reprováveis, por parte de quem
deveria saber da impossibilidade da causa até.

III – DA NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO

Diante da omissão apontada, requer-se que Vossa Excelência

se manifeste expressamente sobre o tema, fixando o valor da causa, desta
feita, em patamar condizente com o objeto litigioso, de modo a: garantir a
proporcionalidade das custas ao que efetivamente se disputava e assegurar

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 a fixação dos honorários advocatícios em conformidade com a norma
processual.

IV – PEDIDO

Ante o exposto, requer:

A) O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de

Declaração, para que seja sanada a omissão apontada;

B) A intimação da parte embargada para apresentar

contrarrazões;

C) A manifestação expressa de Vossa Excelência acerca da

impugnação ao valor da causa, fixando-o em montante compatível
com a controvérsia;

D) A consequente adequação das custas processuais e dos

honorários advocatícios, em observância ao CPC e à jurisprudência
consolidada.

Nestes termos, Pede deferimento.

Fortaleza/CE, 06 de fevereiro de 2026.

Fábio Barros
Advogado OAB-CE 15.543
ESCRITÓRIO AURIZ BARREIRA
MARCAS & PATENTES

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 Justiça Federal da 5ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

05/02/2026

Número: 0059452-35.2025.4.05.8100
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Órgão julgador: 4ª Vara Federal CE
Última distribuição : 06/10/2025
Valor da causa: R$ 1.000,00
Assuntos: Registro de Marcas, Patentes ou Invenções
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes Procurador/Terceiro vinculado
ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE RAFAEL SALDANHA PESSOA (ADVOGADO)
VESTUARIO LTDA (AUTOR)
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
(REU)
GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA FABIO JOCA BARROS (ADVOGADO)
(REU)
Documentos
Id. Data da Documento Tipo
Assinatura
14311 04/02/2026 10:44 Sentença Sentença
5048

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 PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Federal CE

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 0059452-35.2025.4.05.8100

AUTOR: ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA
ADVOGADO do(a) AUTOR: RAFAEL SALDANHA PESSOA - CE23951
REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA
ADVOGADO do(a) REU: FABIO JOCA BARROS - CE15543

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de ação sob o procedimento comum com pedido de tutela de urgência ajuizada por ALPHA CO
COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA contra o INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA,
objetivando provimento jurisdicional para que seja assegurado à autora o direito de continuar utilizando a marca até o
julgamento definitivo da demanda, garantindo a manutenção do domínio eletrônico da demandante. No mérito,
requereu a anulação dos atos que indeferiram os pedidos de registro n. 917666852 e 917666909, ordenando que o
INPI proceda ao deferimento dos pedidos de registro.

Apresentou a seguinte situação fática (id. 121348782):

[...]

1. A Autora é uma empresa atuante no ramo de confecção e comercialização de roupas para o segmento fitness,
com sede na cidade de Salvador/BA.

2. Desde a sua fundação, a empresa vem se destacando no cenário nacional como um dos maiores e-commerce
de vestuário fitness, tendo feito parcerias com os maiores influenciadores do ramo e contando com mais de 575
mil seguidores em sua página do Instagram.

3. Desde o início de suas atividades, a empresa utiliza da marca "ALPHA CO.", associada ao símbolo de um
lobo.

(...)

4. Intentando a proteção de sua marca, em 05/07/2019, a Autora depositou perante o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) os pedidos de registros de marca processados sob os nº's 917666852, vinculado
à NCL (11) 25 (Doc. 03.1) e 917666909, vinculado à NCL (11) 35 (Doc. 03.2). Segue a marca objeto do pedido
de registro:

(...)

5. Entretanto, na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2533, publicada em 23/07/2019, dias após seu
pedido, foi informado o protocolo de duas solicitações de registros da marca "ALPHA CO.", nas datas de
14/06/2019 e 17/06/2019, pela empresa GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA, ora Ré.

6. Os referidos pedidos da GLM resultaram, respectivamente, nos processos 917530667 e 917541960,

vinculados à NCL (11) 25 e NCL (11) 35, as mesmas classes pleiteadas pela Autora. (Docs. 4.1 e 04.2). Veja-se
a marca submetida a registro pela Ré:

7. Em vista disso, em 30/06/2020, os pedidos de registro da Autora foram indeferidos (Doc. 05.1 e 05.2) pelo
INPI com base na ocorrência de reprodução da marca da GLM, constante no processo de nº 917530667, dada
a anterioridade do pedido de registro desta.

(...)

Assinado eletronicamente por: JOSE VIDAL SILVA NETO - 04/02/2026 10:44:52 Num. 143115048 - Pág. 1
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Número do documento: null

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 8. Ocorre que o pedido de registro da Autora não viola a legislação marcária, eis que as marcas da Autora e da
GLM não se mostram colidentes, podendo coexistir de forma simultânea sem prejuízo aos consumidores.
Portanto, ante a ilegalidade dos atos praticados pelo INPI, não resta alternativa à Autora senão deduzir sua
pretensão em juízo.

[...]

A parte autora prestou esclarecimentos acerca dos requisitos de colidência entre as marcas, informando a ausência de
reprodução ou imitação, citando a teoria da distância, [...] "segundo a qual, em contextos de registros semelhantes,
com a utilização de um mesmo termo comum, uma nova marca não precisa possuir distintividade maior que as já
existentes, bastando que seja suficientemente distinta dentre as já registradas no banco de marcas". Defendeu ainda a
ausência de afinidade mercadológica, alegando a impossibilidade confusão entre as marcas.

Juntou documentos.

Custas recolhidas (id. 121375866).

Devidamente citados, o INPI apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a existência do processo n.

0817688-07.2023.4.05.8100 ajuizado pela mesma parte em face igualmente do INPI e da GLM que ainda se encontra
em curso, em grau de recurso já julgado e desprovido no TRF5. No mérito, pugnou pela total improcedência do feito
(id. 130516527).

A parte ré GLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA peticionou acerca do pedido de antecipação
de tutela, alegando má-fé da parte autora, prestou esclarecimento acerca da marca da demandante, pugnando pelo
indeferimento da urgência (id. 131226453). Juntou documentos.

O despacho de id. 132358297 determinou a intimação para parte autora para apresentar manifestação acerca da
preliminar alegada pelo INPI acerca da existência do processo idêntico n. 0817688-07.2023.4.05.8100, ainda em
curso no TRF5 para julgamento de embargos de declaração de acórdão que julgou apelação improcedente, e a
alegação de litigância de má-fé oposta GLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA.

Após, GLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA apresentou contestação com pedido de
reconvenção, alegando, preliminarmente, incorreção do valor da causa. no mérito, ratificou o não cabimento da tutela
requerida antecipadamente, a litigância de má-fé da autora, pelo que reputou condenável a colidência marcária,
citando a tentativa frustrada de composição entre as partes. fez ainda um comparativo entre as marcas, destacando
sinais confundíveis. Por fim, apresentou pedido de reconvenção com pedido de tutela provisória c/c indenização
reparatória, dada a necessidade de interrupção imediata da contrafação, reiterando a conduta delitiva da reconvinda e
a concorrência desleal, pugnando pela condenação da parte autora em danos morais e materiais (id. 133321402).
Juntou documentos.

ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA apresentou réplica (id.

141437273).

É o relatório.

Decido.

2. Fundamentação

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Número do documento: 26020617091900000000009506456
Observa-se, a partir da leitura das informações prestadas pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL (INPI) e pela GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA, e corroboradas pela
documentação anexada aos autos, que a pretensão formulada por meio desta demanda já havia sido formulada pela
autora através de outra ação anterior com pedido e causa de pedir idêntico ao que se pleiteia por meio da presente
demanda. Na primeira causa, a autora requer, em síntese, a nulidade judicial total dos registros marcários referentes à
marca "ALPHA CO, determinando, ainda, que a GLM seja obrigada a abster-se definitivamente de todo e qualquer
uso da referida marca. Enquanto nesta causa, a demandante requer o direito de continuar utilizando a marca até o
julgamento definitivo da demanda, garantindo a manutenção do domínio eletrônico da demandante; anular os atos
que indeferiram os pedidos de registro de marcas, ordenando que o INPI proceda ao deferimento dos pedidos de
registro. Assim, a parte autora, em síntese, busca, nas duas ações, a anulação do registro de marca da parte ré para
que possa continuar utilizando sua marca.

Naquela primeira ação, a qual tramitou no âmbito da 10ª Vara Federal desta Seção Judiciária sob o n.
0817688-07.2023.4.05.8100, o mérito do pedido que aqui se repete foi devidamente apreciado através de sentença
que julgou improcedente o pleito autoral (id. 4058100.33856256), conforme fundamentação que adiante reproduzo:

[...]

2. FUNDAMENTAÇÃO

2. 1. Julgamento antecipado

Tendo em vista que a solução da demanda depende unicamente de prova documental, sem necessidade de
produção de outras espécies probatórias, é caso de julgamento antecipado do pedido, com resolução de mérito,
conforme estabelecido pelo art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sendo o magistrado o destinatário final da prova, é sua tarefa verificar a necessidade e oportunidade de sua
produção, bem como de aferir a sua utilidade para a formação do juízo sobre os fatos narrados na petição
inicial.

Ademais, em relação ao sistema de apreciação de provas no âmbito processual, o ordenamento pátrio

consagrou o da livre apreciação das provas (persuasão racional), que consiste em possibilitar ao juiz
analisá-las sem que tenha que se adstringir a critérios apriorísticos de valoração, podendo, inclusive, optar por
rejeitar a produção de determinada prova.

2.2. Pluralidade de réus em demandas contra o INPI

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI deve ser demandado na cidade do Rio de Janeiro, onde
se encontra estabelecida sua sede, ou, ainda, no domicílio de qualquer outro litisconsorte passivo, conforme
enunciado no artigo 46, § 4º, do Código de Processo Civil:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no
foro de domicílio do réu.

§ 4º Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à
escolha do autor. (grifei)

Nesse sentido, há julgado do STJ:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PATENTE. ANTERIORIDADES. PROTEÇÃO. ÂMBITO.

DECLARAÇÃO. NULIDADE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO. REUNIÃO. NECESSIDADE.
PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 66, III, do Código de Processo Civil de 2015, há
conflito de competência quando, entre 2 (dois) ou mais juízes, surge controvérsia acerca da reunião ou
separação de processos. 2. Havendo identidade de partes e de causa de pedir, bem como risco de decisões
conflitantes (art. 55, caput e § 3º do CPC), justifica-se a reunião das ações pela conexão. 3. Se a ação tem
como um dos réus entidade autárquica da União, no caso o Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI), a competência territorial é regida pela combinação dos arts. 46, § 4º e 51, parágrafo único, do CPC,
ficando a critério do autor a escolha do local de propositura da demanda entre as opções listadas na lei. 4.
Ações declaratória e de nulidade de patente que deverão ser reunidas no juízo prevento, ou seja, n aquele em

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 que houve o primeiro registro ou distribuição (arts. 58 e 59 do CPC). 5. Conflito conhecido para declarar a
competência do Juízo da 3ª Vara Federal de Brasília.

(STJ - CC: 185592 RJ 2022/0016090-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de
Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/08/2023) (grifei)

2.3. Mérito

2.3.1. Pedido de nulidade do registro de n.º 917541960 (NCL 25)

O sistema jurídico brasileiro adota o princípio da exclusividade da marca, previsto no art. 124 da Lei de
Propriedade Industrial (LPI), que veda o registro de marca que possa causar confusão ou associação indevida
com marca previamente registrada e reconhecida no mercado, principalmente quando atuam no mesmo
segmento. Além disso, o princípio da anterioridade estabelece a prevalência do direito ao uso de marca àqueles
que primeiro registraram e consolidaram o uso do nome no mercado.

O direito sobre a marca se constitui por meio de ato administrativo do Estado, representado pelo INPI, após
processo de registro da marca, concedido ao interessado que atenda aos requisitos da LPI e que primeiro
depositou a marca no INPI.

No sistema atributivo brasileiro, o direito de propriedade é constituído somente no ato de concessão do registro
pelo INPI, cabendo apenas uma hipótese de exceção a tal regra, em que é reconhecido o direito ao usuário de
boa-fé, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 129 da LPI:

§ 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis)
meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou
afim, terá direito de precedência ao registro.

Destaque-se que o direito para a proteção das marcas no Brasil se adquire por meio do registro no INPI e não
pelo seu uso no comércio, conforme expresso no artigo 129, caput, da Lei 9.279/96 (LPI):

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições
desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às
marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Ressalte-se que o reconhecimento da precedência do parágrafo 1º do artigo 129 da LPI é uma exceção ao
princípio first to file, em que se considera à marca usada de boa-fé, com mais de seis meses de antecedência em
relação a um terceiro que primeiro depositou sinal idêntico ou semelhante no INPI.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de anulação judicial de registro de marca
com base no direito de precedência, como se vê no seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1- Ação distribuída em 8/8/2011. Recurso especial
interposto em 17/7/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o
registro da marca PADRÃO GRAFIA deve ou não ser anulado em virtude do direito de precedência alegado
pela recorrida. 3- A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões
recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 4- O capítulo do acórdão recorrido que adota
orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5- Não havendo manifestação do Tribunal
de origem acerca de dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, a irresignação não pode ser conhecida. 6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do
registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996). 7- A Lei de
Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de
depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de
precedência de registro. 8- Hipótese em que os juízos de origem - soberanos no exame do acervo probatório -
concluíram que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há
mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela interessada. 9- RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO. (STJ, REsp nº 1.464.975/PR , Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje: 14/12/2016) (grifei).

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 No caso, sustenta a parte autora que explora a expressão "ALPHA CO" como marca, sendo sua utilização
precedente, pelo que se impõe a anulação dos registros da marca "ALPHA CO." concedidos à GLM.

Para corroborar o direito alegado, a parte autora anexou prints do facebook, instagram datados de 2017/2018
(id. 4058100.31179608, 4058100.31179611, 18/10/23), catálogo da Alpha Co (id 4058100.31179613,
18/10/23), notas fiscais emitidas em 17.1.2019, 4.6.2019, 10.6.2019 pelo Mundo Alpha (id 4058100.33299260,
11/06/24).

Observa-se que os prints de tela sistêmica colacionada do facebook e instagram demandam ser robustecidos
por outras provas, como comprovação de vendas por notas fiscais.

No que concerne às notas fiscais entende-se que são documentos que se prestam como prova efetiva do uso da
marca. No caso em tela, as notas fiscais apresentadas não demonstram efetiva comercialização dos produtos
designados pela marca questionada em tempo razoável e suficiente para garantir o direito de precedência de
registro à parte autora.

A parte autora sustenta que desde julho de 2018 passou a explorar a expressão "ALPHA CO" como marca,
constata-se que as notas fiscais são datadas de 17.1.2019, 4.6.2019, 10.6.2019 e emitidas pelo Mundo Alpha (id
4058100.33299260, 11/06/24), trazendo a descrição dos produtos /serviços vendidos, contudo, não denotando a
precedência da utilização da marca sustentada pela parte autora.

É o que se verifica da análise das notas fiscais NF -e 000.099. 009, de 17/01/2019, a qual não menciona a
marca ALPHA CO. Observa-se que as demais notas fiscais anexadas pela parte autora são referentes ao mês
de junho de 2019, emitidas em data próxima ao requerimento junto ao INPI, 5.7.2019,
NF-e000.005.666,CFOP5103 (1 unidade), de 04/06/2019, NF-e000.001.243, CFOP6102 (1 unidade),
04/06/2019, NF-e000.987.654, CFOP5102 (1 unidade), 04/06/2019, NF-e000.002.342, CFOP5102 (1 unidade),
10/06/2019, NF-e000.001.781, CFOP6102 (1 unidade), CFOP6102 (1 unidade), 10/06/2019,
NF-e000.001.231, CFOP6102 (1 unidade), 10/06/2019.

Foi oportunizado a parte autora (id 4058100.32783225, 22/04/24) anexar aos autos notas fiscais para
corroborar suas alegações, contudo, o autor informou, através da petição anexada no id 4058100.33299259,
11/06/2024, que o Órgão Fazendário SEFAZ/Ba somente disponibiliza documentos fiscais que estejam dentro
do período previsto no artigo 173, I, do CTN, ou seja, no exercício atual (2024) e cinco anos anteriores (2019 a
2023).

Observa-se, entretanto, que a parte autora ajuizou a presente ação em 18.10.2023, sob a tese da precedência
do uso da marca ALPHA CO desde 2018. Contudo, dentre as provas apresentadas à inicial não constam notas
fiscais, o que, pela matéria posta em juízo, é instrumento de prova de relevante importância, sobretudo quando
serve para demonstrar a anterioridade do uso da marca objeto da lide e fluxo das vendas.

Deveras, para dar sustentação a sua tese, deveria ter sido diligente em angariar provas que refutassem
possíveis argumentos contrários as suas alegações. Por certo, uma vez que realizado o protocolo junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 05 de julho de 2019, presume-se que, à época, seria
detentora desse instrumento probatório, apresentando notas fiscais anteriores a data anterior a NF -e
000.099.009, de 17/01/2019, ainda mais, considerando-se, reitera-se, que são documentos que se prestam como
prova efetiva do uso da marca.

Nesse passo, reconhece-se o direito de precedência ao registro àquele que comprovar a utilização de boa-fé, no
país, de marca idêntica ou semelhante a ponto de causar confusão ou associação para o mesmo fim, há pelo
menos 6 (seis) meses da data do depósito do pedido de registro.

Extrai-se do próprio artigo 129, parágrafo 1º, da Lei 9.279/1996 que para aplicar o direito de precedência deve
restar evidenciado o efetivo uso da marca há pelo menos 6 (seis) meses da data do depósito do pedido de
registro, o que, repise-se, não se concretizou no caso em apreço.

2.3.1. Pedido de nulidade do registro de n.º 917530667 (NCL 35)

No tocante ao pedido de nulidade do registro de n.º 917530667 (NCL 35), sob o fundamento de que não seria
registrável, por reproduzir bandeira oficial da República Italiana, não assiste razão à parte autora.

Dispõe a Lei n 9.279/1996, no que concerne ao registro de marca:

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 Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não
compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante
ou afim, de origem diversa;

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais,
estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

Quanto à disponibilidade do sinal marcário, dispõe o Manual de Marcas do INPI, instituída pela Resolução
INPI/PR n. 249/2019, atualmente incorporada à Portaria INPI n. 8/2022:

"5.8.1 Sinal irregistrável por seu caráter oficial ou público

(...)

Indicação de cor

Embora exerçam papel importante na determinação da aplicabilidade do inciso I do art. 124 da LPI, as
indicações de cores não determinam, necessariamente, imitação de um símbolo oficial. Portanto, as cores serão
levadas em consideração apenas como um sinal reforçador da imitação, sendo o mais importante nesta análise
o aspecto formal de apresentação do sinal marcário em exame.

Estilização de símbolos e monumentos oficiais

Em caso de suficiente estilização das imagens oficiais ou de seus elementos, apenas sugerindo o símbolo oficial,
o sinal marcário passa a ser passível de registro, devendo, todavia, ser observadas outras proibições legais
relativas ao sinal em exame.

Na análise de sinais em que estejam contidas estilizações de monumentos e bandeiras, são levados em
consideração, na análise da registrabilidade, os seguintes fatores:

a) Grau da estilização (imagem total ou parcial, simplificação, distorção ou reposicionamento dos elementos
constitutivos) e singularidade do monumento ou bandeira;

b) Função evocativa do símbolo em relação à origem ou natureza dos produtos/serviços. Trata-se do uso de
elementos presentes em símbolos ou monumentos oficiais de país/localidade comumente relacionada com o
produto ou serviço que o sinal visa assinalar, como serviços de alimentação ou cursos de idiomas, por exemplo.
Enquadra-se neste caso o uso de cores de bandeira ou de partes estilizadas de monumentos, brasões e outros
símbolos oficiais, desde que não induza o público a erro quanto à origem dos produtos ou serviços assinalados.

c) Função secundária do símbolo em relação ao conjunto marcário requerido. O monumento/bandeira pode

fazer parte apenas como adorno ou como parte integrante do conjunto.

d) Falsa vinculação com o estado nacional. A marca não pode parecer ser patrocinada por um país, por
exemplo.

Mesmo em casos em que a estilização do monumento/bandeira for suficiente, não se deve ignorar a
possibilidade de o uso da representação do mesmo constituir confusão quanto à procedência dos produtos ou
serviços, quando então será aplicado o inciso X do art. 124 da LPI.".

A competência para a concessão de registro de marca pertence exclusivamente ao Instituto Nacional da

Propriedade Industrial (INPI), órgão especializado e incumbido da análise técnica de marcas na esfera
administrativa. O ato de concessão é vinculado, uma vez deferido o pedido como resultado favorável do exame
técnico realizado pelo Instituto, sem que haja qualquer discricionariedade por parte do INPI. A margem dada
ao órgão técnico do INPI é única e exclusivamente aquela de, segundo seus conhecimentos, aferir
conclusões técnicas e objetivas, sem realizar juízo de oportunidade e conveniência.

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 No caso, esclarece o INPI em sua contestação que "o elemento figurativo que apresenta semelhança com as
cores da bandeira da Itália foi considerado secundário no sinal em exame, não sendo identificada a alusão
direta à bandeira do país. Desta maneira, o pedido foi regularmente deferido, dado que a indicação de cores da
bandeira da República Italiana não é ostensiva a ponto de violar o inciso I do art. 124 da LPI, ou indicar uma
falsa procedência dos produtos e serviços.".

Dessa forma, não é papel do Poder Judiciário substituir a atuação da autarquia federal, sob pena de infringir o
princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal de 1988. A intervenção judicial
sobre os atos do INPI somente é justificável em situações excepcionais, nas quais se constate evidente
ilegalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa nos
presentes autos.

Registre-se que em hipótese de eventual nulidade, sob o fundamento de não a marca não ser registrável, a teor
do Art. 124, I, da Lei n 9.279/1996, não traria proveito a parte autora, pois incorreria em situação de vedação
absoluta de registro marcário.

3. DISPOSITIVO

Em razão do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o presente

processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

[...]

A sentença proferida naquele primeiro pleito ajuizado em 2023 (ação de n. 0817688-07.2023.4.05.8100), a qual,
repito, julgou improcedente o pleito aqui reiterado, foi objeto de apelação, tendo a Primeira Turma do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região negado provimento à apelação, pelo que destaco a ementa:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA. ALEGAÇÃO DE

DIREITO DE PRECEDÊNCIA. PRINCÍPIO DO "FIRST TO FILE". IMPOSSIBILIDADE. USO ANTERIOR
NÃO COMPROVADO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 124, I, DA LPI.
ELEMENTO FIGURATIVO CONSIDERADO SECUNDÁRIO PELO INPI. ATO ADMINISTRATIVO
REGULAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO
JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta por Alpha Co Comércio e Indústria de Artigos de Vestuário Ltda. contra sentença
que julgou improcedente pedido de nulidade judicial dos registros marcários nºs 917530667 e 917541960,
relativos à marca "ALPHA CO.", de titularidade da empresa GLM Indústria e Comércio de Confecção Ltda.,
deferidos pelo INPI. A autora sustenta direito de precedência no uso da marca, com base nos arts. 124, I e XIX,
129, §1º, e 165 da LPI, requerendo a declaração de nulidade dos registros.

2. O sistema jurídico brasileiro adota o princípio atributivo do registro (first to file), segundo o qual o direito à
marca se adquire com o deferimento do pedido junto ao INPI, nos termos do art. 129, caput, da LPI, sendo a
exceção prevista no §1º, condicionada à comprovação do uso anterior de boa-fé por mais de seis meses.

3. A apelante não apresentou prova suficiente da utilização comercial da marca "ALPHA CO." em período
anterior a seis meses do depósito efetuado pela ré em 14/06/2019, especialmente pela ausência de notas fiscais
datadas anteriores a 14/12/2018, que pudessem robustecer os elementos comprobatórios apresentados (prints
de redes sociais e catálogos).

4. Ainda, a alegação de nulidade do registro com base na utilização da bandeira da Itália como elemento
figurativo é afastada, pois o INPI considerou tal elemento secundário e não ofensivo ao art. 124, I, da LPI,
sendo incabível a revisão judicial de mérito administrativo sem evidência de ilegalidade flagrante ou desvio de
finalidade.

5. Salienta-se que o ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e
veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta, é que se poderia autorizar o
afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica na espécie.
Precedente: Apelação/Remessa Necessária 08001568120184058201, Desembargador Federal Frederico
Wildson da Silva Dantas (Conv.), 4º Turma, julgado em 09/02/2021. (...) (PROCESSO:
08094235520194058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO
CAMARA CARRA, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 14/09/2021).

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 6. De toda sorte, obiter dictum, importa ressaltar que, conforme remansosa jurisprudência do STJ, "marcas
fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma
distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes".
Precedentes nesse sentido: STJ, REsp 1582179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016; AgInt no AREsp 1062073/RJ, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018. Assim, para uma
marca possuir exclusividade plena, deve se destacar de expressões e conceitos do domínio comum, sendo
inviável conceder a alguém a propriedade privada e exclusiva sobre termos usados comumente pelas pessoas
quando tratam daquele objeto ou serviço. Julgamentos recentes desta Corte Regional nessa direção, mutatis
mutandis: PROCESSO: 08013494520244058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL
ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 31/10/2024, PROCESSO:
08008874820214058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES
FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 23/06/2022.

7. Inexistindo prova do uso anterior suficiente e não se constatando ilegalidade na atuação do INPI, inexiste
fundamento para a anulação judicial dos registros impugnados.

8. Recurso desprovido.

Vê-se, portanto, que o julgamento de mérito proferido naquela primeira ação decidiu a demanda autoral, julgando o
pleito improcedente, não anulando o registro de marca da parte ré, não tendo mais a parte autora direito de continuar
utilizando a sua marca. Todavia, a referida ação, que tramitou na 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará
(processo n. 0817688-07.2023.4.05.8100), encontra-se atualmente no TRF da 5ª Região para julgamento dos
embargos de declaração em sede de apelação.

No caso, restou, portanto, configurada a identidade de ações, uma vez que os processos em questão têm as mesmas
partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir.

Por fim, não merece guarida o pedido de condenação da parte autora em litigância de má fé formulado pela GLM
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA, bem como a reconvenção. A conduta da parte autora revela
muito mais desespero do que intenção de causar lesão, não configurando, a meu ver, qualquer das hipóteses previstas
no artigo 80, do CPC.

A mera pretensão de se discutir a manutenção do domínio eletrônico da demandante e continuar usando sua marca,
ainda que por meio de alegações que se mostraram equivocadas, não configura a intenção de causar lesão por parte
das autoras. Não havendo prova inequívoca do dolo e ante a inexistência de prejuízo à parte adversa, afasto a
imputação de litigância de má fé, bem como a reconvenção pleiteada, dada a inexistência de configuração de dano à
parte GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA.

Assim, considerando a existência de litispendência desta ação em relação ao referido feito (processo n.
0817688-07.2023.4.05.8100), outro caminho não pode ser tomado senão a determinação da extinção deste processo.

3. Dispositivo

Ante o exposto, julgo EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de
Processo Civil.

Custas de lei.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% do valor atribuído à causa.

Apresentado recurso de apelação, intime-se a recorrida para contrarrazões e, em seguida, encaminhem-se os autos ao
TRF 5ª Região.

Expedientes necessários.

Assinado eletronicamente por: JOSE VIDAL SILVA NETO - 04/02/2026 10:44:52 Num. 143115048 - Pág. 8
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Número do documento: null

Assinado eletronicamente por: FABIO JOCA BARROS - 06/02/2026 17:09:19 Num. 9641756 - Pág. 9
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Número do documento: 26020617091900000000009506456
Oportunamente, arquive-se.

Fortaleza/CE, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ VIDAL SILVA NETO

Juiz Federal da 4ª Vara

aqu

Assinado eletronicamente por: JOSE VIDAL SILVA NETO - 04/02/2026 10:44:52 Num. 143115048 - Pág. 9
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Número do documento: null

Assinado eletronicamente por: FABIO JOCA BARROS - 06/02/2026 17:09:19 Num. 9641756 - Pág. 10
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Número do documento: 26020617091900000000009506456
 Justiça Federal da 5ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

06/07/2026

Número: 0059452-35.2025.4.05.8100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: 1ª Turma
Órgão julgador: Gab 1 - Des. ROBERTO WANDERLEY
Última distribuição : 01/06/2026
Valor da causa: R$ 1.000,00
Processo referência: 0059452-35.2025.4.05.8100
Assuntos: Registro de Marcas, Patentes ou Invenções
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes Procurador/Terceiro vinculado
GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA FABIO JOCA BARROS (ADVOGADO)
(APELANTE)
ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE RAFAEL SALDANHA PESSOA (ADVOGADO)
VESTUARIO LTDA (APELANTE)
ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE RAFAEL SALDANHA PESSOA (ADVOGADO)
VESTUARIO LTDA (APELADO)
GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA FABIO JOCA BARROS (ADVOGADO)
(APELADO)
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
(APELADO)
Documentos
Id. Data Documento Tipo
9641757 09/02/2026 Sentença Sentença
17:07
 PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Federal CE

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 0059452-35.2025.4.05.8100

AUTOR: ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA
ADVOGADO do(a) AUTOR: RAFAEL SALDANHA PESSOA - CE23951
REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA
ADVOGADO do(a) REU: FABIO JOCA BARROS - CE15543

SENTENÇA

(Embargos de Declaração)

Trata-se de embargos de declaração opostos por GLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA
contra sentença proferida no id. 143115048.

Alega a parte embargante que a sentença exarada trouxe omissão, quanto ao questionamento formulado pela ora
embargante acerca do irrisório valor atribuído à causa pela parte autora, questão que possui relevância direta para a
fixação das custas processuais e dos honorários advocatícios (id. 143743681).

É o relatório.

Decido.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprimento de omissão, saneamento de contradição, esclarecimento de
obscuridade ou correção de erro material no julgamento embargado. Também são admitidos para fins de
prequestionamento.

Examinando os autos, entendo que a sentença embargada não incorreu em omissão/contradição/obscuridade/erro

material, tendo apreciado as questões litigiosas adequadamente e resolvido a controvérsia, como se pode ver da
fundamentação do julgado, na parte abaixo transcrita:

[...]

Observa-se, a partir da leitura das informações prestadas pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL (INPI) e pela GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA, e corroboradas pela
documentação anexada aos autos, que a pretensão formulada por meio desta demanda já havia sido formulada
pela autora através de outra ação anterior com pedido e causa de pedir idêntico ao que se pleiteia por meio da
presente demanda. Na primeira causa, a autora requer, em síntese, a nulidade judicial total dos registros
marcários referentes à marca "ALPHA CO, determinando, ainda, que a GLM seja obrigada a abster-se
definitivamente de todo e qualquer uso da referida marca. Enquanto nesta causa, a demandante requer o
direito de continuar utilizando a marca até o julgamento definitivo da demanda, garantindo a manutenção do
domínio eletrônico da demandante; anular os atos que indeferiram os pedidos de registro de marcas,
ordenando que o INPI proceda ao deferimento dos pedidos de registro. Assim, a parte autora, em síntese,
busca, nas duas ações, a anulação do registro de marca da parte ré para que possa continuar utilizando sua
marca.

Naquela primeira ação, a qual tramitou no âmbito da 10ª Vara Federal desta Seção Judiciária sob o n.
0817688-07.2023.4.05.8100, o mérito do pedido que aqui se repete foi devidamente apreciado através de
sentença que julgou improcedente o pleito autoral (id. 4058100.33856256), conforme fundamentação que
adiante reproduzo:

[...]

2. FUNDAMENTAÇÃO

2. 1. Julgamento antecipado

Assinado eletronicamente por: JOSE VIDAL SILVA NETO - 09/02/2026 17:07:50 Num. 9641757 - Pág. 1
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Número do documento: 26020917075000000000009506457
 Tendo em vista que a solução da demanda depende unicamente de prova documental, sem necessidade de
produção de outras espécies probatórias, é caso de julgamento antecipado do pedido, com resolução de mérito,
conforme estabelecido pelo art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sendo o magistrado o destinatário final da prova, é sua tarefa verificar a necessidade e oportunidade de sua
produção, bem como de aferir a sua utilidade para a formação do juízo sobre os fatos narrados na petição
inicial.

Ademais, em relação ao sistema de apreciação de provas no âmbito processual, o ordenamento pátrio

consagrou o da livre apreciação das provas (persuasão racional), que consiste em possibilitar ao juiz
analisá-las sem que tenha que se adstringir a critérios apriorísticos de valoração, podendo, inclusive, optar por
rejeitar a produção de determinada prova.

2.2. Pluralidade de réus em demandas contra o INPI

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI deve ser demandado na cidade do Rio de Janeiro, onde
se encontra estabelecida sua sede, ou, ainda, no domicílio de qualquer outro litisconsorte passivo, conforme
enunciado no artigo 46, § 4º, do Código de Processo Civil:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no
foro de domicílio do réu.

§ 4º Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à
escolha do autor. (grifei)

Nesse sentido, há julgado do STJ:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PATENTE. ANTERIORIDADES. PROTEÇÃO. ÂMBITO.

DECLARAÇÃO. NULIDADE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO. REUNIÃO. NECESSIDADE.
PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 66, III, do Código de Processo Civil de 2015, há
conflito de competência quando, entre 2 (dois) ou mais juízes, surge controvérsia acerca da reunião ou
separação de processos. 2. Havendo identidade de partes e de causa de pedir, bem como risco de decisões
conflitantes (art. 55, caput e § 3º do CPC), justifica-se a reunião das ações pela conexão. 3. Se a ação tem
como um dos réus entidade autárquica da União, no caso o Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI), a competência territorial é regida pela combinação dos arts. 46, § 4º e 51, parágrafo único, do CPC,
ficando a critério do autor a escolha do local de propositura da demanda entre as opções listadas na lei. 4.
Ações declaratória e de nulidade de patente que deverão ser reunidas no juízo prevento, ou seja, n aquele em
que houve o primeiro registro ou distribuição (arts. 58 e 59 do CPC). 5. Conflito conhecido para declarar a
competência do Juízo da 3ª Vara Federal de Brasília.

(STJ - CC: 185592 RJ 2022/0016090-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de
Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/08/2023) (grifei)

2.3. Mérito

2.3.1. Pedido de nulidade do registro de n.º 917541960 (NCL 25)

O sistema jurídico brasileiro adota o princípio da exclusividade da marca, previsto no art. 124 da Lei de
Propriedade Industrial (LPI), que veda o registro de marca que possa causar confusão ou associação indevida
com marca previamente registrada e reconhecida no mercado, principalmente quando atuam no mesmo
segmento. Além disso, o princípio da anterioridade estabelece a prevalência do direito ao uso de marca àqueles
que primeiro registraram e consolidaram o uso do nome no mercado.

O direito sobre a marca se constitui por meio de ato administrativo do Estado, representado pelo INPI, após
processo de registro da marca, concedido ao interessado que atenda aos requisitos da LPI e que primeiro
depositou a marca no INPI.

No sistema atributivo brasileiro, o direito de propriedade é constituído somente no ato de concessão do registro
pelo INPI, cabendo apenas uma hipótese de exceção a tal regra, em que é reconhecido o direito ao usuário de
boa-fé, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 129 da LPI:

Assinado eletronicamente por: JOSE VIDAL SILVA NETO - 09/02/2026 17:07:50 Num. 9641757 - Pág. 2
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Número do documento: 26020917075000000000009506457
 § 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis)
meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou
afim, terá direito de precedência ao registro.

Destaque-se que o direito para a proteção das marcas no Brasil se adquire por meio do registro no INPI e não
pelo seu uso no comércio, conforme expresso no artigo 129, caput, da Lei 9.279/96 (LPI):

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições
desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às
marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Ressalte-se que o reconhecimento da precedência do parágrafo 1º do artigo 129 da LPI é uma exceção ao
princípio first to file, em que se considera à marca usada de boa-fé, com mais de seis meses de antecedência em
relação a um terceiro que primeiro depositou sinal idêntico ou semelhante no INPI.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de anulação judicial de registro de marca
com base no direito de precedência, como se vê no seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1- Ação distribuída em 8/8/2011. Recurso especial
interposto em 17/7/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o
registro da marca PADRÃO GRAFIA deve ou não ser anulado em virtude do direito de precedência alegado
pela recorrida. 3- A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões
recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 4- O capítulo do acórdão recorrido que adota
orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5- Não havendo manifestação do Tribunal
de origem acerca de dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, a irresignação não pode ser conhecida. 6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do
registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996). 7- A Lei de
Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de
depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de
precedência de registro. 8- Hipótese em que os juízos de origem - soberanos no exame do acervo probatório -
concluíram que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há
mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela interessada. 9- RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO. (STJ, REsp nº 1.464.975/PR , Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje: 14/12/2016) (grifei).

No caso, sustenta a parte autora que explora a expressão "ALPHA CO" como marca, sendo sua utilização
precedente, pelo que se impõe a anulação dos registros da marca "ALPHA CO." concedidos à GLM.

Para corroborar o direito alegado, a parte autora anexou prints do facebook, instagram datados de 2017/2018
(id. 4058100.31179608, 4058100.31179611, 18/10/23), catálogo da Alpha Co (id 4058100.31179613,
18/10/23), notas fiscais emitidas em 17.1.2019, 4.6.2019, 10.6.2019 pelo Mundo Alpha (id 4058100.33299260,
11/06/24).

Observa-se que os prints de tela sistêmica colacionada do facebook e instagram demandam ser robustecidos
por outras provas, como comprovação de vendas por notas fiscais.

No que concerne às notas fiscais entende-se que são documentos que se prestam como prova efetiva do uso da
marca. No caso em tela, as notas fiscais apresentadas não demonstram efetiva comercialização dos produtos
designados pela marca questionada em tempo razoável e suficiente para garantir o direito de precedência de
registro à parte autora.

A parte autora sustenta que desde julho de 2018 passou a explorar a expressão "ALPHA CO" como marca,
constata-se que as notas fiscais são datadas de 17.1.2019, 4.6.2019, 10.6.2019 e emitidas pelo Mundo Alpha (id
4058100.33299260, 11/06/24), trazendo a descrição dos produtos /serviços vendidos, contudo, não denotando a
precedência da utilização da marca sustentada pela parte autora.

É o que se verifica da análise das notas fiscais NF -e 000.099. 009, de 17/01/2019, a qual não menciona a
marca ALPHA CO. Observa-se que as demais notas fiscais anexadas pela parte autora são referentes ao mês
de junho de 2019, emitidas em data próxima ao requerimento junto ao INPI, 5.7.2019,
NF-e000.005.666,CFOP5103 (1 unidade), de 04/06/2019, NF-e000.001.243, CFOP6102 (1 unidade),

Assinado eletronicamente por: JOSE VIDAL SILVA NETO - 09/02/2026 17:07:50 Num. 9641757 - Pág. 3
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Número do documento: 26020917075000000000009506457
 04/06/2019, NF-e000.987.654, CFOP5102 (1 unidade), 04/06/2019, NF-e000.002.342, CFOP5102 (1 unidade),
10/06/2019, NF-e000.001.781, CFOP6102 (1 unidade), CFOP6102 (1 unidade), 10/06/2019,
NF-e000.001.231, CFOP6102 (1 unidade), 10/06/2019.

Foi oportunizado a parte autora (id 4058100.32783225, 22/04/24) anexar aos autos notas fiscais para
corroborar suas alegações, contudo, o autor informou, através da petição anexada no id 4058100.33299259,
11/06/2024, que o Órgão Fazendário SEFAZ/Ba somente disponibiliza documentos fiscais que estejam dentro
do período previsto no artigo 173, I, do CTN, ou seja, no exercício atual (2024) e cinco anos anteriores (2019 a
2023).

Observa-se, entretanto, que a parte autora ajuizou a presente ação em 18.10.2023, sob a tese da precedência
do uso da marca ALPHA CO desde 2018. Contudo, dentre as provas apresentadas à inicial não constam notas
fiscais, o que, pela matéria posta em juízo, é instrumento de prova de relevante importância, sobretudo quando
serve para demonstrar a anterioridade do uso da marca objeto da lide e fluxo das vendas.

Deveras, para dar sustentação a sua tese, deveria ter sido diligente em angariar provas que refutassem
possíveis argumentos contrários as suas alegações. Por certo, uma vez que realizado o protocolo junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 05 de julho de 2019, presume-se que, à época, seria
detentora desse instrumento probatório, apresentando notas fiscais anteriores a data anterior a NF -e
000.099.009, de 17/01/2019, ainda mais, considerando-se, reitera-se, que são documentos que se prestam como
prova efetiva do uso da marca.

Nesse passo, reconhece-se o direito de precedência ao registro àquele que comprovar a utilização de boa-fé, no
país, de marca idêntica ou semelhante a ponto de causar confusão ou associação para o mesmo fim, há pelo
menos 6 (seis) meses da data do depósito do pedido de registro.

Extrai-se do próprio artigo 129, parágrafo 1º, da Lei 9.279/1996 que para aplicar o direito de precedência deve
restar evidenciado o efetivo uso da marca há pelo menos 6 (seis) meses da data do depósito do pedido de
registro, o que, repise-se, não se concretizou no caso em apreço.

2.3.1. Pedido de nulidade do registro de n.º 917530667 (NCL 35)

No tocante ao pedido de nulidade do registro de n.º 917530667 (NCL 35), sob o fundamento de que não seria
registrável, por reproduzir bandeira oficial da República Italiana, não assiste razão à parte autora.

Dispõe a Lei n 9.279/1996, no que concerne ao registro de marca:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não
compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante
ou afim, de origem diversa;

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais,
estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

Quanto à disponibilidade do sinal marcário, dispõe o Manual de Marcas do INPI, instituída pela Resolução
INPI/PR n. 249/2019, atualmente incorporada à Portaria INPI n. 8/2022:

"5.8.1 Sinal irregistrável por seu caráter oficial ou público

(...)

Indicação de cor

Assinado eletronicamente por: JOSE VIDAL SILVA NETO - 09/02/2026 17:07:50 Num. 9641757 - Pág. 4
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Número do documento: 26020917075000000000009506457
 Embora exerçam papel importante na determinação da aplicabilidade do inciso I do art. 124 da LPI, as
indicações de cores não determinam, necessariamente, imitação de um símbolo oficial. Portanto, as cores serão
levadas em consideração apenas como um sinal reforçador da imitação, sendo o mais importante nesta análise
o aspecto formal de apresentação do sinal marcário em exame.

Estilização de símbolos e monumentos oficiais

Em caso de suficiente estilização das imagens oficiais ou de seus elementos, apenas sugerindo o símbolo oficial,
o sinal marcário passa a ser passível de registro, devendo, todavia, ser observadas outras proibições legais
relativas ao sinal em exame.

Na análise de sinais em que estejam contidas estilizações de monumentos e bandeiras, são levados em
consideração, na análise da registrabilidade, os seguintes fatores:

a) Grau da estilização (imagem total ou parcial, simplificação, distorção ou reposicionamento dos elementos
constitutivos) e singularidade do monumento ou bandeira;

b) Função evocativa do símbolo em relação à origem ou natureza dos produtos/serviços. Trata-se do uso de
elementos presentes em símbolos ou monumentos oficiais de país/localidade comumente relacionada com o
produto ou serviço que o sinal visa assinalar, como serviços de alimentação ou cursos de idiomas, por exemplo.
Enquadra-se neste caso o uso de cores de bandeira ou de partes estilizadas de monumentos, brasões e outros
símbolos oficiais, desde que não induza o público a erro quanto à origem dos produtos ou serviços assinalados.

c) Função secundária do símbolo em relação ao conjunto marcário requerido. O monumento/bandeira pode

fazer parte apenas como adorno ou como parte integrante do conjunto.

d) Falsa vinculação com o estado nacional. A marca não pode parecer ser patrocinada por um país, por
exemplo.

Mesmo em casos em que a estilização do monumento/bandeira for suficiente, não se deve ignorar a
possibilidade de o uso da representação do mesmo constituir confusão quanto à procedência dos produtos ou
serviços, quando então será aplicado o inciso X do art. 124 da LPI.".

A competência para a concessão de registro de marca pertence exclusivamente ao Instituto Nacional da

Propriedade Industrial (INPI), órgão especializado e incumbido da análise técnica de marcas na esfera
administrativa. O ato de concessão é vinculado, uma vez deferido o pedido como resultado favorável do exame
técnico realizado pelo Instituto, sem que haja qualquer discricionariedade por parte do INPI. A margem dada
ao órgão técnico do INPI é única e exclusivamente aquela de, segundo seus conhecimentos, aferir
conclusões técnicas e objetivas, sem realizar juízo de oportunidade e conveniência.

No caso, esclarece o INPI em sua contestação que "o elemento figurativo que apresenta semelhança com as
cores da bandeira da Itália foi considerado secundário no sinal em exame, não sendo identificada a alusão
direta à bandeira do país. Desta maneira, o pedido foi regularmente deferido, dado que a indicação de cores da
bandeira da República Italiana não é ostensiva a ponto de violar o inciso I do art. 124 da LPI, ou indicar uma
falsa procedência dos produtos e serviços.".

Dessa forma, não é papel do Poder Judiciário substituir a atuação da autarquia federal, sob pena de infringir o
princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal de 1988. A intervenção judicial
sobre os atos do INPI somente é justificável em situações excepcionais, nas quais se constate evidente
ilegalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa nos
presentes autos.

Registre-se que em hipótese de eventual nulidade, sob o fundamento de não a marca não ser registrável, a teor
do Art. 124, I, da Lei n 9.279/1996, não traria proveito a parte autora, pois incorreria em situação de vedação
absoluta de registro marcário.

3. DISPOSITIVO

Em razão do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o presente

processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Assinado eletronicamente por: JOSE VIDAL SILVA NETO - 09/02/2026 17:07:50 Num. 9641757 - Pág. 5
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Número do documento: 26020917075000000000009506457
 [...]

A sentença proferida naquele primeiro pleito ajuizado em 2023 (ação de n. 0817688-07.2023.4.05.8100), a

qual, repito, julgou improcedente o pleito aqui reiterado, foi objeto de apelação, tendo a Primeira Turma do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região negado provimento à apelação, pelo que destaco a ementa:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA. ALEGAÇÃO DE

DIREITO DE PRECEDÊNCIA. PRINCÍPIO DO "FIRST TO FILE". IMPOSSIBILIDADE. USO ANTERIOR
NÃO COMPROVADO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 124, I, DA LPI.
ELEMENTO FIGURATIVO CONSIDERADO SECUNDÁRIO PELO INPI. ATO ADMINISTRATIVO
REGULAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO
JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta por Alpha Co Comércio e Indústria de Artigos de Vestuário Ltda. contra sentença
que julgou improcedente pedido de nulidade judicial dos registros marcários nºs 917530667 e 917541960,
relativos à marca "ALPHA CO.", de titularidade da empresa GLM Indústria e Comércio de Confecção Ltda.,
deferidos pelo INPI. A autora sustenta direito de precedência no uso da marca, com base nos arts. 124, I e XIX,
129, §1º, e 165 da LPI, requerendo a declaração de nulidade dos registros.

2. O sistema jurídico brasileiro adota o princípio atributivo do registro (first to file), segundo o qual o direito à
marca se adquire com o deferimento do pedido junto ao INPI, nos termos do art. 129, caput, da LPI, sendo a
exceção prevista no §1º, condicionada à comprovação do uso anterior de boa-fé por mais de seis meses.

3. A apelante não apresentou prova suficiente da utilização comercial da marca "ALPHA CO." em período
anterior a seis meses do depósito efetuado pela ré em 14/06/2019, especialmente pela ausência de notas fiscais
datadas anteriores a 14/12/2018, que pudessem robustecer os elementos comprobatórios apresentados (prints
de redes sociais e catálogos).

4. Ainda, a alegação de nulidade do registro com base na utilização da bandeira da Itália como elemento
figurativo é afastada, pois o INPI considerou tal elemento secundário e não ofensivo ao art. 124, I, da LPI,
sendo incabível a revisão judicial de mérito administrativo sem evidência de ilegalidade flagrante ou desvio de
finalidade.

5. Salienta-se que o ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e
veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta, é que se poderia autorizar o
afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica na espécie.
Precedente: Apelação/Remessa Necessária 08001568120184058201, Desembargador Federal Frederico
Wildson da Silva Dantas (Conv.), 4º Turma, julgado em 09/02/2021. (...) (PROCESSO:
08094235520194058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO
CAMARA CARRA, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 14/09/2021).

6. De toda sorte, obiter dictum, importa ressaltar que, conforme remansosa jurisprudência do STJ, "marcas
fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma
distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes".
Precedentes nesse sentido: STJ, REsp 1582179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016; AgInt no AREsp 1062073/RJ, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018. Assim, para uma
marca possuir exclusividade plena, deve se destacar de expressões e conceitos do domínio comum, sendo
inviável conceder a alguém a propriedade privada e exclusiva sobre termos usados comumente pelas pessoas
quando tratam daquele objeto ou serviço. Julgamentos recentes desta Corte Regional nessa direção, mutatis
mutandis: PROCESSO: 08013494520244058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL
ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 31/10/2024, PROCESSO:
08008874820214058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES
FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 23/06/2022.

7. Inexistindo prova do uso anterior suficiente e não se constatando ilegalidade na atuação do INPI, inexiste
fundamento para a anulação judicial dos registros impugnados.

8. Recurso desprovido.

Assinado eletronicamente por: JOSE VIDAL SILVA NETO - 09/02/2026 17:07:50 Num. 9641757 - Pág. 6
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Número do documento: 26020917075000000000009506457
 Vê-se, portanto, que o julgamento de mérito proferido naquela primeira ação decidiu a demanda autoral,
julgando o pleito improcedente, não anulando o registro de marca da parte ré, não tendo mais a parte autora
direito de continuar utilizando a sua marca. Todavia, a referida ação, que tramitou na 10ª Vara Federal da
Seção Judiciária do Ceará (processo n. 0817688-07.2023.4.05.8100), encontra-se atualmente no TRF da 5ª
Região para julgamento dos embargos de declaração em sede de apelação.

No caso, restou, portanto, configurada a identidade de ações, uma vez que os processos em questão têm as
mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir.

Por fim, não merece guarida o pedido de condenação da parte autora em litigância de má fé formulado pela
GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA, bem como a reconvenção. A conduta da parte
autora revela muito mais desespero do que intenção de causar lesão, não configurando, a meu ver, qualquer
das hipóteses previstas no artigo 80, do CPC.

A mera pretensão de se discutir a manutenção do domínio eletrônico da demandante e continuar usando sua
marca, ainda que por meio de alegações que se mostraram equivocadas, não configura a intenção de causar
lesão por parte das autoras. Não havendo prova inequívoca do dolo e ante a inexistência de prejuízo à parte
adversa, afasto a imputação de litigância de má fé, bem como a reconvenção pleiteada, dada a inexistência de
configuração de dano à parte GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA.

Assim, considerando a existência de litispendência desta ação em relação ao referido feito (processo n.
0817688-07.2023.4.05.8100), outro caminho não pode ser tomado senão a determinação da extinção deste
processo.

[...]

Conforme se depreende dos termos da fundamentação acima transcritos, não está configurada omissão, contradição,
obscuridade ou erro material sanável pela via dos embargos de declaração, pelo que ratifico os termos da sentença ret
ro.

Por fim, destaco que os embargos declaratórios não se prestam à reforma do julgamento proferido, nem substituem
os recursos previstos na legislação processual para que a parte inconformada com o julgamento possa buscar sua
revisão ou reforma.

Acerca da omissão citada, acrescento que a impugnação ao valor da causa deveria ter sido oposta na primeira ação
que decidiu a demanda autoral, tendo em vista que o presente caso reflete uma litispendência , conforme
fundamentação transcrita.

Cabe destacar também que, consoante entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça (STJ), "O julgador não
está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições
processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as
pretensões deduzidas" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HC n. 812.951/MS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Ante o exposto, inexistindo os vícios apontados, e pretendendo o embargante, em verdade, o reexame do mérito da
sentença, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da exequente.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Em caso de apelação, intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões; após, remetam-se os autos ao TRF da 5ª
Região.

Oportunamente, arquive-se.

Expedientes necessário.

Fortaleza/CE, data da assinatura eletrônica.

Assinado eletronicamente por: JOSE VIDAL SILVA NETO - 09/02/2026 17:07:50 Num. 9641757 - Pág. 7
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Número do documento: 26020917075000000000009506457
 JOSÉ VIDAL SILVA NETO.

Juiz Federal da 4ª Vara

aqu

Assinado eletronicamente por: JOSE VIDAL SILVA NETO - 09/02/2026 17:07:50 Num. 9641757 - Pág. 8
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Número do documento: 26020917075000000000009506457
 Justiça Federal da 5ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

06/07/2026

Número: 0059452-35.2025.4.05.8100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: 1ª Turma
Órgão julgador: Gab 1 - Des. ROBERTO WANDERLEY
Última distribuição : 01/06/2026
Valor da causa: R$ 1.000,00
Processo referência: 0059452-35.2025.4.05.8100
Assuntos: Registro de Marcas, Patentes ou Invenções
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes Procurador/Terceiro vinculado
GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA FABIO JOCA BARROS (ADVOGADO)
(APELANTE)
ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE RAFAEL SALDANHA PESSOA (ADVOGADO)
VESTUARIO LTDA (APELANTE)
ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE RAFAEL SALDANHA PESSOA (ADVOGADO)
VESTUARIO LTDA (APELADO)
GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA FABIO JOCA BARROS (ADVOGADO)
(APELADO)
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
(APELADO)
Documentos
Id. Data Documento Tipo
9641759 13/02/2026 Embargos de Declaração Embargos de Declaração
15:29
 E X C E LE N TÍ S SI M O SE N HO R D O U TO R J UIZ DA 4ª V A R A FE DE R A L D A S UB SE Ç Ã O
JU DIC I Á RI A DE F O R T A LE Z A

Proc. nº 0059452-35.2025.4.05.8100

ALPHA COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA, outrora

denominada “Alpha Co Comercio e Industria de Artigos de Vestuario Ltda”, já qualificada nos
autos eletrônicos em epígrafe, vem, respeitosa e tempestivamente, por meio de seus
advogados regularmente constituídos, perante Vossa Excelência, opor EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO em face da sentença de Id. 143115048, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC,
pelos fatos e fundamentos a seguir delineados.

I. TEMPESTIVIDADE

1. Os embargos de declaração deverão ser opostos em 5 (cinco) dias, conforme

estabelece o art. 1.023 do CPC, que segue em sua literalidade:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição

dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não
se sujeitam a preparo.

2. A sentença embargada foi publicada no dia 06/02/2026 (sexta-feira), iniciando o

prazo para recurso no dia 09/02/2026 (segunda-feira) e encerrando no dia
13/02/2026 (sexta-feira).

3. Uma vez que a oposição deste recurso foi realizada antes do termo final do prazo
indicado, os presentes embargos deverão ser conhecidos, já que plenamente
tempestivos.

II. CABIMENTO

4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração

são cabíveis em face de decisões maculadas por vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. In verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

+55 85 3035.0104
[Link]
Av. Desembargador Moreira, 760 – salas 1104 a 1107

Assinado eletronicamente por: RAFAEL SALDANHA PESSOA - 13/02/2026 15:29:18 Num. 9641759 - Pág. 1
[Link]
Número do documento: 26021315291800000000009506459
 I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

5. Considerando que a Embargante suscita a existência de omissão e contradição

na sentença proferida, conforme será explicado a seguir, os embargos de
declaração ora opostos devem ser conhecidos, dado que plenamente cabíveis,
com seu regular processamento e julgamento.

III. RAZÕES RECURSAIS

III.I – Omissão quanto à improcedência da reconvenção e arbitramento de honorários de

sucumbência.

6. Analisando a fundamentação da sentença, vê-se claramente que foi

reconhecida a improcedência das razões postas na reconvenção apresentada
pela empresa GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA. Para melhor
visualização:

Por fim, não merece guarida o pedido de condenação da parte autora em

litigância de má fé formulado pela GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO
LTDA, bem como a reconvenção. A conduta da parte autora revela muito mais
desespero do que intenção de causar lesão, não configurando, a meu ver, qualquer
das hipóteses previstas no artigo 80, do CPC.

A mera pretensão de se discutir a manutenção do domínio eletrônico da

demandante e continuar usando sua marca, ainda que por meio de alegações que
se mostraram equivocadas, não configura a intenção de causar lesão por parte das
autoras. Não havendo prova inequívoca do dolo e ante a inexistência de prejuízo à
parte adversa, afasto a imputação de litigância de má fé, bem como a reconvenção
pleiteada, dada a inexistência de configuração de dano à parte GLM INDUSTRIA E
COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA.

(Grifos nossos)

7. Ocorre que, apesar dessas considerações, o dispositivo do decisum trata apenas

a respeito da extinção da ação originária, silenciando com relação ao
julgamento da reconvenção e à condenação da Reconvinte ao pagamento de
honorários de sucumbência. Nesse sentido:

3. Dispositivo

+55 85 3035.0104
[Link]
Av. Desembargador Moreira, 760 – salas 1104 a 1107

Assinado eletronicamente por: RAFAEL SALDANHA PESSOA - 13/02/2026 15:29:18 Num. 9641759 - Pág. 2
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Número do documento: 26021315291800000000009506459
 Ante o exposto, julgo EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Custas de lei.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no montante

de 10% do valor atribuído à causa.

Apresentado recurso de apelação, intime-se a recorrida para contrarrazões e, em

seguida, encaminhem-se os autos ao TRF 5ª Região.

Expedientes necessários.

Oportunamente, arquive-se.

Fortaleza/CE, data da assinatura eletrônica.

8. A ausência de comando no dispositivo sobre a reconvenção configura omissão

relevante, pois esta constitui demanda autônoma e exige capítulo decisório
próprio, inclusive para definição da sucumbência e arbitramento de honorários.

9. Assim, impõe-se a integração do dispositivo para consignar, de forma expressa, o

resultado atribuído à reconvenção na fundamentação e a consequente
condenação da reconvinte ao pagamento de honorários sucumbenciais.

10. Nesse sentido, requer-se que seja sanada a omissão indicada, com a integração
do dispositivo para consignar o desfecho da reconvenção (improcedência/não
conhecimento, conforme fundamentação), com a consequente condenação
em honorários sucumbenciais próprios da reconvenção.

[Link] – Contradição do julgado quanto ao objeto da presente ação.

11. Ao tratar sobre a existência de litispendência, a sentença embargada assim

consignou com relação ao objeto de cada uma das ações indicadas:

Na primeira causa, a autora requer, em síntese, a nulidade judicial total dos registros
marcários referentes à marca ‘ALPHA CO’, determinando, ainda, que a GLM seja
obrigada a abster-se definitivamente de todo e qualquer uso da referida marca.
Enquanto nesta causa, a demandante requer o direito de continuar utilizando a
marca até o julgamento definitivo da demanda, garantindo a manutenção do
domínio eletrônico da demandante; anular os atos que indeferiram os pedidos de
registro de marcas, ordenando que o INPI proceda ao deferimento dos pedidos de
registro.

(Grifos nossos)

12. A partir dessa descrição, o próprio julgado reconhece expressamente que, na

presente demanda, a Autora busca a anulação dos “atos que indeferiram os
pedidos de registro de marcas, ordenando que o INPI proceda ao deferimento

+55 85 3035.0104
[Link]
Av. Desembargador Moreira, 760 – salas 1104 a 1107

Assinado eletronicamente por: RAFAEL SALDANHA PESSOA - 13/02/2026 15:29:18 Num. 9641759 - Pág. 3
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Número do documento: 26021315291800000000009506459
 dos pedidos de registro”, isto é, a invalidação do ato administrativo praticado pelo
INPI em desfavor da Autora. Todavia, no mesmo parágrafo, a sentença afirma
que:

“Assim, a parte autora, em síntese, busca, nas duas ações, a anulação do registro
de marca da parte ré para que possa continuar utilizando sua marca.”

13. Em um primeiro momento, afirma-se que o objeto da presente ação consiste na

anulação dos atos que indeferiram os pedidos de registro formulados pela Autora.
Logo em seguida, contudo, conclui-se que, nesta demanda, a Autora buscaria a
anulação do registro de marca da parte Ré.

14. Dito isso, evidencia-se contradição no julgado, pois a fundamentação adotada,

ao tratar do objeto do presente processo, acaba por referir-se à anulação de dois
atos administrativos distintos, praticados em momentos diversos e dotados de
efeitos jurídicos próprios.

15. Explica-se. Primeiro, foi proferido o ato administrativo que deferiu o registro da
marca da GLM. Apenas após isso, e com base nesse mesmo ato, o INPI indeferiu
os pedidos de registro da Autora, ficando claro que cada ato possui natureza
própria.

16. Por conseguinte, sendo atos distintos, a anulação de cada um geraria efeitos
inconfundíveis. A anulação do ato que deferiu o registro da marca da GLM
implicaria a impossibilidade de uso da marca pela referida empresa. Por outro
lado, a anulação do ato que indeferiu os pedidos de registro da Autora não
impede que a GLM continue utilizando sua marca, mas permite que ambas usem
suas respectivas marcas, em pacífica convivência, o que evidencia, de forma
objetiva, a ausência de identidade entre as pretensões.

17. Assim, ao reconhecer que, nesta ação, se busca a anulação dos atos que
indeferiram os pedidos de registro da Autora e, simultaneamente, afirmar que o
pedido se confunde com a anulação do registro da marca da parte ré, a
sentença incorre em contradição em seus próprios termos. Tal contradição
compromete diretamente a conclusão acerca da litispendência, pois prejudica
a verificação da identidade de pedidos entre as demandas.

18. Essa contradição é juridicamente relevante porque a litispendência somente se

configura quando há tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), nos
termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, sendo a extinção sem mérito medida
exepcional prevista no art. 485, V, do CPC.

+55 85 3035.0104
[Link]
Av. Desembargador Moreira, 760 – salas 1104 a 1107

Assinado eletronicamente por: RAFAEL SALDANHA PESSOA - 13/02/2026 15:29:18 Num. 9641759 - Pág. 4
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Número do documento: 26021315291800000000009506459
 19. Como na própria sentença é mencionado que nesta ação se pretende a
anulação dos indeferimentos de seus pedidos de registro, não é logicamente
possível afirmar, ao mesmo tempo, que se busca aqui a anulação do registro da
marca da parte ré, de modo que não é possível falar em identidade de pedido
desta ação com a ação anteriormente ajuizada.

20. A existência de alguma interseção fática entre as ações poderia tão somente
ensejar conexão/continencia, mas jamais a extinção por litispedência, por inexistir
a identidade estrita de pedidos.

21. Diante disso, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração

para sanar a contradição apontada, com a devida correção do julgado e
atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar o reconhecimento da
litispendência e permitir o regular processamento da presente ação.

22. Subsidiariamente, caso não se entenda pelo reconhecimento da contradição e

afastamento da litispendência, requer-se que o decisum seja integrado para
esclarecer quais seriam (i) o pedido e (ii) a causa de pedir em cada uma das
demandas reputadas idênticas.

IV. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS

23. Embora seja amplamente conhecido que os embargos de declaração não se

prestam a modificar o mérito das decisões proferidas, há casos em que a correção
dos vícios torna imprescindível a alteração do resultado do julgado. Nestes casos,
a jurisprudência reconhece a necessidade de atribuir efeitos modificativos ou
infringentes aos embargos de declaração. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. PREMISSA

EQUIVOCADA DO JULGAMENTO. 1. A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos
de Declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa
equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a
contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência
necessária. Presente essa situação excepcional, é de acolher os Aclaratórios com
atribuição de efeitos infringentes. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA CASSADA
PARA DAR REGULAR PROCESSAMENTO AO FEITO. (TJ-GO - Apelação
(CPC): 01242776520078090051, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento:
30/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/07/2019)

24. Os efeitos modificativos/infringentes são devidos no caso em apreço, dado que o

saneamento dos vícios apontados ensejará a modificação do mérito da decisão
embargada.

+55 85 3035.0104
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Av. Desembargador Moreira, 760 – salas 1104 a 1107

Assinado eletronicamente por: RAFAEL SALDANHA PESSOA - 13/02/2026 15:29:18 Num. 9641759 - Pág. 5
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Número do documento: 26021315291800000000009506459
 25. Desta forma, requer-se a atribuição de efeitos modificativos/infringentes aos
embargos, intimando-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se no
prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.

V. PEDIDOS

26. Por todo o exposto, roga-se pelo:

a) O recebimento dos embargos de declaração, uma vez presentes os requisitos

legais para tanto;

b) O acolhimento dos embargos de declaração, integrando-se a sentença para

corrigir a omissão e a contradição presentes na sentença embargada.

27. Por fim, requer que sejam as intimações e/ou publicações efetuadas
exclusivamente em nome do advogado RAFAEL SALDANHA PESSOA, OAB/CE nº
23.951, com endereço profissional na Av. Desembargador Moreira, 760, Salas 1104
a 1107, Meireles – Fortaleza/CE, CEP: 60150-161.

Termos em que, respeitosamente, pede e espera deferimento.

Fortaleza - CE, 13 de fevereiro de 2026.

Rafael Saldanha Pessoa Bruno de Sousa Coelho

OAB/CE nº 23.951 OAB/CE nº 30.725

João Davi Teixeira Avelino João Pedro Mota Bezerra

OAB/CE nº 55.479 OAB/CE nº 40.820

+55 85 3035.0104
[Link]
Av. Desembargador Moreira, 760 – salas 1104 a 1107

Assinado eletronicamente por: RAFAEL SALDANHA PESSOA - 13/02/2026 15:29:18 Num. 9641759 - Pág. 6
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 Justiça Federal da 5ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

06/07/2026

Número: 0059452-35.2025.4.05.8100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: 1ª Turma
Órgão julgador: Gab 1 - Des. ROBERTO WANDERLEY
Última distribuição : 01/06/2026
Valor da causa: R$ 1.000,00
Processo referência: 0059452-35.2025.4.05.8100
Assuntos: Registro de Marcas, Patentes ou Invenções
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes Procurador/Terceiro vinculado
GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA FABIO JOCA BARROS (ADVOGADO)
(APELANTE)
ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE RAFAEL SALDANHA PESSOA (ADVOGADO)
VESTUARIO LTDA (APELANTE)
ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE RAFAEL SALDANHA PESSOA (ADVOGADO)
VESTUARIO LTDA (APELADO)
GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA FABIO JOCA BARROS (ADVOGADO)
(APELADO)
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
(APELADO)
Documentos
Id. Data Documento Tipo
9641760 25/02/2026 Sentença Sentença
10:41
 PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Federal CE

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 0059452-35.2025.4.05.8100

AUTOR: ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA
ADVOGADO do(a) AUTOR: RAFAEL SALDANHA PESSOA - CE23951
REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA
ADVOGADO do(a) REU: FABIO JOCA BARROS - CE15543

SENTENÇA

(Embargos de Declaração)

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALPHA COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE

VESTUÁRIO LTDA contra sentença proferida no id. 143115048.

Alega a parte embargante que a sentença exarada trouxe omissão quanto à improcedência da reconvenção e
arbitramento de honorários de sucumbência, e contradição quanto ao objeto da presente ação, nos seguintes termos
(id. 145026707).

[...]

III.I - Omissão quanto à improcedência da reconvenção e arbitramento de honorários de sucumbência.

6. Analisando a fundamentação da sentença, vê-se claramente que foi reconhecida a improcedência das razões
postas na reconvenção apresentada pela empresa GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA.

(...)

7. Ocorre que, apesar dessas considerações, o dispositivo do decisum trata apenas a respeito da extinção da
ação originária, silenciando com relação ao julgamento da reconvenção e à condenação da Reconvinte ao
pagamento de honorários de sucumbência.

(...)

8. A ausência de comando no dispositivo sobre a reconvenção configura omissão relevante, pois esta constitui
demanda autônoma e exige capítulo decisório próprio, inclusive para definição da sucumbência e arbitramento
de honorários.

(...)

[Link] - Contradição do julgado quanto ao objeto da presente ação.

11. Ao tratar sobre a existência de litispendência, a sentença embargada assim consignou com relação ao
objeto de cada uma das ações indicadas:

Na primeira causa, a autora requer, em síntese, a nulidade judicial total dos registros marcários referentes à
marca 'ALPHA CO', determinando, ainda, que a GLM seja obrigada a abster-se definitivamente de todo e
qualquer uso da referida marca. Enquanto nesta causa, a demandante requer o direito de continuar utilizando
a marca até o julgamento definitivo da demanda, garantindo a manutenção do domínio eletrônico da
demandante; anular os atos que indeferiram os pedidos de registro de marcas, ordenando que o INPI proceda
ao deferimento dos pedidos de registro.

(Grifos nossos)

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 12. A partir dessa descrição, o próprio julgado reconhece expressamente que, na presente demanda, a Autora
busca a anulação dos "atos que indeferiram os pedidos de registro de marcas, ordenando que o INPI proceda
ao deferimento dos pedidos de registro", isto é, a invalidação do ato administrativo praticado pelo INPI em
desfavor da Autora. Todavia, no mesmo parágrafo, a sentença afirma que:

"Assim, a parte autora, em síntese, busca, nas duas ações, a anulação do registro de marca da parte ré para
que possa continuar utilizando sua marca."

13. Em um primeiro momento, afirma-se que o objeto da presente ação consiste na anulação dos atos que
indeferiram os pedidos de registro formulados pela Autora. Logo em seguida, contudo, conclui-se que, nesta
demanda, a Autora buscaria a anulação do registro de marca da parte Ré.

14. Dito isso, evidencia-se contradição no julgado, pois a fundamentação adotada, ao tratar do objeto do
presente processo, acaba por referir-se à anulação de dois atos administrativos distintos, praticados em
momentos diversos e dotados de efeitos jurídicos próprios.

[...]

(destaque nosso)

É o relatório.

Decido.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprimento de omissão, saneamento de contradição, esclarecimento de
obscuridade ou correção de erro material no julgamento embargado. Também são admitidos para fins de
prequestionamento.

Examinando os autos, entendo que a sentença embargada não incorreu em omissão/contradição/obscuridade/erro

material, tendo apreciado as questões litigiosas adequadamente e resolvido a controvérsia, como se pode ver da
fundamentação do julgado, na parte abaixo transcrita:

[...]

Observa-se, a partir da leitura das informações prestadas pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL (INPI) e pela GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA, e corroboradas pela
documentação anexada aos autos, que a pretensão formulada por meio desta demanda já havia sido formulada
pela autora através de outra ação anterior com pedido e causa de pedir idêntico ao que se pleiteia por meio da
presente demanda. Na primeira causa, a autora requer, em síntese, a nulidade judicial total dos registros
marcários referentes à marca "ALPHA CO, determinando, ainda, que a GLM seja obrigada a abster-se
definitivamente de todo e qualquer uso da referida marca. Enquanto nesta causa, a demandante requer o
direito de continuar utilizando a marca até o julgamento definitivo da demanda, garantindo a manutenção do
domínio eletrônico da demandante; anular os atos que indeferiram os pedidos de registro de marcas,
ordenando que o INPI proceda ao deferimento dos pedidos de registro. Assim, a parte autora, em síntese,
busca, nas duas ações, a anulação do registro de marca da parte ré para que possa continuar utilizando sua
marca.

Naquela primeira ação, a qual tramitou no âmbito da 10ª Vara Federal desta Seção Judiciária sob o n.
0817688-07.2023.4.05.8100, o mérito do pedido que aqui se repete foi devidamente apreciado através de
sentença que julgou improcedente o pleito autoral (id. 4058100.33856256), conforme fundamentação que
adiante reproduzo:

[...]

2. FUNDAMENTAÇÃO

2. 1. Julgamento antecipado

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 Tendo em vista que a solução da demanda depende unicamente de prova documental, sem necessidade de
produção de outras espécies probatórias, é caso de julgamento antecipado do pedido, com resolução de mérito,
conforme estabelecido pelo art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sendo o magistrado o destinatário final da prova, é sua tarefa verificar a necessidade e oportunidade de sua
produção, bem como de aferir a sua utilidade para a formação do juízo sobre os fatos narrados na petição
inicial.

Ademais, em relação ao sistema de apreciação de provas no âmbito processual, o ordenamento pátrio

consagrou o da livre apreciação das provas (persuasão racional), que consiste em possibilitar ao juiz
analisá-las sem que tenha que se adstringir a critérios apriorísticos de valoração, podendo, inclusive, optar por
rejeitar a produção de determinada prova.

2.2. Pluralidade de réus em demandas contra o INPI

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI deve ser demandado na cidade do Rio de Janeiro, onde
se encontra estabelecida sua sede, ou, ainda, no domicílio de qualquer outro litisconsorte passivo, conforme
enunciado no artigo 46, § 4º, do Código de Processo Civil:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no
foro de domicílio do réu.

§ 4º Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à
escolha do autor. (grifei)

Nesse sentido, há julgado do STJ:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PATENTE. ANTERIORIDADES. PROTEÇÃO. ÂMBITO.

DECLARAÇÃO. NULIDADE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO. REUNIÃO. NECESSIDADE.
PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 66, III, do Código de Processo Civil de 2015, há
conflito de competência quando, entre 2 (dois) ou mais juízes, surge controvérsia acerca da reunião ou
separação de processos. 2. Havendo identidade de partes e de causa de pedir, bem como risco de decisões
conflitantes (art. 55, caput e § 3º do CPC), justifica-se a reunião das ações pela conexão. 3. Se a ação tem
como um dos réus entidade autárquica da União, no caso o Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI), a competência territorial é regida pela combinação dos arts. 46, § 4º e 51, parágrafo único, do CPC,
ficando a critério do autor a escolha do local de propositura da demanda entre as opções listadas na lei. 4.
Ações declaratória e de nulidade de patente que deverão ser reunidas no juízo prevento, ou seja, n aquele em
que houve o primeiro registro ou distribuição (arts. 58 e 59 do CPC). 5. Conflito conhecido para declarar a
competência do Juízo da 3ª Vara Federal de Brasília.

(STJ - CC: 185592 RJ 2022/0016090-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de
Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/08/2023) (grifei)

2.3. Mérito

2.3.1. Pedido de nulidade do registro de n.º 917541960 (NCL 25)

O sistema jurídico brasileiro adota o princípio da exclusividade da marca, previsto no art. 124 da Lei de
Propriedade Industrial (LPI), que veda o registro de marca que possa causar confusão ou associação indevida
com marca previamente registrada e reconhecida no mercado, principalmente quando atuam no mesmo
segmento. Além disso, o princípio da anterioridade estabelece a prevalência do direito ao uso de marca àqueles
que primeiro registraram e consolidaram o uso do nome no mercado.

O direito sobre a marca se constitui por meio de ato administrativo do Estado, representado pelo INPI, após
processo de registro da marca, concedido ao interessado que atenda aos requisitos da LPI e que primeiro
depositou a marca no INPI.

No sistema atributivo brasileiro, o direito de propriedade é constituído somente no ato de concessão do registro
pelo INPI, cabendo apenas uma hipótese de exceção a tal regra, em que é reconhecido o direito ao usuário de
boa-fé, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 129 da LPI:

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 § 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis)
meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou
afim, terá direito de precedência ao registro.

Destaque-se que o direito para a proteção das marcas no Brasil se adquire por meio do registro no INPI e não
pelo seu uso no comércio, conforme expresso no artigo 129, caput, da Lei 9.279/96 (LPI):

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições
desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às
marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Ressalte-se que o reconhecimento da precedência do parágrafo 1º do artigo 129 da LPI é uma exceção ao
princípio first to file, em que se considera à marca usada de boa-fé, com mais de seis meses de antecedência em
relação a um terceiro que primeiro depositou sinal idêntico ou semelhante no INPI.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de anulação judicial de registro de marca
com base no direito de precedência, como se vê no seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1- Ação distribuída em 8/8/2011. Recurso especial
interposto em 17/7/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o
registro da marca PADRÃO GRAFIA deve ou não ser anulado em virtude do direito de precedência alegado
pela recorrida. 3- A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões
recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 4- O capítulo do acórdão recorrido que adota
orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5- Não havendo manifestação do Tribunal
de origem acerca de dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, a irresignação não pode ser conhecida. 6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do
registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996). 7- A Lei de
Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de
depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de
precedência de registro. 8- Hipótese em que os juízos de origem - soberanos no exame do acervo probatório -
concluíram que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há
mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela interessada. 9- RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO. (STJ, REsp nº 1.464.975/PR , Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje: 14/12/2016) (grifei).

No caso, sustenta a parte autora que explora a expressão "ALPHA CO" como marca, sendo sua utilização
precedente, pelo que se impõe a anulação dos registros da marca "ALPHA CO." concedidos à GLM.

Para corroborar o direito alegado, a parte autora anexou prints do facebook, instagram datados de 2017/2018
(id. 4058100.31179608, 4058100.31179611, 18/10/23), catálogo da Alpha Co (id 4058100.31179613,
18/10/23), notas fiscais emitidas em 17.1.2019, 4.6.2019, 10.6.2019 pelo Mundo Alpha (id 4058100.33299260,
11/06/24).

Observa-se que os prints de tela sistêmica colacionada do facebook e instagram demandam ser robustecidos
por outras provas, como comprovação de vendas por notas fiscais.

No que concerne às notas fiscais entende-se que são documentos que se prestam como prova efetiva do uso da
marca. No caso em tela, as notas fiscais apresentadas não demonstram efetiva comercialização dos produtos
designados pela marca questionada em tempo razoável e suficiente para garantir o direito de precedência de
registro à parte autora.

A parte autora sustenta que desde julho de 2018 passou a explorar a expressão "ALPHA CO" como marca,
constata-se que as notas fiscais são datadas de 17.1.2019, 4.6.2019, 10.6.2019 e emitidas pelo Mundo Alpha (id
4058100.33299260, 11/06/24), trazendo a descrição dos produtos /serviços vendidos, contudo, não denotando a
precedência da utilização da marca sustentada pela parte autora.

É o que se verifica da análise das notas fiscais NF -e 000.099. 009, de 17/01/2019, a qual não menciona a
marca ALPHA CO. Observa-se que as demais notas fiscais anexadas pela parte autora são referentes ao mês
de junho de 2019, emitidas em data próxima ao requerimento junto ao INPI, 5.7.2019,
NF-e000.005.666,CFOP5103 (1 unidade), de 04/06/2019, NF-e000.001.243, CFOP6102 (1 unidade),

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 04/06/2019, NF-e000.987.654, CFOP5102 (1 unidade), 04/06/2019, NF-e000.002.342, CFOP5102 (1 unidade),
10/06/2019, NF-e000.001.781, CFOP6102 (1 unidade), CFOP6102 (1 unidade), 10/06/2019,
NF-e000.001.231, CFOP6102 (1 unidade), 10/06/2019.

Foi oportunizado a parte autora (id 4058100.32783225, 22/04/24) anexar aos autos notas fiscais para
corroborar suas alegações, contudo, o autor informou, através da petição anexada no id 4058100.33299259,
11/06/2024, que o Órgão Fazendário SEFAZ/Ba somente disponibiliza documentos fiscais que estejam dentro
do período previsto no artigo 173, I, do CTN, ou seja, no exercício atual (2024) e cinco anos anteriores (2019 a
2023).

Observa-se, entretanto, que a parte autora ajuizou a presente ação em 18.10.2023, sob a tese da precedência
do uso da marca ALPHA CO desde 2018. Contudo, dentre as provas apresentadas à inicial não constam notas
fiscais, o que, pela matéria posta em juízo, é instrumento de prova de relevante importância, sobretudo quando
serve para demonstrar a anterioridade do uso da marca objeto da lide e fluxo das vendas.

Deveras, para dar sustentação a sua tese, deveria ter sido diligente em angariar provas que refutassem
possíveis argumentos contrários as suas alegações. Por certo, uma vez que realizado o protocolo junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 05 de julho de 2019, presume-se que, à época, seria
detentora desse instrumento probatório, apresentando notas fiscais anteriores a data anterior a NF -e
000.099.009, de 17/01/2019, ainda mais, considerando-se, reitera-se, que são documentos que se prestam como
prova efetiva do uso da marca.

Nesse passo, reconhece-se o direito de precedência ao registro àquele que comprovar a utilização de boa-fé, no
país, de marca idêntica ou semelhante a ponto de causar confusão ou associação para o mesmo fim, há pelo
menos 6 (seis) meses da data do depósito do pedido de registro.

Extrai-se do próprio artigo 129, parágrafo 1º, da Lei 9.279/1996 que para aplicar o direito de precedência deve
restar evidenciado o efetivo uso da marca há pelo menos 6 (seis) meses da data do depósito do pedido de
registro, o que, repise-se, não se concretizou no caso em apreço.

2.3.1. Pedido de nulidade do registro de n.º 917530667 (NCL 35)

No tocante ao pedido de nulidade do registro de n.º 917530667 (NCL 35), sob o fundamento de que não seria
registrável, por reproduzir bandeira oficial da República Italiana, não assiste razão à parte autora.

Dispõe a Lei n 9.279/1996, no que concerne ao registro de marca:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não
compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante
ou afim, de origem diversa;

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais,
estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

Quanto à disponibilidade do sinal marcário, dispõe o Manual de Marcas do INPI, instituída pela Resolução
INPI/PR n. 249/2019, atualmente incorporada à Portaria INPI n. 8/2022:

"5.8.1 Sinal irregistrável por seu caráter oficial ou público

(...)

Indicação de cor

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 Embora exerçam papel importante na determinação da aplicabilidade do inciso I do art. 124 da LPI, as
indicações de cores não determinam, necessariamente, imitação de um símbolo oficial. Portanto, as cores serão
levadas em consideração apenas como um sinal reforçador da imitação, sendo o mais importante nesta análise
o aspecto formal de apresentação do sinal marcário em exame.

Estilização de símbolos e monumentos oficiais

Em caso de suficiente estilização das imagens oficiais ou de seus elementos, apenas sugerindo o símbolo oficial,
o sinal marcário passa a ser passível de registro, devendo, todavia, ser observadas outras proibições legais
relativas ao sinal em exame.

Na análise de sinais em que estejam contidas estilizações de monumentos e bandeiras, são levados em
consideração, na análise da registrabilidade, os seguintes fatores:

a) Grau da estilização (imagem total ou parcial, simplificação, distorção ou reposicionamento dos elementos
constitutivos) e singularidade do monumento ou bandeira;

b) Função evocativa do símbolo em relação à origem ou natureza dos produtos/serviços. Trata-se do uso de
elementos presentes em símbolos ou monumentos oficiais de país/localidade comumente relacionada com o
produto ou serviço que o sinal visa assinalar, como serviços de alimentação ou cursos de idiomas, por exemplo.
Enquadra-se neste caso o uso de cores de bandeira ou de partes estilizadas de monumentos, brasões e outros
símbolos oficiais, desde que não induza o público a erro quanto à origem dos produtos ou serviços assinalados.

c) Função secundária do símbolo em relação ao conjunto marcário requerido. O monumento/bandeira pode

fazer parte apenas como adorno ou como parte integrante do conjunto.

d) Falsa vinculação com o estado nacional. A marca não pode parecer ser patrocinada por um país, por
exemplo.

Mesmo em casos em que a estilização do monumento/bandeira for suficiente, não se deve ignorar a
possibilidade de o uso da representação do mesmo constituir confusão quanto à procedência dos produtos ou
serviços, quando então será aplicado o inciso X do art. 124 da LPI.".

A competência para a concessão de registro de marca pertence exclusivamente ao Instituto Nacional da

Propriedade Industrial (INPI), órgão especializado e incumbido da análise técnica de marcas na esfera
administrativa. O ato de concessão é vinculado, uma vez deferido o pedido como resultado favorável do exame
técnico realizado pelo Instituto, sem que haja qualquer discricionariedade por parte do INPI. A margem dada
ao órgão técnico do INPI é única e exclusivamente aquela de, segundo seus conhecimentos, aferir
conclusões técnicas e objetivas, sem realizar juízo de oportunidade e conveniência.

No caso, esclarece o INPI em sua contestação que "o elemento figurativo que apresenta semelhança com as
cores da bandeira da Itália foi considerado secundário no sinal em exame, não sendo identificada a alusão
direta à bandeira do país. Desta maneira, o pedido foi regularmente deferido, dado que a indicação de cores da
bandeira da República Italiana não é ostensiva a ponto de violar o inciso I do art. 124 da LPI, ou indicar uma
falsa procedência dos produtos e serviços.".

Dessa forma, não é papel do Poder Judiciário substituir a atuação da autarquia federal, sob pena de infringir o
princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal de 1988. A intervenção judicial
sobre os atos do INPI somente é justificável em situações excepcionais, nas quais se constate evidente
ilegalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa nos
presentes autos.

Registre-se que em hipótese de eventual nulidade, sob o fundamento de não a marca não ser registrável, a teor
do Art. 124, I, da Lei n 9.279/1996, não traria proveito a parte autora, pois incorreria em situação de vedação
absoluta de registro marcário.

3. DISPOSITIVO

Em razão do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o presente

processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

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 [...]

A sentença proferida naquele primeiro pleito ajuizado em 2023 (ação de n. 0817688-07.2023.4.05.8100), a

qual, repito, julgou improcedente o pleito aqui reiterado, foi objeto de apelação, tendo a Primeira Turma do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região negado provimento à apelação, pelo que destaco a ementa:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA. ALEGAÇÃO DE

DIREITO DE PRECEDÊNCIA. PRINCÍPIO DO "FIRST TO FILE". IMPOSSIBILIDADE. USO ANTERIOR
NÃO COMPROVADO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 124, I, DA LPI.
ELEMENTO FIGURATIVO CONSIDERADO SECUNDÁRIO PELO INPI. ATO ADMINISTRATIVO
REGULAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO
JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta por Alpha Co Comércio e Indústria de Artigos de Vestuário Ltda. contra sentença
que julgou improcedente pedido de nulidade judicial dos registros marcários nºs 917530667 e 917541960,
relativos à marca "ALPHA CO.", de titularidade da empresa GLM Indústria e Comércio de Confecção Ltda.,
deferidos pelo INPI. A autora sustenta direito de precedência no uso da marca, com base nos arts. 124, I e XIX,
129, §1º, e 165 da LPI, requerendo a declaração de nulidade dos registros.

2. O sistema jurídico brasileiro adota o princípio atributivo do registro (first to file), segundo o qual o direito à
marca se adquire com o deferimento do pedido junto ao INPI, nos termos do art. 129, caput, da LPI, sendo a
exceção prevista no §1º, condicionada à comprovação do uso anterior de boa-fé por mais de seis meses.

3. A apelante não apresentou prova suficiente da utilização comercial da marca "ALPHA CO." em período
anterior a seis meses do depósito efetuado pela ré em 14/06/2019, especialmente pela ausência de notas fiscais
datadas anteriores a 14/12/2018, que pudessem robustecer os elementos comprobatórios apresentados (prints
de redes sociais e catálogos).

4. Ainda, a alegação de nulidade do registro com base na utilização da bandeira da Itália como elemento
figurativo é afastada, pois o INPI considerou tal elemento secundário e não ofensivo ao art. 124, I, da LPI,
sendo incabível a revisão judicial de mérito administrativo sem evidência de ilegalidade flagrante ou desvio de
finalidade.

5. Salienta-se que o ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e
veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta, é que se poderia autorizar o
afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica na espécie.
Precedente: Apelação/Remessa Necessária 08001568120184058201, Desembargador Federal Frederico
Wildson da Silva Dantas (Conv.), 4º Turma, julgado em 09/02/2021. (...) (PROCESSO:
08094235520194058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO
CAMARA CARRA, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 14/09/2021).

6. De toda sorte, obiter dictum, importa ressaltar que, conforme remansosa jurisprudência do STJ, "marcas
fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma
distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes".
Precedentes nesse sentido: STJ, REsp 1582179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016; AgInt no AREsp 1062073/RJ, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018. Assim, para uma
marca possuir exclusividade plena, deve se destacar de expressões e conceitos do domínio comum, sendo
inviável conceder a alguém a propriedade privada e exclusiva sobre termos usados comumente pelas pessoas
quando tratam daquele objeto ou serviço. Julgamentos recentes desta Corte Regional nessa direção, mutatis
mutandis: PROCESSO: 08013494520244058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL
ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 31/10/2024, PROCESSO:
08008874820214058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES
FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 23/06/2022.

7. Inexistindo prova do uso anterior suficiente e não se constatando ilegalidade na atuação do INPI, inexiste
fundamento para a anulação judicial dos registros impugnados.

8. Recurso desprovido.

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 Vê-se, portanto, que o julgamento de mérito proferido naquela primeira ação decidiu a demanda autoral,
julgando o pleito improcedente, não anulando o registro de marca da parte ré, não tendo mais a parte autora
direito de continuar utilizando a sua marca. Todavia, a referida ação, que tramitou na 10ª Vara Federal da
Seção Judiciária do Ceará (processo n. 0817688-07.2023.4.05.8100), encontra-se atualmente no TRF da 5ª
Região para julgamento dos embargos de declaração em sede de apelação.

No caso, restou, portanto, configurada a identidade de ações, uma vez que os processos em questão têm as
mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir.

Por fim, não merece guarida o pedido de condenação da parte autora em litigância de má fé formulado pela
GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA, bem como a reconvenção. A conduta da parte
autora revela muito mais desespero do que intenção de causar lesão, não configurando, a meu ver, qualquer
das hipóteses previstas no artigo 80, do CPC.

A mera pretensão de se discutir a manutenção do domínio eletrônico da demandante e continuar usando sua
marca, ainda que por meio de alegações que se mostraram equivocadas, não configura a intenção de causar
lesão por parte das autoras. Não havendo prova inequívoca do dolo e ante a inexistência de prejuízo à parte
adversa, afasto a imputação de litigância de má fé, bem como a reconvenção pleiteada, dada a inexistência de
configuração de dano à parte GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA.

Assim, considerando a existência de litispendência desta ação em relação ao referido feito (processo n.
0817688-07.2023.4.05.8100), outro caminho não pode ser tomado senão a determinação da extinção deste
processo.

[...]

Conforme se depreende dos termos da fundamentação acima transcritos, não está configurada omissão, contradição,
obscuridade ou erro material sanável pela via dos embargos de declaração, pelo que ratifico os termos da sentença ret
ro, destacando que nas duas ações o autor busca anular o registro de marca da parte ré para que possa continuar
utilizando sua marca.

Nesse contexto, dado o reconhecimento da litispendência, não há como julgar o pedido de reconvenção,
considerando que os pedidos não são independentes em relação à demanda principal . A reconvenção, no caso,
pleiteia um pedido de indenização que somente seria verificável adentrando o mérito processual. Todavia, dada a
existência da litispendência, não há para este juízo apreciar a reconvenção dada a dependência entre a reconvenção e
a causa de pedir autoral.

Por fim, destaco que os embargos declaratórios não se prestam à reforma do julgamento proferido, nem substituem
os recursos previstos na legislação processual para que a parte inconformada com o julgamento possa buscar sua
revisão ou reforma.

Acerca da contradição arguida, acrescento que a sentença teceu fundamentação acerca da identidade das ações
quanto esclareceu que a pretensão formulada por meio desta demanda já havia sido formulada pela autora através de
outra ação anterior com pedido e causa de pedir idênticos ao que se pleiteia por meio da presente demanda, conforme
transcrição acima.

Cabe destacar também que, consoante entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça (STJ), "O julgador não
está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições
processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as
pretensões deduzidas" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HC n. 812.951/MS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Ante o exposto, inexistindo os vícios apontados, e pretendendo o embargante, em verdade, o reexame do mérito da
sentença, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da exequente.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Assinado eletronicamente por: JOSE VIDAL SILVA NETO - 25/02/2026 10:41:13 Num. 9641760 - Pág. 8
[Link]
Número do documento: 26022510411300000000009506460
Em caso de apelação, intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões; após, remetam-se os autos ao TRF da 5ª
Região.

Oportunamente, arquive-se.

Expedientes necessário.

Fortaleza/CE, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ VIDAL SILVA NETO

Juiz Federal da 4ª Vara

aqu

Assinado eletronicamente por: JOSE VIDAL SILVA NETO - 25/02/2026 10:41:13 Num. 9641760 - Pág. 9
[Link]
Número do documento: 26022510411300000000009506460
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 04ª
VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

Processo nº 0059452-35.2025.4.05.8100
Apelante: GLM Indústria e Comércio de Confecção Ltda
Apelada: Alpha Co Comércio e Indústria de Artigos de Vestuário Ltda.

GLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA, já

qualificada nos autos, vem tempestivamente por meio seu procurador legal
à presença de V. Exa. interpor, com fundamento nos arts. 1.009 e seguintes

do CPC, APELAÇÃO contra a sentença que extinguiu o feito sem

resolução de mérito – e atingiu de mesmo modo a reconvenção de
interesse da ora peticionante –, requerendo o recebimento e remessa ao
Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região pelas razões ora anexas.

Por oportuno, requer ainda a juntada do comprovante de

pagamento do respectivo preparo e da sua guia de depósito.

Termos pelos quais pede e espera deferimento.

Fortaleza/CE, 02 de março de 2026.

Fábio Barros
OAB/CE 15.543
 RAZÕES DE APELAÇÃO

Egrégio Tribunal,

Colenda Turma,

Processo nº: 0059452-35.2025.4.05.8100

Origem: 04ª Vara Federal da SJCE
APELANTE: GLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA.
APELADA: Alpha Co Comercio e Industria de Artigos do Vestuário Ltda.

I – DA TEMPESTIVIDADE

01.1. A sentença impugnada teve sua publicação ocorrida no

dia 27/02/2026, dando-se o dies a quo com vistas ao início do prazo para
interposição da peça de Apelação na data de 02/03/2026, findando os
quinze dias para tanto em 23/03/2026 (dies ad quem). Logo, a presente
insurgência é oportuna nos termos da legislação adjetiva em vigor.

II – DA SÍNTESE FÁTICA

02.1. A Apelante havia apresentado Reconvenção quando

da sua oportunidade para contestar os argumentos expostos pela autora, a
qual pleiteava nulidade de ato administrativo de indeferimento de seu
pedido de registro de marca, cujos elementos nominativos foram julgados
colidentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) com os
termos insertos já na marca registrada pioneiramente em favor da própria
Apelante GLM Indústria e Comércio de Confecção Ltda.

02.2. Nessa ocasião, a então Ré houvera pedido na sua

resposta ao juízo monocrático, em suma, que fosse determinado à litigante
não só a abstenção do uso da marca “ALPHA CO”, pertencente a ela
(GLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA), como também
requereu busca e apreensão do material fruto da contrafação
denunciada, reclamando ainda por indenização tanto de natureza moral
quanto material, além de condenação da adversária por litigância de má-
fé.

02.3. O juízo monocrático extinguiu, todavia, o feito sem

resolução de mérito, sob o fundamento de se tratar de ação repetida
intentada pela mesma autora, já sucumbente em processo anterior no qual
atuaram as mesma partes visando igual objeto sob a mesma causa de
pedir [grifamos]:

SENTENÇA
“[...]Observa-se, a partir da leitura das informações prestadas pelo INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e pela GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECÇÃO LTDA, e corroboradas pela documentação anexada aos autos, que A PRETENSÃO
FORMULADA POR MEIO DESTA DEMANDA JÁ HAVIA SIDO FORMULADA PELA AUTORA ATRAVÉS DE OUTRA AÇÃO
ANTERIOR COM PEDIDO E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICO AO QUE SE PLEITEIA POR MEIO DA PRESENTE
DEMANDA. Na primeira causa, a autora requer, em síntese, a nulidade judicial total
dos registros marcários referentes à marca "ALPHA CO, determinando, ainda, que a
GLM seja obrigada a abster-se definitivamente de todo e qualquer uso da referida
marca. Enquanto nesta causa, a demandante requer o direito de continuar utilizando
a marca até o julgamento definitivo da demanda, garantindo a manutenção do domínio
eletrônico da demandante; anular os atos que indeferiram os pedidos de registro de
marcas, ordenando que o INPI proceda ao deferimento dos pedidos de registro.
ASSIM, A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, BUSCA, NAS DUAS AÇÕES, A ANULAÇÃO DO REGISTRO
DE MARCA DA PARTE RÉ PARA QUE POSSA CONTINUAR UTILIZANDO SUA MARCA [...].”
 02.4. Trata-se de grave equívoco, ilustres julgadores; pois na
primeira ação a adversária visava anular a marca pertencente à ora
Apelante (e fazer cessar o respectivo uso por ela) para, assim, eliminar o
óbice ao deferimento dos signos comerciais almejados de tal litigante, por
“reconhecê-la”, digamos, colidente com a sua almejada.

02.5. Já na segunda ação, o que se arguiu foi a nulidade tão

somente dos atos de indeferimento das marcas requeridas pela autora,
preservando-se o registro da marca da Ré (sem mais opor-se à sua
existência nem ao uso da mesma), a pretexto de inexistir risco de
colidência entre os signos contrapostos pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI).

02.6. Conclui-se, portanto, que houve falha no dispositivo do

referido decisum, uma vez que os objetos das lides então comparadas não
convergiam, assim como as causas de pedir também não guardavam
congruência entre si. Vejamos:

Proc. 0817688-07.2023.4.05.8100 Proc. 0059452-35.2025.4.05.8100

Autora: Autora:
❖ Alpha Co Comércio e Indústria de Artigos de ❖ Alpha Co Comércio e Indústria de Artigos de Vestuário
Vestuário Ltda. Ltda.
Rés: Rés:
❖ Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ❖ Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
❖ GLM Indústria e Comércio de Confecção Ltda. ❖ GLM Indústria e Comércio de Confecção Ltda.
OBJETO: OBJETO:
→ Nulidade de marca pertencente à Ré GLM → Nulidade dos atos de indeferimento dos pedidos
Indústria e Comércio de Confecção Ltda., sob arguição de registros apresentados pela autora ao INPI, o qual
de direito de precedência no uso marcário por parte entendeu que os signos desejados por ela colidiam com a
da autora, colidente com a sua. marca pertencente à Ré GLM Indústria e Comércio de
Confecção Ltda.. No caso, a autora mudo de tese, passando a
alegar não mais a precedência de uso para anular marca
alheia, mas, sim, a possibilidade de convivência marcária,
diante de suposta distintividade existente entre os signos
comerciais confrontados.
 02.7. Como já afirmado aqui, à época da contestação a ora
Apelante apresentou Reconvenção no sentido de buscar ao Poder
Judiciário Federal:

➢ tutela provisória para impedir a continuidade da contrafação

por meio da cessação imediata do uso indevido da marca
“ALPHA CO.” pela Apelada;
➢ apreensão de produtos contrafeitos;
➢ indenização por danos materiais e morais;
➢ condenação da Apelada por litigância de má-fé

02.8. O decisum, entretanto, mal apreciou a Reconvenção

proposta, limitando-se de fato a extinguir o processo principal sem
julgamento do mérito e deixando, logo, de enfrentar substancialmente os
pedidos reconvencionais, ignorando a autonomia desses ante a exordial da
parte adversária, mormente quanto à urgência no atendimento à tutela
requerida, uma vez que a então contestante havia comprovado amiúde o
quão ilícita tem sido a atuação comercial da oponente – com o uso de
marca indeferida pelo INPI e colidente com a da Apelante:

SENTENÇA
“No caso, restou, portanto, configurada a identidade de ações, uma vez que os
processos em questão têm as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir.
Por fim, não merece guarida o pedido de condenação da parte autora em litigância
de má fé formulado pela GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA, bem como a
reconvenção. A conduta da parte autora revela muito mais desespero do que intenção
de causar lesão, não configurando, a meu ver, qualquer das hipóteses previstas no
artigo 80, do CPC. A mera pretensão de se discutir a manutenção do domínio
eletrônico da demandante e continuar usando sua marca, ainda que por meio de
alegações que se mostraram equivocadas, não configura a intenção de causar lesão
por parte das autoras. Não havendo prova inequívoca do dolo e ANTE A INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO À PARTE ADVERSA, afasto a imputação de litigância de má fé, bem como a
reconvenção pleiteada, DADA A INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DANO À PARTE GLM
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA. Assim, considerando a existência de
litispendência desta ação em relação ao referido feito (processo n. 0817688-
07.2023.4.05.8100), outro caminho não pode ser tomado senão a determinação da
extinção deste processo.”
 02.9. Com isso, o juízo não atentou que a ora Apelante é a
única titular dos registros válidos e vigentes cujo elemento nominativo
central é “ALPHA CO.”, gozando de absoluta exclusividade na exploração
comercial dos mesmos.

02.10. Pior: o magistrado não observou também o grave ilícito

de contrafação perpetrado pela Apelada, que vem insistindo em se
apropriar irregularmente do signo alheio – mesmo ciente das reiteradas
negativas oriundas das análises técnicas da autoridade competente (INPI).

02.11. Por último, ambas as partes opuseram embargos

declaratórios sobre a sentença; porém, o magistrado ratificou seu
entendimento, sem modificá-la ao final do trâmite na primeira instância
(vide doc. anexo)

III – DO DIREITO
Da não congruência entre as ações

03.1. Com todas as vênias devidas, Nobres Julgadores, o juízo

monocrático errou contundentemente ao lidar com a presente questão,
pois, conforme já ilustramos ao início, não houve litispendência in casu.

03.2. A apelada adotou nova tese visando novo objeto,

desistindo de pugnar pela nulidade da marca da Apelante (e da
respectiva abstenção de uso por parte desta): as marcas da litigante
seriam, desta vez, não mais colidentes com a da anterioridade, mas
minimamente distintas daquela ao ponto de merecer deferimento para
coexistirem no mercado ao lado da concedida pelo INPI à Apelante.
 03.3. O juiz singular ainda cometeu outro erro na sentença, tão
crasso quanto esse há pouco discriminado. Ao não reconhecer a
ocorrência de qualquer sorte de dano ou prejuízo à Apelante, então
Reconvinte, o julgador não observou o entendimento uníssono expresso na
jurisprudência, segundo a qual:

RECURSO ESPECIAL. [...] USO INDEVIDO DE MARCA DE

EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL.
OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO.
IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A marca é
qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral,
figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens
ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros
idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se
de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da
empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular
o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre
outros, pelos princípios constitucionais de defesa do
consumidor e de repressão à concorrência desleal. 2. Nos
dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de
assegurar direitos ou interesses meramente individuais do
seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os
adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes
subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou
serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de
clientela e a prática do proveito econômico parasitário. 3. A
LEI E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA RECONHECEM A EXISTÊNCIA DE DANO
MATERIAL NO CASO DE USO INDEVIDO DA MARCA,
UMA VEZ QUE A PRÓPRIA VIOLAÇÃO DO DIREITO
REVELA-SE CAPAZ DE GERAR LESÃO À ATIVIDADE
EMPRESARIAL DO TITULAR, como, por exemplo, no
desvio de clientela e na confusão entre as empresas,
acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu
quantum debeatur, no presente caso, apurado em
liquidação por artigos. A reputação, a credibilidade e a
imagem da empresa acabam atingidas perante todo o
mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e
comunidade em geral), além de haver o comprometimento
do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços
 ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus
direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5. O DANO
MORAL POR USO INDEVIDO DA MARCA É AFERÍVEL IN
RE IPSA, ou seja, sua configuração decorre da mera
comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se
despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a
comprovação probatória do efetivo abalo moral.
Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas
integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o
interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização
por danos morais, mostra-se razoável no presente caso. 7.
Recurso especial provido.1

03.4. Vê-se, portanto, que o “mero” fato de a apelada ainda

hoje em dia encontrar-se no uso de marca indeferida pela autoridade
competente legal para conceder registros marcários – a qual declarou
haver inafastável colidência entre o signo dela e o regularmente registrado
pela Apelante – já gera dano moral arguível por esta.

03.5. Tal error in judicando já embasa a presente Apelação,

Exas., fazendo-se necessário não só recebê-la, mas conhecer da mesma e
deferir os pedidos que ao final desta serão expostos.

03.6. A extinção sem análise do mérito viola o princípio da

ampla defesa e do contraditório, além de impedir a apreciação de
questão relevante exposta na Reconvenção, cujos pedidos foram
devidamente instruídos e os requisitos processuais pertinentes preenchidos.
A extinção, portanto, não se sustenta; devendo ser reformada para que
haja julgamento de mérito, mormente no tocante à Reconvenção.
.

1
Superior Tribunal de Justiça. REsp 1327773/MG. Rel. Ministro Luís Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em
28/11/2017. Publicado no DJe em 15/02/2018.
IV – DO CABIMENTO DA TUTELA
REQUERIDA ANTECIPADAMENTE

04.1. Já fora solicitado pela Apelante na sua Reconvenção

tutela de urgência no sentido de impor à adversária a abstenção de todo e
qualquer signo comercial contendo o nominativo “ALPHA CO.” e similares,
que venham a colidir com a sua marca registrada “ALPHA CO.”, não
importa qual seja a mídia adotada nesse sentido pela apelada.

04.2. Foi requerido em caráter de urgência também busca e

apreensão de produtos contrafatores no endereço da reconvinda (art. 209,
L. 9.279/96), bem como de documentos que comprovem a extensão da
produção e comercialização sob o signo comercial não
autorizado/licenciado “ALPHA CO”/”ALPHA CO.”; USE ALPHA CO” e
congêneres.

04.3. Em ambas as questões vestibulares decidendas faltou

melhor crivo e sensibilidade ao juízo monocrático, uma vez que a apelada
não é neófita na prática do ilícito de uso não autorizado de marca
registrada alheia.

04.4. A querela já tem se arrastado com depósitos de pedido

de registros indeferidos seguidos de outros igualmente mal-sucedidos, sem,
contudo, inibir a apelada, que insiste com suas contrafações apesar dos
protestos da Apelante. Atualmente, os diretores da apelada seguem
ostentando o sucesso sob a exploração parasitária da marca da Apelante:
 04.5. Anteriormente já se comprovou a contrafação no
semestre passado:
V – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA

05.1. A ora apelada agiu de explícita má-fé ao iniciar a ação

contra a qual a Apelante apresentou reconvenção:

→ por mentir ao alegar vir utilizando o elemento

nominativo “ALPHA CO” em suas atividades comerciais
desde o início de sua constituição empresarial, quando,
na verdade, começou a mercancia sob a
 denominação “STEPHAN NICHOLAS LEITZ ME”
ostentando o signo “MUNDO ALPHA” – por sinal,
requerido a registro marcário perante o INPI por ela
mesma.

→
→
→
→
→
→
→ Ao arguir falsamente pela probabilidade de haver direito em seu
favor para obter registro homônimo ao da contestante GLM
(“ALPHA CO”), mediante suposta possibilidade de convivência
marcária, quando os fatos depõem o inverso, dadas as
sucessivas confirmações inequívocas e uníssonas em prol do
direito de exclusividade do registro para a Ré GLM, tanto na
instância administrativa quanto já na judicial também.
 05.2. O dolo com o qual se anima a litigante expressa-se
também no fato de ela praticamente repetir, ao menos quanto ao animus,
uma ação anterior (na qual foi parte derrotada, inclusive na instância
recursal) nos presentes autos, uma vez que o objeto, ainda que diferente,
repercutiria em efeitos práticos assemelhados no mesmo propósito de
antes: usar sem nenhuma penalidade o elemento nominativo principal
pertencente à Ré GLM, mesmo ambas as empresas atuando no segmento
comercial de vestuário.

05.3. É importante lembrarmos aqui o registro obtido pela

apelante junto ao INPI:
IMPOSSIBILIDADE DO USO
DE DOMÍNIO ELETRÔNICO
HOMÔNIMO À MARCA

05.4. Importa destacar também, Nobres Desembargadores,

que a distância geográfica já não é mais óbice atualmente quando o
comércio eletrônico tem ocupado mais espaço no mercado de oferta de
produtos. Daí que a própria Apelante GLM também anuncia seus produtos
 em rede social via conta aberta no Instagram etc. Ela não comercializa
seus produtos tão somente no mercado local2:

05.5. Por isso, cogitar da existência de marcas colidentes,

ainda que no ambiente virtual, é algo inadmissível. O estado do Ceará é
um importante e reconhecido polo do comércio de vestuário nacional. A
atuação da corré, que também exporta para outras localidades, restará
ameaçada se a litigante vier a ser oficialmente autorizada para o uso de
marca confundível, mesmo sob atuação noutro estado da federação
mediante anúncios em redes sociais.

05.6. Frise-se: a apelada jamais foi titular certificada quanto à

marca almejada. Nesse desiderato, conforme já manifestamos e
denunciamos na instância inferior, suas tentativas jamais lograram êxito,
nenhuma delas, seja diante da autoridade administrativa de registro
especializada para tanto (INPI) ou já na esfera judicial.

2
[Link]
Marca Clandestina Colidente
com a da Apelante GLM
[ALPHA CO vs ALPHA Co./Use Alpha Co./Alpha (etc)]

VI – DA CONDENÁVEL COLIDÊNCIA MARCÁRIA

06.1. Como se não bastasse todo o exposto até aqui, Exas., há

de se firmar nos autos: os pedidos de registros indeferidos da apelada o
foram denegados pelo INPI em razão de tais signos serem colidentes, no
todo (ou parcialmente – caracterizando reprodução parcial), quanto aos
elementos nominativos, conjugando a isso o fato de ambas as empresas
contrapostas atuarem no ramo de vestuário (ao qual a ré GLM associa
inclusive a camisas desportivas).

06.2. Nas duas ações existentes sobre tal lide a autarquia

federal de registro (INPI) sempre ratificou seu posicionamento técnico
acerca do assunto, reafirmando a configuração de colidência entre os
signos comparados, justificando a impossibilidade de se admitir o
deferimento da composição marcária “ALPHA CO” ou similar.

06.3. Cabe agora chamar a atenção do magistrado para a

inexistência de possibilidade de se admitir a coexistência entre os sinais ora
contrapostos.

06.4. A apelada ainda falseou os fatos ilustrando um cenário

inexistente: de que haveria já uma relação pacífica de convivência
marcária datada de 06 anos. Será mesmo? O que dizer, então, dos
históricos abaixo:

→ Durante a tramitação do processo de registro feito pela

Apelante GLM ao INPI, iniciado em 14/06/2019, a ora apelada apresentou Oposição
contra isso em 23/09/2019. A GLM manifestou-se em resposta e, ao final, obteve
deferimento com a respectiva concessão da marca “ALPHA Co.”. Depois a apelada
requereu a abertura de Processo Administrativo de Nulidade (PAN) em 03/10/2022. O
INPI não deu provimento à nulidade então requerida e manteve a concessão do registro
em favor da Ré GLM (14/11/2023). Atualmente consta naqueles autos a ressalva de que o
registro encontra-se sub judice, por ação de iniciativa da própria apelada
(09/11/2023).
 → No trâmite do processo acima, também de titularidade da
Apelante GLM, o depósito se deu em 17/06/2019. a apelada apresentou Oposição
contra isso em 23/09/2019. A GLM manifestou-se em resposta e, ao final, obteve
deferimento com a respectiva concessão da marca “ALPHA Co.”. Contra isso a apelada
requereu a nulidade administrativa do registro da marca em 28/12/2020, ao qual
respondeu a Ré. O INPI manteve a concessão do registro em 14/11/2023. Atualmente
consta naqueles autos a ressalva de que o registro encontra-se sub judice
(06/02/2024), por ação de iniciativa da própria Autora.

RELAÇÃO LITIGIOSA
ENTRE AS PARTES

06.5. Vê-se, Exas., que a relação entre a Apelante GLM e a

apelada tem sido litigiosa desde o primeiro depósito marcário realizado
pela Apelante GLM até o último tentado pela adversária, no que diz
respeito à adoção do nominativo “ALPHA CO”. Sempre houve recíproca
insurgência de uma das partes contra o propósito da outra nesse tocante.
 → No trâmite do processo acima, também de titularidade da
apelada, o depósito se deu em 05/07/2019. a Apelante GLM apresentou Oposição
contra isso em 14/10/2019. A apelada manifestou-se em resposta e, ao final, não obteve
deferimento (30/06/2020) para a sua marca, dado o reconhecimento da anterioridade da
marca da Apelante GLM (“ALPHA Co.”). Após interpor recurso administrativo, judicializou
a questão – Processo nº 0817688-07.2023.4.05.8100 / 10ª VF Ceará. Isso foi notificado nos
autos (INPI) em 06/02/2024.

→ No trâmite do processo anterior, também de titularidade da

apelada, o depósito se deu em 05/07/2019. a Apelante GLM apresentou Oposição
contra isso em 14/10/2019. A apelada manifestou-se em resposta e, ao final, não obteve
deferimento (30/06/2020) para a sua marca, dado o reconhecimento da anterioridade da
marca da Apelante GLM (“ALPHA Co.”). Após interpor recurso administrativo, judicializou
a questão – Processo nº 0817688-07.2023.4.05.8100 / 10ª VF Ceará. Isso foi notificado nos
autos (INPI) em 06/02/2024.
 TENTATIVA FRUSTRADA
DE COMPOSIÇÃO

06.6. Com o surgimento da ação que tramitou na 10ª Vara

Federal local, as partes até tentaram, timidamente, buscar estabelecer
contato extrajudicial em poucas ocasiões no último ano e meio com o
intuito de resolver o conflito, sem, todavia, chegar a um consenso. E isso
não impediu nem inibiu a apelada de seguir com a presente contrafação.

06.7. A Apelante GLM nunca pretendeu estender o conflito

para tão longe, como agora; porém, foi a apelada quem desde sempre
vem insistindo em se apropriar de uma composição nominativa criada
pioneiramente pela Apelada, no que já foi reconhecido pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial e o poder judiciário.

06.8. Se ela, a Apelante, não buscou antes impedir

judicialmente a operação comercial da litigante foi porque acreditava
ainda que fosse viável um acordo empresarial entre elas após o
encerramento da lide administrativa (eventual compra e venda, ou
licenciamento, por exemplo).

O que não significa infirmar que a GLM houvesse sido até

então tolerante, omissa ou permissiva quanto ao uso não autorizado de seu
nominativo “ALPHA CO” por parte da outra (por isso as petições dirigidas ao
INPI e as manifestações em juízo, sem perder a oportunidade de se
posicionar contra o intuito da adversária).
 Basta à Turma julgadora rever nas folhas anteriores o histórico
já discorrido de irresignações oficialmente protocoladas perante o INPI no
curso dos exames de mérito dos pedidos confrontados – nos pedidos da
litigante por registrar “ALPHA CO” a Apelante GLM sempre a tempo
apresentou peça de Oposição, e com sucesso, levando ao indeferimento
do signo alheio.

VII – Da Infração ao Direito Marcário e

do Ilícito de Concorrência Desleal

07.1. A situação hodierna, contudo, impõe à Apelante que se

manifeste de modo ainda mais assertivo: a apelada tem agido de má-fé
reiteradamente e já merece punição. É intolerável e prejudicial aos seus
negócios que a adversária continue a atuar com o nome da marca
pertencente à Apelante GLM, confundindo o consumidor em geral, criando
na sociedade uma falsa associação de que ela, litigante, é a proprietária
da marca “ALPHA CO” ou “ALPHA”.

07.2. Os limites da lealdade concorrencial foram rompidos no

presente caso, sendo indispensável, por consequência, providência
jurisdicional imediata e eficaz, para estancar o ilícito acima retratado e os
graves prejuízos dele decorrentes. Não custa lembrar o que dispõe a lei
especial3:

3
Lei da Propriedade Industrial /L. 9.279/96 (LPI)
 CAPÍTULO III
DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em

parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa
induzir confusão;

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem

importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou
tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida

ou imitada, de outrem, no todo ou em parte;

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

07.3. A apelada, mesmo dispondo de marca registrada já

contendo o núcleo nominativo “ALPHA” (como ocorre no caso do signo
registrado em 2019, “MUNDO ALPHA” / reg. 917666755 NCL 25; reg.
917666801 NCL 35 e reg. 930839781 NCL 28) – contra o qual a Apelante
nunca se opôs, pois ciente de que o vocábulo em si “ALPHA” não é
exclusivo a ninguém –, ainda assim não só cobiça como usa (!) a expressão
“ALPHA CO”, sem ter nenhum direito a isso, inobstante as derrotas na seara
administrativa e judicial, após provocações iniciadas por ela mesma (só
obtendo de resultado, em todas as ocasiões, os respectivos indeferimentos
dos seus pedidos). Absurdo!

Agravam-se os fatos, portanto, dado que a apelada nem

mesmo agora pode alegar desconhecimento da anterioridade da Apelante
no mercado, assim como o nome da marca dela, depois de tantos anos
litigando contra a mesma na seara administrativa seguida da fase judicial.
A isso a lei especial prevê:

CAPÍTULO VI

DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]
IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os
imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou
estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de

estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou
oferece à venda ou tem em estoque produto com essas
referências;

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

07.4. A desfaçatez da apelada culminou nestes autos com a

narrativa de que seria utente da marca “ALPHA CO” desde o início das suas
atividades. Ao nos manifestarmos contra o pedido de tutela requerido por
ela já provamos que isso não é verdade, assim como o INPI corroborou com
os nossos argumentos ao historicizar o pleito administrativo envolvendo o
pedido por registrar “ALPHA CO” após o depósito primevo da Apelante
GLM, negando a tese de precedência no uso apresentado pela litigante.

07.5. A autarquia de registro também assinalou com

propriedade na sua contestação a convergência entre a causa de pedir
da Autora na presente ação e a exposta na anterior (já decidida pela 10ª
Vara Federal local em desfavor da litigante).
 07.6. O feito judicial da vez é só um embuste manejado pela
litigante para postergar o inevitável – já preconizado nos autos da primeira
ação: a marca “ALPHA CO” encontra-se indisponível para ela por conta
dos registros prévia e licitamente concedidos pelo INPI à Ré GLM para o
ramo de vestuário.

VIII – DA COMPARAÇÃO ENTRE

AS MARCAS (sinais confundíveis)

08.1. O manual de marcas do INPI4 assevera que no exame de

colidência entre sinais comerciais a análise se dá sobre o todo dos mesmos,
considerando o conjunto de cada composição; porém, ressalta ao mesmo
tempo:
“Como regra geral, a análise da colidência entre sinais baseia-
se na avaliação da impressão geral dos conjuntos e não
apenas em seus elementos individuais, sendo levados em
conta, simultaneamente, os aspectos gráficos, fonéticos e
ideológicos dos signos comparados. [...] A ocorrência de
reprodução ou imitação fonética é um dos fatores
determinantes para caracterizar a colidência entre dois
conjuntos. Vale lembrar que as marcas, mesmo aquelas de
apresentação mista, são lembradas e mencionadas
frequentemente em sua forma verbal. [...]

Elementos principais x secundários

Um dos pontos importantes a se observar é o papel
dominante de determinados elementos nos sinais
apreciados, uma vez que tendem a atrair a atenção do
público, fixando-se mais facilmente em sua memória. Tais
termos, expressões ou imagens são comumente usados pelo
consumidor para designar a marca e/ou o produto, em
detrimento dos demais componentes verbais e gráficos do

4
3ª edição/6ª revisão. Pág. 169-170.
 signo marcário, de modo que sua imitação ou reprodução
amplia a possibilidade de confusão ou associação indevida
entre os sinais em cotejo.
Reprodução5
É a cópia idêntica de marca anterior de terceiro,
compreendendo, além da identidade completa (ou
servil/fiel), casos de reprodução com acréscimo ou parcial
do(s) elemento(s) distintivo(s) desse sinal.
Neste quesito, é avaliado o núcleo semântico do sinal
marcário, que confere sentido ao conjunto, a fim de
distinguir uma reprodução parcial ou com acréscimo de um
novo conjunto marcário, com sentido próprio.

08.2. Segundo as diretrizes do INPI, o caso em julgamento

configura-se claramente na hipótese de reprodução de marca de
terceiros6; afinal, mutatis mutandi:

5
Ibidem. Pág. 180.
6
STJ, REsp 1.819.060/RJ: a Corte reconheceu a impossibilidade de coexistência de marcas quando há
reprodução integral suscetível de confusão
 08.3. A tipologia marcária mista, in casu, adotada por ambas
as partes não é suficiente para distinguir as suas marcas, uma da outra, pois
a afinidade mercadológica é bastante forte entre esses signos comerciais,
agravando-se a lide com a reprodução integral do elemento nominativo
presente na marca pioneira, da Ré GLM, “ALPHA Co.”:

vs.

Mesmo porque, Exas., a litigante tem se valido, na verdade, de

uma outra composição para “ALPHA CO”. Vejamos:
 Imagem colhida no final do ano (2025) na conta do Facebook
da adversária7.

08.4. Ilustríssimos, num olhar desatento ou ingênuo, poderíamos

pensar “são diferentes”, será mesmo?; Mas inconfundíveis? Vejamos o que
orienta o INPI8:

E agora?

7
[Link]
8
Manual de Marcas INPI. 3ª edição/6ª revisão. Pág. 121.
 08.5. Em todos os signos observa-se inconteste que o elemento
de destaque neles (principal) é o mesmo: a expressão “ALPHA CO”. Daí
que os grafismos empregados ali são ineficazes para diferenciá-los aos
olhos do consumidor interessado em produtos de vestuário.

08.6. O risco de confusão já ocorre sob a hipótese bastante

plausível de que a clientela possa imaginar se trate de um rebranding da
marca pioneira. Por que não? Por exemplo:

ALPHA CO

IX – CONCLUSÃO

09.1. Sendo assim, estão mais do que acertadas as decisões

administrativas e judiciais (doc. já anexos) que declararam a
impossibilidade de deferimento sobre os pedidos de registro da apelada
quanto à composição nominativa “ALPHA CO”, por colidir
indubitavelmente com a marca pioneira da Apelante GLM.
 09.2. Tais precedentes envolvendo as mesmas partes de agora
reforçam o direito estreme da Apelante de se opor ao uso pela apelada de
signo colidente com a sua marca ALPHA CO. Por sinal, a última variação
adotada pela parte adversária em nada minora nem faz desconfigurar a
prática ilícita ora denunciada. Vejamos:

vs
Reg. 917530667/917541960 signo comercial clandestino9
Titular: Apelante (GLM) usuária: apelada

X – DA PERTINÊNCIA DA TUTELA PROVISÓRIA

10.1. A APELANTE vem requerer a este Tribunal, na pessoa do

R. Relator, que seja, enquanto medida de Tutela Provisória, determinada à
parte apelada abster-se do uso da marca comercial pertencente à esta
peticionante, ou mesmo o elemento nominativo inserto naquela, qual seja,
“ALPHA CO” e, ainda, suas variantes igualmente confundíveis com a
primeira, como “ALFA CO”, “ALPHA Co.”, “ALFA Co.” e congêneres (“ALPHACO”,
“ALFACO”, “ALPHAco.”, “ALPHACO.”, “ALFACO.”; “ALFAco.”, “USEALPHACO”,
“USEALFACO”, “USEALPHACO.”, “USEALFACO.”, “USEALFAco.”; “USEALPHAco.” e
“ALPHA”). Pelo menos até o deslinde da questão.

9
[Link]
 DO DIREITO MAIS QUE EVIDENCIADO
fumus boni juris

10.2. O presente pedido de socorro é aqui exposto com

fundamento jurídico assentado nos certificados de registro marcário que só
a Apelante hoje detém, assegurando-lhe o direito de exclusividade sobre a
exploração comercial da marca “ALPHA CO.”, signo esse concedido
apenas a ela pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e
confirmado já pelo poder judiciário federal, por ocasião de processo
anterior de iniciativa da apelada, que sucumbiu na causa (vide doc.
anexos – certificados de registro, sentença e acordão).

10.3. É de conhecimento de todos os envolvidos que a

apelada jamais obteve sequer um provimento a seu favor acerca do uso do
nominativo “ALPHA CO” em nenhum dos seus pedidos, fosse na instância
administrativa ou na judicial:
 10.4. Apesar de protestar por diversas vezes, em variados
processos administrativos contra a apelada (doc. anexos), em
absolutamente nenhuma oportunidade houve ao menos um breve êxito
para o lado da adversária.

10.5. Por isso o direito evidencia-se forte a favor da Apelante, e

não o contrário.

DO RISCO NO ATRASO DO
PROVIMENTO PROVISÓRIO
periculum in mora

10.6. Além do mais, Nobres Julgadores, a persistir o uso

irregular da marca plagiadora “ALPHA CO” ou pela apelada,
contumaz infratora dos direitos marcários da Apelante, o dano que já vem
atingindo a essa, GLM, tenderá a alcançar maiores dimensões, pois é
sabido que a adversária vem crescendo cada vez mais no volume de
vendas dos seus produtos de vestuário (investimento, segundo divulgado,
da monta de R$ 1 milhão de reais por mês)10.

10.7. Sem falar, Colenda Turma, no aumento notório da

exposição do nominativo “ALPHA CO” na mídia publicitária nacional11,
obscurecendo, porém, a visibilidade da marca verdadeira, pertencente à
GLM – afastando-lhe, inclusive, da merecida associação que se esperaria

10
[Link] (aos 05min e 46s do vídeo)
11
[Link]
 por parte do público consumidor, de sê-la a real titular da marca de
vestimentas “ALPHA CO”:

12

12
[Link]
 13

Inverdade dissociativa da real

titularidade do registro e da história
pioneira comercial

13
ibidem
 14

14
[Link]
15 Um dos sócios declara o volume de venda mensal abrangendo 140 mil peças de roupas.

10.8. Não há qualquer justificativa fática, técnica nem jurídica

em prol da adversária no sentido de permitir ou tolerar a ela o uso do
nominativo “ALPHA CO”, mormente quando já se sabe da concessão de

15
[Link] (a 01:01:08 do vídeo)
uma dezena de marcas deferidas e registrada em seu benefício, contendo
até mesmo o termo principal “ALPHA” (como em MUNDO ALPHA):
 16

17

18

16
Alpha Co em Promoção no Magazine Luiza
17
[Link]
18
Alpha Co | Mercado Livre
 19

DA NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO
IMEDIATA DA CONTRAFAÇÃO

10.9. Por tudo isso já exposto, MM, faz-se imperiosa a adoção

de medida inibitória para cessar imediatamente a prática delituosa
cometida sucessivamente pela apelada, valendo-se de marca registrada
alheia sobre a qual não detém sequer autorização para tanto.

Inclusive importa frisar: qualquer busca simples realizada na

plataforma Google, inserindo os dados “Alpha Co Fortaleza”, por exemplo,
o resultado será este:

19
Camiseta Oversized Legacy | Frete grátis
 Isso é inadmissível!

10.10. Nesse sentido, junto ao pedido provisório urgente de

abstenção do uso pela apelada da marca “ALPHA CO” e suas variações
confundíveis com a da sua titular exclusiva, a Apelante, solicitamos
também por ocasião desse recurso de apelação a busca e apreensão de
todo o material ilícito que contenha a aposição da marca em defesa, com
vistas a preservar provas, prevenindo contra a perda das mesmas.
 XI – DA INVIABILIDADE DE DIÁLOGO ENTRE AS PARTES

11.1. Uma vez frustrada a tentativa de composição

extrajudicial entre as partes meses atrás, e diante da não interrupção
espontânea do uso da marca plagiadora pela apelada – afastando
qualquer interesse da Apelantenuma conciliação –, resta mais inconteste o
ânimo doloso dela com que vem agindo, pois a contrafatora é ciente de
que:

a) não detém nenhum registro ou decisum a lhe amparar no

uso do nominativo “ALPHA CO”;

b) a única titular com direitos de exclusividade comercial

sobre o nominativo “ALPHA CO” é a Apelante, em todo o

banco de dados do INPI (!), não cabendo arguir

desconhecimento da existência dessa anterioridade.

XII – DA REITERAÇÃO DA CONDUTA

DELITIVA DA APELADA

12.1. A apelada costuma demonstrar apego ao que não lhe

pertence, e isso, infelizmente, leva-lhe a cometer contrafações – como no
uso desamparado dos signos não registrados abaixo20:

20
[Link]
até a fonte (estilo) da letra
é imitada!

21

XIII – DAS INVERDADES DA APELADA

13.1. Desembargadores, um dos argumentos de que tenta se

valer a parte adversária tange ao suposto fato de que as artes mistas das
marcas confrontadas serem bastante distintas entre si, o que afastaria o
risco de confusão aos olhos do público consumidor em geral.

13.2. Nesse passo, a aepalda, na peça que inaugurou a lide

atual, assim expôs, querendo justificar a convivência “lícita” das marcas
envolvidas: “No caso, ao analisar o conjunto das marcas objeto da lide, vê-se

21
[Link]
procuradas?srsltid=AfmBOopLFJV366_7KrFuL7ipoCcRAebjFBGu66qGfRfTsmdpUS7SqEMY
 que ambas se mostram evidentemente distintas, compartilhando tão somente o
elemento nominativo.”

13.3. Ocorre que na prática (da apelada) a realidade é outra,

e pior22:

22
[Link]
 13.4. Não há como negar que o uso de “ALPHA CO” – desde
sempre irregular, ilícito, contrafator, não autorizado, não registrado,
plagiador e desleal – praticado pela apelada – só tem piorado, pelo visto,
aumentando o risco de confusão entre os signos sob análise.

“Evolução” da marca clandestina

(nenhuma destas artes foi depositada ou obteve registro no INPI):

23 24

13.5. Acima é flagrada até a grafia, tal qual ou muito

semelhante (por imitação) à da marca da Reconvinte (Alpha Co. – com o
ponto de abreviatura até!), fugindo à arte que a própria adversária
apresentou ao INPI (!).

23
[Link]
24
ibidem
 13.6. Os últimos exemplos ilustrados, recentes, desnudam toda
a má-fé que move a adversária no seu empreendimento comercial. Além
de falsear a origem do uso do termo “Alpha Co”, quando ela jamais foi a
utente pioneira, a apelada comete outro falso perante este juízo: ao
confrontar com a arte da marca mista da Apelante uma composição que,
embora apresentada a registro (denegado) ao INPI, já nem mais se
encontra em uso.

Na verdade, como ora denunciado, as composições postas

em publicidade são estas hoje em dia:

Mais confundíveis ainda com o signo comercial da reconvinte,

portanto:
 13.7. Em meio a tudo isso, a apelada prejudica-se ainda mais,
pois ao insistir no uso ilícito da marca alheia, praticando o crime de
concorrência desleal – os fatos, documentos e imagens já trazidos até aqui
comprovam no todo –, ela mesma põe em xeque ainda alguns registros já
obtidos, mas que foram abandonados, possibilitando a arguição de
CADUCIDADE dos mesmos.

13.8. De tanto se ocupar com uma marca que não lhe

pertence, agora vê-se suscetível de perder o que compõe realmente o seu
patrimônio imaterial:

• Reg. 917666755 NCL 25

• Reg. 917666801 NCL 35
• Reg. 930839781 NCL 28
 13.9. Diante da inexistência de registro oficial com tal(is)
perfil(is), não deveria a apelada seguir no uso de qualquer signo comercial
ostentando o nominativo detido tão somente pela Apelante, porque esta é
a única titular autorizada pelo INPI a adotar tal expressão “ALPHA CO”
enquanto marca no mercado de vestuário, já que foi a pioneira ao requerer
para registro tal signo (princípio FIRST TO FILE).

13.10. É importante também frisar o falso cometido pela

apelada, que tentou ludibriar o juízo singular fazendo crer que sua razão
social e nome de fantasia sempre tiveram “ALPHA CO” como nominativo em
uso:
 Fac-simile.

13.11. O CNAE anterior é, na verdade, resultado de uma

inovação feita pela litigante após esta haver alterado a razão social e o
nome de fantasia originais, que eram estes:
 Doc. apresentado pela apelada ao INPI quando do seu primeiro pedido de registro
(MUNDO ALPHA)

13.12. Outro detalhe importante de se notar é a descrição das

atividades assinaladas nos dois documentos discriminados. Em nenhum
deles há qualquer restrição para roupa desportiva, não excluindo, portanto,
outros padrões de vestimenta a serem eventualmente produzidos pela
adversária – o que ocorre também com a Apelante – evidenciando mais
ainda o risco de colidência se os respectivos signos comerciais fossem
tolerados a coexistirem no mercado de vestuário, seja moda masculina ou
feminina.

XIV – DA DOUTRINA
(REPRODUÇÃO ILÍCITA DE MARCA)

14.1. Sob o crivo da boa lição do clássico JOSÉ CARLOS

TINOCO SOARES25, corroborando com o entendimento ora expresso:

“Quando se tratar, portanto, da imitação ou

reprodução de marca para distinguir produto,
mercadoria ou serviço idêntico ou semelhante,
não padecerá a menor dúvida quanto à aplicação
do dispositivo legal, posto que fácil será
demonstrar a possibilidade de erro, dúvida ou
confusão.”

25
SOARES, José Carlos Tinoco, in “Tratado da Propriedade Industrial”, vol. II, página 1084, Editora Resenha
Tributária, 1988,
 14.2. Tratando da análise de marcas mistas, opostas entre si, a
autoridade na matéria assim explica:

“[...] Deve ser dito também que o Instituto, na análise do risco de

confusão ou associação entre marcas, NÃO LEVA EM
CONSIDERAÇÃO A DISTÂNCIA OU PROXIMIDADE GEOGRÁFICA
entre as sedes das empresas titulares das marcas conflitantes, ou
ainda o âmbito territorial de circulação dos produtos ou serviços.
Trata-se de entendimento decorrente do PRINCÍPIO DA
TERRITORIALIDADE DAS MARCAS: ao titular do registro é
assegurado o uso exclusivo do sinal EM TODO O TERRITÓRIO
NACIONAL (art. 129 da LPI). Esta é, com efeito, a extensão do
direito pleiteado pela Autora e também do direito decorrente dos
registros anteriores. [...] Não é necessário que a confusão
efetivamente se dê, basta a possibilidade, a qual entende-se existir
sempre que as diferenças não se percebam sem minucioso exame e
confrontação da marca legítima com a semelhante, conforme
destacou Affonso Celso, in Marcas industriaes e nome
commercial, Imprensa Nacional, 1888, pp. 55-56. Idêntico é o
entendimento de Clóvis Costa Rodrigues: “BASTARÁ, TÃO SÓ,
EXISTIR POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO, CARACTERIZADA PELA
DÚVIDA, PELA INCERTEZA, PELA IMINÊNCIA DE FRAUDE.” v.
Concorrência Desleal, Editorial Peixoto, 1945, pp. 135-136. (...)
(BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a metodologia de
confrontação de marcas, in A Propriedade Intelectual no Século XXI -
Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008)” 26

14.3. Ressalte-se que o aspecto fonético é fundamental no

exame marcário, como dispõe o Manual de Marcas do INPI27:

“A ocorrência de reprodução ou imitação fonética é um dos fatores

determinantes para caracterizar a colidência entre dois conjuntos.
Vale lembrar que as marcas, mesmo aquelas de apresentação
mista, são lembradas e mencionadas frequentemente em sua
forma verbal. Na comparação fonética, são avaliadas as
semelhanças e diferenças na sequência de sílabas, na entonação das
palavras e nos ritmos das frases e expressões presentes nos sinais
em cotejo.”

26
Proc. 5011178-86.2025.4.03.6102 / 7ª VARA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO. Peça de contestação do INPI
(03/11/2025)
27
Manual de Marcas INPI. 3ª edição/6ª revisão.
XV – DA JURISPRUDÊNCIA

15.1. A denúncia ora trazida à lume tem guarida, além da

legal, nos julgados afins e análogos ao caso em apreço. Comecemos pelo
próprio precedente negativo da litigante, parte sucumbente em ocasião
anterior:

EMENTA
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
REGISTRO DE MARCA. ALEGAÇÃO DE DIREITO DE
PRECEDÊNCIA. PRINCÍPIO DO "FIRST TO FILE". IMPOSSIBILIDADE.
USO ANTERIOR NÃO COMPROVADO POR MEIO DE NOTAS
FISCAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 124, I, DA LPI. ELEMENTO
FIGURATIVO CONSIDERADO SECUNDÁRIO PELO INPI. ATO
ADMINISTRATIVO REGULAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E
LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta por Alpha Co
Comércio e Indústria de Artigos de Vestuário Ltda. contra
sentença que julgou improcedente pedido de nulidade judicial
dos registros marcários nºs 917530667 e 917541960, relativos à
marca "ALPHA CO.", de titularidade da empresa GLM Indústria e
Comércio de Confecção Ltda., deferidos pelo INPI. A autora
sustenta direito de precedência no uso da marca, com base nos arts.
124, I e XIX, 129, §1º, e 165 da LPI, requerendo a declaração de
nulidade dos registros. 2. O sistema jurídico brasileiro adota o
princípio atributivo do registro (first to file), segundo o qual o direito
à marca se adquire com o deferimento do pedido junto ao INPI, nos
termos do art. 129, caput, da LPI, sendo a exceção prevista no §1º,
condicionada à comprovação do uso anterior de boa-fé por mais de
seis meses. 3. A APELANTE NÃO APRESENTOU PROVA
SUFICIENTE DA UTILIZAÇÃO COMERCIAL DA MARCA "ALPHA
CO." em período anterior a seis meses do depósito efetuado pela ré
em 14/06/2019, especialmente pela ausência de notas fiscais
datadas anteriores a 14/12/2018, que pudessem robustecer os
elementos comprobatórios apresentados (prints de redes sociais e
catálogos). 4. Ainda, a alegação de nulidade do registro com base na
utilização da bandeira da Itália como elemento figurativo é afastada,
pois o INPI considerou tal elemento secundário e não ofensivo ao
art. 124, I, da LPI, SENDO INCABÍVEL A REVISÃO JUDICIAL DE
MÉRITO ADMINISTRATIVO SEM EVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE
 FLAGRANTE OU DESVIO DE FINALIDADE. 5. SALIENTA-SE QUE O
ATO ADMINISTRATIVO TEM FÉ PÚBLICA E GOZA DE
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DESDE QUE HAJA
PROVA ROBUSTA, É QUE SE PODERIA AUTORIZAR O
AFASTAMENTO DA JUSTIFICATIVA DO INTERESSE PÚBLICO À
SUA DESCONSTITUIÇÃO, o que não se verifica na espécie.
Precedente: Apelação/Remessa Necessária 08001568120184058201,
Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (Conv.),
4ª Turma, julgado em 09/02/2021. (...) (PROCESSO:
08094235520194058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR
FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA, 4ª TURMA,
JULGAMENTO: 14/09/2021). 6. De toda sorte, obiter dictum, importa
ressaltar que, conforme remansosa jurisprudência do STJ, "marcas
fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de
pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a
mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver
com outras semelhantes". Precedentes nesse sentido: STJ, REsp
1582179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016; AgInt no AREsp
1062073/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTATURMA,
julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018. Assim, para uma marca
possuir exclusividade plena, deve se destacar de expressões e
conceitos do domínio comum, sendo inviável conceder a alguém a
propriedade privada e exclusiva sobre termos usados comumente
pelas pessoas quando tratam daquele objeto ou serviço.
Julgamentos recentes desta Corte Regional nessa direção, mutatis
mutandis: PROCESSO: 08013494520244058000, APELAÇÃO CÍVEL,
DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª
TURMA, JULGAMENTO: 31/10/2024, PROCESSO:
08008874820214058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR
FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ªTURMA,
JULGAMENTO: 23/06/2022. 7. INEXISTINDO PROVA DO USO
ANTERIOR SUFICIENTE E NÃO SE CONSTATANDO ILEGALIDADE
NA ATUAÇÃO DO INPI, INEXISTE FUNDAMENTO PARA A
ANULAÇÃO JUDICIAL DOS REGISTROS IMPUGNADOS. 8.
Recurso desprovido. ACÓRDÃO. Decide a Primeira Turma do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do relator e notas
taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente
julgado.28

28
PROCESSO Nº: 0817688-07.2023.4.05.8100 - APELAÇÃO CÍVEL (TRF5)
 No ensejo, o INPI assim manifestou-se naqueles autos:

“[...] Durante o prazo legal, os pedidos receberam oposição por

parte da Autora, com alegação relativa ao Direito de Precedência
(Art. 129 §1º da LPI). O pedido de marca 917.541.960
[ ] foi deferido em publicação na RPI nº 2571 de
14/04/2020 com os seguintes esclarecimentos: Oposição
interposta tempestivamente por STEPHAN NICHOLAS LEITZ
ME; com base no art. 124, inc. V (art. 8º da CUP), XIX e XXIII, e art.
129, §1º, da LPI; concorrência desleal, código de defesa do
consumidor e dispositivos constitucionais. A Oposta manifestou-
se tempestivamente nos autos do processo. A alegação baseada
no inc. V do art. 124 da LPI (art. 8º da CUP) é improcedente.
Não foram apresentadas provas competentes do registro do
nome empresarial em data anterior ao depósito da marca da
Oposta. A alegação baseada no inc. XXIII do art. 124 da LPI é
improcedente. A Opoente não forneceu provas competentes de
que a Oposta não poderia desconhecê-la ou a sua marca. A
alegação baseada no §1º do art. 129 da LPI é improcedente. ao
INPI em data anterior à deste pedido. A OPOENTE NÃO SE
CONFIGURA COMO USUÁRIO ANTERIOR DE BOA-FÉ, UMA
VEZ QUE JÁ POSSUÍA O DEPÓSITO DE SEU PEDIDO JUNTO
AO INPI EM DATA ANTERIOR À DESTE PEDIDO [ALPHA
CLOTHING e MUNDO ALPHA]. A alegação baseada no inc. XIX do
art. 124 da LPI é improcedente. A anterioridade 912763647, de
titularidade da opoente, não apresenta óbice ao deferimento do
pedido, pois se encontra na situação "Pedido definitivamente
arquivado". OS DEMAIS PEDIDOS DA OPOENTE APRESENTAM
DATA POSTERIOR AO DEPÓSITO DO PEDIDO EM EXAME. A
busca apontou a convivência de sinais de diferentes titulares
constituídos pelos termos Alpha e Alfa, ainda que associados
a elementos não distintivos, tais como: "Alphasports", "Alpha
industries" e "AlphaPrime". Dessa forma, identifica-se a
possibilidade de convivência do sinal em exame com as
anterioridades apontadas na busca. Cumpre destacar que o
elemento figurativo que apresenta semelhança com as cores da
bandeira da Itália foi considerado secundário no sinal em exame,
não sendo identificada a alusão direta à bandeira do país.
Estando ausente qualquer impedimento legal, defere-se o pedido
[...]”29

29
Proc. 0817688-07.2023.4.05.8100 / 10ª Vara Federal de Fortaleza. Vide doc. anexo.
 15.2. O Judiciário Federal vem mantendo o posicionamento
da autarquia federal de registro:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO

ANULATÓRIA DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. PRIMAZIA DA DECISÃO
DE MÉRITO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS IDÊNTICOS,
SEMELHANTES OU AFINS. IMITAÇÃO OU REPRODUÇÃO DE MARCA.
IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA.
POTENCIALIDADE. TEORIA DA DISTÂNCIA. INAPLICABILIDADE À
HIPÓTESE CONCRETA. MARCA DO RECORRIDO QUE DEVE SER
INVALIDADA. ANUÊNCIA DO INPI. Ação ajuizada em 6/1/2014.
Recurso especial interposto em 3/5/2022. Autos conclusos à
Relatora em 7/2/2024.O propósito recursal consiste em (i) definir
se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) verificar a
higidez do ato administrativo que concedeu a marca DELINIA ao
recorrido. Prejudicada a análise da alegação de negativa de
prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da
decisão de mérito. A Lei 9.279/96 contém previsão específica
que impede o registro de marca quando se constatar a
ocorrência de "reprodução ou imitação, no todo ou em parte,
ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para
distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou
afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca
alheia" (art. 124, XIX). Na espécie, a confrontação das marcas
em litígio (D'LINEA x DELINIA) revela a existência de alto grau de
semelhança gráfica e IDENTIDADE FONÉTICA ENTRE ELAS, de
modo que, sendo seus titulares sociedades empresárias que
atuam no mesmo ramo de atividades (comercialização de
móveis e artigos correlatos), a potencial confusão gerada no
público consumidor, caso ambas coexistam, é evidente. Para a
tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se
exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou
consumidores específicos. Precedentes. O próprio INPI
manifestou-se nos autos em sentido favorável ao
reconhecimento da nulidade da marca do recorrido, uma vez
que, segundo apurado pela autarquia, a semelhança existente
entre as marcas é passível de causar confusão ou associação
indevida. A exceção enunciada pela teoria da distância não se
aplica à hipótese dos autos, haja vista que o grau de
semelhança entre as marcas objeto da controvérsia (D'LINEA e
DELINIA) é, a toda evidência, muito maior do que aquele que se
percebe na comparação entre estas e as expressões invocadas
pelo acórdão recorrido. Recurso especial provido.30

30
STJ, REsp n.º 2120527/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, julgado em DJe de 19/4/2024.
XVI – DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

16.3. As práticas imorais e desonrosas empregadas, através de

meios fraudulentos (razão social alterada após os revezes no INPI para
agregar a marca ambicionada à sua pessoa e reprodução não autorizada
de mesma marca registrada alheia) pela empresa apelada configuram atos
de concorrência desleal, uma vez que as partes envolvidas nessa contenda
atuam em ramos assemelhados, prejudicando os negócios da Apelante,
titular exclusiva da marca “ALPHA CO”.

16.4. Pouco importa se a Apelante não apresenta envergadura

econômica equivalente à ostentada pela apelada, como se jamais ela
pudesse alcançar a clientela da outra. A lei é clara: a marca pertence a
quem primeiro a reivindicar para si ou comprovar, excepcionalmente, tê-la
utilizado antes de outrem requerente.

16.5. Não se trata, portanto, de um certame na linha do

capitalismo selvagem onde vença quem vender mais peças de roupa com
a marca “ALPHA CO”; a propriedade deste signo comercial não deveria
estar em questão. Ele pertence inconteste à Apelante. Por um dever de
ética empresarial, a apelada não deveria seguir no uso ilícito da marca
alheia “ALPHA CO”. Simples assim.

16.6. A recalcitrância delitiva da apelada, através de

manobras ardilosas, viola os princípios da livre concorrência constitucional,
da honestidade comercial, dos bons costumes e da boa-fé, como também,
seus responsáveis praticam, dentre outros, o crime tipificado pelo art. 195 da
lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial).
 16.7. Como já prenunciamos, tal prática se caracteriza como
crime de concorrência desleal, especificamente dos incisos dos incisos III e V
do art. 195 da lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), eis que houve, in
casu, o emprego de meio fraudulento para obtenção vantagem indevida
graças à adoção não autorizada de marca/nome comercial, a partir da
reprodução total do elemento nominativo da marca da Reconvinte.
Vejamos:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito
próprio ou alheio, clientela de outrem;
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de
estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou
oferece à venda ou tem em estoque produto com essas
referências;

16.8. Levando em consideração que a apelada reproduz,

total e literalmente, a marca da Apelante, que já está devidamente
registrada há anos, não tendo autorização alguma para fazê-lo, está
cometendo também o crime contra o registro de marcas, tipificado pelo art.
189, I, da LPI:

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em

parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa
induzir confusão;

16.9. Ressalte-se que a marca é um elemento intangível e de

extrema importância para a população, pois é o principal veículo de
diálogo entre o estabelecimento e o seu público. Sua função é atribuir
identidade a um produto ou serviço e possibilitar a diferenciação entre seus
prestadores.

16.10. O público utiliza a marca para reconhecer o produto ou

serviço de sua preferência e, inclusive, fixar uma ideia sobre aquilo que
adquire. Logo, não existe produto/serviço sem marca, assim como não existe
uma empresa sem nome. Seja qual for o porte econômico, todas possuem
uma forma de identificação, seja para sua atividade ou para o produto que
fornece.

16.11. Portanto, resta explícito que a apelada vem praticando

graves atos de concorrência desleal, bem como os crimes mencionados
através da reprodução da marca mista da Apelante, necessitando-se assim
que as medidas judiciais cabíveis sejam imediatamente aplicadas a fim de
impedir a continuidade da prática desses atos lesivos, bem como para que
os danos sejam reparados.

XVII – DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS

17.1. Os prejuízos morais e materiais que acometem o titular de

uma marca registrada por conta de atos de contrafação praticados por
terceiros devem ser assim deduzidos, segundo os tribunais (grifamos):

RECURSO ESPECIAL. [...] USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA.

SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO.
DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO
ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A marca é qualquer
sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais,
capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de
outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem
imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção
consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo
 regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do
consumidor e de repressão à concorrência desleal. 2. Nos dias atuais, a marca
não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente
individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de
produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade
do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela
e a prática do proveito econômico parasitário. 3. A LEI E A JURISPRUDÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECONHECEM A EXISTÊNCIA DE
DANO MATERIAL NO CASO DE USO INDEVIDO DA MARCA, UMA VEZ QUE A
PRÓPRIA VIOLAÇÃO DO DIREITO REVELA-SE CAPAZ DE GERAR LESÃO À
ATIVIDADE EMPRESARIAL DO TITULAR, como, por exemplo, no desvio de
clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo
que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em
liquidação por artigos. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa
acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios,
acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do
prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando
evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5. O
DANO MORAL POR USO INDEVIDO DA MARCA É AFERÍVEL IN RE IPSA, ou
seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta
ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a
comprovação probatória do efetivo abalo moral. Utilizando-se do critério
bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado
o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável
no presente caso. 7. Recurso especial provido.31

XVIII – CONCLUSÃO
Prática Delituosa Comprovada
E Danos Aferíveis

18.1. Finda a etapa de convencimento pela Colenda Turma

de que a marca utilizada pela apelada é plagiadora da pertencente à
Apelante, os ilustres julgadores deverão na fase de libação averiguar o
mercado em que o signo comercial ALPHA Co. está inserido pela Apelante,
assim como ele foi indevidamente usurpado pela denunciada para uso
simultâneo no próprio mercado de vestuário, do que se aproveita ainda hoje
ilicitamente a parte apelada.

31
Superior Tribunal de Justiça. REsp 1327773/MG. Rel. Ministro Luís Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em
28/11/2017. Publicado no DJe em 15/02/2018.
 18.2. Há de se considerar também o impacto disso em geral
(alijando a Apelante do direito de prospectar mais clientes, uma vez que, é
fato inconteste, a apelada atingiu status de fama superior à primeira – não
sendo impossível o público em geral crer na falsidade da marca verdadeira
diante das marcas piratas da reconvinda, como

18.3. Para isso, verificar-se-á o impacto no faturamento

alcançado pela desleal concorrente em decorrência do uso não autorizado
da marca da Apelante. Afinal, toda essa batalha por um nome que não
integra o patrimônio imaterial da apelada só pode ser de grande
importância para essa, haja vista seu incontestável sucesso no mercado, que
já associa inadvertidamente a marca “ALPHA CO” à pessoa da
contrafatora.

18.4. Para tanto, de acordo com o artigo 206, §3º, inciso V do

Código Civil, é necessário que a apelada disponibilize todos os documentos
contábeis do últimos 3 (anos) – inclusive o seu cadastro de clientes (banco
de dados) de todo esse mesmo período – até a data da juntada de eventual
resposta (contrarrazões).

18.5. Nesse passo requer-se desde já a aferição do valor a ser

ressarcido referente aos prejuízos arcados pela Apelante à título de perdas e
danos (lucros cessantes etc.) que terá sua devida liquidação, após a
apuração da liquidação por artigos.

18.6. Acerca dos danos morais já é pacífico que a pessoa

jurídica também possa sofrê-los e, por conseguinte, reivindicar reparo com
base nisso. Vejamos o que se tem firmado no Judiciário:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - pessoa jurídica - Ao

adquirir personalidade, a pessoa jurídica faz jus à proteção legal
e estatal à sua honra objetiva, considerada assim a reputação
que goza em sua área de atuação. O dano moral puro é
aquele em que a ofensa que lhe deu causa não traz reflexos
patrimoniais, independendo, sua reparação, da existência
de prejuízos econômicos oriundos do ataque irrogado.
Recurso conhecido e improvido. (TJDF - 3º Câm.; Ap. Cível nº
41.2 93/96 - DF; Rela. Desa. Nancy Andrighi; j. 4.11.96; maioria
de votos; ementa, in BolAASP nº 2000, p. 33-4 -e.)

A PESSOA JURÍDICA PODE SOFRER DANO MORAL. (STJ,

Súmula 227, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ
08/10/1999, p. 126)

18.7. Conforme já antecipamos, os danos morais sofridos pela

Apelante são presumidos, ou seja, in re ipsa, dispensando comprovação de
prejuízos, conforme entendimentos jurisprudenciais abaixo:

RECURSO ESPECIAL. [...] DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE

COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA. [...] 5- A
existência de previsão específica na Lei de Propriedade
Industrial acerca dos critérios a serem adotados para
quantificação do montante devido a título de reparação pelos
danos decorrentes de violação a direito marcário - assim como
a ausência de semelhança relevante entre o substrato fático
sobre o qual deve incidir a regra do parágrafo único do art. 103
dessa Lei e a hipótese dos autos – é condição suficiente para
afastar a necessidade do uso da analogia. 6- Os danos
suportados pelas recorrentes decorrem de violação cometida ao
direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas
 por elas registradas. 7- O prejuízo suportado prescinde de
comprovação, pois se na própria violação do direito,
derivando da natureza da conduta perpetrada. A
DEMONSTRAÇÃO DO DANO SE CONFUNDE COM A
DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO - CONTRAFAÇÃO -,
CUJA OCORRÊNCIA É PREMISSA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS
DE ORIGEM. Precedentes. 8- A jurisprudência do STJ firmou-se
no sentido de entender cabível a compensação por danos
morais experimentados pelo titular de marca alvo de
contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem,
identidade ou credibilidade. 9- Recurso especial parcialmente
provido. (Superior Tribunal de Justiça. REsp 1674370/SP, Rel.
Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em
03/08/2017. Publicado no DJe em 10/08/2017 – Com
destaques).

XIX – DO PEDIDO

19. Diante de todo o exposto, requer a parte ora Apelante,

GLM Indústria e Comércio de Confecção Ltda.:

A) O recebimento da presente peça recursal,

determinando a intimação da adversária, ALPHA CO
COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA.,
para, em querendo, apresentar contrarrazões;

B) Seja deferida liminarmente, nos termos do art. 300 do

CPC, a concessão da tutela de urgência inaudita altera
pars, determinando que a apelada – ALPHA CO
COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. –,
no prazo de 05 (cinco) dias, CESSE TOTALMENTE o uso do
nome “ALPHA Co.” ou qualquer outro semelhante (“ALPHA
CO”, “ALPHACO”, “ALFACO”, “ALPHAco.”, “ALPHACO.”,
“ALFACO.”; “ALFAco.”, “USEALPHACO”, “USEALFACO”,
“USEALPHACO.”, “USEALFACO.”, “USEALFAco.”, “USEALPHAco.” e
“ALPHA”), sob quaisquer formas, promovendo os atos de
descaracterização total alterando placas, painéis,
panfletos, prospectos, faixas, cartazes, impressos,
endereços eletrônicos, redes sociais, outdoors,
documentos internos e externos, propagandas de
qualquer tipo (TV, rádios, sites, redes sociais), retirando
IMEDIATAMENTE do mercado aqueles que já estavam em
circulação, alterando o seu contrato social, cadastros
junto à Receita Federal do Brasil, Receita Estadual, alvarás
municipais, alvarás de vigilância sanitária;

C) Seja também em caráter de urgência suspenso o

domínio http:// [Link] e, de imediato,
nesse sentido, reste determinado à apelada ALPHA CO
COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA.
que não crie e nem use nomes semelhantes ao da marca
da reconvinte. sob pena de arcar com multas diárias de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), à título de sugestão;

D) Seja determinada urgentemente a imediata busca e

apreensão dos produtos contrafatores no endereço da
apelada (art. 209, L. 9.279/96) – ALPHA CO COMERCIO E
INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. –, bem como
de documentos que comprovem a extensão da produção
e comercialização sob o signo comercial não
autorizado/licenciado “ALPHA CO”/”ALPHA CO.”; USE
ALPHA CO” e similares (como “ALPHA”).

E) Seja bloqueado o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos

mil reais) nas contas bancárias existentes sob a razão
social da apelada ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE
ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. (de uma só ou de outras
contas bancárias para totalizar o montante indicado),
com vistas a assegurar o cumprimento de pena pecuniária
a ser posteriormente definida e imposta por este juízo;

F) Caso a apelada ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA

DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. não cumpra com a
determinação judicial com as providências requeridas no
item A), que o Relator determine a imposição de multa, a
busca e apreensão, a remoção de placas, painéis, coisas,
inclusive a interdição da fábrica e da(s) loja(s) da
apelada, tudo para que se impeça a continuidade da
prática de contrafação, podendo, caso necessário,
requisitar o auxílio de força policial, conforme disposições
dos arts. 536, §1º, CPC e 209, §1º, L.9.279/96 (Lei da
propriedade Industrial).

G) Intimar a apelada inicialmente pelo Domicílio

Eletrônico (CNJ), se infrutífera, proceder via oficial de
justiça (CPC, art. 247, V) no endereço físico da Alpha Co
Comércio e Indústria de Artigos de Vestuário Ltda., em
Salvador (BA), justificando-se o presente pedido pela
urgência na concretização da liminar que, espera-se, seja
deferida;

H) Citar o Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(INPI) para manifestação enquanto assistente sui generis
por ser autoridade na matéria que envolve a lide;

I) Ao final, seja provida esta Apelação, julgando-se

integralmente procedentes os pedidos a fim de, uma vez
reformada a sentença:

h.1) Confirmar o pedido de tutela provisória urgente

para que a apelada ALPHA CO COMERCIO E
INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. se
abstenha definitivamente do uso indevido do
nominativo presente na marca da titular GLM
Indústria e Comércio de Confecção Ltda, sob
quaisquer formas, deixando de fazer qualquer
alusão à marca da reconvinte (ALPHA Co.), e
outra(s) semelhante(s) – como “ALPHA” –, nos termos
do art. 129 da LPI, bem como seja que seja
cancelado o domínio http://
[Link] sob pena de multa
diária no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), nos termos do art. 536, §1º, CPC;
h.2) Condenar a apelada ALPHA CO COMERCIO E
INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. a se
abster de usar qualquer signo comercial igual ou
semelhante à marca “ALPHA Co.”, de titularidade da
Apelante, bem como a pagar o valor periciado à
título de perdas e danos, nos termos do art. 209 e
210, II, da Lei da Propriedade Industrial;

h.3) Condenar a apelada ALPHA CO COMERCIO E

INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. ao
pagamento no valor mínimo de R$50.000,00
(cinquenta mil reais) à título de danos morais, nos
termos do art. 186 do Código Civil;

h.4) Que a apelada ALPHA CO COMERCIO E

INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. seja
determinada a exibir com sua eventual
resposta/contrarrazões, os balanços e balancetes
oficiais apresentados à Receita Federal, de sua sede
em Salvador (BA), referentes aos últimos 3 anos até a
apresentação de suas contrarrazões, e
posteriormente também até a data de eventual
perícia;

h.6) Condenar a apelada ALPHA CO COMERCIO E

INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. por
litigância de má-fé, conforme ora denunciado;

h.7) Condenar a apelada ALPHA CO COMERCIO E

INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. em
 custas processuais e honorários advocatícios (ao
patamar de 20% sobre o valor da causa aferido pela
Turma);

h.8) Expropriação definitiva de todos os itens de

vestuário apreendidos, objetos da contrafação
constatada, destinando tais peças de roupa para
doação a instituições de caridade que acolham
pessoas em situação de rua, idosos desassistidos etc.

Protestando desde já por provar o alegado através de todos

os meios em direito admitidos, especialmente os documentos juntados com
o presente, nova juntada de outros documentos e prova pericial
eventualmente necessária para o deslinde do feito.

Requer, finalmente, que todas as intimações dirigidas à

reconvinte sejam feitas em nome de Fábio Joca Barros, OAB/CE 15.543, sob
pena de nulidade.

Renove-se o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à presente

causa, para fins de alçada (CPC, art. 292, II).

Termos em que pede e espera deferimento.

Fortaleza/CE, 03 de março de 2026.

Fábio Barros
OAB-CE 15.543
Pós-Graduado em Direito Intelectual
Faculdade de Direito/Universidade de Lisboa
Escritório Auriz Barreira Marcas & Patentes
E X C E LE N TÍ S SI M O ( A) SE NH O R( A) D O UT O R (A) J UI Z ( A) FE DE R A L DA 4ª VARA
FE DE R A L D A SE Ç Ã O J UDI C I Á RI A DO E ST A D O DO C E A R Á

Proc. nº 0059452-35.2025.4.05.8100

ALPHA COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA, já qualificada nos

autos eletrônicos em epígrafe, vem, por meio de seus advogados regularmente constituídos,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 1.009 do CPC, interpor
o presente RECURSO DE APELAÇÃO em face da sentença de Id. 143115048, requerendo que,
após cumpridas as formalidades legais, sejam os mesmos remetidos ao Egrégio Tribunal
Regional Federal da 5ª Região. Requer, ainda, nessa oportunidade a juntada da guia de
custas recursais e do respectivo comprovante de pagamento.

Termos em que, respeitosamente, pede e espera deferimento.

Fortaleza/CE, 20 de março de 2026.

Rafael Saldanha Pessoa Bruno de Sousa Coelho

OAB/CE nº 23.951 OAB/CE nº 30.725

João Pedro Mota Bezerra João Davi Teixeira Avelino

OAB/CE nº 40.820 OAB/CE nº 55.479

+55 85 3035.0104
[Link]
Av. Desembargador Moreira, 760 – salas 1104 a 1107
 E G RÉ GI O T RIB U N A L R E GI O N A L FE DE R A L D A 5ª RE G I ÃO

RAZÕES DE RECURSO DE APELAÇÃO

Apelante: Alpha Comercio e Industria de Artigos de Vestuario Ltda

Apelados: Instituto Nacional Da Propriedade Industrial e GLM Industria e Comercio de
Confeccao Ltda

Proc. nº 0059452-35.2025.4.05.8100

Eméritos Julgadores,

I. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

I. I – R equ is it os ex tr ín s ec os .

I. I .I – T em pes tiv i dad e.

1. Segundo o Art. 1.003, §5º, do CPC, o prazo para interpor o recurso de apelação é
de 15 (quinze) dias. Vide:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os

advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública
ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e

para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

2. Embora a apelação seja interposta em face da sentença de Id. 143115048, é

necessário pontuar que foram opostos embargos de declaração em face do
decisum. Assim, sabendo que os embargos são aptos a interromper o prazo
recursal, nos termos do caput do art. 1.026, o início do prazo para interpor a
apelação é contado do julgamento dos embargos, constante em Id. 147100535.

3. Dado que a Recorrente foi intimada da decisão que julgou os embargos de

declaração no dia 27/02/2026, o prazo para a interposição do recurso iniciou no
dia 02/03/2026 (segunda-feira). Considerando o ponto facultativo do dia

+55 85 3035.0104
[Link]
Av. Desembargador Moreira, 760 – salas 1104 a 1107
 19/03/2026 (Dia de São José)1, o prazo de 15 (quinze) dias úteis findará somente
em 23/03/2026 (segunda-feira), conforme a aba de expedientes do PJe.

4. Por ter sido protocolado antes desta data, é plenamente tempestivo o presente
recurso de apelação.

I. I .I I – P r ep ar o .

5. Informa-se que as custas recursais foram devidamente recolhidas, conforme guia

de recolhimento e comprovante de pagamento em anexo (Docs. 01 e 02).

I. I I – Re quis it os intr ín s ec os .

6. Também estão preenchidos todos os requisitos intrínsecos para a interposição

deste recurso de apelação. O instrumento recursal eleito é a via adequada para
reforma/cassação da sentença recorrida, nos termos do art. 1.009 do CPC.

7. Além disso, a parte Recorrente possui legitimidade para interposição do recurso e

interesse na reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

8. Por fim, inexistem fatos extintivos ou impeditivos do direito de recorrer, tendo em

vista que não houve, pela Apelante, a prática de nenhum ato que ensejasse o
fenômeno da preclusão, assim como renúncia ao direito de recorrer ou aceitação
de quaisquer dos termos da sentença.

9. Desse modo, deverá o presente recurso de apelação ser conhecido, com seu
regular processamento e julgamento por este Tribunal Regional Federal, visto que
estão presentes todos os pressupostos recursais.

II. SÍNTESE PROCESSUAL

10. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela de

urgência ajuizada por Alpha Comércio e Indústria de Artigos de Vestuário Ltda.,
ora Apelante, por meio da qual requer-se a anulação das decisões proferidas pelo
INPI que indeferiram os pedidos de registro da marca “ALPHA CO” com base no
art. 124, XIX, da Lei Federal nº 9.279/96 (Lei de propriedade industrial).

11. De acordo com a Autarquia, o signo submetido a registro pela Autora violaria a
referida disposição legal, por supostamente reproduzir ou imitar marca

1
Conforme Portaria da Direção do Foro nº 156/2025, expedida pelo Diretor do Foro da Justiça Federal no Ceará.

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 previamente registrada por terceiro, pertencente à empresa Ré GLM Industria e
Comercio de Confeccao Ltda. (doravante denominada apenas “GLM”).

12. Em sua inicial, a Autora explica, em síntese, que as marcas são visualmente
distintas, além de não haver potencial de confusão do público consumidor ante
a diferença entre os ramos de mercado explorados e as formas de atuação de
ambas as empresas.

13. Regularmente citados, os réus se manifestaram nos autos. O INPI apresentou

contestação (Id. 130516527) na qual, além da defesa de mérito, suscitou a
existência de uma ação judicial em curso que, supostamente, teria objeto
semelhante ao do processo em apreço.

14. Ao ser intimada para se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência, a GLM
apresentou a peça de Id. 131226453, na qual suscitou, em síntese, a existência de
ação com o mesmo objeto da presente (a mesma apontada pelo INPI), na qual
a Autora teria sido integralmente vencida em primeiro e segundo graus.

15. Em seguida, a GLM também apresentou contestação e reconvenção,

conjuntamente (Id. 133321402), oportunidade em que argumenta não ser possível
o deferimento dos pedidos de registro da Autora em razão destes colidirem com
a sua marca, a qual detém anterioridade e goza de proteção conferida pelo INPI.

16. Diante disso, o juízo a quo proferiu sentença (Id. 143115048), reconhecendo a
ocorrência de litispendência e extinguindo tanto a ação quanto a reconvenção
sem resolução do mérito. In verbis:

Observa-se, a partir da leitura das informações prestadas pelo INSTITUTO NACIONAL

DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e pela GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECÇÃO LTDA, e corroboradas pela documentação anexada aos autos, que a
pretensão formulada por meio desta demanda já havia sido formulada pela autora
através de outra ação anterior com pedido e causa de pedir idêntico ao que se
pleiteia por meio da presente demanda. Na primeira causa, a autora requer, em
síntese, a nulidade judicial total dos registros marcários referentes à marca "ALPHA
CO, determinando, ainda, que a GLM seja obrigada a abster-se definitivamente de
todo e qualquer uso da referida marca. Enquanto nesta causa, a demandante
requer o direito de continuar utilizando a marca até o julgamento definitivo da
demanda, garantindo a manutenção do domínio eletrônico da demandante;
anular os atos que indeferiram os pedidos de registro de marcas, ordenando que o
INPI proceda ao deferimento dos pedidos de registro. Assim, a parte autora, em
síntese, busca, nas duas ações, a anulação do registro de marca da parte ré para
que possa continuar utilizando sua marca.

(...)

No caso, restou, portanto, configurada a identidade de ações, uma vez que os

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 processos em questão têm as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de
pedir.

(...)

Assim, considerando a existência de litispendência desta ação em relação ao

referido feito (processo n. 0817688-07.2023.4.05.8100), outro caminho não pode ser
tomado senão a determinação da extinção deste processo.

3. Dispositivo

Ante o exposto, julgo EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

17. Em razão dos vícios constantes na sentença, a Autora e a GLM opuseram

embargos de declaração (Ids. 143743681 e 145026707), os quais foram julgados
improcedentes pelas decisões de Ids. 143923254 e 147100535, respectivamente.

18. Com a devida vênia ao entendimento do Magistrado de primeira instância, a

sentença proferida se equivocou ao reconhecer a litispendência, o que torna
imperiosa sua reforma.

III. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE D E APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA

PELO TRIBUNAL .

19. Primeiramente, é necessário salientar que, caso seja acolhida a tese recursal
exposta na presente apelação, afastando-se o reconhecimento de
litispendência, não será possível a apreciação imediata do mérito da causa por
este Egrégio Tribunal, porquanto não estão presentes os pressupostos necessários
à aplicação da teoria da causa madura.

20. Nos termos do art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, o Tribunal somente
poderá julgar desde logo o mérito quando a causa estiver em condições de
imediato julgamento. Para tanto, é necessário que o processo esteja
devidamente instruído, ou que a controvérsia seja exclusivamente de direito.

21. Ocorre que, no presente caso, a ação não se encontra em condições de

imediato julgamento, dado que o processo foi extinto sem resolução do mérito
antes mesmo que fosse oportunizado às partes indicar as provas que pretendiam
produzir.

22. A produção de provas se mostra especialmente relevante no caso em apreço, eis

que a controvérsia envolve discussões fáticas relacionadas à eventual
possibilidade de confusão entre os signos distintivos discutidos nos autos,

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 demandando a análise da diferença entre os produtos vendidos, bem como das
formas de atuação de cada empresa.

23. Por estas razões, o julgamento do mérito do processo no estado que se encontra
configuraria evidente prejuízo ao direito das partes de produzir as provas
necessárias à demonstração de suas alegações, violando o direito de defesa e o
devido processo legal.

24. Desse modo, caso seja reconhecida a inexistência de litispendência, a

providência processualmente adequada consiste na anulação da sentença
recorrida, com a consequente remessa dos autos à primeira instância para que o
processo tenha regular prosseguimento.

25. Diante disso, requer-se o reconhecimento da inaplicabilidade do art. 1.013, §3º,

do CPC ao presente caso, determinando-se, caso afastada a litispendência, o
retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

IV. RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO

IV . I – In ex is t ên ci a de li tis p en dê nc ia .

26. A sentença proferida entendeu que a presente demanda teria as mesmas partes,
causa de pedir e pedido que a ação de nº 0817688-07.2023.4.05.8100, que tramita
na 10ª Vara Federal da subseção judiciária de Fortaleza/CE, tendo reconhecido
a existência de litispendência. Entretanto, as demandas, embora possuam
algumas semelhanças, são evidentemente distintas.

27. A ação de nº 0817688-07.2023.4.05.8100 também foi ajuizada pela Autora, ora

Apelante, em face do INPI e da empresa GLM. Em sua inicial, a Autora narra a
mesma situação que foi relatada nestes autos, ou seja, que os seus pedidos de
registro de marca foram indeferidos sob a alegação de colidência com a marca
da GLM, que foi registrada anteriormente.

28. Contudo, foi narrada uma questão adicional. Para evitar o indeferimento do seu
pedido de registro, a Autora apresentou oposição contra o pedido da GLM,
suscitando a aplicação do direito de precedência, previsto no art. 129, §1º, da Lei
Federal nº 9.279/96.

29. Segundo o dispositivo em questão, embora a parte não tenha sido a primeira a
registrar a marca, ela terá direito à precedência de registro caso comprove que,

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 há pelo menos seis meses da data do registro realizado por terceiro, ela já utilizava
marca idêntica ou semelhante, de boa-fé. Para melhor visualização:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,

conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em
todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação
o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País,
há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou
certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de
precedência ao registro.

30. Foi com base na aplicação do direito de precedência que a Autora ajuizou a
ação de nº 0817688-07.2023.4.05.8100, através da qual argumentou que, mesmo
com a incidência do art. 124, XIX, da Lei Federal nº 9.279/96, a aplicação do art.
129, §1º, conferiria à Autora a anterioridade do registro.

31. Com base nisso, foi requerido o deferimento de seu pedido de registro de marca
por meio da anulação do registro da GLM. Para melhor visualização, segue o
pedido formulado na inicial do processo indicado:

32. Em outras palavras, naquela demanda, a pretensão da Autora consistia em

remover o obstáculo ao seu registro mediante a desconstituição do registro
anteriormente concedido à GLM, valendo-se, para tanto, da tese do direito de
precedência.

33. Já na presente ação, foi suscitado que o art. 124, XIX, da Lei Federal nº 9.279/96,
que amparou o indeferimento do pedido de registro da Autora, sequer seria
aplicável, eis que os signos das partes são distintos e inaptos a gerar confusão do
público consumidor. Assim, foi requerido apenas o deferimento da marca da
Autora, possibilitando a convivência pacífica das marcas.

34. Aqui, portanto, a lógica da demanda é diversa. Não se pretende desfazer o

registro da GLM, mas apenas afastar o entendimento do INPI segundo o qual

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 haveria colidência impeditiva entre os sinais. Trata-se, assim, de pretensão voltada
à coexistência das marcas, e não à eliminação de uma delas.

35. Cumpre destacar que a própria fundamentação da sentença revela a

inexistência de identidade entre os feitos. Isso porque, ao descrever o objeto da
presente ação, o decisum reconhece que ”nesta causa a demandante requer
(...) anular os atos que indeferiram os pedidos de registro de marcas, ordenando
que o INPI proceda o deferimento dos pedidos de registro”. Não obstante, logo
em seguida, conclui que a Autora buscaria, “nas duas ações, a anulação do
registro de marca da parte ré para que possa continuar utilizando sua marca”.

36. Há, portanto, contradição interna no próprio pronunciamento judicial, vez que
primeiro identifica-se corretamente que o objeto desta demanda é a invalidação
dos atos administrativos de indeferimento praticados pelo INPI; depois, sem base
lógica, afirma-se que o pedido seria o mesmo da demanda anterior, voltado à
anulação do registro da marca da GLM. Sendo distintos os atos administrativos
impugnados, distintos também são o pedido e a causa de pedir, o que afasta, por
si só, a litispendência.

37. Dito isso, vê-se que tanto a causa de pedir como os pedidos de ambas as ações
são distintos, não havendo que se falar em litispendência.

38. Para que fique clara a diferença entre ambas as ações, cabe expor mais
detalhadamente os pedidos e as repercussões práticas de cada uma. Na ação
sobre o direito de precedência, foi requerida a anulação da marca da GLM. Já na
presente ação, requer-se o deferimento da marca da Autora, sem qualquer
interferência sobre a marca da GLM. Ou seja, com a eventual procedência da
ação de nº 0817688-07.2023.4.05.8100, apenas uma das marcas (a da Autora)
poderiam ser registrada pelo INPI, contudo, com a procedência da presente
ação, ambas as marcas poderão ser registradas.

39. Para facilitar a comparação, segue tabela demonstrando os principais aspectos

de cada processo:

Ação presente Ação de nº 0817688-

07.2023.4.05.8100

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 Pedido Deferimento da marca Anulação da marca da
da Autora, com a GLM.
manutenção da marca
da GLM.

Fundamento jurídico Inaplicabilidade do art. Aplicação do art. 129,

124, XIX, da Lei Federal nº §1º, da Lei Federal nº
9.279/96 9.279/96

40. Embora tenha afirmado o contrário em suas manifestações iniciais, a própria GLM
reconhece em seu recurso de apelação (Id. 148648356) que as ações indicadas
são distintas, tendo requerido expressamente o reconhecimento da ausência de
litispendência. Segue transcrição literal de suas palavras:

02.3. O juízo monocrático extinguiu, todavia, o feito sem resolução de mérito, sob o
fundamento de se tratar de ação repetida intentada pela mesma autora, já
sucumbente em processo anterior no qual atuaram as mesma partes visando igual
objeto sob a mesma causa de pedir [grifamos]:

(...)

02.4. Trata-se de grave equívoco, ilustres julgadores; pois na primeira ação a

adversária visava anular a marca pertencente à ora Apelante (e fazer cessar o
respectivo uso por ela) para, assim, eliminar o óbice ao deferimento dos signos
comerciais almejados de tal litigante, por “reconhecê-la”, digamos, colidente com
a sua almejada.

02.5. Já na segunda ação, o que se arguiu foi a nulidade tão somente dos atos de
indeferimento das marcas requeridas pela autora, preservando-se o registro da
marca da Ré (sem mais opor-se à sua existência nem ao uso da mesma), a pretexto
de inexistir risco de colidência entre os signos contrapostos pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI).

02.6. Conclui-se, portanto, que houve falha no dispositivo do referido decisum, uma
vez que os objetos das lides então comparadas não convergiam, assim como as
causas de pedir também não guardavam congruência entre si. Vejamos:

(...)

III – DO DIREITO

Da não congruência entre as ações

03.1. Com todas as vênias devidas, Nobres Julgadores, o juízo monocrático errou
contundentemente ao lidar com a presente questão, pois, conforme já ilustramos ao
início, não houve litispendência in casu.

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 03.2. A apelada adotou nova tese visando novo objeto, desistindo de pugnar pela
nulidade da marca da Apelante (e da respectiva abstenção de uso por parte
desta): as marcas da litigante seriam, desta vez, não mais colidentes com a da
anterioridade, mas minimamente distintas daquela ao ponto de merecer
deferimento para coexistirem no mercado ao lado da concedida pelo INPI à
Apelante.

41. Ante todo o exposto, não restam dúvidas que as ações indicadas são diferentes,
razão pela qual requer-se a reforma da sentença proferida, reconhecendo a
ausência de litispendência e determinando o retorno dos autos para a primeira
instância, para que o processo tenha seu regular processamento.

IV . II – I nex is t ên cia d e c ois a j u lga da .

42. A GLM também suscitou em suas manifestações iniciais que, mesmo que as duas
causas não fossem idênticas, a presente ação violaria as premissas da anterior,
que pressupunha a colidência entre as marcas. Contudo, tais argumentos, que
foram posteriormente rejeitados pela própria GLM em sua apelação, não
merecem acolhida.

43. O argumento, contudo, não merece acolhida. Isso porque a ação anterior já
transitou em julgado, de modo que, superada a tese de litispendência, eventual
discussão residual somente poderia ser travada sob a perspectiva de coisa
julgada material. Ainda assim, essa objeção igualmente não subsiste, porque a
questão principal decidida na demanda anterior não se confunde com a questão
principal submetida a julgamento na presente ação

44. Mesmo que a colidência entre as marcas fosse um pressuposto lógico para a
aplicação do direito de precedência, o que se admite para fins meramente
argumentativos, a matéria não estaria coberta pela coisa julgada, eis que ela se
trataria de questão incidental da ação anterior, e não do objeto principal da lide.

45. A legislação processual prevê de forma expressa a inaplicabilidade dos efeitos da

coisa julgada às questões que não sejam o objeto principal da lide. Nesse sentido:

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos
limites da questão principal expressamente decidida.

(...)

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva

da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

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46. Para melhor elucidação quanto ao tema, cabem as palavras do doutrinador
Fredie Didier Jr2:

Como visto, é importante frisar uma distinção: há questões que são postas como
fundamento para a solução de outras e há aquelas que são colocadas para que
sobre elas haja decisão judicial. Em relação a todas haverá cognição (cognitio); em
relação às últimas, haverá também julgamento. Todas compõem o objeto de
conhecimento do magistrado, mas somente as últimas compõem o objeto de
julgamento (thema decidendum) ou objeto da declaração.

As primeiras são as questões resolvidas incidenter tantum; esta forma de resolução

não se presta a, de regra, ficar imune pela coisa julgada. O magistrado tem de
resolvê-las como etapa necessária do seu julgamento, mas não as decidirá. São as
questões cuja solução comporá a fundamentação da decisão. Sobre essa
resolução, não recairá a imutabilidade da coisa julgada. Os incisos do art. 504 do
CPC elucidam muito bem o problema: não fazem coisa julgada os motivos da
sentença nem a verdade dos fatos.

(Grifos nossos)

47. Dado que a colidência entre as marcas, mesmo que se tratasse de pressuposto
necessário à aplicação do direito de precedência, não constituiu o objeto
principal da ação de nº 0817688-07.2023.4.05.8100, sua apreciação não foi
abarcada pela coisa julgada, podendo ser livremente apreciada nos presentes
autos.

48. Na ação anterior, a colidência entre os signos foi, quando muito, premissa lógica
para o exame da tese fundada no art. 129, §1º, da LPI. Já nesta demanda, ao
revés, discute-se diretamente a própria inexistência de colidência juridicamente
relevante para fins do art. 124, XIX, da LPI. Trata-se, portanto, de questão principal
diversa, submetida com autonomia ao crivo jurisdicional apenas no presente feito.

49. Desse modo, vê-se que a ação de nº 0817688-07.2023.4.05.8100 possui objeto

completamente distinto da presente, razão pela qual seu resultado é
completamente irrelevante para a lide em apreço, não havendo que se falar em
coisa julgada ou litispendência.

IV . II I – Ar bitr am en to de h on or ár i os e m r a z ão da ex ti nç ão d a r ec onv en çã o .

50. Afastada a litispendência, cumpre destacar que o julgamento da reconvenção

não merece reforma, devendo ser mantida sua extinção sem resolução do mérito,
dado que, conforme exposto nas contrarrazões à apelação da GLM, existem

2
Didier Jr, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de
conhecimento / Fredie Didier Jr. 17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v.1. p. 432 e 433.

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 fundamentos autônomos, distintos daqueles usados pelo juízo a quo, que
justificam a extinção da reconvenção.

51. Uma vez mantida a extinção da reconvenção, impõe-se a condenação da

Reconvinte ao pagamento de honorários sucumbenciais pois, ainda que tenha
sido extinta sem resolução do mérito, a Reconvinte deu causa à instauração do
incidente processual e à atuação da Apelante para sua impugnação. Tal
entendimento é amparado pela jurisprudência, que assim se manifesta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE

RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO RECONVINTE.
PROVIMENTO DA APELAÇÃO. I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pelo autor
contra sentença que não conheceu do pedido reconvencional, em virtude do não
recolhimento das custas processuais pelo reconvinte, sem condená-lo ao
pagamento de honorários sucumbenciais. 2. O autor pleiteia a condenação do
réu/reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, sob a ótica do princípio
da causalidade, em razão da instauração e do processamento da reconvenção. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal cinge-se a aferir se, em casos de
extinção da reconvenção sem resolução do mérito, em razão da ausência de
pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC), é devida a condenação do
reconvinte ao pagamento de honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR4. Da
extinção da reconvenção sem resolução do mérito: Nos termos do art. 485, IV, do
CPC, a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo, como o recolhimento das custas, impõe a extinção da reconvenção
sem resolução do mérito. No caso, a reconvenção foi regularmente recebida e
processada, com apresentação de resposta e instrução do feito, mas não foi
reconhecida pelo juízo de origem devido ao não recolhimento das custas pela parte
reconvinte. 5. Dos honorários sucumbenciais e do princípio da causalidade: O
princípio da causalidade preconiza que aquele que deu causa à instauração do
processo ou incidente processual, ou que conduziu o feito ao desfecho processual
verificado, deve arcar com os custos processuais e com os honorários advocatícios.
A reconvenção é uma ação autônoma e independente da ação principal, sendo
devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor do reconvindo quando a
extinção do incidente decorre da inércia ou culpa do reconvinte, como é o caso da
ausência de recolhimento das custas processuais. Nesse sentido, este Egrégio
Tribunal já firmou entendimento de que a extinção da reconvenção sem julgamento
do mérito, quando processada e respondida, atrai a condenação do reconvinte ao
pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.6. Da
fixação dos honorários sucumbenciais: Considerando o disposto no art. 85, § 2º, do
CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da
causa, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade . No caso,
arbitra-se a verba sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
atendendo às peculiaridades do processo e à baixa complexidade do incidente
processual. IV. DISPOSITIVO7. Apelação conhecida e provida. V. DISPOSITIVOS
RELEVANTES E JURISPRUDÊNCIA Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1º e §
2º, e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1222162, 0714360-
31 .2017.8.07.0001, Relator.: Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 04/12/2019,
DJe 21/01/2020; TJDFT, Acórdão 1263241, 0701676-13.2017.8.07 .0001, Relator: Arnoldo
Camanho, 4ª Turma Cível, j. 22/06/2020, DJe 14/07/2020. (ic) (TJ-DF
07285765020248070001 1975772, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de
Julgamento: 27/02/2025, 4ª TURMA CÍVEL)

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 EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento
interposto contra decisão que extinguiu a reconvenção por ausência de
recolhimento das custas iniciais. O agravante, reconvindo na origem, pleiteia a
condenação do reconvinte ao pagamento de honorários de sucumbência. II.
Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é cabível a
fixação de honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de extinção da
reconvenção sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento de custas
processuais. III. Razões de decidir A reconvenção, embora processada no mesmo
feito da ação principal, constitui ação autônoma, conforme previsão do art. 343 do
CPC. O art. 85, § 1º e § 6º, do CPC dispõe expressamente sobre a incidência de
honorários de sucumbência também na reconvenção, inclusive nos casos de
extinção sem julgamento do mérito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
confirma a autonomia dos honorários na reconvenção, independentemente do
resultado da ação principal ou da análise do mérito. O valor da causa da
reconvenção deve abranger o valor dos títulos questionados e o montante
postulado a título de danos morais, totalizando R$ 110.889,84, conforme art. 292,
incisos V e VI, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa da reconvenção,
alterado de ofício para R$ 110.889,84. Tese de julgamento: "1. É cabível a fixação de
honorários de sucumbência na reconvenção extinta sem resolução do mérito. 2. O
valor da causa na reconvenção deve abranger o valor do título e dos danos morais
pleiteados." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º e 6º; 292, V e VI; 1015,
II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.010.556/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.05 .2022. (TJ-MG - Agravo de Instrumento:
21865644520258130000, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento:
23/07/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2025)

52. Assim, mantida a extinção da reconvenção, deve a GLM ser condenada ao

pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Apelante, em percentual
a ser arbitrado por este Egrégio Tribunal, nos termos do art. 85 do CPC.

V. PEDIDOS

53. Requer-se, finalmente, as seguintes medidas:

a) o conhecimento deste recurso de apelação, uma vez que presentes todos

os pressupostos recursais de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, do
Código de Processo Civil;

b) a intimação da Apelada para apresentar contrarrazões, caso tenha

interesse;

c) o integral provimento do recurso para reformar/cassar a sentença, nos

seguintes termos:

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 c.1) que seja afastado o reconhecimento da litispendência e determinado
o retorno dos autos à primeira instância, para que a ação tenha seu regular
processamento; bem como

c.2) que seja a Ré GLM condenada ao pagamento de honorários de

sucumbência, em razão da extinção da reconvenção sem resolução do
mérito.

54. Por fim, requer que sejam as intimações e/ou publicações efetuadas
exclusivamente em nome do advogado RAFAEL SALDANHA PESSOA, OAB/CE nº
23.951, com endereço profissional na Av. Desembargador Moreira, nº 760, salas
1104/1107, Meireles – Fortaleza/CE, CEP: 60170-000.

Termos em que, respeitosamente, pede e espera deferimento.

Fortaleza – CE, 20 de março de 2026.

Rafael Saldanha Pessoa Bruno de Sousa Coelho

OAB/CE nº 23.951 OAB/CE nº 30.725

João Pedro Mota Bezerra João Davi Teixeira Avelino

OAB/CE nº 40.820 OAB/CE nº 55.479

ANEXOS
Doc. 01 – Guia de custas recursais
Doc. 02 – Comprovante de pagamento das custas recursais

+55 85 3035.0104
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Av. Desembargador Moreira, 760 – salas 1104 a 1107
E X C E LE N TÍ S SI M O ( A) SE NH O R( A) D O UT O R (A) J UI Z ( A) FE DE R A L DA 4ª VARA
FE DE R A L D A SE Ç Ã O J UDI C I Á RI A DO E ST A D O DO C E A R Á .

Processo nº 0059452-35.2025.4.05.8100

ALPHA COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA, já qualificada nos

autos em epígrafe, vem, por intermédio de seus advogados in fine assinados, apresentar
CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO interposta pela GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO
LTDA, com fundamento no artigo 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil, requerendo que
estas sejam recebidas e, após o cumprimento das formalidades legais, sejam os autos
remetidos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para apreciação e julgamento.

Termos em que, respeitosamente, pede e espera deferimento.

Fortaleza-CE, 26 de março de 2026.

Rafael Saldanha Pessoa Bruno de Sousa Coelho

OAB/CE nº 23.951 OAB/CE nº 30.725

João Pedro Mota Bezerra João Davi Teixeira Avelino

OAB/CE nº 40.820 OAB/CE nº 55.479

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 E G RÉ GI O T RIB U N A L R E GI O N A L FE DE R A L D A 5ª RE G I ÃO

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO

Recorrente: Glm Industria e Comercio de Confeccao Ltda

Recorrida: Alpha Comercio e Industria de Artigos de Vestuario Ltda

Processo nº 0059452-35.2025.4.05.8100

Eméritos Julgadores,

I. TEMPESTIVIDADE

1. O prazo para contrarrazoar o recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis,

conforme o art. 1.010, §1º, do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá: (...)

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze)

dias.

2. Dado que o despacho (Id. 148771090) que intimou a Apelada para se manifestar
sobre a apelação interposta foi publicado no dia 06/03/2026, o prazo para
apresentar contrarrazões iniciou em 09/03/2026 (segunda-feira).

3. Considerando o ponto facultativo do dia 19/03/2026 (Dia de São José) 1 e o feriado

do dia 25/03/2026 (Data Magna do Estado do Ceará), o termo final se dará em
31/03/2026 (terça-feira), conforme a aba de expedientes do PJe.

4. Desse modo, por ter sido protocolada antes da data indicada, deverá ser
reconhecida a tempestividade das presentes contrarrazões, com seu regular
processamento e julgamento por este Juízo, na forma da lei.

II. SÍNTESE FÁTICA PROCESSUAL

5. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela de

1 Conforme Portaria da Direção do Foro nº 156/2025, expedida pelo Diretor do Foro da Justiça Federal no Ceará.
2
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 urgência ajuizada por Alpha Comércio e Indústria de Artigos de Vestuário Ltda.,
ora Apelada, por meio da qual requer-se a anulação das decisões proferidas pelo
INPI que indeferiram os pedidos de registro da marca “ALPHA CO” com base no
art. 124, XIX, da Lei Federal nº 9.279/96 (Lei de propriedade industrial).

6. De acordo com a Autarquia, o signo submetido a registro pela Autora violaria a

referida disposição legal, por supostamente reproduzir ou imitar marca
previamente registrada por terceiro, pertencente à empresa Ré GLM Industria e
Comercio de Confeccao Ltda. (doravante denominada apenas “GLM”).

7. Em sua inicial, a Autora explica, em síntese, que as marcas são visualmente

distintas, além de não haver potencial de confusão do público consumidor ante
a diferença entre os ramos de mercado explorados e as formas de atuação de
ambas as empresas.

8. Regularmente citados, os Réus se manifestaram nos autos. O INPI apresentou

contestação (Id. 130516527) na qual, além da defesa de mérito, suscitou a
existência de uma ação judicial em curso que, supostamente, teria objeto
semelhante ao do processo em apreço.

9. Ao ser intimada para se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência, a GLM

apresentou a peça de Id. 131226453, na qual suscitou, em síntese, a má-fé da
Autora e a existência de ação com o mesmo objeto da presente (a mesma
apontada pelo INPI), na qual a Autora teria sido integralmente vencida em
primeiro e segundo graus.

10. Em seguida, a GLM também apresentou contestação e reconvenção,

conjuntamente (Id. 133321402), argumentando não ser possível o deferimento dos
pedidos de registro da Autora em razão destes colidirem com a sua marca, a qual
detém anterioridade e goza de proteção conferida pelo INPI.

11. Além de impugnar pleito autoral, a GLM também apresenta pretensão própria,
requerendo que:

a) A Autora Reconvinda se abstenha de utilizar a marca “alpha co” (e quaisquer

derivativos) em quaisquer meios, incluindo os produtos, propagandas, redes
sociais e sites;

b) Seja cancelado o domínio “[Link] registrado pela

Autora Reconvinda;

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 c) Seja determinada a busca e apreensão dos produtos contrafatores;

d) A Autora Reconvinda seja condenada ao pagamento de danos morais no

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos materiais a serem
posteriormente apreciados.

12. Diante disso, o juízo a quo proferiu sentença (Id. 143115048), reconhecendo a
ocorrência de litispendência e extinguindo tanto a ação quanto a reconvenção
sem resolução do mérito. In verbis:

Vê-se, portanto, que o julgamento de mérito proferido naquela primeira ação

decidiu a demanda autoral, julgando o pleito improcedente, não anulando o
registro de marca da parte ré, não tendo mais a parte autora direito de continuar
utilizando a sua marca. Todavia, a referida ação, que tramitou na 10ª Vara Federal
da Seção Judiciária do Ceará (processo n. 0817688-07.2023.4.05.8100), encontra-se
atualmente no TRF da 5ª Região para julgamento dos embargos de declaração em
sede de apelação.

No caso, restou, portanto, configurada a identidade de ações, uma vez que os

processos em questão têm as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de
pedir.

Por fim, não merece guarida o pedido de condenação da parte autora em litigância
de má fé formulado pela GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA, bem
como a reconvenção. A conduta da parte autora revela muito mais desespero do
que intenção de causar lesão, não configurando, a meu ver, qualquer das hipóteses
previstas no artigo 80, do CPC.

A mera pretensão de se discutir a manutenção do domínio eletrônico da

demandante e continuar usando sua marca, ainda que por meio de alegações que
se mostraram equivocadas, não configura a intenção de causar lesão por parte das
autoras. Não havendo prova inequívoca do dolo e ante a inexistência de prejuízo à
parte adversa, afasto a imputação de litigância de má fé, bem como a reconvenção
pleiteada, dada a inexistência de configuração de dano à parte GLM INDUSTRIA E
COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA.

Assim, considerando a existência de litispendência desta ação em relação ao

referido feito (processo n. 0817688-07.2023.4.05.8100), outro caminho não pode ser
tomado senão a determinação da extinção deste processo.

3. Dispositivo

Ante o exposto, julgo EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

(Grifos nossos)

13. Em razão dos vícios constantes na sentença, a Autora e a GLM opuseram

embargos de declaração (Ids. 143743681 e 145026707), os quais foram julgados
improcedentes pelas decisões de Ids. 143923254 e 147100535, respectivamente.

4
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14. Em seus embargos, a Apelada apontou a existência de omissão no dispositivo da
sentença quanto ao julgamento da reconvenção. Em resposta, o juízo a quo
negou provimento aos embargos, com base nos seguintes fundamentos:

Conforme se depreende dos termos da fundamentação acima transcritos, não está

configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanável pela via
dos embargos de declaração, pelo que ratifico os termos da sentença retro,
destacando que nas duas ações o autor busca anular o registro de marca da parte
ré para que possa continuar utilizando sua marca.

Nesse contexto, dado o reconhecimento da litispendência, não há como julgar o

pedido de reconvenção, considerando que os pedidos não são independentes em
relação à demanda principal. A reconvenção, no caso, pleiteia um pedido de
indenização que somente seria verificável adentrando o mérito processual. Todavia,
dada a existência da litispendência, não há para este juízo apreciar a reconvenção
dada a dependência entre a reconvenção e a causa de pedir autoral.

Por fim, destaco que os embargos declaratórios não se prestam à reforma do

julgamento proferido, nem substituem os recursos previstos na legislação processual
para que a parte inconformada com o julgamento possa buscar sua revisão ou
reforma.

(Grifo nosso)

15. Em vista disso, a GLM interpôs apelação (Id. 148648356), requerendo o

afastamento da litispendência e a apreciação do mérito da ação principal e da
reconvenção, com o posterior julgamento de procedência desta e da
improcedência daquela.

16. Com a devida vênia ao entendimento do Magistrado de primeira instância, a

sentença proferida se equivocou ao reconhecer a litispendência do processo, o
que torna imperiosa sua reforma.

17. Embora os argumentos da Apelante relativos à ausência de litispendência e a

independência da reconvenção estejam corretos, o Tribunal deve manter a
extinção desta, como será posteriormente demonstrado, razão pela qual impõe-
se o não conhecimento e, subsidiariamente, o improvimento do recurso
interposto.

III. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA

PELO TRIBUNAL .

18. Primeiramente, é necessário salientar que, caso seja reformada/cassada a

decisão do juízo a quo, que extinguiu a reconvenção da GLM sem resolução do
mérito, não será possível a apreciação imediata do mérito da causa por este
5
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 Egrégio Tribunal, porquanto não estão presentes os pressupostos necessários à
aplicação da teoria da causa madura.

19. Não se trata, aqui, apenas de afastar o óbice criado à reconvenção, mas
também de impedir que o recurso da GLM seja convertido para o julgamento
imediato da própria ação principal, sem a prévia e necessária instrução do feito.

20. Nos termos do art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, o Tribunal somente
poderá julgar desde logo o mérito quando a causa estiver em condições de
imediato julgamento. Para tanto, é necessário que o processo esteja
devidamente instruído, ou que a controvérsia seja exclusivamente de direito.

21. Ocorre que, no presente caso, a ação não se encontra em condições de

imediato julgamento, dado que o processo foi extinto sem resolução do mérito
antes mesmo que fosse oportunizado às partes indicar as provas que pretendiam
produzir.

22. A produção de provas se mostra especialmente relevante no caso em apreço, eis

que a controvérsia envolve discussões fáticas relacionadas à eventual
possibilidade de confusão entre os signos distintivos discutidos nos autos,
demandando a análise da diferença entre os produtos vendidos, bem como das
formas de atuação de cada empresa.

23. Além disso, a controvérsia também alcança aspectos sensíveis ligados ao

mercado em que as partes atuam, à possibilidade de coexistência marcária, ao
efetivo risco de confusão ou associação indevida pelo público consumidor e,
ainda, à existência, extensão e causalidade dos alegados danos invocados pela
Apelante em sede reconvencional.

24. Por estas razões, o julgamento do mérito do processo no estado que se encontra
configuraria evidente prejuízo ao direito das partes de produzir as provas
necessárias à demonstração de suas alegações, violando o direito de defesa e o
devido processo legal.

25. Desse modo, caso não sejam aceitos os argumentos da Apelada sobre a
incompetência da Justiça Federal para o julgamento da reconvenção, a
providência processualmente adequada consiste na anulação da sentença
recorrida, com a consequente remessa dos autos à primeira instância para que o
processo tenha regular prosseguimento.

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26. Diante disso, caso reformada a decisão que extinguiu a reconvenção sem
resolução de mérito, requer-se o reconhecimento da inaplicabilidade do art.
1.013, §3º, do CPC ao presente caso, determinando-se o retorno dos autos ao juízo
de origem para regular instrução do feito.

IV. IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS

IV.I. Equívoco dos fundamentos utilizados pelo juízo a quo.

27. Conforme se verifica da sentença e da decisão proferida em sede de embargos

de declaração (Id. 147100535), a extinção da reconvenção foi justificada sob o
argumento de que haveria litispendência entre a presente demanda e o processo
nº 0817688-07.2023.4.05.8100.

28. Ainda segundo o entendimento adotado pelo juízo a quo, não seria possível
apreciar o pedido reconvencional porque este não seria independente da
demanda principal, de modo que o reconhecimento da litispendência impediria
a análise da reconvenção, razão pela qual esta foi extinta sem resolução do
mérito.

29. Ocorre que, inobstante os interesses da reconvenção apresentada pela Apelante

sejam contrapostos aos da Apelada, cumpre reconhecer que os fundamentos
adotados pelo juízo de primeira instância para justificar a extinção da
reconvenção não se mostram corretos.

30. Em primeiro lugar, não se verifica a alegada litispendência. Conforme

demonstrado nas razões de apelação da própria Apelada, cujos fundamentos
foram expressamente corroborados pela GLM, inexiste identidade entre as
demandas capaz de justificar a ocorrência de litispendência.

31. Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para fins argumentativos, o
reconhecimento de eventual litispendência da ação principal não impediria o
prosseguimento da reconvenção.

32. Isso porque a reconvenção constitui demanda autônoma, ainda que processada
no mesmo instrumento da ação principal, podendo ter seu mérito apreciado
independentemente da inadmissibilidade desta, conforme expressamente
previsto no CPC:

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar

7
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 pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

§ 1º Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado,

para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame

de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.

33. Em síntese, assiste razão à Apelante ao sustentar que os fundamentos adotados

na sentença para extinguir a reconvenção se mostram juridicamente
equivocados, seja porque não há litispendência entre as demandas, seja porque,
ainda que houvesse, tal circunstância não impediria o regular processamento da
reconvenção.

34. Contudo, como será demonstrado a seguir, esse equívoco não deve ensejar o
provimento do recurso, uma vez que subsistem outros fundamentos jurídicos que
justificam a manutenção da extinção da reconvenção.

[Link]. Incompetência da Justiça Federal para julgamento da reconvenção.

35. Ainda que se reconheça o equívoco dos fundamentos adotados na sentença

para extinguir a reconvenção, a sua inadmissibilidade deve ser mantida por
fundamento diverso, consistente na incompetência absoluta da Justiça Federal
para processar e julgar o pedido reconvencional.

36. Conforme apontado pela Apelada na peça de Id. 141439107, a admissibilidade

da reconvenção pressupõe que o juízo competente para a causa principal
também detenha competência para apreciar a demanda reconvencional. Sobre
o tema, leciona Fredie Didier Jr2:

O juízo da causa principal também deve ser competente para julgar a reconvenção:
somente é possível ao réu reconvir se o juízo da causa principal, que tem
competência funcional para julgar a reconvenção, tiver competência em razão da
matéria e da pessoa para julgar a causa.

Aplica-se aqui por analogia o disposto no inciso Il do 8 1º do art. 327 do CPC, que
cuida dos requisitos para a cumulação de pedidos.

Se o juízo não tiver competência para a reconvenção, indeferirá a sua petição

inicial, não admitindo o seu processamento. (...)

37. No caso concreto, embora a ação principal seja de competência da Justiça

Federal, em razão de se tratar de pedido de anulação de ato proferido pelo INPI,

2 Didier Jr, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de
conhecimento / Fredie Didier Jr. 17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v.1. p. 661.
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 não se pode falar o mesmo da reconvenção, que apresenta demanda
completamente alheia à Autarquia Federal.

38. O pedido reconvencional limita-se à pretensão de abstenção de uso de marca,

formulada exclusivamente contra pessoa jurídica de direito privado (a Autora
Reconvinda), sem qualquer pedido em face do INPI. Trata-se, portanto, de típica
demanda entre particulares, cuja causa de pedir e efeitos jurídicos não envolvem
ato administrativo da autarquia federal.

39. Sendo a competência da Justiça Federal fixada em razão das pessoas, nos termos
do art. 109, I, da Constituição Federal, a ausência do ente federal no polo passivo
da reconvenção afasta, de plano, a possibilidade de seu julgamento por este
juízo.

40. Não se pode olvidar que o STJ, através do Tema Repetitivo 950, analisou a
possibilidade de a justiça estadual impor abstenção do uso de marca registrada
no INPI, firmando a seguinte tese:

As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência

desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de
ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça
estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto,
compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a
participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à
tutela provisória.

41. Ainda que se reconheça eventual conexão entre a ação principal e a

reconvenção, tal circunstância não é suficiente para deslocar ou ampliar a
competência absoluta da Justiça Federal. A conexão, como é sabido, possui
aptidão apenas para modificar competência relativa, jamais competência
absoluta, que é fixada por critérios constitucionais de ordem pública.

42. A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que as reconvenções que pleiteiem

a abstenção de uso de marca não se inserem na competência da Justiça Federal.
Nesse sentido:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO

DE REGISTRO DE MARCA. EXISTÊNCIA DE COLIDÊNCIA COM MARCA ALHEIA
ANTERIORMENTE REGISTRADA. LEI Nº 9.279/96. RECONVENÇÃO. ABSTENÇÃO DE USO
DA MARCA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. I – Dentre os requisitos exigidos
para a registrabilidade da marca destaca-se sua distintividade e disponibilidade. O
sinal que apresenta a marca deve ser distinto dos demais existentes em uso, ou sob
registro de outra empresa, pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim. II -
A marca “IRRIGABRAS”, registrada pela Irrigabras Irrigação do Brasil Ltda consiste na

9
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 reprodução com acréscimo da marca “IRRIGA”, registrada anteriormente pela Tigre
S/A - Tubos e Conexões. (art. 129 da Lei nº 9.279/96). III - Similitude entre as marcas
em discussão, destinadas a assinalar produtos do mesmo segmento mercadológico,
qual seja, máquinas e implementos utilizados em atividades agropecuárias, bem
como partes, componentes e acessórios de máquinas, veículos, implementos,
dispositivos e meios de transportes, capaz de gerar confusão por parte do
consumidor, acerca da procedência dos produtos. IV - Colidência prevista como
impeditiva de registro, segundo art 124, inciso XIX da LPI. V - O art. 165 da LPI
reconhece a nulidade do registro efetuado em desacordo com seus preceitos
normativos. VI - Em se tratando de demanda em que se postula, no âmbito da
reconvenção, a abstenção de uso da marca em face tão-somente de pessoa
jurídica de direito privado, nada se pedindo ao INPI, configura-se de modo claro e
indubitável a ilegitimidade da autarquia federal. Por conseguinte, deverá ser
excluída do pólo passivo da reconvenção e, consequentemente, declarada a
incompetência da Justiça Federal para o respectivo pedido de abstenção de uso
da marca. VII - A competência da Justiça Federal, no cível, está delimitada no artigo
109 da Constituição, e é de natureza absoluta, informada por critérios de ordem
pública. Não é possível à Justiça Federal apreciar pedido de abstenção de uso de
marca, pois se trata de litígio restrito a particulares, não sendo suficiente a alegação
de que haveria conexão com pleito de anulação de marca, pois, embora a Justiça
Federal seja a competente para apreciar a anulatória de marcas, a conexão não é
causa apta a ampliar a competência absoluta, e sim apenas a relativa. VIII -
Apelação parcialmente provida, tão-somente, para declarar a ilegitimidade do INPI
na demanda reconvencional, objetivando a abstenção de uso da marca, devendo
o mesmo ser excluído do pólo passivo da reconvenção e, conseqüentemente, ser
declarada a incompetência da Justiça Federal para o respectivo pedido. (TRF-2 -
AC: 356684 RJ 1995.51.01.002920-5, Relator.: Desembargador Federal ALUISIO
GONCALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 09/09/2008, PRIMEIRA TURMA
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data: 30/09/2008 - Página: 268)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA "NELL". DIREITO DE PRECEDÊNCIA. Não tem direito

de precedência ao registro da marca "NELL" aquele que não depositou nenhum
pedido de registro, nem exerceu o alegado direito antes da concessão do registro
da marca ao concorrente, visto que o direito de precedência pressupõe a existência
de um concurso de pedidos registro da mesma marca (LPI, art. 129, § 1º) MARCA
"NELL". NULIDADE. ATOS DE MÁ-FÉ. Não se acolhe pedido de nulidade da marca
"NELL" a pretexto de que o seu titular teria agido de má-fé, uma vez que a nulidade
de marca se baseia em causas objetivas, previstas na própria LPI (artigo 165 c/c 124,
I a XXIII). RECONVENÇÃO. PROPOSITURA PELO TITULAR DA MARCA. PEDIDO DE
ABSTENÇÃO DO SEU USO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Não pertence à
competência da Justiça Federal o julgamento de reconvenção proposta pelo titular
da marca para compelir quem dela não o é a abster-se do seu uso. (TRF-4 - AC:
50105469620184047001 PR, Relator.: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento:
18/08/2020, 2ª Turma)

43. Diante desse cenário, é evidente que o juízo federal não detém competência
para processar e julgar os pedidos formulados na reconvenção apresentada pela
GLM, razão pela qual ela deve ser inadmitida.

44. Registre-se, por fim, que a ausência de enfrentamento dessa matéria na sentença
não impede sua apreciação por este Egrégio Tribunal. Isso porque a controvérsia
envolve o mesmo capítulo da decisão recorrido, qual seja, a admissibilidade da
10
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[Link]
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 reconvenção.

45. Nos termos do CPC, a profundidade do efeito devolutivo da apelação permite ao

Tribunal examinar todos os fundamentos jurídicos pertinentes à manutenção ou
reforma do capítulo impugnado, ainda que não tenham sido expressamente
apreciados pelo juízo de origem. Nesse sentido:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria

impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as

questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher

apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

46. Assim, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na sentença, deve
ser mantida a inadmissão da reconvenção, diante da incompetência absoluta
da Justiça Federal para processar e julgar o pedido reconvencional formulado
pela Apelante.

[Link]. Ausência de pagamento das custas da reconvenção.

47. Para além da questão da incompetência, verifica-se, pela análise dos autos, que
a Reconvinte não promoveu o recolhimento das custas processuais relativas à
reconvenção, o que enseja a extinção do feito sem resolução de mérito. Segundo
as disposições do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido

e regular do processo;

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

48. Embora tal vício não tenha sido suscitado pela Apelada em primeira instância,
trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador em
qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede recursal. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO DE

APELAÇÃO POR INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO.

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 POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Banco do Estado do
Espírito Santo S.A., buscando reformar decisão monocrática que inadmitiu recurso
de apelação sob a justificativa de inovação recursal. A instituição agravante
sustenta que matérias de ordem pública, como prescrição e ilegitimidade ativa, não
se sujeitam à preclusão e, portanto, podem ser analisadas em qualquer grau de
jurisdição, mesmo que não tenham sido suscitadas na instância de origem. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se matérias de
ordem pública, como prescrição e ilegitimidade ativa, estão sujeitas à preclusão e,
portanto, vedadas em grau de apelação quando não arguídas no juízo de origem;
(ii) determinar se a inovação recursal impede o Tribunal de analisar essas questões,
ainda que sejam de ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da preclusão
consumativa impede que argumentos novos sejam introduzidos em sede recursal,
sob pena de supressão de instância, respeitando o princípio do duplo grau de
jurisdição. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, aplica-se o
princípio da eventualidade, segundo o qual as partes devem trazer todos os
argumentos pertinentes no momento processual adequado, sob pena de preclusão.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
matérias de ordem pública, incluindo a prescrição e a ilegitimidade ativa, são
insuscetíveis de preclusão e podem ser conhecidas a qualquer tempo nas instâncias
ordinárias, inclusive de ofício, em respeito à sua natureza. O artigo 1.013, § 1º, do
Código de Processo Civil dispõe que serão apreciadas pelo tribunal todas as
questões discutidas no processo, o que inclui matérias de ordem pública que, por
sua relevância, transcendem as limitações impostas pela preclusão. Divergindo do
entendimento do relator original, prevalece o entendimento de que a análise de
matérias de ordem pública pode ocorrer independentemente de sua arguição em
primeira instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno provido. Tese de julgamento:
Matérias de ordem pública, como prescrição e ilegitimidade ativa, não estão sujeitas
à preclusão e podem ser analisadas pelas instâncias ordinárias a qualquer tempo e
grau de jurisdição, inclusive quando não arguídas em primeira instância. Dispositivos
relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 1º; CPC, art. 1 .021. Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no REsp 1444360/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j.
15/05/2014. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, j. 15/12/2020. STJ, AgInt no REsp 1826724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro,
Terceira Turma, j. 25/05/2020. STJ, AgInt no REsp 1744053/AL, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, j. 14/12/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL:
00006904920138080010, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

49. Assim, também por esse fundamento autônomo, deve ser mantida a extinção da
reconvenção sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto
processual indispensável ao seu regular processamento.

V. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE TUTEL A DE URGÊNCIA

50. Em suas razões recursais, a Apelante também formula pedido de concessão de

tutela de urgência para determinar a abstenção do uso da marca “alpha co”
pela Apelada.

51. Ocorre que tal pretensão corresponde ao mesmo pedido de tutela provisória

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 formulado em primeiro grau no âmbito da reconvenção, o qual, todavia, não foi
apreciado pelo juízo de origem. Ainda assim, a Apelante busca que a matéria
seja examinada diretamente por este Egrégio Tribunal.

52. Dito isso, cumpre pontuar que tal pretensão não merece acolhida. Isso porque a
análise do pedido de tutela de urgência pelo Tribunal, quando a questão sequer
foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, configura indevida supressão de
instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição. Nessas hipóteses, a
jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a impossibilidade de o órgão ad
quem examinar diretamente a matéria. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO ACOLHIMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
- APRECIAÇÃO POSTERGADA - INDEFERIMENTO TÁCITO - REQUESITOS AUSENTES. - A
legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser
demandada, ou seja, de estar em juízo - Constitui parte legítima para figurar no pólo
passivo da relação processual aquele que, em tese, suportará os efeitos oriundos da
satisfação da pretensão deduzida em juízo - A decisão que posterga a análise de
pedido de tutela antecipada pode causar grave lesão à parte, razão pela qual se
equipara ao indeferimento tácito da pretensão desta e desafia a interposição do
recurso de Agravo de Instrumento - São pressupostos para a concessão da tutela de
urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem
como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Ausentes os requisitos
e demandando a matéria dilação probatória, o indeferimento da tutela é medida
que se impõe. V.V AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR - QUESTÃO DE MÉRITO NÃO
DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO ÓRGÃO "AD QUEM"
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM DE ENFRENTAMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA -
"Se o pedido de antecipação de tutela não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau,
não pode o Tribunal, por recurso contra a decisão que somente postergou a análise
do pleito, conceder a medida de urgência, sob pena de supressão de instância e de
violação ao duplo grau de jurisdição" (TJMG - AI: 10134140092112001). (TJ-MG - AI:
10000212561443001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de
Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
25/03/2022)

53. Dessa forma, considerando que o pedido de tutela de urgência não foi apreciado
pelo juízo de primeiro grau, não pode o Tribunal examiná-lo originariamente em
sede de apelação, sob pena de manifesta supressão de instância.

54. Ainda que assim não se entenda, a medida pleiteada não poderia ser concedida,
diante da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

55. Analisando o pleito da Apelante, vê-se que não se verifica a presença da

probabilidade do direito. Como já demonstrado, a reconvenção sequer poderia
ter sido admitida, diante da incompetência absoluta da Justiça Federal para
apreciar pedido de abstenção de uso de marca formulado exclusivamente entre
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 particulares. Tal circunstância, por si só, já compromete a plausibilidade jurídica
da pretensão deduzida.

56. Além disso, também não há elementos que indiquem risco concreto de confusão
entre os signos distintivos em discussão, sendo evidente a convivência prolongada
e pacífica entre as marcas no mercado.

57. Por sua vez, igualmente não se encontra configurado o requisito do perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.

58. A própria Apelante reconhece que tem conhecimento do uso da marca “alpha
co” pela Apelada desde o ano de 2019. Apesar disso, permaneceu inerte por
longo período, permitindo a continuidade da utilização do signo distintivo sem
qualquer iniciativa judicial voltada à obtenção da abstenção ora pretendida.

59. A demora deliberada da própria Apelante demonstra, de forma inequívoca, a

inexistência de risco atual ou irreversível apto a justificar a concessão da tutela de
urgência pretendida.

60. Diante disso, seja pela impossibilidade de sua apreciação originária por este
Tribunal, seja pela ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, o pedido
de tutela de urgência formulado nas razões recursais não merece acolhimento.

VI. DOS REQUERIMENTOS

61. Requesta-se, finalmente, as seguintes medidas:

a) o recebimento destas contrarrazões e, após os expedientes necessários, a

sua remessa ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região para julgamento;

b) que seja negado o provimento ao pedido de concessão da tutela de

urgência requerido pela Apelante;

c) o não provimento do presente recurso, mantendo-se o capítulo da

sentença que extinguiu a reconvenção da apelante sem resolução do
mérito;

d) subsidiariamente, caso seja dado provimento ao recurso, que seja

conhecida a reconvenção, com a consequente remessa dos autos ao

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 primeiro grau para a apreciação do mérito da causa, em razão da
inaplicabilidade da teoria da causa madura.

62. Por fim, requer que sejam as intimações e/ou publicações efetuadas
exclusivamente em nome do advogado RAFAEL SALDANHA PESSOA, OAB/CE nº
23.951, com endereço profissional na Av. Desembargador Moreira, 760, Salas 1104
a 1107, Meireles, Fortaleza/CE, CEP: 60170-000.

Termos em que, respeitosamente, pede e espera deferimento.

Fortaleza - CE, 26 de março de 2026.

Rafael Saldanha Pessoa Bruno de Sousa Coelho

OAB/CE nº 23.951 OAB/CE nº 30.725

João Pedro Mota Bezerra João Davi Teixeira Avelino

OAB/CE nº 40.820 OAB/CE nº 55.479

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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) 04ª VARA FEDERAL – SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO CEARÁ – JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA 5ª REGIÃO

CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO
Processo nº 0059452-35.2025.4.05.8100

GLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA, já

qualificada nos autos, vem tempestivamente por meio de seu procurador
legal à presença de V. Exa. para apresentar CONTRARRAZÕES (doc. anexo) à
apelação juntada pela parte adversária a estes autos, com vistas a que
também sigam para apreciação do Egrégio Tribunal Federal da 5ª Região,
conforme o rito legal em vigor.

Isto posto, requer-se a remessa da peça de resposta anexa.

Termos em que pede e espera deferimento.

Fortaleza/CE, 13 de maio de 2026.

Fábio Barros
Advogado OAB-CE 15.543
 EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO

COLENDA TURMA
NOBRES DESEMBARGADORES

CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO
Recorrente: Alpha Co Comércio e Indústria de Artigos do Vestuário Ltda.
Recorrida: GLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA
Processo n°: 0059452-35.2025.4.05.8100
Origem: 04ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará (TJCE)

DA SÍNTESE PREAMBULAR

01. A parte adversária manejou, por último, Recurso de

Apelação ante a sentença prolatada no juízo federal de primeiro grau no
Ceará. O decisum negou-lhe todo o pedido pelos seguintes termos [grifos
nossos]:

“[...] Observa-se, a partir da leitura das informações prestadas pelo

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e pela GLM
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA, e corroboradas pela
documentação anexada aos autos, que a pretensão formulada por meio desta
demanda já havia sido formulada pela autora através de outra ação anterior
com pedido e causa de pedir idêntico ao que se pleiteia por meio da presente
demanda. Na primeira causa, a autora requer, em síntese, a nulidade judicial
total dos registros marcários referentes à marca "ALPHA CO, determinando,
ainda, que a GLM seja obrigada a abster-se definitivamente de todo e qualquer
uso da referida marca. Enquanto nesta causa, a demandante requer o direito
de continuar utilizando a marca até o julgamento definitivo da demanda,
garantindo a manutenção do domínio eletrônico da demandante; anular os atos
 que indeferiram os pedidos de registro de marcas, ordenando que o INPI
proceda ao deferimento dos pedidos de registro. Assim, a parte autora, em
síntese, busca, nas duas ações, a anulação do registro de marca da parte ré
para que possa continuar utilizando sua marca [...] Naquela primeira ação, a
qual tramitou no âmbito da 10ª Vara Federal desta Seção Judiciária sob o n.
0817688-07.2023.4.05.8100, o mérito do pedido que aqui se repete foi
devidamente apreciado através de sentença que julgou improcedente o pleito
autoral (id. 4058100.33856256). [...] Assim, considerando a existência de
litispendência desta ação em relação ao referido feito (processo n. 0817688-
07.2023.4.05.8100), outro caminho não pode ser tomado senão a
determinação da extinção deste processo. [...] Ante o exposto,
julgo EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, V, do Código de Processo Civil.”

02. Na aludida peça recursal em apreço a adversária questiona

a ratio decidendi, publicizada no juízo de primeiro grau, asseverando a
inexistência de identidade entre as duas ações contrapostas pelo magistrado,
demandando, em suma, que seja verdadeiramente apreciado o mérito da
atual causa sob os argumentos então pela autora suscitados.

03. A apelante ainda refutou as razões expostas pela ora

manifestante em sede de reconvenção, buscando desconstituir o direito que
acolhe o pleito da então ré, arguindo inclusive pela inadmissibilidade formal de
tal resposta de contra-ataque dada a ausência do pagamento das
respectivas custas devidas pela reconvinte.

04. Com o mesmo ânimo asseverou: inobstante a ação corra na

esfera federal de justiça, a reconvenção, por sua vez, não cabe ali por não
envolver no polo passivo nenhuma parte sujeita a tal jurisdição e o objeto do
pedido reconvencional não fazer jus a tanto.

05. Somado a isso, a autora da ação insiste pelo retorno da

análise ao juízo inicial até mesmo por entender que os autos, tal qual se
encontram hoje, não prescindiriam de uma nova produção de provas não
trazidas à lume; sendo necessário, assim, proceder ab initio com a instrução.
 06. Exas., maior razão não assiste à Apelante in casu. Adiante
discorreremos acerca dos porquês.

DO DIREITO

VALIDADE DO TRÂMITE PROCESSUAL

DA RECONVENÇÃO ATÉ O PRESENTE MOMENTO

07. Primeiro, é importante chamar a atenção desta Turma para o

fato de o juízo monocrático não haver em circunstância alguma intimado ou
oportunizado à parte reconvinte que sanasse o mero vício procedimental,
recolhendo as custas eventualmente devidas da iniciativa dela por investir
contra a autora (contrafatora da marca registrada e pertencente apenas à
outra – então Ré e reconvinte, GLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO
LTDA).

08. O fato é que a tramitação teve inconteste continuidade

perpassando, por sinal, pela intimação da parte reconvinda a responder a
nova inicial e outras práticas processuais. Tamanha verdade que o intercurso
da lide deu-se para além da sentença, abrangendo até a ocorrência de
exame sobre embargos opostos tanto pela autora quanto pela ré/reconvinte.

09. Mais ainda: hoje já estamos tecendo contrarrazões sobre

uma apelação oposta pela autora recorrente. Tudo isso sob a direção do juízo
a quo, quem vem bem agindo nesse aspecto, sem ressalvas a opor.
 10. Importa frisarmos, assim, que a norma adjetiva em vigor
(Código de Processo Civil) não autoriza nem impõe a extinção automática da
ação quando o próprio julgador, por meio de seus despachos posteriores, faz a
parte, no caso, reconvinte a crer na plena higidez formal do peticionamento
dela.

11. Os autos falam por si: o julgador de então determinou à

parte reconvinda (ora Apelante) que respondesse à reconvenção,
estabelecendo, logo, a lide propriamente dita. Ele, porém, à época não atestou
e, por isso, não intimou a reconvinte a levantar as custas. Daí que implica
chamarmos atenção para o entendimento jurisprudencial abaixo [grifamos]:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCLUSÃO E ENTREGA
DA OBRA. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. EMPRESA PÚBLICA DE SANEAMENTO.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR.
RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O
acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para
dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial
de se fundamentar as decisões judiciais. Inexistente ofensa aos arts. 11 e
489 do CPC. 2. Quanto à tese recursal de ausência de constituição e
desenvolvimento válido e regular da reconvenção, a parte recorrente
deixou de impugnar o seguinte fundamento autônomo:
"NÃO SE RECONHECE A INÉPCIA DA RECONVENÇÃO, EM RAZÃO
DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, QUANDO NÃO
CONCEDIDA À PARTE A OPORTUNIDADE DE EMENDA, MORMENTE
CONSIDERANDO SER CABÍVEL O PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL
DA DEMANDA" (fl. 742). Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do
STF. 3. Sobre a linha argumentativa de demonstração do fato constitutivo
do direito da requerida, o Tribunal de origem, a partir da análise dos
elementos fático-probatórios, concluiu que "houve a comprovação de que,
após a entrega da obra, foram verificados vícios existentes na obra,
obrigando a Concessionária a instalar o macromedidor, cabendo ao
empreendedor a responsabilidade pelas despesas, conforme contrato
previamente celebrado entre as partes" (fl. 745); e que, pelo contrário,
 não restou demonstrado pela parte autora da ação o fato constitutivo de
seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do CPC (fl. 746). Para rever a
conclusão, seria necessário o reexame de provas e fatos, providências
descabidas no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
desta Corte Superior.4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a
existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de questão
suscitada com base na alínea a do permissivo constitucional, prejudica a
análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
5. Agravo interno desprovido.”1

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL

E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 38, 395, II, E 806, TODOS DO CPP; 103 E 107, IV, AMBOS
DO CP. DIREITO DE QUEIXA. EXERCÍCIO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL.
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DE FORMA EXTEMPORÂNEA. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. ENTENDIMENTO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. ATRASO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS QUE NÃO ENSEJA A
DECADÊNCIA DA AÇÃO PENAL, TÃO SOMENTE, OBSTA A PRÁTICA DE ATOS OU
DILIGÊNCIAS. EXEGESE DO ART. 806 DO CPP. NÃO OPORTUNIZADA A
POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
QUERELANTE PARA TANTO. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE.
DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS PARA O PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. A questão trazida à discussão é de ordem objetiva.
Trata-se saber se o pagamento extemporâneo das custas enseja na
extinção de punibilidade pela decadência do direito de queixa,
notadamente ante a ausência de intimação do recorrente para
o saneamento do vício. 2. Conforme o parecer da Procuradoria-Geral da
República, eventual atraso no pagamento das custas não enseja a
decadência da ação penal, uma vez que, nos termos do art. 806 do
Código de Processo Penal, o não recolhimento das custas apenas obsta
a prática de atos ou diligências (RHC n. 171.561, Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe 15/12/2022). 3. O fundamento apresentado pelo
recorrente encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior,
primeiro porque a queixa foi apresentada dentro do prazo decadencial de
6 meses, outrossim, o Juízo singular, ao verificar a ausência de
preparo, não deu oportunidade ao interessado em sanear o
constatado vício, sendo assim, descabida a extinção de punibilidade. 4.
[...], VERIFICADA A FALTA OU INSUFICIÊNCIA
DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, É POSSÍVEL A
POSTERIOR INTIMAÇÃO DO INTERESSADO A FIM QUE PROCEDA AO

1
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2024/0257745-6. Rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS. 2ª Turma. Julgamento: 22/10/2025. DJEN: 28/10/2025.
 PAGAMENTO (EDcl no HC n. 156.230/PE, Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Quinta Turma, DJe 26/3/2012). 5. Corroborando, a própria Corte de
origem manifestou-se nesse sentido, reconhecendo que, nas ações
penais de iniciativa privada, via de regra, são sanáveis os vícios
procedimentais que não induzem a inépcia da petição inicial (tais
como recolhimento de custas e regularização de representação
processual), devendo ser oportunizado ao interessado regularizá-
los. 6. [...], não há que se falar em inépcia da queixa pelo
não recolhimento das custas processuais, pois tal ato apenas ensejaria a
posterior intimação do querelante para fazê-lo, não tendo o condão de
extinguir a punibilidade, ainda mais se evidenciada, nos autos, a
ocorrência de regular pagamento de tais valores. (HC n. 33.047/MS,
Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 2/8/2004, p. 449 - grifo nosso). 7.
Recurso especial provido para afastar a extinção de punibilidade pela
decadência do direito de queixa, determinando o retorno dos autos à
origem para o prosseguimento da persecução penal.2

PROCESSUAL CIVIL. PREPARO NÃO DEMONSTRADO. INTIMAÇÃO.

OPORTUNIDADE PARA SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
TEMPESTIVA DE REGULAR RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DESERÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ 1. Cuida-se de
inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que decretou a
deserção do recurso, decorrente da falta de recolhimento do preparo
recursal e do porte de remessa de retorno, tendo sido dada oportunidade
específica, não atendida. 2. Na hipótese de insuficiência
do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o
recorrente será intimado para realizar o recolhimento, sob pena de
deserção (art. 1.007, caput e § 2º, do CPC). Descumprindo a norma no
sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do
recurso e não atendendo a determinação legal de, APÓS INTIMADO,
EFETUAR O RECOLHIMENTO DEVIDAMENTE, É DE RIGOR QUE À PARTE
RECORRENTE SEJA IMPOSTA A PENA DE DESERÇÃO DO RECURSO
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.100.520/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão,
Quarta Turma, DJe 11.9.2018). 3. É deserto o Recurso Especial quando o
recorrente não comprova, por documento hábil, a realização do preparo
no prazo concedido para saneamento do vício identificado, nos termos do
disposto no art. 1.007, § 7º, do CPC/2015, não cabendo nova
oportunidade para sua regularização, por operada a preclusão
consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp 1.1473.48/SP, Rel. Ministro
Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; AgInt nos EDcl no REsp
1.627.333/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
27/8/2018; AgInt no AREsp 1.045.105/MS, Rel. Ministro Lázaro

2
REsp 2101738 (ACÓRDÃO). Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR RMDPPP vol. 120 p. 195. DJe 03/06/2024.
Decisão: 05/03/2024.
 Guimarães (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região),
Quarta Turma, DJe de 21/11/2017; AgInt no AREsp 1.143.168/SP, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/3/2018; AgInt no
AREsp 1.121.532/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
13/12/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 1.210.012/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 5.11.2018. 4. Assim, não há erro
material a ser corrigido no acórdão proferido pela Corte de origem, pois
atestou-se corretamente que o comprovante do pagamento das custas foi
juntado intempestivamente. Ademais, não merece censura a decisão do
TJ/SP ao considerar deserta a apelação, já que a juntada do comprovante
do pagamento por ocasião da oposição dos Embargos de Declaração não
socorre os ora recorrentes, que deveriam ter cumprido o prazo de cinco
dias anteriormente assinalado. 5. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu
de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie
o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida". 6. Recurso Especial conhecido, somente
com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa
parte, não provido.3

12. Uma vez que as custas da outra Apelação, interposta pela

ora manifestante, já foram pagas, demonstrando nos autos não só o bom
ânimo (boa-fé) quanto a cumprir com os deveres que lhe cabem, mas
também isso mais que evidencia o propósito da reconvinte em seguir na lide,
essa mesma peticionante voluntariamente já se antecipou à intimação
pendente, operando com o devido recolhimento das custas da Reconvenção –
vide doc. anexo.

ADMISSIBILIDADE DA RECONVENÇÃO
NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL (ECONOMIA PROCESSUAL)

13. Muito embora haja a litigante arguido pelo não cabimento

da reconvenção na presente instância federal do poder judiciário, o feito é

3
REsp 1812303 (ACÓRDÃO). Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN. DJe 05/09/2019. Decisão: 13/08/2019.
cediço no ordenamento vigente, pois o juiz competente para julgar a
reconvenção deverá ser o mesmo incumbido de analisar a ação principal (art.
343, CPC).

14. Ao caso sob exame pesa em favor da ora manifestante a

manutenção da competência federal para o julgamento requerido na peça
de contra-ataque, mormente devido ao fato de que a reconvenção segue a
competência do juízo da ação principal; não se tratando, portanto, de
prorrogação da competência, in casu, mas, sim, de atração em vista da
conexão entre os respectivos pedidos expressos na ação principal e na
reconvencional.

DA SUFICIENTE PRODUÇÃO
PROBATÓRIA JÁ EXISTENTE NOS AUTOS

15. Ao contrário do que pretendeu fazer crer a litigante, os autos

já se encontram em estado propício a julgamento antecipado, inclusive. Isso
porque todas as razões, fundamentos e provas insertas no processo por todas
as partes envolvidas bem compuseram já o mosaico necessário, e hábil, para
ser submetido à análise e concorrer para a plena compreensão acerca da lide
por quem vier a decidir sobre a contenda.

16. Por oportuno, importa lembrar que na ação anterior (que já

transitou em julgado!), não houve realização de nenhuma audiência nem oitiva
de testemunhas ou juntada de novas provas. Todo o julgamento se deu com
base na análise documental inicialmente apresentada pelas mesmas partes
ora em disputa outra vez (salvo eventual anexação por intimação judicial).
 17. A forte convergência existente entre as duas ações
(diferentes, todavia – conforme já explanamos na nossa Apelação) denuncia
por si só o blefe cometido por último pela adversária. Nada indica, assim, a
necessidade de se postergar a análise da presente causa (incluindo a
reconvenção) a pretexto de se fazer a posteriori nova coleta probatória.

18. A batalha atual emoldura as mesmas partes, e ambas já bem

conhecem o que uma vai opor contra a outra. Tudo já está nos autos, não há
mais fato novo, e a Turma possui plenas condições para decidir a respeito.

CONCLUSÃO

19. Não assiste, portanto, razão à autora apelante pugnar pela

não reforma da sentença que indeferiu a reconvenção nem muito menos
insistir pelo inexistente direito alegado na sua exordial.

20. Persiste a colidência marcária entre os signos opostos pelo

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (o titularizado pela Reconvinte e os
depositados, e denegados, que a autora insistir em inserir no mercado).

21. Apesar de entendermos pela não identidade entre as ações

existentes (a primeira, já transitada em julgado, e a presente), a autora
remanesce na disputa sem qualquer direito à composição marcária “ALPHA
CO” e similares, dada a pobreza criativa que lhe moveu a ambicionar signo
comercial plagiador de marca já registrada pela Reconvinte.

22. Não procede o pedido alheio pela condenação da parte

ora manifestante ao pagamento de honorários nem custas por conta da futura
decisão terminativa, uma vez que deverá ser a autora apelante quem
sucumbirá verdadeiramente ao final da querela, mais uma vez.
 Isto posto, requer-se o prosseguimento da análise da Apelação
apresentada pela Reconvinte, renovados todos os pedidos que expusemos nos
autos, com o deferimento por parte do Nobre Relator quanto à execução das
medidas de tutela emergencial já discriminadas na peça anterior.

Nestes termos pede e espera deferimento.

Nossas saudações à Corte.

Fortaleza, 13 de maio de 2026.

Fábio Barros ANA VLÁDIA CÉSAR BARREIRA

Pós-Graduado em Direito Intelectual Pós-Graduada em Propriedade Intelectual – PUC (RJ)
Universidade de Lisboa Agente da Propriedade Industrial
Advogado OAB-CE 15.543 API/INPI Nº 0334 (1998)

ESCRITÓRIO AURIZ BARREIRA

MARCAS & PATENTES
 Justiça Federal da 5ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

06/07/2026

Número: 0059452-35.2025.4.05.8100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: 1ª Turma
Órgão julgador: Gab 1 - Des. ROBERTO WANDERLEY
Última distribuição : 01/06/2026
Valor da causa: R$ 1.000,00
Processo referência: 0059452-35.2025.4.05.8100
Assuntos: Registro de Marcas, Patentes ou Invenções
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes Procurador/Terceiro vinculado
GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA FABIO JOCA BARROS (ADVOGADO)
(APELANTE)
ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE RAFAEL SALDANHA PESSOA (ADVOGADO)
VESTUARIO LTDA (APELANTE)
ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE RAFAEL SALDANHA PESSOA (ADVOGADO)
VESTUARIO LTDA (APELADO)
GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA FABIO JOCA BARROS (ADVOGADO)
(APELADO)
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
(APELADO)
Documentos
Id. Data Documento Tipo
10366278 02/06/2026 Decisão Decisão
15:41
 PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
1ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0059452-35.2025.4.05.8100

APELANTE: GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA, ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE
VESTUARIO LTDA
ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO JOCA BARROS - CE15543 ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL SALDANHA
PESSOA - CE23951
APELADO: ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA, GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCAO LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL SALDANHA PESSOA - CE23951 ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO JOCA BARROS -
CE15543

DECISÃO

O Desembargador Federal ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA (Relator): Trata-se de recurso de apelação

com pedido de tutela recursal interposto por GLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA contr
a sentença prolatada pelo Juízo da 4.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará que extinguiu o processo sem
resolução do mérito (ID 9641753, 9641757 e 9641760), ao argumento de que inexiste litispendência, pois, na
primeira ação a adversária visava anular a marca pertencente à ora apelante (e fazer cessar o respectivo uso por ela)
para, assim, eliminar o óbice ao deferimento dos signos comerciais almejados, enquanto que, na segunda ação, o que
se arguiu foi a nulidade tão somente dos atos de indeferimento das marcas requeridas pela autora, preservando-se o
registro da marca da Ré, sem se opor à sua existência ou ao uso da mesma. Argumentou pela conduta de má-fé em se
utilizar da marca da ora apelante, tal como já reconhecido pelo INPI que indeferiu o pedido de registro da parte
apelada. Requereu tutela recursal a fim de determinar que a parte apelada se abstenha do uso da marca ALPHA CO e
suas variantes além de apreender os produtos de contrafação, retirar de circulação os bens que contenham a aposição
da marca em litígio, a suspensão do domínio http:// [Link] o bloqueio de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) e, no mérito, a reforma da sentença, confirmando a tutela recursal e condenando a parte
apelada ao pagamento de indenização a título de perdas a ser liquidado e danos e danos morais no valor mínimo de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Juntou documentos.

Intimada do despacho de ID 9641786, ALPHA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO

LTDA apresentou apelação em 20.03.2026, alegando que a ação de nº 0817688-07.2023.4.05.8100 também foi
ajuizada pela ora apelante contra o INPI e a empresa GLM, narrando os mesmos fatos da presente ação, porém, com
uma questão adicional, qual seja, suscitação do direito de precedência, nos termos do art. 129, §1º, da Lei nº
9.279/1996, enquanto que nesta ação o que se impugna é a aplicação do art. 124, XIX do mesmo diploma normativo,
impedindo a coexistência das marcas em razão da colidência, caracterizando contradição interna. Requereu a reforma
da sentença para afastar a litispendência e determinar o retorno dos autos à primeira instância. Em 26.03.2026
apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais anuiu com a reforma para afastar a litispendência, reiterou a alegação
de necessidade de dilação probatória, incompetência da justiça federal para conhecer do pedido de reconvenção, nos
termos do art. 109, I, da CF/1988, além da ausência de pagamento das custas referente a este ato processual.

Intimados do despacho de ID 9641791, o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI apr

esentou contrarrazões ao recurso em 01.05.2026, nas quais argumentou pela legalidade da sentença e pelo direito de
anterioridade da empresa GLM, enquanto que a empresa GLM apresentou contrarrazões ao recurso em 13.05.2026,
nas quais argumentou pela validade da reconvenção sem qualquer saneamento do juízo a quo, pela competência do
juízo federal decorrente de conexão e que o processo se encontra maduro para julgamento, acompanhada de
documentos.

Assinado eletronicamente por: ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA - 02/06/2026 15:41:27 Num. 10366278 - Pág. 1
[Link]
Número do documento: 26060215412790100000010218192
Decido.

É possível a tutela recursal quando evidenciada a probabilidade do recurso e o risco de dano grave ou de difícil
reparação (art. 1.012, § 4.º, do CPC).

Compulsando os autos, verifico que a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito amparada na existência
de litispendência, verbis:

"Observa-se, a partir da leitura das informações prestadas pelo INSTITUTO

NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e pela GLM INDUSTRIA E
COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA, e corroboradas pela documentação anexada
aos autos, que a pretensão formulada por meio desta demanda já havia sido formulada
pela autora através de outra ação anterior com pedido e causa de pedir idêntico ao que
se pleiteia por meio da presente demanda. Na primeira causa, a autora requer, em
síntese, a nulidade judicial total dos registros marcários referentes à marca "ALPHA
CO, determinando, ainda, que a GLM seja obrigada a abster-se definitivamente de todo
e qualquer uso da referida marca. Enquanto nesta causa, a demandante requer o direito
de continuar utilizando a marca até o julgamento definitivo da demanda, garantindo a
manutenção do domínio eletrônico da demandante; anular os atos que indeferiram os
pedidos de registro de marcas, ordenando que o INPI proceda ao deferimento dos
pedidos de registro. Assim, a parte autora, em síntese, busca, nas duas ações, a anulação
do registro de marca da parte ré para que possa continuar utilizando sua marca.

Naquela primeira ação, a qual tramitou no âmbito da 10ª Vara Federal desta Seção
Judiciária sob o n. 0817688-07.2023.4.05.8100, o mérito do pedido que aqui se repete
foi devidamente apreciado através de sentença que julgou improcedente o pleito autoral
(id. 4058100.33856256), conforme fundamentação que adiante reproduzo:
[...]

2. FUNDAMENTAÇÃO

2. 1. Julgamento antecipado

Tendo em vista que a solução da demanda depende unicamente de prova documental, sem necessidade de
produção de outras espécies probatórias, é caso de julgamento antecipado do pedido, com resolução de
mérito, conforme estabelecido pelo art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sendo o magistrado o destinatário final da prova, é sua tarefa verificar a necessidade e oportunidade de sua
produção, bem como de aferir a sua utilidade para a formação do juízo sobre os fatos narrados na petição
inicial.

Ademais, em relação ao sistema de apreciação de provas no âmbito processual, o ordenamento pátrio

consagrou o da livre apreciação das provas (persuasão racional), que consiste em possibilitar ao juiz
analisá-las sem que tenha que se adstringir a critérios apriorísticos de valoração, podendo, inclusive, optar
por rejeitar a produção de determinada prova.

2.2. Pluralidade de réus em demandas contra o INPI

Assinado eletronicamente por: ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA - 02/06/2026 15:41:27 Num. 10366278 - Pág. 2
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Número do documento: 26060215412790100000010218192
 O Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI deve ser demandado na cidade do Rio de Janeiro,
onde se encontra estabelecida sua sede, ou, ainda, no domicílio de qualquer outro litisconsorte passivo,
conforme enunciado no artigo 46, § 4º, do Código de Processo Civil:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no
foro de domicílio do réu.

§ 4º Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer
deles, à escolha do autor. (grifei)

Nesse sentido, há julgado do STJ:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PATENTE. ANTERIORIDADES. PROTEÇÃO. ÂMBITO.

DECLARAÇÃO. NULIDADE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO. REUNIÃO. NECESSIDADE.
PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 66, III, do Código de Processo Civil de 2015, há
conflito de competência quando, entre 2 (dois) ou mais juízes, surge controvérsia acerca da reunião ou
separação de processos. 2. Havendo identidade de partes e de causa de pedir, bem como risco de decisões
conflitantes (art. 55, caput e § 3º do CPC), justifica-se a reunião das ações pela conexão. 3. Se a ação tem
como um dos réus entidade autárquica da União, no caso o Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI), a competência territorial é regida pela combinação dos arts. 46, § 4º e 51, parágrafo único, do
CPC, ficando a critério do autor a escolha do local de propositura da demanda entre as opções listadas na
lei. 4. Ações declaratória e de nulidade de patente que deverão ser reunidas no juízo prevento, ou seja, n
aquele em que houve o primeiro registro ou distribuição (arts. 58 e 59 do CPC). 5. Conflito conhecido para
declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Federal de Brasília.

(STJ - CC: 185592 RJ 2022/0016090-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de
Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/08/2023) (grifei)

2.3. Mérito

2.3.1. Pedido de nulidade do registro de n.º 917541960 (NCL 25)

O sistema jurídico brasileiro adota o princípio da exclusividade da marca, previsto no art. 124 da Lei de
Propriedade Industrial (LPI), que veda o registro de marca que possa causar confusão ou associação
indevida com marca previamente registrada e reconhecida no mercado, principalmente quando atuam no
mesmo segmento. Além disso, o princípio da anterioridade estabelece a prevalência do direito ao uso de
marca àqueles que primeiro registraram e consolidaram o uso do nome no mercado.

O direito sobre a marca se constitui por meio de ato administrativo do Estado, representado pelo INPI, após
processo de registro da marca, concedido ao interessado que atenda aos requisitos da LPI e que primeiro
depositou a marca no INPI.

No sistema atributivo brasileiro, o direito de propriedade é constituído somente no ato de concessão do

registro pelo INPI, cabendo apenas uma hipótese de exceção a tal regra, em que é reconhecido o direito ao
usuário de boa-fé, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 129 da LPI:

§ 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis)
meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante
ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Destaque-se que o direito para a proteção das marcas no Brasil se adquire por meio do registro no INPI e
não pelo seu uso no comércio, conforme expresso no artigo 129, caput, da Lei 9.279/96 (LPI):

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições
desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às
marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Ressalte-se que o reconhecimento da precedência do parágrafo 1º do artigo 129 da LPI é uma exceção ao
princípio first to file, em que se considera à marca usada de boa-fé, com mais de seis meses de antecedência
em relação a um terceiro que primeiro depositou sinal idêntico ou semelhante no INPI.

Assinado eletronicamente por: ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA - 02/06/2026 15:41:27 Num. 10366278 - Pág. 3
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Número do documento: 26060215412790100000010218192
 Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de anulação judicial de registro de
marca com base no direito de precedência, como se vê no seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1- Ação distribuída em 8/8/2011. Recurso
especial interposto em 17/7/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2- Controvérsia que se cinge em
definir se o registro da marca PADRÃO GRAFIA deve ou não ser anulado em virtude do direito de
precedência alegado pela recorrida. 3- A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 4- O capítulo do acórdão
recorrido que adota orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5- Não havendo
manifestação do Tribunal de origem acerca de dispositivos legais indicados como violados, não obstante a
interposição de embargos de declaração, a irresignação não pode ser conhecida. 6- É possível o
reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art.
129, § 1º, da Lei 9.279/1996). 7- A Lei de Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha
utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que
observados certos requisitos, o direito de precedência de registro. 8- Hipótese em que os juízos de origem -
soberanos no exame do acervo probatório - concluíram que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca
designativa de produto idêntico ou semelhante, há mais de seis meses antes do pedido de registro formulado
pela interessada. 9- RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ, REsp nº 1.464.975/PR , Rel. Min. Nancy
Andrighi, Terceira Turma, Dje: 14/12/2016) (grifei).

No caso, sustenta a parte autora que explora a expressão "ALPHA CO" como marca, sendo sua utilização
precedente, pelo que se impõe a anulação dos registros da marca "ALPHA CO." concedidos à GLM.

Para corroborar o direito alegado, a parte autora anexou prints do facebook, instagram datados de
2017/2018 (id. 4058100.31179608, 4058100.31179611, 18/10/23), catálogo da Alpha Co (id
4058100.31179613, 18/10/23), notas fiscais emitidas em 17.1.2019, 4.6.2019, 10.6.2019 pelo Mundo Alpha
(id 4058100.33299260, 11/06/24).

Observa-se que os prints de tela sistêmica colacionada do facebook e instagram demandam ser robustecidos
por outras provas, como comprovação de vendas por notas fiscais.

No que concerne às notas fiscais entende-se que são documentos que se prestam como prova efetiva do uso
da marca. No caso em tela, as notas fiscais apresentadas não demonstram efetiva comercialização dos
produtos designados pela marca questionada em tempo razoável e suficiente para garantir o direito de
precedência de registro à parte autora.

A parte autora sustenta que desde julho de 2018 passou a explorar a expressão "ALPHA CO" como marca,
constata-se que as notas fiscais são datadas de 17.1.2019, 4.6.2019, 10.6.2019 e emitidas pelo Mundo Alpha
(id 4058100.33299260, 11/06/24), trazendo a descrição dos produtos /serviços vendidos, contudo, não
denotando a precedência da utilização da marca sustentada pela parte autora.

É o que se verifica da análise das notas fiscais NF -e 000.099. 009, de 17/01/2019, a qual não menciona a
marca ALPHA CO. Observa-se que as demais notas fiscais anexadas pela parte autora são referentes ao
mês de junho de 2019, emitidas em data próxima ao requerimento junto ao INPI, 5.7.2019,
NF-e000.005.666,CFOP5103 (1 unidade), de 04/06/2019, NF-e000.001.243, CFOP6102 (1 unidade),
04/06/2019, NF-e000.987.654, CFOP5102 (1 unidade), 04/06/2019, NF-e000.002.342, CFOP5102 (1
unidade), 10/06/2019, NF-e000.001.781, CFOP6102 (1 unidade), CFOP6102 (1 unidade), 10/06/2019,
NF-e000.001.231, CFOP6102 (1 unidade), 10/06/2019.

Foi oportunizado a parte autora (id 4058100.32783225, 22/04/24) anexar aos autos notas fiscais para
corroborar suas alegações, contudo, o autor informou, através da petição anexada no id
4058100.33299259, 11/06/2024, que o Órgão Fazendário SEFAZ/Ba somente disponibiliza documentos
fiscais que estejam dentro do período previsto no artigo 173, I, do CTN, ou seja, no exercício atual (2024) e
cinco anos anteriores (2019 a 2023).

Observa-se, entretanto, que a parte autora ajuizou a presente ação em 18.10.2023, sob a tese da
precedência do uso da marca ALPHA CO desde 2018. Contudo, dentre as provas apresentadas à inicial não
constam notas fiscais, o que, pela matéria posta em juízo, é instrumento de prova de relevante importância,
sobretudo quando serve para demonstrar a anterioridade do uso da marca objeto da lide e fluxo das vendas.

Assinado eletronicamente por: ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA - 02/06/2026 15:41:27 Num. 10366278 - Pág. 4
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Número do documento: 26060215412790100000010218192
 Deveras, para dar sustentação a sua tese, deveria ter sido diligente em angariar provas que refutassem
possíveis argumentos contrários as suas alegações. Por certo, uma vez que realizado o protocolo junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 05 de julho de 2019, presume-se que, à época, seria
detentora desse instrumento probatório, apresentando notas fiscais anteriores a data anterior a NF -e
000.099.009, de 17/01/2019, ainda mais, considerando-se, reitera-se, que são documentos que se prestam
como prova efetiva do uso da marca.

Nesse passo, reconhece-se o direito de precedência ao registro àquele que comprovar a utilização de boa-fé,
no país, de marca idêntica ou semelhante a ponto de causar confusão ou associação para o mesmo fim, há
pelo menos 6 (seis) meses da data do depósito do pedido de registro.

Extrai-se do próprio artigo 129, parágrafo 1º, da Lei 9.279/1996 que para aplicar o direito de precedência
deve restar evidenciado o efetivo uso da marca há pelo menos 6 (seis) meses da data do depósito do pedido
de registro, o que, repise-se, não se concretizou no caso em apreço.

2.3.1. Pedido de nulidade do registro de n.º 917530667 (NCL 35)

No tocante ao pedido de nulidade do registro de n.º 917530667 (NCL 35), sob o fundamento de que não
seria registrável, por reproduzir bandeira oficial da República Italiana, não assiste razão à parte autora.

Dispõe a Lei n 9.279/1996, no que concerne ao registro de marca:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não
compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico,
semelhante ou afim, de origem diversa;

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais,
estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

Quanto à disponibilidade do sinal marcário, dispõe o Manual de Marcas do INPI, instituída pela Resolução
INPI/PR n. 249/2019, atualmente incorporada à Portaria INPI n. 8/2022:

"5.8.1 Sinal irregistrável por seu caráter oficial ou público

(...)

Indicação de cor

Embora exerçam papel importante na determinação da aplicabilidade do inciso I do art. 124 da LPI, as
indicações de cores não determinam, necessariamente, imitação de um símbolo oficial. Portanto, as cores
serão levadas em consideração apenas como um sinal reforçador da imitação, sendo o mais importante
nesta análise o aspecto formal de apresentação do sinal marcário em exame.

Estilização de símbolos e monumentos oficiais

Em caso de suficiente estilização das imagens oficiais ou de seus elementos, apenas sugerindo o símbolo
oficial, o sinal marcário passa a ser passível de registro, devendo, todavia, ser observadas outras proibições
legais relativas ao sinal em exame.

Na análise de sinais em que estejam contidas estilizações de monumentos e bandeiras, são levados em
consideração, na análise da registrabilidade, os seguintes fatores:

a) Grau da estilização (imagem total ou parcial, simplificação, distorção ou reposicionamento dos

elementos constitutivos) e singularidade do monumento ou bandeira;

Assinado eletronicamente por: ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA - 02/06/2026 15:41:27 Num. 10366278 - Pág. 5
[Link]
Número do documento: 26060215412790100000010218192
 b) Função evocativa do símbolo em relação à origem ou natureza dos produtos/serviços. Trata-se do uso de
elementos presentes em símbolos ou monumentos oficiais de país/localidade comumente relacionada com o
produto ou serviço que o sinal visa assinalar, como serviços de alimentação ou cursos de idiomas, por
exemplo. Enquadra-se neste caso o uso de cores de bandeira ou de partes estilizadas de monumentos,
brasões e outros símbolos oficiais, desde que não induza o público a erro quanto à origem dos produtos ou
serviços assinalados.

c) Função secundária do símbolo em relação ao conjunto marcário requerido. O monumento/bandeira pode

fazer parte apenas como adorno ou como parte integrante do conjunto.

d) Falsa vinculação com o estado nacional. A marca não pode parecer ser patrocinada por um país, por
exemplo.

Mesmo em casos em que a estilização do monumento/bandeira for suficiente, não se deve ignorar a
possibilidade de o uso da representação do mesmo constituir confusão quanto à procedência dos produtos
ou serviços, quando então será aplicado o inciso X do art. 124 da LPI.".

A competência para a concessão de registro de marca pertence exclusivamente ao Instituto Nacional da

Propriedade Industrial (INPI), órgão especializado e incumbido da análise técnica de marcas na esfera
administrativa. O ato de concessão é vinculado, uma vez deferido o pedido como resultado favorável do
exame técnico realizado pelo Instituto, sem que haja qualquer discricionariedade por parte do INPI. A
margem dada ao órgão técnico do INPI é única e exclusivamente aquela de, segundo seus conhecimentos,
aferir conclusões técnicas e objetivas, sem realizar juízo de oportunidade e conveniência.

No caso, esclarece o INPI em sua contestação que "o elemento figurativo que apresenta semelhança com as
cores da bandeira da Itália foi considerado secundário no sinal em exame, não sendo identificada a alusão
direta à bandeira do país. Desta maneira, o pedido foi regularmente deferido, dado que a indicação de cores
da bandeira da República Italiana não é ostensiva a ponto de violar o inciso I do art. 124 da LPI, ou indicar
uma falsa procedência dos produtos e serviços.".

Dessa forma, não é papel do Poder Judiciário substituir a atuação da autarquia federal, sob pena de
infringir o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal de 1988. A
intervenção judicial sobre os atos do INPI somente é justificável em situações excepcionais, nas quais se
constate evidente ilegalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não
se observa nos presentes autos.

Registre-se que em hipótese de eventual nulidade, sob o fundamento de não a marca não ser registrável, a
teor do Art. 124, I, da Lei n 9.279/1996, não traria proveito a parte autora, pois incorreria em situação de
vedação absoluta de registro marcário.

3. DISPOSITIVO

Em razão do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o presente

processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

[...]

A sentença proferida naquele primeiro pleito ajuizado em 2023 (ação de n.

0817688-07.2023.4.05.8100), a qual, repito, julgou improcedente o pleito aqui
reiterado, foi objeto de apelação, tendo a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região negado provimento à apelação, pelo que destaco a ementa:
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA. ALEGAÇÃO
DE DIREITO DE PRECEDÊNCIA. PRINCÍPIO DO "FIRST TO FILE". IMPOSSIBILIDADE. USO
ANTERIOR NÃO COMPROVADO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 124,
I, DA LPI. ELEMENTO FIGURATIVO CONSIDERADO SECUNDÁRIO PELO INPI. ATO
ADMINISTRATIVO REGULAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

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 1. Apelação cível interposta por Alpha Co Comércio e Indústria de Artigos de Vestuário Ltda. contra
sentença que julgou improcedente pedido de nulidade judicial dos registros marcários nºs 917530667 e
917541960, relativos à marca "ALPHA CO.", de titularidade da empresa GLM Indústria e Comércio de
Confecção Ltda., deferidos pelo INPI. A autora sustenta direito de precedência no uso da marca, com base
nos arts. 124, I e XIX, 129, §1º, e 165 da LPI, requerendo a declaração de nulidade dos registros.

2. O sistema jurídico brasileiro adota o princípio atributivo do registro (first to file), segundo o qual o
direito à marca se adquire com o deferimento do pedido junto ao INPI, nos termos do art. 129, caput, da
LPI, sendo a exceção prevista no §1º, condicionada à comprovação do uso anterior de boa-fé por mais de
seis meses.

3. A apelante não apresentou prova suficiente da utilização comercial da marca "ALPHA CO." em período
anterior a seis meses do depósito efetuado pela ré em 14/06/2019, especialmente pela ausência de notas
fiscais datadas anteriores a 14/12/2018, que pudessem robustecer os elementos comprobatórios
apresentados (prints de redes sociais e catálogos).

4. Ainda, a alegação de nulidade do registro com base na utilização da bandeira da Itália como elemento
figurativo é afastada, pois o INPI considerou tal elemento secundário e não ofensivo ao art. 124, I, da LPI,
sendo incabível a revisão judicial de mérito administrativo sem evidência de ilegalidade flagrante ou desvio
de finalidade.

5. Salienta-se que o ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e
veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta, é que se poderia autorizar o
afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica na espécie.
Precedente: Apelação/Remessa Necessária 08001568120184058201, Desembargador Federal Frederico
Wildson da Silva Dantas (Conv.), 4º Turma, julgado em 09/02/2021. (...) (PROCESSO:
08094235520194058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO
CAMARA CARRA, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 14/09/2021).

6. De toda sorte, obiter dictum, importa ressaltar que, conforme remansosa jurisprudência do STJ, "marcas
fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente
forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras
semelhantes". Precedentes nesse sentido: STJ, REsp 1582179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016; AgInt no AREsp 1062073/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018. Assim,
para uma marca possuir exclusividade plena, deve se destacar de expressões e conceitos do domínio comum,
sendo inviável conceder a alguém a propriedade privada e exclusiva sobre termos usados comumente pelas
pessoas quando tratam daquele objeto ou serviço. Julgamentos recentes desta Corte Regional nessa direção,
mutatis mutandis: PROCESSO: 08013494520244058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR
FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 31/10/2024, PROCESSO:
08008874820214058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES
FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 23/06/2022.

7. Inexistindo prova do uso anterior suficiente e não se constatando ilegalidade na atuação do INPI, inexiste
fundamento para a anulação judicial dos registros impugnados.

8. Recurso desprovido.

Vê-se, portanto, que o julgamento de mérito proferido naquela primeira ação decidiu a
demanda autoral, julgando o pleito improcedente, não anulando o registro de marca da
parte ré, não tendo mais a parte autora direito de continuar utilizando a sua marca.
Todavia, a referida ação, que tramitou na 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará
(processo n. 0817688-07.2023.4.05.8100), encontra-se atualmente no TRF da 5ª Região
para julgamento dos embargos de declaração em sede de apelação.

No caso, restou, portanto, configurada a identidade de ações, uma vez que os processos
em questão têm as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir.

Por fim, não merece guarida o pedido de condenação da parte autora em litigância de
má fé formulado pela GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA,
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 bem como a reconvenção. A conduta da parte autora revela muito mais desespero do
que intenção de causar lesão, não configurando, a meu ver, qualquer das hipóteses
previstas no artigo 80, do CPC.

A mera pretensão de se discutir a manutenção do domínio eletrônico da demandante e

continuar usando sua marca, ainda que por meio de alegações que se mostraram
equivocadas, não configura a intenção de causar lesão por parte das autoras. Não
havendo prova inequívoca do dolo e ante a inexistência de prejuízo à parte adversa,
afasto a imputação de litigância de má fé, bem como a reconvenção pleiteada, dada a
inexistência de configuração de dano à parte GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECÇÃO LTDA.

Assim, considerando a existência de litispendência desta ação em relação ao referido

feito (processo n. 0817688-07.2023.4.05.8100), outro caminho não pode ser tomado
senão a determinação da extinção deste processo.

3. Dispositivo

Ante o exposto, julgo EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, V, do Código de Processo Civil." (Sentença, ID 9641753)

Diversamente do que alega a parte requerente, entendo que restou devidamente caracteriza a litispendência entre a
presente ação e o processo de n.º 0817688-07.2023.4.05.8100, pois, tal como afirmado pela empresa ALPHA na
respectiva peça recursal (ID 9641788), em ambas litigam as mesmas partes, narrados os mesmos fatos, com o
acréscimo na presente ação da ausência de colidência entre as marcas que permitindo a coexistência entre elas, de
forma que este pedido encontra-se inserto dentro do pedido veiculado nos autos do processo de n.º
0817688-07.2023.4.05.8100 de anulação de registro de marca.

Tanto isto é verdade, que os fatos narrados em ambas as ações são mesmos, a evidenciar a inexistência de fato novo a
justificar o processamento e julgamento da presente ação, sendo aplicável ao aso, o art. 507 e 508, ambos do CPC, o
que afasta a probabilidade do recurso (art. 1.012, § 4.º, do CPC).

Ausente a probabilidade do recurso (art. 1.012, § 4.º, do CPC), desnecessária a análise do risco de dano grave ou de
difícil reparação (art. 1.012, § 4.º, do CPC).

Com estas considerações, INDEFIRO TUTELA RECURSAL. Intimem-se as partes desta decisão.

Intimem-se o INPI e a empresa ALPHA para se pronunciar sobre o documento novo juntado aos autos com a petição
protocolada em 13.05.2026, no prazo de 15 (quinze) dias, após o que, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Recife, data da validação.

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 ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA

Desembargador Federal

RWN/bmca

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 Justiça Federal da 5ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

06/07/2026

Número: 0059452-35.2025.4.05.8100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: 1ª Turma
Órgão julgador: Gab 1 - Des. ROBERTO WANDERLEY
Última distribuição : 01/06/2026
Valor da causa: R$ 1.000,00
Processo referência: 0059452-35.2025.4.05.8100
Assuntos: Registro de Marcas, Patentes ou Invenções
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes Procurador/Terceiro vinculado
GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA FABIO JOCA BARROS (ADVOGADO)
(APELANTE)
ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE RAFAEL SALDANHA PESSOA (ADVOGADO)
VESTUARIO LTDA (APELANTE)
ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE RAFAEL SALDANHA PESSOA (ADVOGADO)
VESTUARIO LTDA (APELADO)
GLM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA FABIO JOCA BARROS (ADVOGADO)
(APELADO)
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
(APELADO)
Documentos
Id. Data Documento Tipo
10850318 12/06/2026 Agravo Interno Agravo Interno
13:11
 EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DA 01ª TURMA DO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Processo nº 0059452-35.2025.4.05.8100

GLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA, já

qualificada nos autos em epígrafe, vem tempestivamente, por intermédio
de seu advogado que esta subscreve, à presença de V. Exa. para interpor
o presente
AGRAVO INTERNO,

como lhe assegura o art. 1.021, Código de Processo Civil

Brasileiro, combinado com disposto no art. 222 do Regimento Interno deste
E. Tribunal Federal da 5ª Região, pelas razões aduzidas em anexo,
requerendo seja o mesmo recebido, no intuito de que o eminente Relator
reconsidere o decisum ora agravado ou, caso assim não entenda,
submeta-o ao julgamento por parte do Douto Colegiado após atendidas as
formalidades processuais.

Termos em que pede e espera deferimento.

Fortaleza/CE, 12 de junho de 2026.

Fábio Barros
OAB-CE 15.543

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 RAZÕES DO AGRAVO INTERNO

Egrégio Tribunal

Colenda Turma

Agravante: GLM Indústria e Comércio de Confecção Ltda

Agravada: Alpha Co Comércio e Indústria de Artigos de Vestuário Ltda.

I – DA TEMPESTIVIDADE

A peticionante maneja em tempo hábil o presente recurso,

amparado pelo disposto no art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil,
tendo em vista que a intimação ocorreu em 05/06/2026 (sexta-feira),
considerando-se, portanto, para fins de cômputo inicial o primeiro dia útil
subsequente (dies a quo) o 08/06/2026 (segunda-feira).

II – DA SÍNTESE DA DEMANDA

O Exmo. Des. Federal Relator, ao decidir sobre o pedido de

tutela recursal apresentado então pela Agravante na sua apelação, assim
expressou [grifamos]:

“[...] É possível a tutela recursal quando evidenciada a

probabilidade do recurso e o risco de dano grave ou de
difícil reparação (art. 1.012, § 4.º, do CPC).
Compulsando os autos, verifico que a sentença extinguiu o
processo sem resolução do mérito amparada na existência
de litispendência [...] Diversamente do que alega a parte
requerente, entendo que restou devidamente caracterizada
a litispendência entre a presente ação e o processo de
n.º 0817688-07.2023.4.05.8100, pois, tal como afirmado
pela empresa ALPHA na respectiva peça recursal (ID

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Número do documento: 26061213113379100000010693810
 9641788), em ambas litigam as mesmas partes, narrados os
mesmos fatos, com o acréscimo na presente ação da
ausência de colidência entre as marcas que permitindo a
coexistência entre elas, de forma que este pedido
encontra-se inserto dentro do pedido veiculado nos autos
do processo de n.º 0817688-07.2023.4.05.8100 de anulação
de registro de marca.

Tanto isto é verdade, que os fatos narrados em ambas as

ações são mesmos, a evidenciar a inexistência de fato
novo a justificar o processamento e julgamento da
presente ação, sendo aplicável ao aso, o art. 507 e 508,
ambos do CPC, o que afasta a probabilidade do recurso
(art. 1.012, § 4.º, do CPC).

Ausente a probabilidade do recurso (art. 1.012, § 4.º, do

CPC), desnecessária a análise do risco de dano grave ou
de difícil reparação (art. 1.012, § 4.º, do CPC).

Com estas considerações, INDEFIRO TUTELA RECURSAL.

Intimem-se as partes desta decisão.”

Inobstante a boa qualidade do texto lavrado pelo juízo

monocrático, a respectiva decisão merece reforma, uma vez que o seu
teor não reflete, concessa maxima venia, a melhor aplicação do direito ao
caso.

As ações então comparadas, muito embora apresentem

congruência entre as partes envolvidas e possam convergir, em parte,
quanto a alguns dos fatos, diferem na verdade não só a respeito da causa
de pedir como também, e crucialmente, no tocante aos pedidos.

III – DO DIREITO

A negativa dada pelo eminente Relator parece haver sido

indiferente ao fato de que a litispendência só ocorre quando as ações
contrapostas contenham exata e cumulativamente a mesma "tríade" de
elementos, a saber:

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  mesmas partes (autor e réu)
 mesma causa de pedir (fatos e fundamentos jurídicos)
 mesmo pedido

A jurisprudência pátria ratifica isso [grifamos]:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL
Pedido de Desistência Após Decisão de Mérito

“1. A presente reclamação possui as mesmas partes, a

mesma causa de pedir e o mesmo pedido da Rcl 68.048, a
configurar a TRÍPLICE IDENTIDADE definidora da
litispendência (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015).

2. O pedido de 'renúncia do prazo recursal e desistência do

feito' deduzido na Rcl 68.048 foi protocolado após a prolação
de decisão de mérito e, por esse motivo, recebido tão somente
como pedido de renúncia ao prazo recursal, que tem como
efeito o imediato trânsito em julgado da decisão.”1

Nesse passo, quando não há identidade de partes ou de

pedidos ou, ainda, de causa de pedir em conjunto, as ações devem ser
consideradas autônomas e, portanto, irem ambas a julgamento.

Em alguns casos, porém, onde as causas são muito parecidas

ou conexas, o juiz pode até determinar a reunião dos processos para que
sejam julgados juntos, evitando decisões conflitantes.

1
Rcl 72432 Agr/TO, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, data de julgamento: 24/2/2025, publicado
DJe: 28/2/2025.

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 Isso, todavia, não implica dizer há de ser extinto o processo
novel; diferentemente do que ocorre se a litispendência for reconhecida ou
pertinente o seu reconhecimento.

In casu, as ações não convergem no todo, o que já

desconstrói a tese de mérito (litispendência) do decisum ora recorrido:

Proc. 0817688-07.2023.4.05.8100 Proc. 0059452-35.2025.4.05.8100

Autora: Autora:
 Alpha Co Comércio e Indústria de Artigos de  Alpha Co Comércio e Indústria de Artigos de Vestuário
Vestuário Ltda. Ltda.
Rés: Rés:
 Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)  Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
 GLM Indústria e Comércio de Confecção Ltda.  GLM Indústria e Comércio de Confecção Ltda.
OBJETO: OBJETO:
 Nulidade de marca pertencente à Ré GLM  Nulidade dos atos de indeferimento dos pedidos
Indústria e Comércio de Confecção Ltda., sob arguição de registros apresentados pela autora ao INPI. No caso, a
de direito de precedência no uso marcário por parte autora mudou de tese, passando a alegar não mais a
da autora, colidente com a sua, visando abstenção de precedência de uso para anular marca alheia (nem a
uso da marca “ALPHA CO.” por parte da mesma Ré. abstenção de uso da mesma), mas, sim, a possibilidade de
convivência marcária, diante de suposta distintividade
existente entre os signos comerciais confrontados.

NÃO CONFIGURAÇÃO
DE LITISPENDÊNCIA
Probabilidade do Recurso de Apelação

Noutras palavras:

Se na ação primeira a agravada buscava a exclusividade do

uso marcário sobre o conjunto nominativo “ALPHA CO” – pretendendo, com
isso, impor à Agravante abster-se da utilização dele –, na segunda lide a
adversária já não mais se opõe ao registro pioneiro da ora recorrente,
desejando tão somente convencer o outro juízo de que os signos

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 comerciais envolvidos na questão não colidiriam, se deferidos fossem todos
pelo INPI.

Daí, Doutos Julgadores, que o recurso de apelação apresenta

consistência e guarda probabilidade quanto ao seu provimento – assim
como a própria Reconvenção a ela relacionada – e o respectivo pedido de
tutela procede em substância jurídica, pois as ações relevadas na decisão
monocrática do Relator não constituem de fato litispendência; no máximo,
uma conexão (o que não afasta o imperativo de que sejam as duas
julgadas enfim).

MÉRITO DA TUTELA RECURSAL

Fumus boni juris e periculum in mora

O decisum ora impugnado ainda faltou com a análise voltada

à alegativa autoral sobre ocorrência de dano material a justificar o
proibitório do uso marcário pela parte agravada.

Não se deve admitir nem se propiciar o enriquecimento sem

causa de quem quer que seja dos polos da ação, ainda mais em se
tratando de óbvia e inequívoca prática de uso clandestino por terceiros
com relação a plágio de uma marca já registrada há anos em favor de
outrem (Agravante).

É cediço que na seara do direito marcário o dano é

presumido, bastando ficar comprovado o uso de marca passível de

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Número do documento: 26061213113379100000010693810
 confusão ou de associação com marca alheia registrada. Nesse sentido, a
doutrina clássica de GAMA CERQUEIRA2:

“A simples violação do direito obriga à satisfação do

dano, na forma do art. 159 do Cód. Civil, não sendo,
pois, necessário, ao nosso ver, que o autor faça a
prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a
infração, a ação deve ser julgada procedente,
condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e
os lucros cessantes, que se apurarem na execução.”

Na mesma lógica, a lição do de Lelio Denicoli Schmidt na

obra Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos:

“Para que o dever de indenizar se configure, basta

demonstrar a ocorrência do uso indevido da marca,
sem que seja preciso provar qualquer outro prejuízo
decorrente de tal conduta, como a queda do faturamento,
desvio efetivo de clientela ou outro feito qualquer. Alguns
julgados reconhecem o uso indevido da marca, mas
erroneamente deixam de condenar o infrator a pagar a
indenização devida, por considerarem que o dano não
teria sido comprovado. Trata-se de equívoco.
O dano reside in re ipsa, isto é, na própria conduta
ilícita, pois o contrafator deveria ter pago royalties
para explorar a marca. Como não o fez, gerou lucros
cessantes, mesmo que não tenha gerado prejuízos”.

Tem em vista o entendimento acima, se o judiciário quedar

inerte ante as denúncias trazidas à lume pela Agravante, e
consequentemente as súplicas por socorro emergencial, ela mesma se verá
vítima reiterada do dano continuado perpetrado pela agravada, sem

2
GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, tomo II. Editora Lumen Juris, 2010, p.
218

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 dúvidas. O que já vem acontecendo (vide as provas anexadas ad nauseam
nos autos). Só para ilustrar, em síntese:

vs

marca registrada da Agravante

marcas clandestinas da Agravada reiteradamente

indeferidas pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial

Nesse sentido, o posicionamento estabelecido na lei e firmado

pela doutrina é corroborado pela jurisprudência. Vejamos:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA.

INDENIZAÇÃO POR DIREITOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. CRITÉRIO DE
CÁLCULO. 1. A falta de prequestionamento em relação aos
arts. 331, I, do CPC e 208 da Lei 9.279/96, impede o
conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula
211/STJ. 2. No caso de uso indevido de marca, com
intuito de causar confusão ao consumidor, o
entendimento predominante desta Corte é que a
simples violação do direito implica na obrigação de
ressarcir o dano. Precedentes. 3. Conquanto os lucros
cessantes devidos pelo uso indevido da marca sejam
determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado,
conforme o art. 210, caput, da Lei 9.279/96, o critério de
cálculo previsto na lei deve ser interpretado de forma
restritiva, fazendo-se coincidir, nesse caso, o termo
"benefícios" presente no incido II, do art. 210, com a ideia
de "lucros". 4. Recurso especial conhecido em parte e,

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 nesta parte, provido.” (REsp 710376/RJ, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
15/12/2009, DJe 02/02/2010) [grifamos]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. USO INDEVIDO.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL
PRESUMIDO. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de
Justiça entende não violar o art. 535 do CPC/1973 nem
importar negativa de prestação jurisdicional o acórdão
que adota, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente.2.
A jurisprudência desta Corte admite a presunção do
dano material decorrente de violação do direito de
marca. Inteligência do artigo 129 da Lei nº 9.279/1996.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp
769.535/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe
02/03/2017) [grifamos]

Dado que a agravada até hoje não detém nenhum registro

deferido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para a
adoção do signo comercial “ALPHA CO” no ramo de vestuário, pois já existe
a anterioridade do registro obtido pela Agravante perante a mesma
autarquia federal (e ratificado judicialmente noutra ocasião), impõe-se
concluir que o uso efetivo da marca ALPHA CO por parte da agravada é
inequivocamente ilegal e demanda medida impeditiva de urgência para
cessar a prática desse ilícito:

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 Para a concessão da tutela provisória de urgência, a norma
processual exige que sejam apresentados elementos que evidenciem (a) a
probabilidade do direito e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao
processo.

Nesse sentido, oportuna a lição do Prof. Fredie Didier Jr3:

“Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática,

com a constatação de que há um considerável grau de
plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida
pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa,
uma verdade provável sobre os fatos,
independentemente da produção de prova. Junto a isso,
deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação
de que é provável a subsunção dos fatos à norma
invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. Um dado
não pode ser esquecido: a existência de prova não conduz
necessariamente a juízo de verossimilhança e ao
acolhimento do pedido; e o juízo de verossimilhança não
decorre necessariamente de atos probatórios. De um lado,
nem sempre uma prova dos fatos implicará o acolhimento
da pretensão - ainda que em caráter provisório. É o que
se dá, por exemplo, quando os fatos, ainda que
devidamente corroborados, não se subsomem ao
enunciado normativo invocado, ou, ainda que
juridicizados, não geram os efeitos jurídicos desejados. E
mais, ainda que provados e verossímeis os fatos trazidos
pelo requerente, pode o requerido trazer prova pré-
constituída de fato novo, extintivo (ex.: pagamento),
modificativo (ex.: renúncia parcial) ou impeditivo (ex.:
prescrição) do direito deduzido, invertendo, pois, a
verossimilhança. De outro lado, nem sempre a
verossimilhança advirá de prova. Na forma do art. 300
do CPC, basta que haja "elementos que evidenciem a
probabilidade" do direito. Poderá assentar-se, por
exemplo, em fatos incontroversos, notórios ou

3
Curso de Processo Civil. Vol. 2. 11ª Ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2016. p. 596.

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 presumidos (a partir de máximas de experiência, por
exemplo), ou decorrentes de uma coisa julgada
anterior, que serve com fundamento da pretensão
(efeito positivo da coisa julgada).

A probabilidade do direito da Agravante, portanto:

(a) é evidenciada documentalmente no registro por ela

titularizado da marca ALPHA CO.®, no Parecer do INPI, que, ao
analisar os pedidos de registro depositados pela agravada
coincidentes no elemento nominativo com o da Agravante,
concluiu que a marca “ALPHA CO” almejada pela autora da
ação reproduz/imita aquela da Reconvinte, indeferindo o
pedido, conforme documentos já anteriormente anexos aos
autos. Isso, inclusive, materializa-se também no uso regular da
marca nas mídias sociais, cujas contas são gerenciadas pela
própria Agravante4:

4
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 Quanto ao perigo da demora da prestação da tutela
jurisdicional:

(b), o referenciado processualista assevera que

A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a

existência de elementos que evidenciem o perigo que
a demora no oferecimento da prestação jurisdicional
(periculum in mora) representa para a efetividade da
jurisdição e a eficaz realização do direito. O perigo da
demora é definido pelo legislador como o perigo que a
demora processual representa de "dano ou o risco ao
resultado útil do processo" (art. 300, CPC). Importante é
registrar que o que justifica a tutela provisória de
urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e,
não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor
subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de
ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que
seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão
para prejudicar ou impedir a fruição do direito.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo reside,

assim, no prejuízo que a Agravante já tem sofrido enquanto aguarda a
instrução processual para ter ratificado o seu direito ao uso exclusivo da
marca “ALPHA CO.”, já assegurado pelo INPI, bem como no risco de todo o
investimento feito para a projeção da referida marca continuar a ser
partilhado involuntariamente com a agravada – aliás, pior; uma vez que a
projeção da marca clandestina indubitavelmente já superou a verdadeira
(da Agravante). Basta efetuar uma busca simples por “alpha co” no
Google, por exemplo, para constatar a realidade:

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 O absurdo maior do dano advindo de tal plágio repercute de
forma aguda quando nos deparamos com o resultado de uma busca mais
específica (usando “alpha co fortaleza”, em alusão à cidade onde possui
sede a Agravante):

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 Se pusermos no modo “IA” (inteligência artificial), o assombro
é ainda maior:

Não há sequer uma menção, menor que seja, do

empreendimento da Agravante, D. Julgadores! A usurpação da marca
registrada de propriedade da recorrente deu-se por completo!

Vale ressaltar que nos autos de origem a Agravante já

apresentou inclusive prova documental (Certificado de Registro de Marca e
Pareceres de Indeferimento do INPI) que demonstra seu direito ao uso
exclusivo de marca contendo nominativo ALPHA CO., além de que a
própria Autarquia Federal responsável pela análise da registrabilidade e
pela concessão de registros marcários considera que a marca “ALPHA CO”
da agravada reproduz/imita a marca da ora recorrente.

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 CONCLUSÃO

Assim, perfazendo os requisitos probabilidade do direito e

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme exposto,
a Agravante requer a concessão de tutela provisória de urgência, no
sentido abaixo:

DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, requer emergencialmente a parte

ora Agravante:

A) O conhecimento e provimento do presente Agravo

Interno, para que seja reformada a decisão agravada, no
sentido de atender às solicitações de caráter urgente
expostas na Apelação da recorrente, as quais são ratificadas
a seguir:

B) Que a agravada CESSE TOTALMENTE, no prazo de 05

(cinco) dias, o uso do nome “ALPHA Co.” ou qualquer outro
semelhante (“ALPHA CO”, “ALPHACO”, “ALFACO”, “ALPHAco.”,
“ALPHACO.”, “ALFACO.”; “ALFAco.”, “USEALPHACO”, “USEALFACO”,
“USEALPHACO.”, “USEALFACO.”, “USEALFAco.”, “USEALPHAco.” e
“ALPHA”), sob quaisquer formas, promovendo os atos de
descaracterização total alterando placas, painéis, panfletos,
prospectos, faixas, cartazes, impressos, endereços eletrônicos,
redes sociais, outdoors, documentos internos e externos,
propagandas de qualquer tipo (TV, rádios, sites, redes sociais),

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 retirando IMEDIATAMENTE do mercado aqueles que já
estavam em circulação;

C) Seja também em caráter de urgência suspenso o domínio

http:// [Link] e, de imediato, nesse
sentido, reste determinado à agravada que não crie nem use
nomes semelhantes ao da marca da Agravante, sob pena de
arcar com multas diárias de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), a título de sugestão;

D) Seja bloqueado o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil

reais) nas contas bancárias existentes sob a razão social da
apelada ALPHA CO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DO
VESTUÁRIO LTDA. (de uma só ou de outras contas bancárias
para totalizar o montante indicado), com vistas a assegurar o
cumprimento de pena pecuniária a ser posteriormente
definida e imposta pelo juízo competente;

E) Seja determinada urgentemente a imediata busca e

apreensão dos produtos contrafatores no endereço da
apelada (art. 209, L. 9.279/96) – ALPHA CO COMERCIO E
INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. –, bem como de
documentos que comprovem a extensão da produção e
comercialização sob o signo comercial não
autorizado/licenciado “ALPHA CO”/”ALPHA CO.”; USE ALPHA
CO” e similares (como “ALPHA”).

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 F) Caso Vossa Excelência, o Relator, não venha a
reconsiderar a decisão agravada, requer-se a submissão do
presente Agravo Interno ao órgão colegiado competente, no
fito de provê-lo, com o consequente processamento da peça
de Apelação já inserta nos autos da ação pertinente;

G) Intime-se depois a parte agravada para, querendo,

apresentar contrarrazões, nos termos da legislação processual
aplicável;

Requer por fim, que todas as intimações e/ou notificações

sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do causídico Fábio Joca
Barros, regularmente inscrito na OAB/CE sob o n.º 15.543, com escritório
profissional na Av. Senador Virgílio Távora, 1.500, Salas. 701 e 702 - Aldeota,
Fortaleza - CE, CEP 60.170-078.

Termos pelos quais pede e espera deferimento.

Fortaleza/CE, 12 de junho de 2026.

Fábio Barros
OAB/CE 15.543

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