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PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL – 4ª REGIÃO

EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5025695-82.2011.404.7000/PR

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

APELADO:
PADRAO GRAFIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

INTERESSADO:
SERIPRINT INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA ME

RECURSO ESPECIAL

O INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL –

INPI, por representação da Procuradoria Regional Federal da 4ª Região, ex lege, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos termos da lei e no prazo legal, interpor
RECURSO ESPECIAL, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO
FEDERAL/88, requerendo após devidamente admitido seja remetido ao Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.

Porto Alegre, 17 de junho de 2013.

Documento recebido eletronicamente da origem

EUGÊNIO BATTESINI
PROCURADOR FEDERAL/PRF4
OAB/RS Nº 22.785

Av. Carlos Gomes, 1942/1950, do 5º ao 11º andar, Bairro Três Figueiras, Porto Alegre, RS, CEP 90.480-002.
Fone/fax: (51)3014-6309– email: prf4@[Link]
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MINISTROS DO

COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5025695-82.2011.404.7000/PR

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

APELADO:
PADRAO GRAFIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

INTERESSADO:
SERIPRINT INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA ME

ILUSTRES MINISTROS

I – BREVE HISTÓRICO

Trata-se de ação ordinária proposta Padrão Grafia Industrial e Comercial

Ltda. contra Seriprint Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda. e contra o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, objetivando a declaração de nulidade do registro nº 822279169, concedido à
primeira ré, bem como a condenação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial a publicar a
nulidade do referido registro na Revista da Propriedade Industrial - RPI.

O INPI apresentou contestação, ocasião em que afirmou que sua posição

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processual no feito somente poderia ser de assistente, motivo pelo qual arguiu sua ilegitimidade
passiva. No mérito, afirmou que o direito de preferência em razão do uso da marca é exceção, e
como tal deve ser interpretada. Alegou, por isso, que não se pode estender a interpretação do
dispositivo para alcançar fatos ocorridos após o registro. No caso concreto, afirmou que poderá vir a

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ser anulado o registro da requerida perante a administração, mas que tal nulidade não pode ser
declarada pelo Poder Judiciário. Requereu a não condenação em honorários, uma vez que a autora
deixou de apresentar oposição no processo administrativo, dando causa à propositura da ação.

A requerida Seriprint Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda. apresentou

contestação no evento 18, em que alegou que, desconhecendo qualquer outra marca semelhante à
sua, depositou no ano de 2000 o registro da marca e do logotipo junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial. Requereu a extinção do feito por ilegitimidade de parte caso se constate que
não é mais a dona da marca. Alegou que foi surpreendida com a existência de marca e logotipo
semelhantes ao seu, mas que, ao final, o registro foi deferido. Sustentou que 'a primazia no registro
realizado pela Requerida a torna 'dona' da Marca' e que a autora não opôs qualquer obstáculo
durante o trâmite do processo administrativo.

Realizada a regular instrução do feito, sobreveio sentença que julgou

procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do
Código de Processo Civil, para o fim de declarar a nulidade do registro nº 822279169 concedido
pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial à ré Seriprint Indústria e Comércio de Etiquetas
Ltda., bem como para determinar ao réu Instituto Nacional da Propriedade Industrial que proceda à
publicação da referida nulidade na Revista da Propriedade Industrial - RPI, nos termos do art. 175,
§ 2º, da Lei nº 9.279/96. Além do que, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de
suspender os efeitos do registro nº 822279169 e impedir sua utilização pela empresa Seriprint
Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda., sob pena de cominação de multa à primeira requerida no
valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento. Condenou os réus, pro rata, ao reembolso das
custas processuais iniciais adiantadas pela parte autora, a serem devidamente atualizadas pelo
INPC. Condenou a ré Seriprint Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda. ao pagamento de 50% das
custas processuais remanescentes. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial é isento do
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pagamento das custas processuais remanescentes (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96). Condenou os réus,
pro rata, ao pagamento dos honorários advocatícios do procurador da parte adversa, os quais, com
base no art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do

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profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado

pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo em 10% do valor atualizado da causa
desde o ajuizamento da ação.

Inconformado o INPI interpôs Recurso de Apelação, sustentando a

necessidade de reforma da sentença. Arguiu, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva à lide. No
mérito, propugnou pela modificação do julgado. Assevera a excepcionalidade do direito de
precedência e a inexistência de sua hipótese de incidência na espécie, notadamente em momento
posterior à concessão do registro. Alega que o processo administrativo interposto pela autora à
nulidade do registro da marca da primeira ré ainda não está ultimado e, por esse motivo, não cabe
ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre o tema sob pena de afronta ao princípio da separação dos
Poderes.

A Colenda 3ª Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal negou provimento

ao recurso, em decisão assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO

ORDINÁRIA - NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
HIGIDEZ DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. SUCUMBÊNCIA (CPC,
ART. 20, §§3º E 4º).
1. Preliminar rejeitada.
2. Apelação e remessa improvidas.

Dessa decisão, INPI opôs embargos de declaração para fins de

prequestionamento, recurso ao qual foi negado provimento, em decisão assim ementada:
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PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INOCORRÊNCIA DE SEUS LEGAIS PRESSUPOSTOS. REJEIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
1. Rejeita-se o recurso de embargos de declaração, vocacionado estritamente
à manifestação integrativa e saneadora que se afigure de rigor, quando se
verifica que o julgado embargado apresenta-se claro, hígido, exaustivo e bem
fundamentado.
2. Desnecessária a refutação expressa de dispositivos de aplicação colidente
quando o prequestionamento pontual colimado já está estabelecido no
julgamento, nele inserta a solução basilar sobre o thema juris suscitado.

O INPI interpõe, pois, o presente Recurso Especial, nos termos seguintes.

II – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Cabível a interposição do Recurso Especial, pela autarquia, com apoio no

artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal vigente.

Na hipótese dos autos, estão presentes os pressupostos do Recurso Especial,

quais sejam: trata-se de decisão de última instância do TRF da 4ª Região que nega vigência à
legislação federal.

Ademais, por meio do presente Recurso Especial, a ora recorrente não

pretende discutir acerca das provas produzidas nos autos, nem a questão fática tratada no processo,
mas, sim, a questão de direito, já que tem o entendimento de que a decisão proferida no processo
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em epígrafe fere disposições legais aplicáveis à espécie.

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A propósito, é oportuno mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal

de Justiça reconhece a competência desta Corte para julgar pretensões versando, inclusive, sobre a
qualificação jurídica de fatos constantes dos autos, por considerar que tais questões são
eminentemente de direito, autorizando, assim, a admissão do recurso de natureza excepcional
(EDAGA 564.653/SP, AGRESP 533.852/RJ, RESP 687.336/MG, RESP 300.090/DF).

III. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Art. 535, caput e incisos do CPC

O recorrente pediu a complementação do Julgado pela Turma com a oposição

dos Embargos Declaratórios. Estes, como visto, buscavam integrar o Acórdão cotejando-o com
dispositivos legais, tendente à observância do comando constante da Súmula nº 98 deste E. STJ.

Todavia, ao apreciar o recurso a Corte de origem o rejeitou.

Não se está a infirmar a tese da rejeição tácita pelo acórdão das razões e
dispositivos legais levantados nos embargos de declaração, mas sim provocar o necessário debate e
colaborar com a efetiva prestação jurisdicional.

Assim, aos preceitos violados, agrega-se o art. 535 do CPC, eis que não
enfrentadas e sanadas as omissões e obscuridades levantadas nos declaratórios.

Cabe ressaltar que este E. STJ, iterativamente, vem decidindo que o

“Acórdão obscuro ou omisso não se expõe, de imediato, a recurso especial. O recurso específico,
para suprir tais deficiências, é o de embargos declaratórios”. (RSTJ 63/389). No mesmo sentido a
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Súmula 211: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal ‘a quo’.”

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Nesse sentido, invoca-se precedente desta E. Corte Superior no qual o

Ministro Luiz Fux, em decisão monocrática, deu provimento ao RESp n. 711.267/PR- (DJ de
15.03.2006), interposto pelo INCRA, para que os autos retornassem ao TRF/4ª Região, visando o
pronunciamento da Turma sobre os Embargos de Declaração.

Requer, assim, a nulidade do acórdão por malferimento ao disposto no art.

535, II do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional.

Caso não se entenda pela omissão ora suscitada, requer o conhecimento do

presente quanto ao mérito.

IV - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI:

DA INTERVENÇÃO DA AUTARQUIA NA QUALIDADE DE ASSISTENTE –
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 57 E 175 DA LEI 9.279/96 E 50 E 267, VI, DO CPC

No caso concreto, considerando as peculiaridades da ação que visa à nulidade

de registro de marca, com regramento processual diferenciado, expressamente, consignado na Lei
nº 9.279/96 (art. 175), manifesta-se o INPI pela necessidade de sua intervenção como assistente.

Isto porque, em ação de nulidade de marca, impende observar a necessidade

do posicionamento da Autarquia como Assistente, tendo em vista que o INPI não é o sujeito do
direito real controvertido, que pertence única e exclusivamente ao titular do registro sub judice.

Em ações dessa natureza, que visam à nulidade de registro de marca, sua

posição não é outra senão a de assistência, segundo preceitua o art. 175 da Lei nº 9279/96 (Lei da
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Propriedade Industrial):

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“Art. 175 - A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça

federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.
§ 1º - O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta)
dias.
§ 2º - Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará
anotação, para ciência de terceiros.”

Da exegese desse dispositivo, depreende-se que cabe, ao INPI, atuar como

assistente de parte, seja do autor, seja do réu. A mens legis não é no sentido de que a Autarquia,
quando não autora, seja ré na ação de nulidade. Se assim fosse, a redação seria diversa, com a
previsão de integração do INPI, no feito, na qualidade de réu, o que de fato não ocorre.

O objeto posto na ação de nulidade não é um bem pertencente à Autarquia. A

nulidade de uma marca importa, ao Instituto, de maneira diversa do interesse privado do titular. O
INPI, como órgão executor das normas de propriedade industrial, deve obedecer a princípios
impessoais, como o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País,
enquanto o titular tem interesse de ordem particular sobre o bem incorpóreo atacado.

Em outras palavras, o ato de deferimento de uma marca não se confunde com

o bem imaterial que dele deriva. O registro de marca desvincula-se do INPI, assumindo condição
jurídica de bem móvel, independente do ato administrativo de que se originou.

A própria lei faculta, ao INPI, a possibilidade de promoção da ação de

nulidade, garantindo-lhe, com isso, autonomia de posicionamento frente à questão. No caso, a
figura da assistência litisconsorcial, prevista no art. 54 do CPC, é a que mais se assemelha à
intervenção prevista no art. 175 da LPI (repetida no art. 57 da mesma Lei quanto à patente de
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invenção).

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Assim, faz-se mister esclarecer a distinção entre assistência simples e a

litisconsorcial, uma vez que na primeira o assistente intervém tão somente para ajudar uma das
partes a obter sentença favorável, sendo beneficiado por via reflexa, enquanto que, na segunda,
aprioristicamente, o assistente intervém para defender interesse próprio.

Observa-se, ainda, que o assistente simples ou coadjuvante não pode assumir,

em face do pedido, posição diferente da de seu assistido, enquanto que na assistência litisconsorcial
as prerrogativas são independentes, podendo o assistente colocar-se, inclusive, em posição contrária
ao assistido.

Logo, não se trata de uma assistência litisconsorcial comum como consagra o

CPC, mas sim de uma assistência muito peculiar e especial, instituída pela Lei da Propriedade
Industrial.

Tanto é assim que o INPI poderá manifestar-se pelo prosseguimento da ação,

não obstante eventual acordo firmado entre as partes. À guisa de melhor subsidiar esse
entendimento, destaca-se a jurisprudência já consolidada dos Tribunais Regionais Federais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUTO NACIONAL DE

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI DE PATENTES E MARCAS.
ASSISTÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL.
1. Nos processos que envolvem propriedade intelectual, houve uma ligeira
mas significativa derrogação dos princípios relativos ao instituto da
assistência processual: ela, que é facultativa, nos termos do artigo 50 do
Código de Processo Civil, passou a ser obrigatória, em se tratando de causas
envolvendo marcas e patentes. Além disso, o interesse jurídico é presumido,
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também, por força da Lei nº 9279/96.

2. (...)

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3. A nova lei de Patentes e Marcas (art.175, por exemplo), acolhendo o

que já era tradição em nosso direito, estabeleceu expressamente que, se
não for parte, o INPI intervirá obrigatoriamente como assistente de
uma das partes nas ações envolvendo registros e anotações de sua
competência administrativa, cabendo-lhe a escolha sobre qual das partes
prestará assistência.
4. Agravo de instrumento improvido.” (TRF – 4ª REGIÃO, AG
199904010134331 UF: PR Órgão Julgador: QUARTA TURMA, Data da
decisão: 01/06/1999 Documento: TRF400072525 Fonte DJ
DATA:30/06/1999)

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. LITÍGIO ENTRE
PARTICULARES.
1. Intervenção do INPI. A intervenção da autarquia federal nas ações do tipo,
autora que é do registro impugnado, é meramente assistencial e tem por
escopo subsidiar o magistrado com informações administrativas, necessárias
ao esclarecimento da questão controvertida e à resolução da demanda. (...)
2. Agravo provido" (TRF 1ª Região, Agravo de Instrumento nº 01000061818,
Processo nº 200201000061818, Relator Desembargador Federal Daniel Paes
Ribeiro, 6ª Turma, DJ de 28/04/2003)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI - LITISCONSÓRCIO PASSIVO -

ASSISTENCIA.
I - O DIREITO REAL CONTIDO NO REGISTRO PRATICADO PELO
INPI PERTENCE AO TITULAR DO PRIVILÉGIO E NÃO À
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ADMINISTRAÇÃO.
II - O INPI TEM INTERESSE NO RESGUARDO DA LEI, PODENDO
FUNCIONAR SEJA COMO ASSISTENTE DO AUTOR, SEJA COMO

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ASSISTENTE DO RÉU, DESDE QUE SE CONVENÇA DE QUE O

REGISTRO TENHA SIDO BEM OU MAL CONCEDIDO E QUE
DEVA SER MANTIDO OU ATÉ MESMO ANULADO. DE QUALQUER
FORMA, A INTERVENÇÃO DO INPI NO FEITO IMPÕE-SE,
CABENDO-LHE ESCOLHER A POSIÇÃO A ASSUMIR, VISANDO À
PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO.

III - RECURSO PROVIDO.” (TRF 2ª Região, Agravo de Instrumento nº

8902043142, Relator Juiza Castro Aguiar, 3ª Turma, j. 19.04.95, v.u., DJ
01.06.1995)

ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO - ANULAÇÃO DE REGISTRO -

INPI - ASSISTENTE LITISCONSORCIAL - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1 - A intervenção do INPI no feito se deu como assistente litisconsorcial da
autora, haja vista que a decisão do caso concreto atinge diretamente a
validade do registro da marca dos produtos da ré, sob responsabilidade da
Autarquia/assistente.
2 - Admitida a assistência do INPI, ocorreu a ampliação subjetiva da lide,
passando o polo ativo a ser constituído pela apelante/assistida com
INPI/assistente.
3 - No caso específico dos honorários advocatícios, estes são devidos não á
parte vencedora, mas aos advogados da parte vencedora.
4 - Apelo improvido.” (TRF –3 ª REGIÃO AC 95030162130 UF: SP Órgão
Julgador: PRIMEIRA TURMA Data da decisão: 26/06/2001 Documento:
TRF300057961 Fonte DJU DATA:05/03/2002)
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Incide, também, no caso, a norma do art. 50 do CPC: “Pendendo uma causa

entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável
a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la”.

Assim, a atuação da Autarquia Federal na presente demanda deve ser

realizada na qualidade de assistente especial da requerida, nos termos do art. 175 da Lei nº
9279/96 e em conformidade com as razões supra expostas.

V – ASPECTOS DE MÉRITO:
DA REGULARIDADE DO REGISTRO –
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 124, V, 158 E 129 DA LEI 9.279/96

Quanto ao mérito, Quanto ao mérito, o INPI sustenta a tese da

excepcionalidade do direito de precedência. A certidão de registro, juntada no evento 01 pela
empresa autora, comprova que o registro da 1ª ré foi concedido em 08/08/2006, tendo sido
observados todos os trâmites administrativos estabelecidos em lei.

Assim dispõe o art. 129 da LPI, com base no qual a parte autora pretende que
seja anulado o registro da marca concedido em favor da primeira ré:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente

expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu
uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas
coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no
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País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para

distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá
direito de precedência ao registro.

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§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o

negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da
marca, por alienação ou arrendamento.

Este artigo da Lei n. 9.279/96 (LPI) consagra o sistema atributivo de registro

de marca, isto é, a sua propriedade e o seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro, se
contrapondo esse sistema ao declarativo de direito sobre a marca, no qual o direito resulta do
primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples presunção de propriedade.

O parágrafo primeiro do art. 129 da LPI comporta uma exceção, que é o

direito do usuário anterior, qual seja, toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou do
depósito, usava no país, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir
ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao
registro.

Com efeito, significa dizer que o direito de precedência seria um instituto

excepcional, ou, buscando o ensinamento de Denis Borges Barbosa, ao citar Gama Cerqueira, “é
uma chance que a lei, sob condições estritas, oferece aos possuidores de marcas não registradas,
para que defendam os seus interesses contra os prejuízos de sua própria negligência”.

Dessa forma, conferir uma leitura extensiva ao instituto do direito de

precedência, admitindo que esse venha a ser oposto mesmo após a concessão do registro, poderá
privilegiar e favorecer pessoas a partir de sua própria negligência ou mesmo torpeza e produzir um
ambiente de insegurança jurídica e de temeridade a qualquer negócio sustentado naquela marca
registrada, porquanto essa estará sujeita a questionamentos judiciais até o 5º ano após a sua
concessão.
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Considerando que a segurança jurídica é o maior objetivo de uma legislação,

a interpretação que resulta razoável e adequada na espécie é no sentido de que o instituto do direito

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de precedência dever ser entendido e aplicado de forma restritiva, porquanto se trata de uma
exceção à regra estabelecida pelo princípio atributivo e uma interpretação mais ampliativa ao
parágrafo primeiro do art. 129 seria o mesmo que negar a existência do princípio atributivo previsto
em seu caput, negando mesmo a eficácia e relevância do registro de uma marca.

Sendo assim, desde que não seja configurada a hipótese de má-fé daquele que
depositou o pedido de registro, em face do disposto no art. 6 bis, 3 da Convenção da União de Paris,
o direito de precedência fixado no art. 129 da LPI só poderá ser arguido dentro da fase
administrativa, que anteceda a concessão do registro, notadamente naquela forma e prazo
estabelecido no art. 158 da mesma lei, qual seja em sede de oposição ao pedido de registro, não
devendo pois ser admitido se alegado apenas em sede de processo administrativo de nulidade ou em
ação de nulidade.

Além do que, a questão discutida na presente ação foi submetida ao exame da

Diretoria de Marcas deste Instituto (DIRMA), setor responsável pela análise da correção dos
registros de marca. Observou-se no âmbito administrativo (processo de nulidade de registro) que, de
fato, desde 1993, a autora é detentora de denominação social integrada pela expressão “PADRÃO
GRAFIA”, atuando em segmento de mercado de confecção e comércio de serigrafia (ver alegações
da autora às fls. 10). Ao examinarmos os autos do processo nº 822279169, constatamos que, de fato,
a autora apresentou a quarta alteração contratual da empresa, datada de 01o de agosto de 1993,
momento em que passou a girar sob a nova denominação.

Embora a autora não tenha apresentado oposição ao registro na época

oportuna, inaugurou como já mencionado, o processo administrativo de nulidade n. 819852341, em
face do registro nº 822279169, da empresa ré, que se encontra sobrestado desde 04/10/2011,
aguardando posicionamento jurídico da Coordenação Jurídica da Procuradoria do INPI em relação à
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admissibilidade de aplicação do direito de precedência.

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Importa esclarecer, também, que a autora logrou obter o deferimento e a

concessão “no conjunto” da marca mista “PADRÃO GRAFIA”, sendo esta expressão plenamente
registrável, com base no princípio da distintividade, para assinalar produtos da Classe 16 da
NCL(7).

Ocorre que a autora logrou demonstrar que sua denominação é integrada pela
mesma expressão desde 1993, o que poderá ensejar a aplicação, ao caso, do inciso V, do artigo 124,
da LPI, uma vez que a data de depósito do registro atacado é 29/05/2000.

Porém, antes que seja apreciado pela Coordenação Jurídica da Procuradoria

do INPI, com decisão do Presidente do INPI, não poderá ser declarada a nulidade da marca da
primeira ré, já que se trata de matéria de competência da Administração Pública, não podendo o
Poder Judiciário se imiscuir na esfera do Poder Executivo, sob pena de afronta ao princípio da
separação dos Poderes.

Frise-se, finalmente, que o registro foi concedido sem que a autora tenha
apresentado oposição em sede administrativa, dentro do prazo estabelecido no artigo 158 da LPI.
Não poderia o INPI tomar conhecimento de que autora é detentora de denominação comercial
composta pela expressão PADRÃO GRAFIA, desde 1993, sem provocação.

Cumpre aduzir a respeito da dupla finalidade do registro da marca, por um

lado, direcionada à proteção do titular da marca e, por outro, destinada a evitar que o consumidor
seja induzido em erro ao adquirir produto com marca semelhante, passível de confusão, pensando
que está adquirindo produto de outra origem. Algo que não se verifica no caso em epigrafe, tendo
em vista a distinção entre os nomes em cotejo.
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Além do que, registre-se por pertinente, que o INPI possui, em sua estrutura
organizacional, uma DIRETORIA DE MARCAS cuja finalidade principal é analisar, decidir,

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conceder e cassar registros de marcas na forma da legislação em vigor. O exame marcário é

atividade atinente à propriedade industrial de titularidade exclusiva do INPI.

O INPI defende, pois, a tese de que o ato pretendido anular se mantém válido,
regular, legal e legítimo, não comportando qualquer correção, muito menos anulação ou nulidade,
eis que se insere na competência exclusiva do contestante, impossibilitando, assim, o exame do
Poder Judiciário quanto ao mérito da decisão.

VI. REQUERIMENTO

Em face do exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso

Especial a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, nos termos supra postulados, afastando a
contrariedade aos dispositivos infraconstitucionais supramencionados, reformando-se, assim, o
acórdão recorrido para:
(a) reconhecer a impossibilidade de o INPI integrar o polo passivo da presente ação, por
violação arts. 57 e 175 da Lei 9.279/96 e 50 e 267, VI, do CPC;
(b) julgar improcedentes todos os pedidos postulados na inicial, reconhecendo-se a
regularidade do registro da marca, por violação aos arts. 124, V, 158 e 129 da Lei 9.279/96;

Porto Alegre, 17 de junho de 2013.

EUGÊNIO BATTESINI
PROCURADOR FEDERAL/PRF4
OAB/RS Nº 22.785
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