• Definizione
Contratto attraverso il quale il titolare di un segno distintivo (licenziante; possiede le properties e ne
esercita i diritti, i quali puoi può cedere all’imprenditore) cede ad un altro imprenditore
(licenziatario) il diritto al suo utilizzo per contrassegnare prodotti o caratterizzare servizi in un settore
diverso rispetto a quello in cui il segno ha assunto notorietà, al fine di trarne un tornaconto
economico.
L’oggetto del contratto è l’accessione del segno distintivo (una qualsiasi entità dette properties dotate
di popolarità, e possono essere ad esempio marchi, opere di ingegno ecc)
È un contratto oneroso e si può realizzare in diverse maniere:
◦ Royalties
◦ Compenso minimo: le parti si possono accordare per un compenso minimo garantito
◦ Sconti speciali
◦ Pubblicità: è una modalità un po’ più indiretta grazie alla quale si può ottenere una maggiore
visibilità
• Natura giuridica e forma
◦ Contratto atipico ma socialmente tipizzato
◦ Sinallagmatico: fa parte di quella categoria di contratti dove le prestazioni delle parti sono tra
loro connesse al l’unto tale che l’una costituisce il corrispettivo dell’altra.
◦ Oneroso
◦ Consensuale
◦ Bilaterale
◦ Nessun requisito di forma, ma viene di norma redatto in forma scritta
• Struttura del contratto
Le parti devono identificare l’oggetto in modo preciso (specificando per quali prodotti o per quali
classi di prodotti venga concessa l utilizzazione della property del merchandisor) devono identificare
le competenze del licenziatario.
Il contratto di merchandising:
◦ Senza scadenza: a tempo indeterminato con possibilità di recesso per giusta causa
◦ Con durata determinata: le contratto deve essere scritta la data di cessazione del contratto
Ulteriori profili contrattuali:
◦ Concessione del Diritto di esclusività
◦ Clausola risolutiva: clausola che può essere inserita nel contratto e che permette alle parti di
recedere dal contratto nel caso in cui vi siano delle gravi inadempienze da parte di una delle
due.
• Obblighi del licenziatario
◦ Rispetto della qualità del marchio: gli standard qualitativi devono rimanere gli stessi
◦ Rispetto del prestigio del titolare
• Diritti del licenziante
◦ Diritto di ispezione per quanto riguarda le operazioni che il licenziatario pone in essere. Nel
caso in cui si interfacci in casi di contraffazione del licenziatario potrà Agire in Giudizio contro
di esso.
• 5 tipologie di merchandising
◦ Character merchandising: contratto che riguarda nome o immagine di personaggi inventanti.
Si dividono in due sottocategorie:
‣ Fictional characters: riguardano i personaggi di fumetti o cartoni animati
‣ Literary characters: riguardano nomi o immagini che fanno parte di opere letterarie
‣ Sul character merchandising si applica la tutela del diritto di autore: nel caso in cui questi
diritti vengano violati si dovrà risarcire il detentore del marchio per i danni
◦ Personality merchandising: riguarda il nome o l’immagine di una persona realmente esistita
(cantanti, attori…)
‣ Si applicano le norme sulla tutela del nome e dell’immagine del personaggio famoso: in
caso di violazione di questa tutela, il personaggio famoso verrà risarcito per il danno.
◦ Event merchandising: tipologia che si viene a creare durante e enti sportivi o culturali come
durante le olimpiadi
◦ Movie merchandising: riguarda il nome o l’immagine di personaggi che sono stati all’ interno
di film, serie tv ecc
‣ Per questa tipologia si applicano le norme sui diritti della proprietà intellettuale
◦ Trademark merchandising: relativo a un marchio che produce già altri beni o servizi. Si divide
in tre sotto categorie:
‣ Status properties: marchi che richiamano un immagine di ricchezza ed eleganza
‣ Personification properties: richiama un immagine di velocità e aggressività
‣ Popularity properties: riguarda marchi molto famosi
• Aspetto legislativo del trademark merchandising: il trademark merchandising ha
ricevuto negli anni un indiretto riconoscimento legislativo grazie al codice della
proprietà industriale, in particolare grazie agli art. 20 e 23:
◦ Art.20: afferma che il detentore di un marchio può vietare l’utilizzo del marchio
stesso a soggetti terzi senza proprio consenso, e nel momento in cui questa
negazione venga violata, dovrà essere risarcito il danno
◦ Art. 23: disciplina la trasferibilità dei marchi e afferma che i marchi possono
essere trasferiti per loro totalità o in parti da un soggetto detentore a un
soggetto terzo, l’importante è che non crei un inganno per i clienti.
◦ Un altro riconoscimento indiretto è stato fatto dalla Corte Suprema la quale
affermò che i contratti di merchandising non possono essere stipulati da due
soggetti che hanno registrato identici marchi per settori di mercato diversi.
Esempio: Ferrari come casa automobilistica e come casa vinicola: le due società
hanno utilizzato lo stesso marchio ma in settori diversi. In questo caso, uno dei
due marchi non potrà stipulare un contratto di merchandising con una società
terza che lavora nel settore di uno dei mercati dell’ altra parte (esempio se la
Ferrari volesse fare un contratto di merchandising con un’altra azienda vinicola,
non potrebbe farlo perché trarrebbe in inganno)
• Rapporti con altri contratti
il contratto di merchandising si distingue dai contratti di:
◦ Contratto di licenza del marchio: in questi contratti viene concessa la licenza del marchio
perché venga posto su prodotti simili o uguali a quelli da cui nasce
◦ Contratto di edizione:contratto per cui l’autore concede ad un editore di pubblicare l’opera di
suo ingegno e il contratto permette di realizzare uno scambio di cooperazione tra le due parti
al fine di realizzare una pubblicazione comune dell’opera.
◦ Contratto di sponsorizzazione: a seguito del pagamento di un corrispettivo, viene acquisito il
diritto di apporre il proprio marchio sul supporto tecnico dello sponsor. Al contrario del
contratto di merchandising, in questo caso colui che dispone del marchio spera in un ritorno
pubblicitario e versa un corrispettivo alla controparte, mentre nel merchandising è chi riceve il
consenso all'utilizzo del marchio per apporlo sui propri prodotti a dover versare una somma al
titolare del segno distintivo.
• Caso: StarWars
Grazie al rapporto che si creò col pubblico dopo la pubblicazione dei film, il proprietario della Fox
decise di offrire dei gadget del film nelle sale cinematografiche al prezzo di 1,50$. Ciò ricevette un
riscontro economico enorme tant’è che vendette circa 1,5 milioni e mezzo di gadget.
Prima della pubblicazione ufficiale del film venne offerto un contratto alla Marvel, che in quegli anni
era in una situazione economica precaria, da parte della Lucas Comix che chiedeva alla Marvel la
pubblicazione di 6 fumetti. La Marvel era titubante rifuardo la stipulazione di questo contratto e
decise di accettare solo dopo il raggiungimento di 100.000 copie vendute (numero che venne
raggiunto solo dopo due giorni dall’ uscita dei fumetti). Da qui si avviò una collaborazione tra Marvel
e Star Wars, che tuttora esiste.