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Los conocimientos médicos no patentados- Monzón Kroeger
Derecho Administrativo I (Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos
Aires)
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Título: Los conocimientos técnicos no patentados como objeto de los contratos de propiedad industrial
Autor: Monzón Kroeger, Ana
Publicado en: Sup. Act. 16/02/2010, 16/02/2010, 1
Cita Online: AR/DOC/348/2010
I. Introducción
Los llamados contratos de licencia o provisión de conocimientos técnicos no patentados pueden resultar
complementarios de otros contratos cuyo objeto principal recaiga sobre derechos de propiedad industrial
reconocida por el Estado; no obstante ello, cuando constituyen contratos de tipo autónomo presentan rasgos
característicos que requieren especial atención.
Así las cosas, y atento a carecer de normas especiales a las cuales recurrir en busca de protección, el marco
contractual se presenta como el ámbito más adecuado para utilizar las herramientas que brinda el derecho
común a fin de minimizar efectos indeseados.
Por ello, mediante el presente informe nos proponemos reseñar algunos de los rasgos característicos del
contrato de licencia o provisión de conocimientos técnicos no patentados (Know-How de tipo autónomo) (1), a
los fines de su consideración al momento de la redacción del contrato; entre ellos se destaca la inclusión de la
cláusula de territorialidad debido a que los conocimientos técnicos no patentados no se encuentran alcanzados
por los límites naturales que impone el principio de territorialidad respecto de los derechos de propiedad
industrial legalmente reconocidos.
II. Los conocimientos técnicos no patentados como objeto de los contratos de propiedad industrial
Definición
En principio cabe aclarar que la doctrina nacional e internacional se encuentra dividida al momento de
definir el objeto del contrato en análisis.
Un sector doctrinario utiliza indistintamente los términos "secretos industriales" y know-how (2) señalando
que su distinción carece, en verdad, de relevancia; por otra parte, se ha precisado que "el término know-how
puede considerarse ... como equivalente de las expresiones conocimiento técnico secreto y secreto empresarial"
(3).
Por su parte, Gómez Segade distingue entre secretos industriales (know-how) y secretos empresariales, estos
últimos como pertenecientes a la esfera reservada de la empresa (4), concepto que ha recibido acogida en el
artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal española en la que se hace referencia a la violación de "secretos
industriales o cualquier otro tipo de secretos empresariales".
Por diversas razones, hay quienes entienden como impropia la utilización del término know-how para
referirse al objeto de este tipo de contratos (5). Así, la falta de precisión del término tanto a nivel nacional como
internacional, la inconveniencia de hallar criterios uniformes que coloquen en una situación de desventaja a los
países menos desarrollados en beneficio de los más ricos (6), las dificultades de adecuación de criterios
internacionales a las legislaciones nacionales, entre otras.
Gómez Segade destaca asimismo que "el término know-how todavía no ha sido recogido expresamente en la
legislación de ningún país, y tampoco es utilizado generalmente por la jurisprudencia... y que pocas veces llega
a los Tribunales, pues en la mayoría de los llamados contratos de know-how figuran cláusulas de arbitraje con
renuncia expresa de la intervención de cualquier Tribunal"(7).
Por otra parte, Mitelman y Zuccherino se refieren a la Información Confidencial o Secreto Empresarial
como "todo aquel conocimiento que, mantenido en reserva, es útil a una empresa o persona, pues representa una
ventaja competitiva en el rubro de la actividad pertinente"(8).
Debido a las mencionadas dificultades en la definición del objeto de contrato, entendemos acertado el
criterio seguido por el doctor Guillermo Cabanellas, quien considera conveniente utilizar vocablos precisos -o
pasibles de ser precisados- pertenecientes a nuestro idioma; ello, considerando que la utilización de términos
precisos y concretos, pueden resultar de gran ayuda en la interpretación de la voluntad de las partes al momento
de presentarse un conflicto de tipo contractual.
Así las cosas, el destacado académico distingue entre conocimientos técnicos patentados y no patentados. En
el primer caso nos encontramos frente al típico contrato de licencia de patente que excede el ámbito del presente
trabajo. En el segundo caso se encuentran los conocimientos técnicos no patentados que, al no tener por objeto
un derecho reconocido por el Estado (monopolio legalmente estructurado) no generan estrictamente contratos
de licencia sino contratos de "provisión"(9).
Finalmente y, a los fines de una mayor precisión respecto del contenido del objeto en análisis, se destaca que
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los conocimientos técnicos no patentados pueden consistir en: a) conocimientos que reúnen los requisitos para
ser patentados, pero que por diversos motivos, se decide su no patentamiento; b) aquellos conocimientos que no
reúnen los requisitos de patentabilidad (novedad, altura inventiva y aplicación industrial); c) los conocimientos
de "orden empírico" adquiridos de manera progresiva mediante la experiencia y d) habilidad técnica de tipo
individual que no puede ser transmitida mediante descripciones verbales (10).
Particularidades del contrato
Tal como adelantáramos en el apartado anterior, los contratos que tienen por objeto conocimientos técnicos
no patentados no generarían -en principio- contratos de licencia sino contratos de provisión (11); en virtud de
ello, los sujetos de dichos contratos no serán ya licenciante y licenciatario sino transmisor y receptor del
conocimiento técnico no patentado.
Por otra parte, resulta necesario determinar la naturaleza jurídica del conocimiento técnico no patentado a
fin de comprender los alcances del objeto del contrato.
Así las cosas, hay quienes afirman que los conocimientos técnicos constituyen meras situaciones fácticas en
el sentido de tratarse de simples hechos conforme el artículo 896 del Código Civil (12) negando así su carácter
de bienes inmateriales susceptibles de valor atento a no resultar de la pura creación de la ley y por carecer de la
adecuada tipicidad (13). Otro de los argumentos que niegan el carácter de bien inmaterial del conocimiento
reside en afirmar que el titular de los conocimientos técnicos no patentados carece del "derecho de exclusiva"
del que gozan los titulares de derechos de propiedad industrial; hasta se ha intentado calificar a los
conocimientos técnicos como "derechos de exclusiva incompletos"(14).
Por otra parte, quienes consideran que los conocimientos técnicos constituyen bienes inmateriales no
vislumbran que la falta de "derecho de exclusiva" sea un obstáculo.
Así Gómez Segade afirma que "El bien inmaterial constituido por el secreto está -o debe estar- protegido
fundamentalmente a través de las normas contra la competencia desleal, las cuales no otorgan un derecho de
exclusiva. Mientras para los bienes inmateriales amparados por un derecho de exclusiva la competencia desleal
ofrece una protección complementaria, para le secreto industrial, es fundamental la protección dispensada por el
Derecho de la competencia desleal"(15). Claro que esta afirmación encuentra su correlato normativo en la Ley de
Competencia Desleal española; en tanto, nuestro país aun no ha dictado legislación específica que permita llegar
a similar conclusión.
Asimismo, "El know-how constituye un auténtico bien inmaterial. El titular del secreto empresarial ostenta
una posición jurídica que le atribuye la posibilidad de ejercitar acciones diversas frente a quien difunde o
explota el secreto, habiendo accedido al mismo de modo ilícito... posee valor patrimonial propio, y entidad para
ser objeto de transmisión contractual"(16).
Debe destacarse además la posición asumida por los doctores Mitelman y Zuccherino, en cuanto entienden
que no nos encontramos ante un derecho de propiedad en el sentido constitucional (17) sino del reconocimiento
de tutela legal de un derecho subjetivo. En ese sentido, señalan que: "Si ampliamos tan extensamente el
concepto de propiedad, de manera de aplicarlo a todo activo susceptible de tener un valor pecuniario, podría
argumentarse que la naturaleza del derecho sobre los conocimientos secretos es propiedad. Sin embargo, el
ordenamiento jurídico (ley y jurisprudencia) no le confiere el derecho de propiedad a su poseedor, a pesar que le
reconoce su amparo para defenderse de apropiaciones ilegitimas"(18). Nótese que los autores, coherentes con su
postura, se refieren a poseedores de conocimientos y no a sus titulares. Por otra parte, entendemos que el
reconocimiento del amparo legal resulta en la actualidad por demás insuficiente.
Por todo lo expuesto, el contrato de licencia o provisión de conocimientos técnicos no patentados resulta ser
de carácter atípico, consensual, oneroso, bilateral, informal, de tracto sucesivo, siendo -además- un contrato de
empresa.
En cuanto a la redacción del contrato, resulta relevante establecer el objeto del contrato con la mayor
precisión posible; decimos posible, ya que en la mayoría de los contratos que tienen por objeto conocimientos
técnicos no patentados, dicho objeto se incorpora como anexo al contrato. Esta necesidad parte del hecho de
que, a diferencia de los contratos de licencia de p.e., patentes, el objeto se encuentra definido en el mismo
documento de patente (19).
Mención aparte merecen las cláusulas de confidencialidad, las que no sólo hacen a la preservación del valor
económico del conocimiento técnico no patentado, sino que además preservan al objeto mismo del contrato. En
ese sentido, si bien estas cláusulas se incorporan dentro del acápite correspondiente a las obligaciones del
receptor de conocimientos, su inclusión constituye indirectamente una obligación para el transmisor de dichos
conocimientos, ya que la voluntad de mantener secreto el conocimiento es una de las exigencias esenciales para
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obtener protección legal.
La cláusula de territorialidad
Afirma el doctor Cabanellas, que el territorio constituye un elemento natural de los contratos de licencia; a
falta de determinación del territorio de aplicación de la patente, se entiende -en principio- que el licenciatario
podrá ejercer los derechos de su explotación en el territorio del país de concesión de la patente (20).
En cambio, los conocimientos técnicos no patentados no se encuentran sujetos al principio de territorialidad,
de allí, la necesidad de su limitación por vía contractual.
No obstante lo expuesto, se entiende que a falta de delimitación geográfica, habrá que estarse a la conducta
de las partes; en ese sentido, la delimitacion podrá surgir de los términos en los que el trasmisor se hubiere
obligado, si lo ha hecho con un propósito determinado o para el cumplimiento de un objeto determinado. Amén
de ello, insistimos en la necesidad de la inclusión de cláusulas expresas respecto del territorio, a fin de otorgar
mayor certeza a la contratación.
Finalmente, no coincidimos con el doctor Cabanellas en cuanto a las imposibilidades que se le presentan al
receptor de conocimientos para su explotación en otros países (que existan patentes de las que sean titulares
terceras partes, que existan patentes de las que sea titular el transmisor, que existan derechos de terceros,
particularmente licencias exclusivas compatibles con el ejercicio de las facultades del receptor) (21) ya que en
general el valor del conocimiento técnico no patentado reside en su carácter secreto.
III. Conclusiones
Concluimos que los conocimientos técnicos no patentados no constituyen propiedad en el sentido
constitucional oportunamente citado; no obstante ello, se reconoce un derecho subjetivo a su poseedor, a fin de
recurrir al amparo legal.
Que dicho amparo legal resulta actualmente inarticulado y, por ello, débil en nuestro país.
Que resultaría oportuno el dictado de un cuerpo normativo -como el español- que reconozca el derecho y le
otorgue protección eficaz.
En cuanto al contrato en sí, destacamos la necesidad de precisión en su objeto, la inclusión de detalladas
cláusulas de confidencialidad sobre el mismo, y la incorporación de cláusulas de territorialidad atento la falta de
limitaciones naturales como las que ofrecen los derechos de propiedad industrial legalmente reconocidos.
(1) KORS, Jorge, Los secretos industriales y el Know-How. Editorial La Ley, Buenos Aires 2007. ISBN
978-987-03-1092-1; página 24 y sgtes.
(2) KORS, Jorge, 1.
(3) ASENSIO, Pedro A. de Miguel, Contratos Internacionales sobre propiedad industrial. Civitas Ediciones,
S. L. Madrid, 2000. ISBN: 84-470-1365-0; página 47.
(4) GÓMEZ SEGADE, José Antonio, El secreto industrial (know-how) concepto y protección. Editorial
Tecnos. Madrid, 1974. ISBN: 84-309-0495-6; página 51.
(5) CABANELLAS, Guillermo (h.), Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho
privado. Editorial Heliasta S. R. L., Buenos Aires, 1980; páginas 28 y 29.
(6) GÓMEZ SEGADE, 132.
(7) GÓMEZ SEGADE, José Antonio, El secreto industrial, cit., página 134-135.
(8) MITELMAN, Carlos - ZUCCHERINO, Daniel, Protección jurídica de la información confidencial y de
los datos científicos. Editorial Lexis-Nexis. Buenos Aires, 2007. ISBN: 978-987-592-269-3, página 4.
(9) CABANELLAS, 30.
(10) CABANELLAS, 30.
(11) Cabanellas aclara que esta terminología puede ser utilizada tanto para las transferencias definitivas
como para las temporales. CABANELLAS, 31.
(12) Artículo 896 C. C.: "Los hechos de los que trata en esta parte del Código son todos los acontecimientos
susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u
obligaciones".
(13) KORS, 68 donde aclara que "el know how o secreto industrial no es un elemento tipificado por el
orden jurídico en el sentido de bien inmaterial sin perjuicio que ... tiene un grado de protección según las reglas
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del derecho de la competencia y en especial para la información confidencial dentro de la normativa fijada por
la denominada Ley de Confidencialidad -ley 24.766-".
(14) GÓMEZ SEGADE, 84.
(15) GÓMEZ SEGADE, 85.
(16) ASENCIO, 49.
(17) CSJN, Fallos 145:307: "El termino 'propiedad', cuando se emplea en los artículos 14 y 17 de la
Constitución o en otras disposiciones de ese estatuto, comprende todos los intereses apreciables que el hombre
puede poseer fuera de si mismo, fuera de su vida y de su libertad".
(18) MITELMAN - ZUCCHERINO, 45.
(19) POLTORAK, Alexander I. - LERNER, Paul J. Essentials of licensing intellectual property. Published
by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2004. ISBN: 0-471-43233-4., página 70.
(20) CABANELLAS, 361.
(21) CABANELLAS, 368.
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