Lourdes García Velasco

Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías

Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

ASIGNATURA VI: DERECHO DE PATENTES

TEMA 1. DERECHO DE PATENTES. PROTECCIÓN NACIONAL, COMUNITARIA, INTERNACIONAL.

I. INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE PATENTES. VÍAS DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE

(NACIONAL, EUROPEA, UNITARIA). PATENTE INTERNACIONAL. EL PCT Y EL PLT
Luis GIMENO (OEPM): (2 horas)

II. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD: NOVEDAD, ACTIVIDAD INVENTIVA, APLICACIÓN

INDUSTRIAL. SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN
Luis GIMENO: (2 horas).

TEMA 2. REGISTRO DE PATENTES EN LA OEPM. SOLICITUD Y EXAMEN DE LOS REQUISITOS

DE PATENTABILIDAD. OPOSICIÓN Y RECURSOS ANTE LA OEPM.
Luis GIMENO: (4 horas)

TEMA 3. INFRACCIÓN DEL DERECHO DE PATENTE

Ingrid PI/Marcos FRAILE (Abogados en Uría Menéndez): (4 horas)

TEMA 4. LICENCIA DE PATENTES.

Ignacio TEMIÑO (Socio. Abril Abogados): (2 horas)

TEMA 5. LITIGACIÓN EN MATERIA DE PATENTES: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES

I. MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA DE PATENTES (CASO PRÁCTICO)

Ingrid PI/Marcos FRAILE (Abogado en Uría Menéndez): (2 horas).

II. LITIGACIÓN EN MATERIA DE PATENTES: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES:

CASO I
Ingrid PI/Marcos FRAILE (Abogado en Uría Menéndez): (2 horas).

III. LITIGACIÓN EN MATERIA DE PATENTES: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES:

CASO II. EL CERTIFICADO COMPLEMENTARIO DE PROTECCIÓN
Ingrid PI/Marcos FRAILE (Abogado en Uría Menéndez): (2 horas)

IV. LITIGACIÓN EN MATERIA DE PATENTES: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES:

CASO III
Ingrid PI/Marcos FRAILE (Abogado en Uría Menéndez): (2 horas).

V. LITIGACIÓN EN MATERIA DE PATENTES: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES

CASO IV
Ingrid PI/Marcos FRAILE (Abogado en Uría Menéndez): (2 horas).

VI. LITIGACIÓN EN MATERIA DE PATENTES: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES

CASO V
Ingrid PI/Marcos FRAILE (Abogado en Uría Menéndez): (2 horas).
VII. LITIGACIÓN EN MATERIA DE PATENTES: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES
CASO VI
Ingrid PI/Marcos FRAILE (Abogado en Uría Menéndez): (2 horas).
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Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

VIII. LITIGACIÓN EN MATERIA DE PATENTES: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES

CASO VII
Ingrid PI/Marcos FRAILE (Abogado en Uría Menéndez): (2 horas).

TEMA 6. MODELOS DE UTILIDAD: RÉGIMEN JURÍDICO. EL REGISTRO DE LOS MODELOS DE

UTILIDAD ANTE LA OEPM.
Jorge Juan CARBONELL (Jefe de Servicios de modelos de utilidad de la OEPM): (2 horas)

TEMA 7. GESTIÓN Y TRIBUTACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA

EMPRESA

I. GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN LA

EMPRESA
Rosario ECHEVARRÍA/Virginia TRINIDAD (Clarke & Modet): (2 horas).

II. TRIBUTACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA EMPRESA.

PATENT BOX
Félix Daniel MARTÍNEZ (Profesor Ayudante de Dº Financiero y Tributario, UAM): (2 horas).

TEMA 8. PATENTE UNITARIA

Ángel G. VIDAL (2 horas)

TEMA 9. LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES EN ESPAÑA Y EN LA UE

Ángel G. VIDAL (2 horas).

TEMA 10. LOS ADPIC Y SU APLICACIÓN AL DERECHO DE PATENTES. EXPLICACIÓN GENERAL.

CASO PRÁCTICO: APLICACIÓN DE LOS ADPIC AL DERECHO DE PATENTES.
Carlos ESPÓSITO (Catedrático de Derecho Internacional Público, UAM): (4 horas).

TEMA 11. ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ENTRE EMPRESAS Y DERECHO DE

LA COMPETENCIA.

I. DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Patricia VIDAL/Jokin BELTRÁN: (Abogados. Uría Menéndez): (2 horas)

II. TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA: CASO PRÁCTICO. COMPATIBILIDAD DE CLÁUSULAS

CONTRACTUALES EN ACUERDOS DE LICENCIA DE PATENTES, MARCAS Y KNOW-HOW
CON LOS REGLAMENTOS EUROPEOS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Patricia VIDAL/Jokin BELTRÁN: (Abogados. Uría Menéndez): (2 horas).

III. CASOS PRÁCTICOS DE INTERACCIÓN ENTRE EL DERECHO DE PATENTES Y DERECHO

DE LA COMPETENCIA (STANDARDS AND PATENTS)
Claudia TAPIA (Abogada, Eriksson): (2 horas).
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Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

TEMA 12. CONTRATOS DE TRASFERENCIA DE TECNOLOGÍA.

I. PATENTES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN EL ÁMBITO DE UNIVERSIDADES Y

ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN.
Sofía AMECHQAR (OTRI Universidad Politécnica de Madrid)

II. CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. ASPECTOS DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL, INTELECTUAL, Y COMPETENCIA DESLEAL
B. SAINZ DE AJA [Abogado. Uría & Menéndez]: (2 horas).

III. CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: CASO PRÁCTICO

B. SAINZ DE AJA [Abogado. Uría & Menéndez]: (2 horas).

SESIÓN ESPECIAL: REPASO LITIGACIÓN DE PATENTES

Ingrid PI/Marcos FRAILE (4 horas)
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Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
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TEMA 1. DERECHO DE PATENTES. PROTECCIÓN NACIONAL, COMUNITARIA, INTERNACIONAL.

I. INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE PATENTES. VÍAS DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE

(NACIONAL, EUROPEA, UNITARIA). PATENTE INTERNACIONAL. EL PCT Y EL PLT
Luis GIMENO (OEPM): (2 horas)

OBJETO PECULIAR:
 Bienes inmateriales.
 Imposible impedir a otro usar el invento, música, etc. con obstáculos físicos. Fence post
approach
 Muchas personas pueden utilizar el bien inmaterial al mismo tiempo: Se manifiestan en
bienes físicos que muchas personas pueden usar el bien de materia simultánea.
 Propiedad industrial = derechos absolutos sobre intangibles

JUSTIFICACIÓN
¿Es necesaria la propiedad industrial? ¿No podrían estar las invenciones, música, etc
libremente disponibles para todos?
Retos modernos: sistemas open source y de acceso libre; libertad en internet

2 justificaciones básicas para la protección de patentes:

1) De justicia: la remuneración del trabajo de la persona (esta es mi creación – relación de
paternidad: derecho a ser mencionado en la patente como inventor, creador – es un derecho
moral. Es sin perjuicio de quien luego tenga derecho a la patente, que va a depender de la
legislación de cada país);
2) Utilitaria: es el fomento del progreso económico. La teoría es un sistema de libre
competencia, más favorable para el crecimiento económico, pero establecer determinadas
excepciones va a crear incentivos para invertir en determinados tipos de creaciones. El
incentivo es el monopolio temporal.

La patente permite a su titular recuperar sus costes de investigación y desarrollo, creando una
escasez artificial de modo que convierten las invenciones en bienes negociables.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE TODO EL DERECHO DE PATENTES

Es un derecho de exclusiva sobre una invención
El objeto sobre el que recae es un objeto técnico, principalmente, o en su totalidad (aunque
también puede cubrir otros aspectos que no sean puramente técnicos). Ejemplo: bicicleta que
estuvo protegida mediante patente, ¿Puede estar protegida en sus elementos artísticos
también por derecho de autor?
Implican un registro en una oficina nacional o regional. No existe un registro mundial de
patentes.

Los requisitos de patentabilidad:

a) Que el objeto sea patentable: invención
b) Novedad
c) Actividad inventiva
d) Aplicación industrial

El alcance de protección de una patente viene definido por las reivindicaciones. Son el
documento más importante porque definen el alcance de protección.
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Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
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La protección del derecho de patentes cubre también a inventores frente a inventores

independientes. Protegido frente a cualquiera que esté utilizando, fabricando, usando de
cualquier manera la invención protegida por la patente, aunque la haya creado
independientemente. Aquí solo existe con aquellos inventores que lo hubieran creado con
anterioridad y lo hubiesen explotado – monopolio absoluto: incluye a los que copian y a los
que no copian (los que crean independientemente)
Invento para solucionar un problema determinado.

Derecho de exclusiva: sobre la fabricación, venta, uso (actos característicos).

Hay excepciones y límites al derecho de exclusiva

Excepciones:
a) Uso privado
b) Excepción limitada de investigación

Existe un régimen de licencias obligatorias: pueden ser concedidas en virtud del derecho de
patentes y también en base al derecho antitrust.

Duración: 20 años desde la solicitud. Plazo armonizado internacionalmente.

¿QUÉ ES UNA PATENTE?

Es un contrato entre la Administración (que concede un monopolio de explotación en
exclusiva) y un solicitante (que permite la divulgación de su invención mediante un documento
publico).

Es un derecho de exclusiva sobre una invención, que requiere un registro obligatoriamente.

Es un derecho que nace mediante el registro, no mediante la creación.

La protección no es automática, sino que requiere siempre del registro

Es una intervención humana en la naturaleza que provoca un cambio físico.

En origen era un privilegio medieval que se concedía para todo tipo de elementos y personas,
muchas veces sin ninguna lógica.
Con el paso del tiempo se van restringiendo las posibilidades por las cuales se permitía la
concesión de una patente. Así, en 1624, conforme se establecía en el Statute of Monopolies, se
concedía “a manner of new manufacture”
A finales del S XIX es cuando se produce la gran explosión del derecho de patentes, con motivo
de la revolución industrial y se crea un moderno derecho de patente.

El punto de partida es una invención, que en principio es un bien publico que en principio
puede explotar todo el mundo libremente, a menos que de él se desprenda un derecho de
exclusivo, pero cuando se trata de un bien publico nadie va a invertir en él, por lo que se
produce una deficiencia en el mercado. Si existe la patente, la misma permite al titular
recuperar sus inversiones en i+D al crear una escasez de mercado artificial convirtiendo las
invenciones en bienes negociables. (Buscar caso farmacéutica Lilly.)
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Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
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Es un sistema de regulación capaz de modificar los comportamientos, una herramienta para

promover finalidades económicas: en concreto la inversión en creación en técnicas
industriales.
Desde la aprobación de la patente de producto hace 30 años, es decir, en 1992, ha habido una
evolución en el mercado.

Además de la justificación del modelo económico para el sistema de patentes, hay una
justificación de información: las patentes crean incentivos para inventar, para revelar la
invención y para convertir la invención en un bien negociable.
Asimismo también hay otros efectos que en principio son extraños al sistema pero que cada
vez van influyendo más al mismo: cabe destacar a este respecto las cuestiones éticas y la salud
publica. Asimismo, también influyen cada vez más temas tales como la promoción de la
seguridad de las fuentes alimenticias, mejorar el acceso a los medicamentos el cambio
climático…

El S. XXI plantea muchos retos para las patentes, que crean costes sociales, una ineficiencia
estática a causa de precios monopolísticos un riesgo de ineficiencia dinámica, es decir, riesgo
de que se acabe impidiendo la investigación, así como también permite comportamientos
rentistas como es el problema de los entes patent trolls.

Problemas de patentes del S XXI

Precios monopolísticos, riesgos de que se impida la investigación y trolls.

Patent thickets, matorrales de patentes: implica que para la explotación de un producto es

necesario obtener una licencia de una multitud de patentes, multitud de ellas a veces. Esto
ocurre especialmente en el sector de la información y las telecomunicaciones.
En un teléfono movil hay, aproximadamente, 1000 patentes implicadas. Algunas son de Apple,
algunas son de Samsung… ahí entrará el tema de las licencias cruzadas, de las patentes
esenciales…
Solicitudes largas y vagas: incluso a los técnicos de las oficinas les llega a costar entender
todos los documentos que se adjuntan en la vastísima solicitud que se ha planteado. En
muchas ocasiones esto se hace aposta.
En muchas ocasiones las patentes no se refieren al producto completo sino a pequeños
componentes del mismo, motivo por el cual existe un riesgo de acumulación.

La patente proporciona a si titular un derecho negativo:

- No es un derecho de explotación
- No es garantía de excelencia técnica: muchas veces hay patentes que son creaciones
técnicamente muy sencillas y con poco valor como creación técnica, aunque quizás
comercialmente sí tiene mucho valor. ¿es ese producto excelente a nivel técnico?
Cuestionable, pero sí ha conseguido cubrir una necesidad en el mercado.
¿qué es lo que tiene que ser excelente técnicamente, lo que diga un grupo de expertos
o lo que diga el mercado?
Un ejemplo clásico es el handle de cartón de los vasos de café para llevar que protegen
del color.
- No es garantía de éxito comercial, la cual muchísimas veces depende de otros
múltiples factores.
El caso mas claro a este respecto es el de la TV, que estuvo patentada por ingenieros
británicos en el año 34, pero la explotación de la patente necesita una inversión
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Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

espectacular para crear una estructura. La TV se empieza a explotar comercialmente a

mediados de los años 50. Cuando se produce un éxito comercial, ya estaba caducada.

Reto 1:
¿Qué es un troll? Es alguien que intenta hacer mucho dinero con una patente que no esta
explotando, que no tiene intención de explotar y que en la mayoría de los casos nunca ha
explotado.
Ejemplo típico clásico: alguien es titular de una patente que afecta al proceso de ls fotocopias.
Esa patente se ha concedido pero es de dudosa validez y su titular no la esta explotando, pero
con esa patente amenaza a todos los pequeños empresarios del sector de las fotocopias: “o
me pagas 200€ por una licencia o te voy a demandar”. En estos casos lo que ocurre es que los
empresarios suelen acabar pagando.

Reto 2:
La estandarización y las patentes esenciales: en tecnología, para que la tecnología funcione
hay que adoptar estándares, fundamentales en las comunicaciones. 4g, 5g… son patentes
propiedad de empresas. Si de repente se establece como un estándar (como ya lo es) el 4g,
¿Qué beneficios van a obtener las empresas titulares de esas patentes? Interese
contrapuestos. Habrá que ver hasta qué punto el titular de una patente esencial siga teniendo
derecho a impedirle a alguien el uso.

Reto 3
Los productos complejos y la acumulación de patentes
Un caso muy curioso es el de la patente concedida sobre le movimiento de apertura de la
pantalla táctil de un iphone.

¿QUE SE PUEDE PROTEGER POR UNA PATENTE?

Nuevos productos
Nuevos usos de producto conocidos
Aparatos, herramientas y dispositivos para obtener o fabricar un producto.
Métodos, procesos y procedimientos de obtención o fabricación
Productos o compuestos químico-farmacéuticos y biotecnológicos
Las patentes mecánicas se refieren a la utilización de fuerzas físicas.

DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE A SU TITULAR

Impedir a terceros el uso no autorizado de la invención, mediante acciones legales civiles e
incluso penales.

¿En qué consiste ese uso no autorizado?

Para invenciones de producto:
- Fabricación
- Ofrecimiento
- Introducción en el comercio
- Utilización
- Importación
- Posesión
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Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Para invenciones de procedimiento

La utilización del procedimiento o su ofrecimiento.
Si se trata del procedimiento de obtención de un producto se incluye también el ofrecimiento
del producto obtenido.

Si queremos patentar, hemos de seguir algunas cautelas:

- Lo primero que debemos hacer es no publicar nada antes de la fecha de solicitud,
problema del prestigio académico: si publicas primero en una revista académica y
pides la patente después, corres el riesgo de que se adelanten.
- No vender nada que incorpore la tecnología patentada sobre todo si se trata de
productos con “know how on their face”. La ingeniería inversa es licita: la imitación es
ilícita.
- Nada de presentaciones publicas ni conferencias salvo que todos los asistentes firmen
un NDA (non disclosure agreement, es decir, acuerdo de confidencialidad)
- Buscar asesoramiento profesional pronto
- Solicitar el primero
TERRITORIALIDAD

Principio de territorialidad: Los derechos de propiedad industrial son solo concedidos y

protegidos para un determinado territorio.

Razones: Las oficinas de patentes son nacionales → no hay oficina “mundial” de patentes o de
marcas

Produce problemas:

- Diferencias de leyes que pueden resultar en estándares mas bajos y en discriminación.

- Necesidad de una multitud de solicitudes
- Problemas en internet

Problemas: diferencias en la protección Armonización internacional y regional

Patentes en el derecho internacional

Convenio de Paris 1883: 177 Estados (ONU 193). Establece una serie de principios básicos:

- Principio de trato nacional: artículo 2

- Principio de prioridad: artículo 4
Derecho por le cual se crea una ficción jurídica en virtud de la cual fecha que se va a
tener en cuenta es la de la primera solicitud.

Derecho de prioridad:
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La prioridad se puede ejercitar simultáneamente en tantos países como se quiera

Las solicitudes posteriores no generan un nuevo derecho de prioridad, solo la primera

Idea: permite adaptar la solicitud a los requisitos de muchos sistemas legales lleva tiempo. La
consecuencia los solicitantes deberían ser capaces de beneficiarse de la fecha de prioridad del
primer deposito
Condiciones:
- Solicitud de patente tiene que estar presentada en un país miembro del Convenio de
París
- La solicitud de prioridad tiene que ser presentada por el mismo solicitante o su
causahabiente
- El objeto de la solicitud tiene que ser el mismo: para la misma invención
- Solicitudes posteriores deben hacerse dentro de los 12 meses siguientes (Art 4 C (1)
PC)
Efecto: La fecha relevante para valorar la novedad y la actividad inventiva es la de prioridad
(ver Art 89 EPC) y en caso de solicitudes en conflicto
La fecha de prioridad NO se tiene en cuenta para el cálculo de la duración de la patente: por
eso se produce este desfase de tiempo entre solitudes en diversos estados, lo que da lugar a
muchas estrategias sobre todo en el sector farmacéutico.

Caso: patente de la CRISP técnica de edición de genes (IMP.)

Revocada por un problema de prioridad que solo puede ser ejercitada por el titular o
causahabientes de la patente prioritaria. En este caso el causahabiente de la patente
europea no tenía título en la fecha de solicitud de la patente europea Decision in case
T 844/18 on the CRISPR gene editing technology

17 January 2020
European patent EP 2771468 relates to the CRISPR gene editing technology. The EPO
opposition division had revoked the patent for lack of novelty in view of intermediate prior art.
This prior art became relevant because the opposition division did not acknowledge the
patentee's claim to priority from a US provisional application naming more applicants than the
subsequent PCT application from which EP 2771468 is derived. Since the omitted applicant had
not transferred his rights to the applicants of the PCT application the priority claim was
considered invalid.
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Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

On 16 January 2020, the EPO Board of Appeal in case T 844/18 dismissed the patent
proprietor's appeal against the decision of the opposition division and thus confirmed the
revocation of the patent. The board did not refer questions to the Enlarged Board of Appeal.

NORMAS MINIMAS CUP

Pocas normas mínimas y excepciones

- Principio de independencia de derechos nacionales (Art 4bis)

- Derecho del Inventor a ser mencionado (Art 4ter)
- Patentabilidad en caso de restricciones de venta (Art 4quater): el hecho de que la
venta de un producto esté prohibida no significa que la patente no sea válida.
- Disposiciones básicas sobre licencias obligatorias (Art 5)
- Excepción para invenciones usadas en barcos, aviones, vehículos terrestres (Art 5 ter)
- Importación en caso de procedimientos protegidos (Art 5quater)

ADPIC 1994, ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON

EL COMERCIO
Idea: integración de la protección por propiedad intelectual e industrial en el derecho mundial
del comercio: 164 Miembros
Anexo al Acuerdo estableciendo la Organización Mundial del Comercio
Los estados miembros tienen que cumplir con el Convenio de París
Nos encontramos con un compromiso de ponderación de intereses que, como vamos a ver, es
muy polémico:

Artículo 7 Objetivos
La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la
promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en
beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de
modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Prevenir abusos y proteger la salud pública:

Artículo 8 Principios
1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas
necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el
interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y
tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente
Acuerdo.
2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo
dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad
intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el
comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.
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Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

ADPIC y patentes:
Por una parte:
- Altos requisitos mínimos:
- todos los campos de la tecnología (Art 27)
- definición de los derechos (Art 28)
- Test de los tres pasos para las excepciones (Art 29)
- Restricciones sobre licencias obligatorias (Art 31)
- duración = 20 años (Art 33)
Además: Importantes obligaciones en materia de observancia (Parte III)

Frente a esto:
- objetivos (Art 7)
- protección de salud y nutrición, medidas previniendo el abuso (Art 8)
- Excepciones en el Art 27 (2), (3)
- disponibilidad de procedimientos de revocación (Art 32)
- Declaración de Doha (2001)
- Renuncia del Art 31(f) (2003)
- Art 31bis (2005)

Patentes y países en vías de desarrollo

Posición 1: ADPIC es más bien beneficioso
Derechos de PI fuertes favorecen la transferencia de tecnología, se fomenta las industrias
creativas en los países en vías de desarrollo, un requisito de justicia internacional

Posición 2: prevalecen los peligros

ADPIC refuerza los derechos de los titulares de PI de los cuales el 90 % son Europeos,
Norteamericanos o Japoneses.
la imitación es un paso necesario en el proceso de alcanzar a los paises desarrollados
Los derechos de PI son barreras de entrada para las empresas de los paises en vías de
desarrollo
Los derechos de PI pueden incrementar el precio de los medicamentos y de los alimentos

Patentes y salud pública

El artículo 27 requiere la patentabilidad de los medicamentos.
El Art 28 requiere la patentabilidad de los productos

Problemas:
- el acceso a las medicinas para la población pobre
- enfermedades huérfanas

Algunas condiciones para las licencias obligatorias (Art 31):

- el usuario debe intentar obtener una licencia, requisito que puede ser obviado en caso
de emergencia nacional
- el uso debe ser autorizado predominantemente para el abastecimiento del mercado
doméstico
- debe haber una remuneración adecuada
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Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Declaración de Doha sobre el ADPIC y la salúd pública (2001)

Establece que los Estados miembros tienen el derecho de definir lo que es una emergencia
nacional y, además, de tenerse en cuenta el problema de estados que no tienen suficiente
capacidad de fabricación

Decisión del Consejo General de la OMC (2003): renuncia al requisito establecido en el art 31
(f) (se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro
que autorice tales usos);

Modificación del ADPIC: Art. 31bis, en vigor desde enero de 2017

Permite la concesión de licencias obligatorias para favorecer a terceros estados

Reglamento 816/2006 de la UE que establece el procedimiento para la concesión de licencias

obligatorias a países que no tienen capacidad de i+D

VÍAS DE PROTECCIÓN DE LAS PATENTES: ¿Dónde registro?, ¿En qué mercado/s pretendo vender mis
productos y/o servicios?

Nacional: España (OEPM)

Europa: Oficina Europea de Patentes
(OEP): 38 países
Internacional: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), pero no da lugar a un
derecho de exclusiva de ámbito internacional como es el Tratado PCT, 152 países

PATENTE ESPAÑOLA

PATENTE EUROPEA
No es una norma perteneciente al derecho comunitario sino que se trata de un convenio
internacional.
EPC Convenio de la patente europea= tratado internacional
Firmado en 1973, entró en vigor en 1977
Primeras patentes concedidas en 1980
Revisión de 2000 entró en vigor en diciembre de 2007
38 estados miembros incluyendo todos los de la Unión Europea y además Suiza, Turquía etc.
Idiomas oficiales: Alemán, Inglés y Francés. Todo el procedimiento directo de concesión con el
contratante se debe presentar en uno de estos tres idiomas y luego se traduce.
La patente Europea no es una patente de la Unión Europea, sino que es un haz de patentes
nacionales
Fase Europea
- solicitud
- búsqueda
- examen
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- concesión de una patente Europea válida para los estados designados

Fase nacional
- La patente tiene los mismos efectos que una patente nacional pero:
- Protocolo sobre la interpretación del artículo 69 del Convenio
- Productos directamente obtenidos por un procedimiento patentado
- Duración de la protección
- Motivos de nulidad
Infracción: procedimientos sujetos a las leyes nacionales
Cancelación: procedimientos sujetos a las leyes nacionales

Derecho comunitario y patente europea:

Derecho comunitario
Reglamentos sobre Certificados Complementarios de Protección (1992/2009)
Directiva sobre la protección legal de las invenciones biotecnológicas (1998)
Directiva sobre Observancia (2004)
Pero a día de hoy no hay Patente de la Unión Europea

Convenio de la Patente Europea

Tratado Internacional
38 estados miembros, solo 28 vinculados por el derecho comunitario
Haz de patentes = produce efectos tras la concesión regulados por el derecho nacional,
permite restricciones territoriales
No cabe acudir al Tribunal de Justicia

PCT
Tratados que permiten el registro internacional como sistema Madrid
No “Oficina mundial” → no existe un registro por un organismo internacional.
¿Cómo se combina el registro internacional con la soberania de los estados miembros?
Solución – Patentes: Patent Cooperation Treaty (PCT) (1970)

Procedimiento en tres fases:

Paso 1: solicitud ante una oficina nacional o regional, reenviada a OMPI
Paso 2 (fase internacional: búsqueda preliminar y examen en el (PCT), reenviada a las oficinas
nacionales designadas
Paso 3: fase nacional: has recibido la busqueda y el examen que se ha hecho en otra oficina y
la tienes en cuenta para la concesion de la patente. examen sustantivo y registro por una
oficina nacional

Oficina receptora
Solicitud (oficina receptora = oficina nacional o regional)
Fecha de depósito acordada como fecha internacional de depósito
Hace un examen formal
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Solicitud transmitida a la Autoridad de Búsqueda internacional, International Searching

Authority (ISA) y al Buró Internacional de OMPI

Fase internacional
ISA hace una búsqueda preliminar internacional y emite un Informe internacional de
patentabilidad
El Buró Internacional publica la solicitud y el informe de búsqueda
Se hace el examen preliminar internacional a petición del solicitante

Fase nacional
Cada uno de los estados que habías designado reciben la solicitud, que cuentan ya con toda la
información técnica e industrial por lo que les es muy fácil denegar o conceder de forma
rápida.

Otros tratados importantes:

Patent Law Treaty (PLT)
39 Estados contratantes
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Armonización de determinados requisitos formales, como la fecha de depósito, forma y

elementos de la solicitud

Substantive Patent Law Treaty (SPLT)

Todavía no en vigor, las negociaciones están bloqueadas
Trata de armonizar requisitos sustantivos como novedad, actividad inventiva, utilidad y otros

Otros acuerdos
Convenio de Estrasburgo (1963)

MODELOS DE UTILIDAD

CCPS
Derecho sui generis que extiende la duración de la patente

Disponible para productos farmacéuticos y fitosanitarios (insecticidas y herbicidas)

Idea: debe compensar por el tiempo perdido durante el proceso de obtención de la

autorización de comercialización de un medicamento

Base legal: Reglamento (469/2009)

Concedidos por las oficinas nacionales (La Oficina Europea puede ser autorizada pero no ha
habido ningún caso)

Duración = fecha de primera autorización en la Unión Europea

Ejemplo: (1/04/2017) – fecha de depósito (1/04/2011) – 5 años (= 1 año en el ejemplo),

máximo 5 años

Fallos del sistema EPC desde el punto de vista comunitario

Fracaso del Convenio de la Patente Comunitaria
No hay una patente unitaria a diferencia de la Marca EU y del diseño comunitario: las
restricciones territoriales de las patentes nacionales y Europeas que funcionan como haz de
patentes se enfrenta a la unidad del mercado interior.
Altos costes de traducción (Art 65 EPC, en parte mitigado por el Acuerdo de Londres)
Relación dificil entre el derecho EPC y el derecho comunitario
No hay Tribunales europeos de patentes
Conseguir la observancia a través de fronteras es complicado (también por la jurisprudencia
del TJ sobre jurisdicción)
No cabe un ataque central a la validez
Caben diferentes decisiones nacionales sobre infracción y sobre validez = inseguridad jurídica

SITUACIÓN ACTUAL: PERSPECTIVAS DE FUTURO

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II. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD: NOVEDAD, ACTIVIDAD INVENTIVA, APLICACIÓN

INDUSTRIAL. SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN
Luis GIMENO: (2 horas).

1. CARÁCTER TECNICO (prerrequisito)

2. NOVEDAD
3. ACTIVIDAD INVENTIVA
4. APLICACIÓN INDUSTRIAL
5. DESCRIPCION SUFICIENTE

Los requisitos absolutos se refieren al objeto mismo que

estas solicitando como patente, es decir, la invención y la
aplicabilidad industrial

Los requisitos comparativos son la novedad y la actividad

inventiva

Requisitos absolutos:

¿UNA SOLUCIÓN TÉCNICA A UN PROBLEMA

TÉCNICO, O UN PROBLEMA A LA BÚSQUEDA DE UNA
SOLUCIÓN?

Una solución a la búsqueda de un problema es un pegamento que no pega bien al que s ele
encuentra la aplicación de los post-it.

Sobre la búsqueda de solución técnica nos encontramos con el caso del chef Sandoval en el
que reinventa el huevo con el que crea una patente que, junto con el Instituto de Alimento,
crea productos alimenticios sin lactosa. Una de las justificaciones de las licencias obligatorias
es la defensa de la salud pública. En la mayoría de países europeos no existen es requisito de
las mismas que tu primero hayas conseguido licencia con el titular.

A veces la solución a un problema técnico acaba siendo esencial para solucionar otro problema
técnico. Es el caso de Hedy Lamarr, una actriz de la época dorada de Hollywood, ingeniera y
matemática que desarrolló una tecnología de guiado de torpedos, que es la base tecnológica
del wifi: basándose en las ideas de la tecnología de torpedos, se desarrolló la tecnología de wifi
que utilizamos actualmente. Se pensó para la 2ª GM, momento en el que no se utilizó, pero sí
se utilizó durante el bloqueo a Cuba cuando ya se había caducado su patente.

KIMBLE ET AL. v. MARVEL ENTERTAINMENT US SC "Patents endow their holders with certain
superpowers, but only for a limited time.”
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

La calidad de la idea o solución técnica no tiene nada que ver con su rentabilidad y la
importancia real de la patente.

En el contrato de licencia, el licenciante pretendía que el licenciatario le siguiese pagando

regalías una vez expirada la patente. Pero claro, una vez que caduca la patente el licenciatario
alega nulidad de la clausula que le obliga a pagar, pero claro, el licenciante alegaba que la
regalía se había calculado en base a una cantidad determinada de años, lo cual el tribunal
determinó que no era posible: una vez que la patente ha entrado en dominio público, la puede
usar cualquiera

No se establece en la ley qué es una invención sino que se establece lo que no es una
invención:

Artículo 4.4. No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en

particular:
a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras
científicas.
c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o
para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores. (Tenemos
aquí la limitación de derecho de patente y derechos de autor)
d) Las formas de presentar informaciones.
5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las materias o actividades
mencionadas en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente
se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal.

PATENTE VS DERECHOS DE AUTOR

Objeto: obra frente a invención

Alcance: Protección de expresión (no idea) frente a protección de concepto inventivo

Derecho de exclusiva: reproducción frente a utilización del producto

El derecho de autor sobre un programa no protege frente al que desarrolla un programa de

ordenador copiando la funcionalidad de un programa anterior pero no su código fuente ni su
código objeto

Conclusiones del AG en el “Caso Brompton” (6/2/2020, Asunto C-833/18)

Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

La diferencia entre descubrimiento o invención está muy difuminada por el siguiente articulo:

Art 4.2 La MATERIA BIOLÓGICA aislada de su entorno natural o producida por medio de un
procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente
en estado natural.

¿Descubrimiento o invención?, ¿Es entonces un descubrimiento patentable o no? La distinción

es el procedimiento de obtención, que será lo que te dé la posibilidad de patentar. Por ello,
podrás obtener una patente de producto por algo que existe en la naturaleza. Justo por esto la
línea entre ambas figuras está muy difuminada.

EPO, G 3/08 –programs for computers,

La situación actual de la jurisprudencia es tal que (…) una reivindicación en el campo de los
programas de ordenador puede evitarla exclusión en los arts. 52(2)(c) and (3) EPC
simplemente mediante explícitamente mencionar el uso de un ordenador o de un medio de
almacenamiento legible por un ordenador. Pero la exposición de esta posición no estaría
completa sin mencionar que está claro de la jurisprudencia de las Cámaras de Recursos (…) que
si una reivindicación a un programa X cae dentro de la excepción de los arts. 52(2) y (3) EPC
una reivindicación que especifica nada más que “Programa X un medio legible por ordenador”
o “Un método de operar un ordenador de acuerdo con un programa X,” no podrá nunca ser
patentable ya que carecerá de actividad inventiva en virtud de los arts. 52(1) and 56 EPC .
Simplemente el artículo del EPC aplicado (para denegar) es diferente.

Objeto de la patente

Programas de ordenador software

¿Por qué es tan especial el software? Funcional y escrito

El extraño tenor literal del Art. 52 EPC

Option 1: Tratando de interpretar el Art 52

– BGH:
- ¿Es la invención, al menos en parte, técnica?
- Solución a un problema técnico que va mas allá de la mera operación de un ordenador

–Tribunales británicos:
1. interpretarla reivindicación,
2. identificarla contribución real,
3. preguntar si cae solamente sobre materia excluida

Option 2 (EPO): ignorar Art 52 y decidir el asunto en base a actividad inventiva

 Art 52 (2) da una lista de materia no técnica. Este obstáculo se supera mencionando un
ordenador
 Pero falta de actividad inventiva si la actividad se refiere a materia excluida.

Ejemplos:
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Patentable
• Programa que dirige un sistema de rayos X
• programa CAD (diseño asistido por ordenador)
• Sistema operativo (por ejemplo Windows)
• Sistema de intercambio telefónico

No patentable
• Sistema de beneficios de pensiones
• Sistema de subasta holandesa
• Método para evitar riesgos en la compraventa de bienes
(commodity trading)
• Método permitiendo el uso de un teclado occidental para
caracteres chinos

Falta de carácter técnico: caso de la OEPM sobre programas de ordenador: p200400208.

sistema, procedimiento, programa de ordenador, y estructura de datos para facilitar la
comprensión de lenguas y/o el aprendizaje de lenguas mediante la gestión mejorada de
versiones modificadas.

La respuesta de la oficina fue la siguiente: “…En otras palabras, no se produce una

modificación del funcionamiento técnico de los aparatos, ni aparecen efectos técnicos que
incidan en el funcionamiento de otros equipos distintos del sistema en el que se está
ejecutando el programa reivindicado, en definitiva, se trata de la programación de un equipo
programable para alcanzar un objetivo, el aprendizaje de idiomas, que está fuera del ámbito
de las materia patentables por tratarse de una actividad de carácter intelectual, sin que para
su desarrollo se necesite la superación de problemas o dificultades de carácter técnico.”

Artículo 5. EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD.

No podrán ser objeto de patente:
1. Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al ORDEN PÚBLICO o a las buenas
costumbres, sin que pueda considerarse como tal la explotación de una invención por el mero
hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria.

Esto ya vimos que es un principio del Convenio de la Unión de Paris: que el objeto esté
prohibido por motivos legales no puede impedir que el objeto sea patentable.

Esto de la izquierda es un aparato de tortura, que no sería patentable puesto que es contrario,
evidentemente, al orden público. Pero se trata de casos muy raros puesto que la mayoría de
las tecnologías tienen varis aplicabilidades entre las cuales alguna será licita probablemente,
como en el caso del armamento militar, puesto que nuestro ordenamiento reconoce el
derecho a la defensa del Estado.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

En particular, no se considerarán patentables en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior:

a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.
b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
Por ejemplo sí que sería patentable la modificación de la identidad genética de un ser
humano siempre que no sea un carácter germinal del mismo, es decir, que pase de
padres a hijos. Pero esto solo dice si es patentable o no, no si es legal o no hacerlo en
un laboratorio.
c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan
para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal,
y los animales resultantes de tales procedimientos.

No podrán ser objeto de patente:

2. Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las
invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención
no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.
3. Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A
estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan
íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección. Lo dispuesto en el párrafo
anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento
microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos
procedimientos.
Hay una diferencia entre la redacción de las normas de los países de la UE y la
redacción del convenio de la patente europea, que ha dado lugar a diversas posiciones
y justificaciones legales. Finalmente se acabó modificando el reglamento de ejecución
del Convenio de la oficina de patentes para acercarse a esta redacción.
4. Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los
métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será
aplicable a los productos, en particular a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de
aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.
5. El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el
simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen.
Sin embargo un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un
procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podrá
considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho
elemento sea idéntica a la de un elemento natural. La aplicación industrial de una secuencia
total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.
US SC, Association for Molecular Pathology v. Myriad 133 S Ct 2107 at 2117 (2013)
‘‘Myriad found the location of the BRCA1 and BRCA2 genes, but that discovery, by
itself, does not render the BRCA genes ‘‘new composition[s] of matter,’’ §101, that are
patent eligible.”

6. Una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sin indicación de función biológica
alguna.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Aplicación industrial

Artículo 9.
Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede
ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

La aplicación industrial implica que la invención debe tener por lo menos una propuesta
práctica y debe ser reproducible.
¡También es muy importante que no hay evaluación de calidad o factores económicos! A lo
mejor el aparato no funciona ien, no cumple su función, o es muy caro, o mucho más caro que
la competencia… Sólo se valora en el examen de patentes, solo son relevantes las cualidades
técnicas. Los métodos terapéuticos, según la legislación, no son patentables.

También encontramos la definición de la aplicación industrial en el art.1. 3) CUP:

La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria
y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y
extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de
tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

Helicóptero a pedales, mejorado, con alas y con tubo de acelerador de fluidos:

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Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Premio Sirorsky sobre un concurso en el que había que conseguir 1 minuto de vuelo a 3 metros
sobre el vuelo solo pedaleando.
DENEGACIÓN: No se ha presentado una nota reivindicatoria con características técnicas.
Reivindicaciones sin las necesarias características técnicas. Las reivindicaciones están
redactadas en función de unos elementos técnicos inconexos pero no se define el modo en
que cooperan para producir el objetivo perseguido por lo cual no pueden considerarse como
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

reivindicaciones y la solicitud no puede ser admitida a trámite. Alternativamente por falta de

aplicación industrial.

Esto era un problema que teníamos en España hasta el año 2015 sobre el aplazamiento de
tasas: artículo 162 LP 1986

Nueva Ley 2015: artículo 186 reducción de tasas:

Artículo 186. Reducción de tasas.

1. Los emprendedores que, teniendo la consideración de persona física o pequeña y mediana
empresa (PYME), deseen obtener la protección de una invención mediante patente nacional o
modelo de utilidad podrán solicitar que le sea concedida satisfaciendo el 50 por ciento de las
tasas establecidas en concepto de solicitud, las anualidades tercera, cuarta y quinta, y en el
caso de las patentes nacionales, de petición de informe sobre el estado de la técnica y de
examen sustantivo.
2. Las solicitudes o escritos presentados por medios electrónicos tendrán una reducción de un
15 por ciento en el importe de las tasas a las que estén sujetas dichas solicitudes y escritos, si
los mismos son presentados y las tasas son abonadas previa o simultáneamente por dichos
medios técnicos.

Disposición adicional décima.

Aplicación del régimen de tasas para la obtención y mantenimiento de los títulos previstos en
esta Ley.
1. Las universidades públicas tendrán derecho a una bonificación del cincuenta por ciento en el
importe de las tasas abonadas para la obtención y mantenimiento de los títulos de propiedad
industrial regulados en esta Ley y solicitados con posterioridad a la entrada en vigor de la
misma.
2. La bonificación será del cien por cien, siempre que acrediten que en el plazo establecido en el
artículo 90.2 se ha producido una explotación económica real y efectiva de la patente o del
modelo de utilidad. En este caso, las universidades podrán solicitar la devolución del importe
de las tasas abonadas, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Requisitos comparativos

1. NOVEDAD

No está comprendida en el estado de la técnica.

“Estado de la técnica”: toda información accesible al público en España o en le extranjero

cuando se presenta una solicitud de patente. Pero puede haber diferentes formas de poner a
disposición del público la información:

 Divulgación escrita
 Utilización
 Divulgación oral
 Otros medios
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

¿Por qué es necesario un requisito de novedad?

Para que no se patente una invención de algo que ya es conocido. Es el caso de u ingeniero
español que trató de patentar el repetidor de telefonía.

¿Cómo se determina si el invento nuevo?

(1) ¿Cuál es la fecha relevante?
(2) ¿Qué forma el estado de la técnica? → “novedad absoluta”
(3) ¿Qué información proporciona al experto en la materia?

Interferencias (estado de la técnica secreto ex artículo 6.3 NLP)

Se incluyen patentes europeas que designen a España y las solicitudes PCT que entren en fase
nacional en España, publicadas en español en la fecha de presentación de la solicitud (objeto
de examen) o con posterioridad.

Invenciones de ámbito médico ex artículos 6.4 y 5 NLP:

Se considerará que tienen novedad el primer y subsiguientes usos médicos de una sustancia o
composición conocida.

Fecha de presentación o de prioridad en esl caso de que ésta e haya reivindicado (artículo 89
EPC):
En virtud del ejercicio del derecho de prioridad, la fecha de prioridad será considerada como la
fecha de presentación de la solicitud de patente europea a efectos del Artículo 54, párrafos 2 y
3, y del Artículo 60, párrafo 2.

Artículo 6: Novedad
comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o
de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de
solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal
como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la
que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español en
aquella fecha o lo sean en otra posterior.

Ejemplo: solicitud que se presenta el 1 de marzo y reivindica una prioridad del 1 de

enero. El 1 de febrero otro competidor solicita una patente que entra en conflicto con la mía
en la oficina Europea de Patentes. Si se nos reconoce el derecho de prioridad de la solicitud
presentada el 1 de enero, estamos a salvo frente a la solicitud del 1 de febrero porque es
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posterior a mi fecha de prioridad. En cambio, si no se nos reconoce la prioridad, la solicitud

presentada el 1 de febrero por mi competidor, mi patente no será válida siempre que su
solicitud de patente se publica, no si se retira.

Estado de la técnica:
• Todo lo que se haya hecho accesible al público en cualquier modo, en cualquier sitio, en
cualquier momento antes de la fecha relevante
• Solicitudes de patentes anteriores no publicadas, se mencionan expresamente las solicitudes
de patente europea y de patente PCT. No están comprendidas en el ET las solicitudes
nacionales de otros países sin publicar en la fecha de solicitud o prioridad de la patente
considerada, aunque se publiquen posteriormente.
• Tipos de divulgación: descripción escrita, oral, uso público

Ejemplos de divulgaciones: tesis doctorales (lectura y ejemplares editados disponibles en la

biblioteca), posters en congresos, publicaciones,
conferencias, seminarios, folletos publicitarios,
comercializaciones previas, exhibiciones en
ferias, uso previo, contenido de páginas web en
Internet, etc…

Contenido divulgaciones orales: grabaciones;

representadas por una divulgación escrita
posterior que recoja o resuma la intervención
oral; testimonios asistentes…

Uso previo:
 Cuándo se produce
 Qué se usa
 Cómo se usa
 Dónde se usa
 Quién lo usa

No es posible combinar varias divulgaciones diferentes para anticipar la novedad de una

invención, excepto si se trata de una combinación con:
* El conocimiento general común existente en el sector técnico
* Referencias cruzadas

“cualquier tipo de divulgación”

El caso Donald Patente 070,600.

Levantando buques hundidos. K. K. K. KROYER. Nov. 1965 [Nov. 1964], No. 46343/65.
Encabezado B7S. Un aparato para elevar un recipiente (buque) hundido (1), figura 1 (no
mostrada), introduciendo cuerpos flotantes en el interior del recipiente comprende una
bomba de agua... para entrar al recipiente hundido. Los cuerpos flotantes pueden ser bolas de
poliestireno que contienen gas o piezas de material de plástico celular.
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Utilizado con éxito en Kuwairpara reflotar un barco hundido en el puerto lleno de ovejas
muertas que amenazaba con contaminar la zona

En 1949 se publica una historia del Pato Donald en la que se reflota un barco llenándolo de
pelotas de ping ponga través de un tubo:

En 2014 Discovery Channel reprodujo con éxito la invención de Donald.

Esencial: Mantener la invención secreta hasta la solicitud.

Protección por secreto

Auto-anterioridades: se definen así las divulgaciones,

generalmente en forma de publicación, hechas por los propios
inventores antes de solicitar la patente y que anticipan la
novedad y/o la actividad inventiva de la misma. No hay periodo
de gracia en patentes en Europa.

Qué información proporciona al experto

• El concepto de “enabling disclosure”: divulgación habilitante

• No mosaico
• No esfuerzo inventivo adicional

B. PATENTABILIDAD

Requisitos de patentabilidad:

NOVEDAD

Divulgaciones inocuas: artículo 7 NLP

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b) exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a

Exposiciones Internacionales, firmado en París el22 de noviembre de 1928 y revisado por
última vez el 30 de noviembre de 1972.

Desaparecen en la Ley de 2015 los ensayos que no impliquen explotación u ofrecimiento

comercial

Las exhibiciones deben ser Exposiciones Internacionales

Derecho de prioridad, artículo 30 NLP

 Se cita expresamente a la OMC

 Cabe prioridad interna: puedes solicitar una patente y luego, derivada de esa patente,
solicitar un modelo de utilidad reivindicando le derecho de prioridad que tienes sobre esa
patente que es tuya. A veces es interesante fragmentar.
 El documento de prioridad solo se exigirá si es relevante para determinar patentabilidad
de la invención, artículo 31 NLP

PRIMERA INDICACIÓN TERAPEÚTICA

Art 6. 4. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier

sustancia o composición comprendida en el estado de la técnica para ser usada en alguno de
los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que su utilización para cualquiera de esos
métodos no esté comprendida en el estado de la técnica.

La protección es distinta porque no vas a poder impedir que alguien fabrique ese
medicamento, pero sí vas a poder prohibir que lo utilicen para esa nueva indicación.

SEGUNDA INDICACIÓN TERAPEÚTICA

Art 6.5 Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de una sustancia o

composición de las señaladas en el apartado 4 para una utilización determinada en alguno de
los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que dicha utilización no esté comprendida
en el estado de la técnica.

La divulgación previa de una invención no destruye la novedad de una reivindicación de un

nuevo primer o ulterior uso de dicha invención: Uso de productos conocidos como
medicamentos.

Aquí hay que tener en cuenta que en la farmacia tradicional hay ya muchas dificultades de
llegar a nuevas composiciones, y mucha parte de la investigación que se realiza se enfoca en
descubrir funciones o efectos nuevos en composiciones ya conocidas.

¿Por qué necesitamos algo más que la novedad?

Diferencias menores en el estado de la técnica normalmente hacen que no sea posible atacar
la novedad de una reivindicación

Es muy fácil para los solicitantes subsanar una objeción de novedad cambiando un pequeño
detalle

Actividad inventiva: patente vs modelo de utilidad

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Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

El requisito de la actividad inventiva es diferente en ambos modelos jurídicos.

 Hindsight: análisis ex post facto: cómo tú, viendo las cosas después puedes fácilmente
llegar a la conclusión de que algo es evidente.
Por ejemplo, típicamente en pleitos de patentes cuando se trata de creaciones industriales
sencillas se alega falta de actividad inventiva, que requiere una valoración difícil con un
elemento subjetivo, porque ¿Qué es nuevo para un experto en la materia?
En el pleito de la Arielita siempre alegaban falta de actividad inventiva en reconvención.

 Indicios objetivos

ACTIVIDAD INVENTIVA

Que no resulte del estado de la técnica de manera evidente para un experto en la materia o,
dicho de otra forma, que no sea una simple evolución o aplicación práctica de los
conocimientos que se le suponen a cualquier técnico en la materia

Experto en la materia:
 Conoce todo acerca de la técnica determinada
 Consulta con sus compañeros de campos cercanos al suyo si desconoce la solución de un
problema particular (el experto en la materia puede ser un grupo de personas)
 Carece de imaginación

Se trata de un estándar artificial pero que pretende ser objetivo

Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril del 2015:

- No es una persona imaginativa o con ingenio.
- El experto en la materia es un técnico medio, ni muy especializado ni poco, con competencias
normales y que está al corriente del conocimiento general común en el estado de la técnica.
Una afirmación muy compleja porque también depende del sector de la técnica en cuestión.

STS de 20 de mayo de 2016 «lógicamente, la procedencia de una determinada

combinación está supeditada a la apreciación de que estuviera sugerida o fuera evidente para
el experto medio. Sin perjuicio de que, con frecuencia, está ínsit[a] en el juicio de obviedad la
determinación de qué concretas anterioridades, combinadas, muestran que para un experto
medio, con sus conocimientos a la fecha de prioridad, la invención resultaba evidente. Por eso,
nos parece adecuado realizar la matización sugerida por el recurrente de que, en el examen de
la actividad inventiva, la concreta combinación de anterioridades tiene que resultar sugerida
en el estado de la técnica o ser evidente para el experto medio»…-no todos los documentos
referenciados en el juicio sobre la actividad inventiva se emplean para llevar a cabo una
combinación de anterioridades, sino que en muchos casos, como ocurre en el presente caso, su
referencia cumple la función de determinar el conocimiento que tendría el experto medio a la
fecha de la prioridad de la patente».

IMPORTANTE BUSCAR LA DIFERENCIA ENTRE NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA

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Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Ámbito de la actividad inventiva:

Para determinar la actividad inventiva la EUIPO aplica siempre la siguiente teoría:

Problem-and-solution approach (EPO) Sistema problema y solución

• identificación del estado de la técnica anterior más cercano en el campo técnico de invención

• identificación del problema técnico (problema técnico objetivo) que se considera

solucionado en relación con el estado de la técnica más cercano

• una valoración de si las características técnicas que por si solas o en conjunto forman la
solución reivindicada podrían deducirse en su conjunto por una persona experta en la materia
en ese campo de una manera obvia partiendo del estado de la técnica.

Problema – solución (se repite la misma idea)

Determinar el documento del ET más próximo a la invención (CPA)

CPA= forma parte del sector técnico al que pertenece la invención y, o bien resolver el mismo
problema técnico que la invención resuelve, o compartir con la invención el mayor nº de
características técnicas.

Resaltar las diferencias entre la invención reivindicada y el CPA Relacionar dichas diferencias
con un problema técnico resuelto por la invención reivindicada gracias a ellas.

Determinar si un experto medio del sector, partiendo del CPA y aplicando los conocimientos
divulgados en el ET o a través del conocimiento general, llegaría de forma obvia a la solución al
problema técnico en que consiste la invención reivindicada en la patente.

En cambio, a los jueces, especialmente mas cuanto menos especializados, les gusta utilizar la
teoría de los
Indicios positivos:
 Éxito comercial
 Tiempo transcurrido desde la fecha de divulgación al público del CPA, que ha sido
necesario para alcanzar la solución técnica al problema objetivo no resuelto en el ET
Simplicidad
 Efecto sorprendente (ensayos comparativos)
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 Problema no planteado en el estado de la técnica: que la gente piense que no va a

funcionar y consigas que funcione.
 Problema técnico complejo
 Prejuicios en el estado de la tecnica
 ET dirige al experto en la materia en otra dirección diferente a la que apunta la invención

Indicios negativos:
 Optimización de parámetros (trabajo rutinario)
 Mera yuxtaposición de elementos conocidos: el mosaico esta prohibido para novedad,
pero la yuxtaposición de elementos sí que vale para actividad inventiva, pero si son de
campos muy remotos y no relacionados, tampoco, puesto que de algún modo tienen que
estar cruzados.
 Adición vs sinergia, en combinaciones de productos farmacéuticos
 Sustitución de elementos por otros equivalentes conocidos; sustitución de materiales,
especialmente si la solución técnica presuntamente inventiva es inherente al material de
sustitución empleado

Requisitos comparativos:
cuestiones técnicas y jurídicas
Anticipaciones en internet: [Link]
Novedad: Patentes v Modelos de utilidad

Caso maquina para tapar cajas:

[Link]

Sobre la validez de las pruebas aportadas y en general publicaciones en internet en sí mismas,

la Cámara de Recursos de la EPO (Case No. T 0286//10-3.5.06, de 21 de mayo de 2014) ha
señalado, acertadamente a juicio de esta Oficina, que no hay base legal para exigir criterios
más rigurosos para la valoración de prueba a las publicaciones de internet que al resto de
pruebas en el procedimiento. Como norma general, la valoración de la prueba se realizará en
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función de las circunstancias de cada caso, en un contexto de libre valoración de prueba. Su

aceptación requiere que den suficiente probabilidad de la existencia de la publicación anterior,
de tal manera que justifique el rechazo de una solicitud o la revocación de una patente o
modelo de utilidad.

El modelo de utilidad solicitado tiene por objeto una máquina para tapar cajas, que comprende
una zona de suministro, con un carril transportador, una zona de trabajo, con un dispositivo de
encolado, y una zona de salida, caracterizada, según el juego de reivindicaciones aportado en
fase de oposición, porque:-La zona de suministro comprende al menos un mecanismo con
elevadores, unos frenos y una estación de lectura tridimensional-La zona de trabajo comprende
un dispositivo de tapado, con un mecanismo de accionamiento vertical, unido a una
terminación en cruz que incorpora un dispositivo de plegado, con un actuador en cada uno de
los brazos y dos carriles en sendos brazos opuestos, comprendiendo también un posicionador
de tapas, configurado para mover una tapa y posicionarla en los carriles del dispositivo de
tapado.

Los dispositivos de encolado están configurados para aplicar cola sobre, al menos un elemento
a seleccionar entre una caja una tapa y ambas. El documento oponente D1
([Link] muestra un vídeo de una máquina para
tapar cajas de cartón en funcionamiento, en la que se observa una zona de suministro con un
carril transportador, por el que entran las cajas, sobre las cuales se coloca una tapa mediante
un mecanismo rectangular y un brazo que posiciona la tapa en la caja. El vídeo muestra 3
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vistas diferentes, en la entrada de suministro de las cajas, una vista donde se ven las tapas
posicionándose en las cajas y otra en la salida de las cajas ya tapadas. Del anterior vídeo no es
posible deducir todas las características reivindicadas por el modelo de utilidad, ya que no se
aprecia un mecanismo con levadores, ni frenos, ni tampoco la estación de lectura en el
intervalo 57-59 seg, tal como indica el oponente. Además, aunque se ve un dispositivo de
tapado, éste no está unido a una terminación en cruz, característica también reivindicada por
el modelo de utilidad impugnado.

Por tanto, se considera que a la vista del vídeo, en el que no es posible apreciar todas las
características reivindicadas por el modelo de utilidad impugnado, o el vídeo combinado con
alguno de los registros oponentes, dichas características reivindicadas no son muy evidentes
para un experto en la materia, por lo que no carecen de actividad inventiva.

SUFICIENCIA

La doctrina defiende que se trata de un requisito interno de patentabilidad.

Artículo 27. Descripción de la Invención.
[Link] invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y
completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.

Examen de oficio. Insuficiencia: puede dar lugar a denegación. Reforzado en la nueva ley de
patentes
Artículo 43. Oposiciones.
1. Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión en el «Boletín Oficial de
la Propiedad Industrial», cualquier persona podrá oponerse a la concesión por alguno de los
siguientes motivos:
b) Su descripción no es lo suficientemente clara y completa para que un experto en la materia
pueda ejecutarla.

Artículo102. Causas de nulidad.

1. Se declarará la nulidad de la patente:
b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda
ejecutarla un experto en la materia.

Descrito con suficiente claridad e información para que la invención pueda ser llevada a la
práctica.
No hay requisito best mode: en EEUU sí existe, que es distinto de la suficiencia en la
descripción. Se trata de la descripción de la mejor manera que conoces de epxlotar la
invención. En eeuu da lugar a muchísimas discusiones y complica mucho el derecho de
aptentes pero, por otra parte, parece un requisito muy justo porque en derecho europeo
puedes describir como funciona la patente y ocultar y mantener como secreto muchos otros
aspectos de la patente como por ejemplo cómo sacarle la mayor rentabilidad económica a la
patente.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

No hay requisito de aportar prototipos o modelos pese a que sí hay obligación de describir de
forma suficientemente completa cómo funciona la patente.

La claridad implica que tiene que ser reproducible sin implicar una carga que suponga el uso
de actividad inventiva para llegar a reproducir la invención

El requisito de la claridad de la invención es distinto del requisito de la claridad de

reivindicaciones, sin ser este último un motivo de nulidad. Pero…

Algunos casos especiales:

 reivindicación de una clase muy grande de componentes; es suficiente una descripción en
términos generales de la clase. Problemas particulares de la química
 invenciones biológicas que muchas veces no se puede describir de una forma que sea
ejecutable con palabras. Por eso en derecho de patentes se crea un sistema especial por le
cual existe un deposito de sustancias y microorganismos:

Art. 27. 2. Cuando la invención se refiera a una materia biológica no accesible al

público, o a su utilización, y cuando la materia biológica no pueda ser descrita en la
solicitud de patente de manera tal que un experto pueda reproducir la invención, sólo
se considerará que la descripción cumple con lo dispuesto en el apartado anterior si,
concurren los siguientes requisitos, tal como hayan sido desarrollados
reglamentariamente:
a) Que la materia biológica haya sido depositada no más tarde de la fecha de
presentación de la solicitud de patente en una institución reconocida legalmente para
ello, en condiciones iguales a las establecidas por el Tratado de Budapest, sobre el
reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del
procedimiento en materia de patentes, hecho en Budapest el 28 de abril de 1977 (en lo
sucesivo Tratado de Budapest).
En todo caso, se considerarán reconocidas las autoridades internacionales de depósito
que hayan adquirido dicho rango de conformidad con el artículo 7 de dicho Tratado.
b) Que la solicitud, tal como ha sido presentada, contenga la información relevante de
que disponga el solicitante sobre las características de la materia biológica
depositada.
c) Que de conformidad con lo previsto en el Reglamento, se indique el nombre de la
institución de depósito y el número del mismo.
3. Si la materia biológica depositada de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior
dejase de estar disponible en la institución de depósito reconocida, se autorizará un
nuevo depósito de esa materia, en condiciones análogas a las previstas en el Tratado
de Budapest.
4. Todo nuevo depósito deberá ir acompañado de una declaración firmada por el
depositante que certifique que la materia biológica objeto del nuevo depósito es la
misma que se depositó inicialmente
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

TEMA 2. REGISTRO DE PATENTES EN LA OEPM. SOLICITUD Y EXAMEN DE LOS REQUISITOS

DE PATENTABILIDAD. OPOSICIÓN Y RECURSOS ANTE LA OEPM.
Luis GIMENO: (4 horas)

En cuanto al número de solicitudes recibidas en el 2017 y coincidiendo con la entrada en vigor

de la Ley 24/2015 de patentes, el descenso registrado en el número de solicitudes de patentes
es un dato con el que contábamos y consideramos dentro de los rangos correspondientes a un
cambio de normativa.

Aumento en el número de solicitud de Modelos de Utilidad respecto al 2016, un 0,45% no se

corresponde con el descenso analizado en las solicitudes de Patentes por lo que podemos
concluir que no ha habido un generalizado trasvase de solicitudes de Patentes concedidas
según el procedimiento general de concesión de la Ley 11/86 a solicitudes de Modelos de
Utilidad según la nueva Ley.

Patents can help a startup rapidly increase its market share. Carles Puente, a 2014 finalist in
the European Inventor Awards, invented a mobile phone antenna based on principles of fractal
geometry, which allowed it to be much smaller. If it weren’t for Puente, we’d still be carrying
around cellphones as big as shoes. But his Spanish startup, Fractus S.A., couldn’t possibly
manufacture enough fractal-based antennas for the 1.5 billion smartphones sold each year.
Thanks to its patents, however, Fractus was able to license its technology to 90% of the world’s
smartphone makers. “Patents were very important to us,” Puente says, “not only in protecting
our innovative technology but also in expanding our market share.”
[Link] pforum/2015/08/18/the -top-10-reasons-
whyyour-startup-needs-patents/#1b47ea6322c7

Ejemplo de patente: ecoalf, fun & basic:

Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

TEMA 3. INFRACCIÓN DEL DERECHO DE PATENTE

Ingrid PI/Marcos FRAILE (Abogados en Uría Menéndez): (4 horas)

50% examen final – 50% participación en clase

El caso práctico no será muy diferente a lo visto en clase en términos de contenido.
Podremos usar la ley pero no los apuntes. La norma deberá estar impresa.
El ultimo día de clase que tenemos con Uría resolveremos el último caso práctico
(MODELO EXAMEN) y resolveremos dudas, así que ve apuntándote TODAS LAS
DUDAS.

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE: QUÉ ES UNA PATENTE Y CUÁLES SON LOS

REQUISITOS DE SOLICITUD

¿Qué es una patente?

No es otra cosa que una solución técnica para un problema técnico. (definición técnica)

¿Por qué otorgamos un derecho de exclusiva a alguien que ofrece una invención? Para
fomentar la innovación y recuperar invenciones a la vez que obtener y generar ingresos.

Se le otorga un monopolio legal sobre la explotación de esa invención.

¿Cuál es el requisito que tiene que cumplir esa solución innovadora? Divulgarlo. Por eso todas
las normas de publicación son relevantes en el sistema de patentes y por eso los requisitos de
novedad y actividad inventiva están erigidas sobre conceptos de divulgación, sobre el concepto
del estado de la técnica, qué incluye, qué no incluye...

Todo se basa en un acuerdo entre el Estado y la empresa innovadora en virtud del cual yo
pongo en conocimiento del resto de la industria un avance técnico que he descubierto y sobre
el que los demás pueden seguir investigando por el cual voy a obtener un derecho de
exclusiva, un monopolio de explotación.

Un titulo de propiedad industrial en virtud del cual se otorga un derecho de exclusiva sobre
una invención (definición jurídica)

No hay un derecho a explotar, es decir, no hay un derecho positivo sino un derecho negativo
en virtud del cual podré impedir o prohibir que un 3º utilice mi invención sin mi
consentimiento. Es decir: un tercero podrá investigar sobre una de mis invenciones, pero no
podrá utilizarlo, no podrá comercializarlo o explotarlo. Puede haber una patente anterior o iun
derecho de exclusiva anterior, una regla técnica anterior que necesite reproducir para poner
en práctica mi regla técnica. Por tanto, el hecho de que yo tenga una patente concedida no
implica que pueda explotar sin contar con la autorización del anterior.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una invención para ser protegible por vía de
patentes?

1. Que dé solución técnica a un problema técnico (si no, no será una solución técnica que dé
resultado a un problema técnico).

Aquellas invenciones que no tengan efecto técnico no serán protegibles, serán meras ideas,
conceptos… no protegibles. Si no resuelven el problema técnico al que están dirigidas,
tampoco son protegibles.

2. Que sea nueva

¿Cuándo una invención es nueva? Cuando no está incluida en el estado de la técnica en la

fecha de la presentación de la solicitud.

Sobre el estado de la técnica:

A efectos de novedad, ¿Qué incluye el estado de la técnica?, ¿Una
patente anterior forma parte del estado de la técnica? Sí, ¿Una
publicación científica forma parte del estado de la técnica? Sí, ¿Un
producto que está en el mercado forma parte del estado de la
técnica?
A efectos de novedad, el estado de la técnica es cualquier conocimiento científico que
forme parte de la “biblioteca de conocimientos” –sea cual sea el método en que han
sido divulgados–, aunque habrá modos de divulgación previa que lo que pueden
presentar problemas de prueba. ¿una divulgación oral de la divulgación técnica
destruye novedad? Sí, ¡La novedad es un requisito absoluto! (cualquier divulgación
en el estado de la técnica anterior a la fecha de la solicitud está incluido en el ET y,
por tanto, destruye novedad)

¿Una solicitud de patentes está incluido en el estado de la técnica?

Artículo 6. Novedad.
2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de
presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en
España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización
o por cualquier otro medio
Por lo tanto se incluyen TODAS las solicitudes, tanto publicadas como no publicadas.

3. Que tenga aplicabilidad industrial

4. Que cuente con un trabajo de actividad inventiva (requisito de última incorporación).

5. Además, tiene que estar suficientemente descrito para poder ser reproducido Si no se ha
divulgado de forma completa la solución técnica, el innovador está incumpliendo su parte del
trato. La descripción tiene que estar hecha de manera que incluya todas las características
técnicas y todos los efectos derivados de la puesta en práctica de la solución técnica.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

¿Qué significa que una invención tenga actividad inventiva o cuándo cuenta una invención con
el requisito de la actividad inventiva? Si aquélla no resulta del estado de la técnica de modo
evidente para un experto en la materia.

Artículo 8. Actividad inventiva.

1. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta
del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.
2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo
6.
3. no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad
inventiva.

Es decir:
estado de técnica a efectos de actividad inventiva ≠ efectos de la técnica a efectos de novedad.

Ojo: La actividad inventiva es mundial

El estado de la técnica a efectos de la actividad inventiva incluye todo lo divulgado en el
momento de la solicitud, por cualquier medio, sin incluir las solicitudes de patentes no
publicadas, por lo que no es el mismo que lo que entendemos por actividad inventiva en el
caso de la novedad.

El experto en la materia dependerá de la invención que se pretenda realizar, que provendrá de

un campo o de otro. Es un estándar jurídico (depende de la invención que se pretenda analizar
será un experto en un campo o en otor, tendrá un grado de conocimientos mayor o menor, en
función de la fecha de solicitud, el experto tendrá acceso a un determinado ET…) Y como tal, lo
tenemos que construir nosotros como abogados. Por lo general se entiende que es un experto
aquel experto en el sector concreto de la invención que tiene lo que se puede definir como los
conocimientos generales del sector (según los guidelines de la EPO son los “common general
knowledge”)
Normalmente como abogados iremos acompañados por un perito, al que tendremos que
decirle: el experto en la materia del año 2001 –que es la fecha de la solicitud– tiene que tener
esta tipología de conocimientos no pudiendo incluir conocimientos posteriores a la fecha… y
sobre eso el experto tiene que construir su análisis de obviedad o no obviedad. Es decir, habrá
que ubicarle sobre los estándares que habrá de utilizar.

Documentos Salta sector

Novedad 1 documento Si

Actividad inventiva Puedo combinar No

Hemos dicho que la novedad es un requisito absoluto, lo que significa que, para llegar a la
conclusión de que la invención que estoy analizando no es nueva todas las características
técnicas de esa novedad tienen que estar incluidas en un documento. Y me da igual de qué
sector.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Por su parte, la actividad inventiva, como ya no es nuevo, ya no nos vamos a encontrar con un
solo documento que incluye todas las características y que por tanto suponga que la invención
es nula por falta de novedad. Lo que vamos a hacer es combinar documentos: ver si, partiendo
de un documento base, y añadiéndole conocimientos nuevos de un sector razonablemente
cercano al que nos ocupa, resuelva de forma evidente el problema técnico.
En actividad inventiva puedo combinar pero no puedo saltar sector. MUY IMPORTANTE
Combinar el conocimiento ordinario de cómo funciona un eje de dirección con el
conocimiento que podemos extraer de una palanca de cambios: tenemos que estudiar si la
combinación de esos dos conocimientos es evidente o no para el experto en la materia en el
momento de la solicitud de la segunda patente.
Es un ejercicio de análisis de actividad inventiva en el que estudiamos si, dentro del sector
técnico en cuestión, encuentro documentos que, combinados con el principal, me permitan
llegar a concluir si es evidente o no es evidente, si ese avance técnico resulta del ET. En otras
palabras: determinar si el inventor tenía algún tipo de indicio a su alrededor que lleve a
concluir que la solución técnica como tal no deja de ser la evolución ordinaria de la técnica. Si
el problema técnico resulta de una forma razonable del desarrollo técnico, no será patentable.
Lo que queremos proteger es un salto innovador.
Lo nuevo es el resultado de combinar dos conocimientos que ya existían, por eso puede
cumplir con el requisito de novedad, porque como tal no hay nada que sea exactamente igual,
pero no tiene por qué cumplir con el requisito de la actividad inventiva porque la combinación
de los 2 conocimientos –que ya eran previos– era evidente para el experto en la materia en el
momento de la presentación de la solicitud.

Caso real: la patente de la depilady se denegó sobre la base de un documento que era una
desplumadora de pollos que tiene el mismo funcionamiento.
A efectos de novedad me da igual en qué sector esté, por eso se puede saltar de sector
técnico: puedes buscar en cualquier sitio algo que esté divulgado y que cumpla con todas las
características. Si reproduce todas las características de la invención que se pretende
proteger, está fuera, no es nueva.
¿Pero por qué no permitimos saltar entre sectores técnicos en materia de actividad
inventiva? Porque el experto es un sujeto que tiene un conocimiento general sobre un sector
concreto.

VÍAS DE PROTECCIÓN

¿Qué patentes surten efectos en España, qué tipologías o modalidades?

Las nacionales, las europeas, y las internacionales con PCT.

No hay patente UE, no hay un título de propiedad industrial sobre las invenciones que forme
parte del acervo comunitario. El sistema de la patente europea está construido sobre un
convenio internacional y que se limita a la Europa geográfica, pero ni siquiera a la Europa
comunitaria.

¿Hay patentes internacionales?

Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

PCT es un mecanismo parecido al sistema de Madrid de marcas (aunque este sí que genera
registros internacionales con efectos en España) pero no otorga títulos de protección sino que
es un sistema de registro.

A la hora de analizar sistemas de patentes nos tenemos que hacer siempre tres preguntas:
aspecto institucional, aspecto normativo y aspecto procedimental. Adicionalmente el registro.

Supongamos que hablamos de una patente nacional (en este caso española).

1. Aspecto institucional
¿Quién otorga las patentes españolas? La OEPM.

2. Aspecto normativo
¿Cuál es la norma aplicable en este sistema?
 Ley de Patentes
 Reglamento de ejecución de la ley de patentes (plazos, tasas, recursos…)

3. Aspecto procedimental
¿Dónde se regula el procedimiento de cualquier acto administrativo en España? La
LRJCA/LPAC.
Si damos el salto a la jurisdicción (ya sea de cara a un procedimiento de infracción o uno de
nulidad), se aplicará la norma LRJCA.
Si vamos a un procedimiento de enjuiciamiento vía civil, la LEC. (norma del procedimiento
administrativo español, establece los procedimientos que he de llevar y los recursos cuando ya
no me quedan más saltos administrativos y solo me queda la jurisdicción CA)
La tramitación del procedimiento de infracción responderá a la LEC española ante un Juzgado
de lo Mercantil.

[Link] Expediente. ES 2301589 (Thermomix)

Lo que nos aparece es el informe de la Oficina sobre la solicitud de la patente. Pulsamos “T3
traducción” para ver la patente.

Aquí vemos la patente ya concedida.

Lo que tengo que hacer para solicitar la patente es acudir a la Oficina y rellenar unos
documentos estandarizados.

4. Desde un punto de vista de registro:

Lo primero que hace la Oficina es un examen formal. La Oficina verifica que la solicitud cumple
con todos los requisitos formales: incluye toda la información necesaria, se ha identificado a
las partes, se han pagado las tasas…

Si se cumplen todos los requisitos formales, se publica la solicitud y se hace un examen de

fondo: el análisis que hace la Oficina para verificar que la invención que se pretende proteger
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

con una patente española cumple con los requisitos de patentabilidad: hace un análisis de
novedad y un análisis de actividad inventiva.

Para hacer este análisis, la Oficina hace un informe sobre el estado de la técnica: para ello lo
primero que hace la Oficina es busca qué hay en el estado de la técnica, es decir, se trata de un
documento en el que se dice: “He encontrado los siguientes datos relevantes:
- patente japonesa que tiene por objeto … y que puede tener un impacto en: la novedad
- He encontrado una patente US que consiste en … y puede tener un impacto sobre: la
actividad inventiva”
Si todo va bien, nos concederán la solicitud de la patente y nos publicarán la concesión de la
patente.

Dos preguntas que debemos tener siempre en mente cuando mi cliente dice que su patente se
ha topado con otra patente que infringe su derecho de exclusiva:
 ¿Tengo una patente que surte efectos en España?
 ¿Tengo una patente vigente en España? (EFICACIA) el periodo de exclusiva de la patente
es de 20 años desde la solicitud de la patente.
 ¿Desde cuándo surte efectos (desde cuándo puedo imponer ese ius prohibendi) por un
patente española? (VIGENCIA): desde la publicación de la concesión, un requisito de
eficacia.

Puede ocurrir que la División de Examen determine “esta patente no cumple con los requisitos
de actividad inventiva” Contra la resolución de no concesión cabe un recurso ante la propia
Oficina, que resolverá la División de Recursos de la OEPM.

Contra esa resolución de la división de recursos, ya no cabe recurso administrativo sino que
tengo que interponer recurso C–A ente el TSJ sito en la capital de provincia del domicilio del
demandante. Aunque lo más razonable es presentarlo en Madrid.

La sentencia del TSJ es recurrible en casación ante el TS Sala Tercera de lo C–A.

Supongamos que hablamos de una patente europea.

1. Aspecto institucional
Iremos a la Oficina Europea de Patentes (EPO) en Múnich

2. Aspecto normativo
El derecho sustantivo está recogido en el Convenio de Patente Europea suscrito en Múnich.
Ese Convenio tiene, además, un reglamento de ejecución además de otras normas accesorias.

3. Aspecto procedimental
El procedimiento de concesión está regulado en el CPE
Las resoluciones de la EPO solo son recurribles ante la EPO. La División de Recursos es, de
algún modo, la última instancia.

Hay cierta normativa, ciertas cuestiones sustantivas, sujetas al derecho nacional.

4. Desde un punto de vista de registro:

Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

La patente europea solo tendrá efectos sobre los países en los que estoy solicitando la
protección.
Presento una solicitud sobre patente europea en la que designo a España, Francia, Italia y
Reino Unido. La Oficina hace un examen formal, posteriormente examen de fondo y, si todo
va bien publica la solicitud, prepara un informe sobre el estado de la técnica y resuelve
concediendo o denegando. (Las resoluciones de la EPO solo son recurribles ante la EPO, que se
llama Cámara de Recursos, no División).

En términos de duración, el ejercicio es el mismo: desde la publicación de la concesión, un

requisito de eficacia.

¿Pero desde qué momento surte efectos en España la División española de la patente europea ?
La división española de la patente europea surte efectos SOLO desde la publicación del folleto
de la traducción. IMPORTANTE.

¿En qué idiomas se puede tramitar una patente europea (los 3 idiomas oficiales de la EPO)?:
Inglés, alemán y francés. El Convenio de la Patente europea, como establece este régimen
lingüístico, incluye la posibilidad de que los EEMM impongan (reserva a un TI, los EEMM
pueden hacer uso de ella o no) requisitos adicionales en términos de régimen lingüísticos para
que la División nacional de la patente europea surta efectos en su territorio.

España es uno de los países que hizo uso de la reserva: en España se obliga al titular de la
patente europea a presentar ante la OEPM una traducción al español de la patente europea:

Fundamento: ¿Un tercero que infringe, sin saber que infringe, infringe? Es poco razonable
exigir a un 3º, que reproduce una solución técnica que está protegida por patente, aunque no
sepa que existe una patente en vigor que cubre esa solución técnica, está infringiendo? Sí.
Partiendo de esta idea, lo razonable es ponérselo a ese 3º lo más fácil posible, es decir, no
tener que hacerle leer patentes en francés.

Artículo 155 LP. Traducción y publicación de la patente europea.

1. Cuando la Oficina Europea de Patentes conceda una patente europea que designe a
España, su titular deberá proporcionar a la Oficina Española de Patentes y Marcas una
traducción al español de la patente europea tal como haya sido concedida. También
deberá aportarse la traducción en los supuestos en los que la patente haya sido
mantenida en forma modificada, o limitada por la Oficina Europea de Patentes.
2. La traducción deberá remitirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el
plazo de tres meses contados desde la fecha en que se publique en el «Boletín
Europeo de Patentes» la mención de que la patente ha sido concedida, modificada o
limitada en los supuestos previstos en el apartado 1. Una copia de los dibujos en su
caso deberá acompañar a la traducción, aun cuando no contenga expresiones a
traducir. Será aplicable lo dispuesto en el apartado 2 del artículo precedente. A falta de
dicha traducción y del pago de la tasa para su publicación en el plazo establecido, la
patente no producirá efectos en España.
3. La Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de un mes a partir de la fecha
de remisión de la traducción, publicará una mención indicativa de la misma en el
«Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con los datos necesarios para la
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

identificación de la patente europea y, previo pago de la tasa correspondiente, un

folleto con la traducción de la patente europea.
Si incumples el deber de presentación del folleto traducido (es decir, del título como tal) en el
plazo de tres meses, te quedas sin división española, la pierdes, no es subsanable.

La norma establece el plazo de un mes para acudir a la Oficina para publicar la traducción.

Supongamos que hablamos de una patente internacional vía PCT.

1. Aspecto institucional
La solicitud se presenta ante una Oficina nacional en su labor de oficina internacional. En
España habrá que acudir a la División internacional de la OEPM.

2. Aspecto normativo
Tratado de Cooperación en materia de patentes de Washington de 1978.

3. Aspecto procedimental
Todo lo relativo al sistema PCT procedimental está en el Tratado. Desde el momento en el que
salimos de la fase internacional y damos paso al ámbito nacional, aplicará la norma nacional
del EM relevante.

4. Desde un punto de vista de registro:

Presento la solicitud acudiendo a la OEPM requiriendo una patente internacional. Designo en
qué países quiero que surta efectos: Japón, USA, R.U., España. La OEPM en su
labor de oficina internacional hace el examen de forma (siguiendo los criterios
del Tratado de Washington) y emite el informe sobre el estado de la técnica
pero no analiza el fondo. Después, publica.
Lo que hace es lanzar tantas solicitudes nacionales como estados designados. Es decir, a
Japón le envía la publicación de solicitud internacional + el informe sobre el estado de la
técnica. Igual con U.S.A., R.U., y España.
El sistema sirve en realidad para asegurarte, a través de un mismo proceso, varias
patentes distintas.
Esto es útil porque, si presento una solicitud de patente en España y al día siguiente
me voy a Francia, mi solicitud española destruye novedad francesa, con el matiz del
CUP: el principio unionista y el año de margen que nos damos entre todos para realizar
las solicitudes pudiendo reclamar la prioridad de la primera solicitud. Este sistema te
garantiza que con un sistema de solicitud único no vayas a tener problemas
autodestruyéndote novedad. (Ejemplo departamentos de i+D que lo publican todo. La
publicación se carga la novedad.)

A partir de aquí, entra en juego la normativa nacional. El examen de fondo lo harán las
respectivas Oficinas nacionales, por lo que podrá haber una divergencia de resultados entre los
distintos Estados en los que he solicitado. (no tiene mucho sentido puesto que el ejercicio de la
actividad inventiva es mundial: una solicitud japonesa destruye novedad en España)
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Caso: cliente dice que le han demandado por una patente. Lo primero que hace un
abogado de patentes es acudir a la web de la OEPM donde tienes toda la tramitación de las
solicitudes: el informe sobre el ET, las alegaciones (puesto que entre el informe sobre el ET y el
examen e fondo se inicia una suerte de intercambio de informaciones entre el solicitante y el
examinador puesto que en muchas ocasiones surgen dudas a las que el solicitante puede
presentar alegaciones). Un abogado se va al expediente (español, de la EPO, PCT, sobre el ET…)
para analizar si entre toda esa información hay algo que sea útil. Si me demanda por
infracción, además de contestar que no hay infracción, lo que haré será tratar de anular la
patente, buscar argumentos que me ayuden a construir una defensa basada en que la patente
no tiene actividad inventiva y que, en la medida en que debe ser anulada, el procedimiento de
infracción carece por completo de objeto. Y toda esa info la encuentro en el expediente.

¿Puedo designar la EPO y designar España, Italia, Francia y Reino Unido? Sí. Los tres sistemas
encajan entre sí.
Yo puedo pedir una patente española. Dentro del año de prioridad unionista de la CUP, pedir
una PCT citando como prioridad la española. Venir a PCT y designar [Link]. Japón, y la PO para
Italia, R.U. y Francia. Y así estoy hilando los tres sistemas.
En resumen: tendré una patente española, una PCT en EE. UU., y una patente europea con
efecto en Italia, R.U. y Francia. A partir de que da salto a la fase nacional, se aplican los pasos
antes vistos y se aplica la normativa relevante en cada caso.

Sistema de las patentes europeas de efecto unitario: no hay una patente comunitaria como
tal. Se ha intentado armonizar muchas veces pero ha sido imposible. Una de las últimas
iniciativas consistió en implementar el sistema de cooperación reforzada. El sistema de DUE
funciona por unanimidad, es lo que ha hecho imposible armonizar el derecho de patentes.
Haciendo uso de esta herramienta, la patente europea permite crear una serie de patentes de
ámbito regional. La idea era construir un territorio a efectos del Convenio de la Patente
Europea que se corresponde con el territorio europeo y, a través del sistema de concesión de
patentes europeas, creamos una patente europea con efeto unitario en el sentido del
territorio de la UE. España se negó porque ya había hecho uso de la reserva en la fase de
convenio, por lo que no quería entrar en un sistema que le ponía en una situación de
indefensión.

En marcas lo que hacen las oficinas es recibir la solicitud, analizar haciendo un examen formal,
publicar, y desde el momento de la publicación se abre el periodo de oposición para que los
terceros manifiesten las causas de oposición. El periodo de oposición en marcas es pre-
concesión. El examen de fondo la Oficina lo hace teniendo en cuenta las solicitudes de
oposición.

En patentes el periodo de posición es post-concesión. Tanto en el proceso español como en el

europeo. Los procedimientos de oposición no tienen efectos suspensivos sobre la eficacia de
la patente. Sin perjuicio de que se esté dirimiendo un proceso de oposición la patente surte
efectos. Importante porque desde le punto de vista estratégico oponerte a la otorgación de
una marca impide su concesión pero en patentes no es así.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

¿Si hay un acto de infracción entre la publicación y la concesión, podría hacer algo? En España
si entre publicación y concesión, hay algún acto que luego se acredita que es infractor, una vez
que te conceden la marca puedes iniciar un procedimiento –no solo para impedir al tercero a
futuro utilizar– te indemnice por los actos cometidos en ese periodo. La ley también introduce
la posibilidad de incluir, en esa remuneración razonable usos anteriores, la publicación si
puedes de mostrar que en ese momento informaste al tercero de la existencia de la solicitud.

Artículo 67. Protección provisional.

1. A partir de la fecha de su publicación, la solicitud de patente confiere a su titular una
protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable
y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la
fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida hubiera
llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese período estaría
prohibida en virtud de la patente.
También es el articulo 67 en el CPE.

Solicitud – publicación – concesión – publicación traducción

Para poder hacer uso de la protección provisional en caso de una división española de la
patente europea es, desde el momento en que se publica, acudir a la OEPM y presentar un
folleto traducido.
El fundamento es el mismo: si no está en castellano y, por tanto, si no garantizas que los
nacionales españoles que potencialmente creen una patente puedan tener acceso en su
idioma, no te garantizo una protección provisional de cara a problemas futuros.

El siguiente paso es, una vez tengo la patente, ¿Cuál es el alcance de protección de la patente,
hasta donde llega mi facultad de impedir que alguien use esa invención?
Esto es importante porque en un procedimiento de nulidad lo 1º que tengo que saber para
determinar si es nuevo o si tiene actividad inventiva es saber cuál es el objeto de la protección.
Si estamos en un procedimiento de infracción y quiero saber si el producto de un 3º está
infringiendo mi invención, tendré que verificar si tengo una patente que surte efectos en
España y si tengo una patente vigente en España. Luego, aplicar los test, que consisten
básicamente en enfrentar mi infracción al producto infractor y comprobar si existe una
reproducción de las características esenciales.
Estemos en nulidad o en infracción el análisis del alcance es esencial.
Las normas de determinación del alcance de la protección están básicamente recogidas en el
artículo 68 y 69 de la LP y el artículo 69 del CPE.
En resumen, las normas son las siguientes: el ámbito de protección de una patente está
delimitado por sus reivindicaciones1.

Las partes que tiene la patente son el folleto, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos…
el ámbito de protección lo determinan las reivindicaciones. Lo demás sirve para interpretar las
reivindicaciones. Todo lo que exceda de las reivindicaciones no está protegido.

1
Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de
fundarse en la descripción. La descripción y dibujos sirven para interpretar las reivindicaciones.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Si la delimitación de la invención que contiene la descripción es más amplia que las

reivindicaciones, todo lo que exceda de las reivindicaciones no está protegido.

El Protocolo del artículo 69 del Convenio, en una terminología un tanto pomposa lo que viene
a decir es que la patente en su conjunto hay que leerla de forma no literal, es decir, hay que
interpretar los conceptos que se contienen en las reivindicaciones a la luz de la descripción y
de los dibujos de la solicitud, pero nunca esa interpretación puede implicar que se aumente el
ámbito de protección delimitado en la reivindicación.

Aquí hay una cuestión que es pura estrategia: yo puedo estar interesado en sacar al mercado
un eje de dirección en el que la unión entre ambos elementos incluya, en vez de un elemento
plástico, un compuesto químico que es una grasa que reduce los sonidos. ¿La inclusión de ese
elemento químico cae dentro del ámbito de protección de la patente? Puedo interponer una
acción declarativa de no infracción, es decir, que tenga por objeto que el juez declare que tu
producto no es infractor. Lo primero que voy a tener que hacer en esa demanda es una
delimitación del alcance de la protección de la patente: “carta en la mesa, presa”. Por lo
general, el primero que escribe está siempre atado de pies y manos a lo que ha escrito.

A la hora de construir o de definir cuál es el alcance de la protección hay que hacer un ejercicio
de razonabilidad y no ser demasiado positivista: cuanto más amplio sea el objeto de
protección, mas productos caben dentro, pero mas expuesta estarán la patente a
anterioridades.

En un sector en el que la tecnología es muy madura, las invenciones normalmente tienen una
esfera de protección muy reducida, porque si se pretende registrar una patente con un ámbito
de protección muy amplio es muy probable que encontremos un documento en el ET que se
cargue tu patente al haber querido abarcar demasiado.

Partiendo de estos conceptos básicos, algunas normas:

La descripción es el diccionario de las reivindicaciones. Si hay algún término que no queda

claro por lo general se acude a la descripción donde normalmente habrá una definición.

Determinados errores (si pongo en la reivindicación que se hace reaccionar un compuesto

químico con agua y que éste se evapora a 150º y todo experto en la materia sabe que se
evapora a 125ºC, se debe entender conforme al conocimiento general de los expertos en la
materia). Desde un punto de vista procesal este es u error material subsanable.

NULIDAD E INFRACCIÓN

Supuesto típico de nulidad: me demandan, se identifica cuál es el alcance de su patente a

través de un examen pericial. Le digo que he descubierto unas prioridades que me vienen muy
bien para defenderme y alegar que su invención carece de actividad inventiva. De nuevo seré
yo, el demandante de nulidad, quien está delimitando el alcance de la protección primero.

En nulidad, el análisis hay que hacerlo así (si fuésemos el demandante de nulidad):

1. Delimito el alcance de protección de la patente: banqueta caracterizada porque le

pongo ruedas o caracterizada también porque le pongo un respaldo. Estas dos reivindicaciones
las unifico en una banqueta con ruedas y respaldo. Después hago una banqueta con
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

reposabrazos. Después una con reposabrazos y ruedas y también una con reposabrazos, sin
ruedas y con respaldo.

- Reivindicación independiente: la banqueta

- Reivindicación dependiente: todas las demás

El análisis de novedad, actividad inventiva, aplicación industrial y descripción suficiente, tengo

que hacerlo de todas las creaciones, puesto que tendré que conseguir anularlas todas. Para
anular una patente que tiene 5 reivindicaciones, tengo que anular las cinco, puesto que de lo
contrario, las que queden “vivas” seguirán vigentes.

El análisis de novedad es bastante sencillo: tendré que analizar si en el estado de la técnica

hay una banqueta, si hay una banqueta con ruedas, si hay una con respaldo, si hay una con
reposabrazos y si hay una con reposabrazos y con ruedas.

Imaginemos que en el estado de la técnica lo que hay es una banqueta de dentista. ¿Una
banqueta de dentista es una banqueta? Si.

La primera reivindicación ya no cumple con el requisito de la novedad.

Todas las demás siguen siendo presumiblemente nuevas puesto que las adiciones de
características pueden implicar que el resto de reivindicaciones cumplen con los requisitos de
patentabilidad.

En el análisis de actividad inventiva es en el que hay que combinar: utilizamos una

herramienta de construcción jurisprudencial que los tribunales españoles traen de las
guidelines de examen la EPO: el test aproximación problema – solución:

a. Identificar el estado de la técnica más próximo. Qué elemento del ET es más

cercano a la invención cuya actividad inventiva quiero analizar. Esto se puede hacer
desde dos enfoques:
o el elemento del estado de la técnica que comparte más características
o el elemento del estado de la técnica al que menos modificaciones le tengo que
introducir para que se corresponda con la invención en cuestión.
Búscame todas las anterioridades relevantes del sector: encontramos que el ET está
formado por la banqueta de dentista, por un sofá y por una cajonera con ruedas.
De esos elementos, el ET más próximo es la banqueta de dentista.

b. identificar el problema técnico objetivo.

En la descripción de la patente, por lo general, se describe en qué consiste el objeto
patentado: “el objeto patentado consiste en un elemento para el descanso humano
que cuenta, entre sus características principales, un respaldo con reposabrazos y unas
ruedas.”
Lo que hay que hacer es coger la invención, lo enfrento al ET más próximo que es la
banqueta y trato de explicar las diferencias entre uno y otro: las ruedas.
Ls ruedas sirven apra desplazarse. La definición objetiva del problema que soluciona la
invención es la posibilidad de desplazarse sin necesidad de levantarse.
En este caso, el problema técnico objetivo y el problema de la descripción coinciden,
pero no podemos fiarnos solo de la descripción, tenemos que enfocarnos en esto:
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

enfrento el objeto que pretendo patentar con el ET más próximo, identifico las
diferencias y veo qué problema soluciona efectivamente las diferencias.
Ya tengo claro cuál es el problema: me quiero desplazar.

c. test de obviedad
¿Cuándo es actividad inventiva? Cuando del ET, la solución técnica no se desprende de
forma obvia para el experto en la materia, es aquí donde combino conocimientos: si
cojo de uno (la banqueta de dentista) y me voy al ET y veo otros elementos como el
cajón con ruedas, que sirven para desplazar el cajón de un lado a otro sin tener que
levantarme. Si combino los conocimientos de los dos documentos, en el momento de
solicitud de la patente podré ver si era evidente para el experto que si le pongo a la
banqueta las ruedas podré solucionar un problema técnico. Esto es aproximación
problema–solución, es lo que tendremos que hacer con cada una de las
reivindicaciones.
¿Si en el ET, en vez del cajón hay una camilla de hospital? “En la actividad inventiva no
puedo saltar de sectores, estamos hablando de mobiliario de oficina, por lo que el
experto en esta materia difícilmente podría haber acudido al sector sanitario para
buscar soluciones al problema técnico que quiere resolver.”

La infracción depende de la reproducción de todas las características técnicas de la

patente replicada.

En infracción lo que hacemos es:

1. Nos preguntamos
- Si tengo una patente con efectos en España
- Si tengo una patente en vigor dentro de España

2. imaginemos que toda nuestra patente es válida. Alguien está vendiendo sillas con
reposabrazos y ruedas y yo tengo protegidas las sillas con respaldo y reposabrazos.

Lo que tengo que hacer es

- Delimitar el alcance de la protección, es decir, ver efectivamente cuál es el alcance de
mi patente, interpretar las reivindicaciones a la luz de la descripción.
- Identificar las características del producto infractor

¿Cómo hacemos esto? Características de mi producto:

Tengo una banqueta (cca. 1) a la que le he añadido un respaldo (cca. 2) y a la que le he añadido
unos reposabrazos (cca. 3) = (3 ccas.)

Del otro lado tengo un producto infractor que es una banqueta (cca. 1) a la que le he añadido
un respaldo (cca. 2) y a la que le he añadido unos reposabrazos (cca. 3) y unas ruedas (4 ccas.)

Las características técnicas de una patente se pueden reproducir de dos maneras: de forma
literal o por equivalentes, siendo ésta última sustituyendo un elemento o característica por
otra que se le parece y cumple la misma función. Bajo determinadas condiciones, la sustitución
o la reproducción de una de esas características por una equivalente es infractora, aunque en
otros casos no.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

En el producto infractor se reproducen las características de la banqueta, el respaldo y los

reposabrazos (1, 2, y 3), pero no la de las ruedas (4).
¿La silla con ruedas infringe la silla? Sí.
Ahora, ¿La silla infringe la silla con ruedas? Para que haya infracción de una reivindicación
tienen que verse reproducidas todas las características técnicas de la reivindicación. Es el
ejemplo de lo que ocurrió con el caso Thermomix: Monsieur Cuisine no pesaba, mientras que
la de Thermomix sí. ¿Todas las características técnicas incluidas en la Thermomix estaban
entonces presentes en Monsieur Cuisine? No. ¿Hay infracción? Sí.

La silla con ruedas registrada cuenta con un asiento es cuadrado. En la banqueta infractora el
asiento es redondo: La introducción de modificaciones mínimas sin alcance técnico (destinadas
básicamente a huir por la puerta de atrás en el alcance de la protección) es, igualmente, una
infracción literal.

Diferente es el caso de un taburete con 4 patas y el taburete con un solo eje en el que este
hecho responde a la idea de que con un solo eje, este asiento puede subir y bajar y así
adaptarse a las diferentes alturas de las personas. Has incluido un ET distinto.

Imaginemos ahora que la silla, en lugar de funcionar por un sistema de rodamiento, funciona
por un sistema de deslizamiento. Características 1, 2 y 3 siguen presentes, ¿Pero la
característica 4 sigue presente de forma literal? No. Puede ser un equivalente, es la
sustitución de un elemento por otro que puede seguir cumpliendo la misma función.

Hoy en día la jurisprudencia aplica el test de la olanzapina (vs test de la triple identidad en el
que tienen que coincidir en la función, resultado y medio), en base al cual has de hacerte 3
preguntas:

(Si contestas no – si – no, tienes un equivalente y en consecuencia infracción.)

a. ¿Altera la variante el funcionamiento?

Te desplazas igualmente tanto con ruedas como con el mecanismo de rozamiento
sobre el suelo. Por lo tanto: NO.
Continúo con el test. Si la respuesta es que sí, pararé, porque por definición no tengo
equivalente.

b. ¿La variante era obvia para el experto (en el momento de la concesión de la

aptente)? No es el mismo análisis de obviedad que en el de “The
Problem/Solution Approach”
“Como experto en materiales de oficina me parece una sustitución evidente” y ahí
puedes intentar acudir en el ET para ver qué había o qué no había y hacer una suerte
de comunicación aparecida a la que hacíamos en nulidad para justificar que esto
estaba en la cabeza de todo el mundo, con un matiz: este experto en la materia no
cuenta con el mismo estándar jurídico que en el del caso de la nulidad, aquí el
estándar se eleva a una suerte de experto en la materia nivel estudiante de doctorado.
Es mas experto que el experto anterior, por lo que el umbral de prueba es un poco mas
exigente.
Si contesto que sí, continúo con la siguiente pregunta:
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

c. ¿Estaba la variante excluida del alcance de la protección?

Durante a tramitación de la solicitud puedes entrar en una serie de comunicaciones
con el examinador. En ellas, puede ser que el examinador te diga: “Usted en la última
característica de su reivindicación dice que la banqueta caracterizada por que se le
añade un respaldo y un reposabrazos y para permitir el movimiento sin necesidad de
que le usuario se levante se añade cualquier elemento que permita el desplazamiento
de la banqueta” a lo que el examinador puede ser que te diga que la descripción del
elemento a patentar es insuficiente y demasiado genérica y te recomiende la
sustitución de “cualquier elemento” por “ruedas”. ¿Al identificar “ruedas” estaba
excluyendo expresamente la zapata deslizante? No.
Si en el procedimiento de tramitación lo que le dijo el examinador es que él creía que
cuando se decía “cualquier elemento” podía ser nulo puesto que ese término podía
implicar que ello ya estuviera anticipado por otra invención.

Si me decido por utilizar la descripción “Cualquier elemento, entre ellos la rueda, y en

ningún caso un componente de tela impregnado de un componente químico para
evitar el rozamiento contra el suelo sobre el que te deslizas”, ¿En ese caso estamos
excluyendo expresamente del alcance de la protección el taco? Sí. Entonces lo que
pasa aquí es que no podrá ser equivalente algo que yo mismo he excluido.

Demanda de infracción. Jurisdicción civil

Demanda de nulidad. Jurisdicción civil o directamente ante la Oficina aunque por lo general
no se hace.

Tribunal competente x cuestión de materia los mercantiles. No todos sino las secciones
especializadas.

Jurisdicción territorial: 1. domicilio del demandado – 2. lugar de la infracción – 3. lugar de

producción de los daños

RENOVACIONES DE PATENTES

Régimen general de renovación: en la antgua LP el sistema era de renovación previo a la fecha

de __

La duración de la patente es de 20 años y las tasas se pagan de año en año.

Conceptos clave:

Fecha de devengo: siempre le ultimo dia dle mes de la solicitud. Si he presentado la solicitud el
15/03/2022, la fecha de devengo será todos los 31 de marzo de los años siguientes

3 tipos de anualidades:

- Con la tasa de la solicitud ya se pagan la 1ª y la 2ª anualidad. Pero puede ocurrir que le

procedimiento de concesión sea larguísimo y se extienda mas allá de 2 años. No tienes
que pagar esas tasas hasta la concesión
- Desde la fecha de publicación de la concesión tienes 3 meses para pagar las tasas que
se hayan devengado antes de la concesión, sin incluir la 1ª y l 2ª que ya están pagadas.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Si se te pasa este plazo tienes 6 meses tendrás un recargo del 25% si lo haces en los tres
primeros meses de ese lapso de 6, y un 50% si lo haces en los 3 últimos.

Régimen de restablecimiento de derechos: si se te han asado tanto el plazo ordinario

como el de recargo y eres capaz de acreditar que has sido todo lo diligente que tenias que
ser y aun así no has podido pagar, tienes 12 meses para restablecer tus derechos.

Si no eres capaz de acreditar que no has sido suficientemente diligente la patente pasara a
ser de dominio público. Pero si sí eres capaz de acreditarlo y te renuevan, lo que te puedes
encontrar es que en ese plazo de 12 meses haya empezado a utilizarlo, y no podrás
oponerte a que ese sujete que ha empezado a explotar o haya comenzado con
preparativos para ello. Podras oponerte a otros, pero no a ese.

¿Qué pasa a partir de la 6ª tasa? Yo tengo mi fecha de devengo (ultimo día del mes del año de
la solicitud). Tengo 3 meses desde la fecha de devengo para hacer el pago ordinario. Vuelvo a
tener 6 meses par apagar con recargo (25% tres primeros meses – 50% los tres siguientes).
Luego tengo otro periodo de 3 meses para regularizar, pagando el 50% mas la tasa de
regularización. Si no pago en este ultimo plazo, tengo 12 meses de restablecimiento de
derechos pero contando desde los 3 meses del ultimo plazo
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

TEMA 4. LICENCIA DE PATENTES.

Ignacio TEMIÑO (Socio. Abril Abogados): (2 horas)

COMPLETAR CON LOS CONTRATOS

La importancia de las patentes es tal que influye incluso en la economía de los países.

No todas las solicitudes llegan a término y se conceden. Pero le hecho de que hay solicitudes
es un índice de referencia. En España, hasta que se reforma la LP, las patentes no tenían
examen. Muchísima gente –sobre todo en las universidades– pedían muchas patentes, sore
todo curriculares porque las universidades antes no pagaban tasas y, además, sabían que les
concedían la patente sí o sí. ahora hay que pagar y hay que pasar un examen, pero a cambio
una patente concedida es una patente fuerte porque implica examen.

El MIT:

Sus números son abrumadores. Al año presentan solo en EEUU unas 300-400 patentes y tiene
activas mas de 3.500. es un centro de investigación: las patentes son el resultado de un
proyecto de investigación, son el resultado de un esfuerzo inventivo. Ese esfuerzo puede venir
de una empresa que aspira a una posición única en el mercado gracias a su investigación y su
consecuente titulo de patente, o a un tercero que no compite en el mercado, pero que sí
investiga. Ese tercero suelen ser centros de investigación, públicos o privados. Lo único que
tienen son investigadores y, a su vez, contratos para explotar los derechos que salen de sus
trabajos.

El MIT no tiene explotación propia pero facilita la explotación a través de terceros.

Las actividades de investigación son de dos tipos:

- Acuerdos de i+D con terceros que financian la investigación
- Investigación propia/aplicada: investigas y luego buscas a alguien que quiera explotar
esos resultados.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Ingresos Pfizer LYRICA 2011 – 2019

Este medicamento es un ejemplo de I+D hecho fuera de una empresa pero explotado por una
empresa. Es uno de los medicamentos mas vendidos de la historia.

En España, el mayor número de patentes licenciadas viene a través de la redOTRI: todas las
universidades y centros de información públicos tienen una “oficina de transferencia de
resultados de investigación”.
Ponen en contacto a investigadores que tengan resultados, con empresas que quieran utilizar
esos resultados de las investigaciones a través de licencias. La tecnología publica no se vende,
se licencia. Se permite que otros la utilicen, una especie de arrendamiento de tu derecho.

Protección de reconocimintos:

- Patentes
- Software y contenidos digitales
- Acuerdos de confidencialidad
- Comunicaciones de invención
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

La redOTRI son unas 80 universidades y centros de investigación. En 2019 presentaron entre P

y MU, 507 solicitudes. Innovaciones de software y contenidos digitales son 263, acuerdos de
confidencialidad 912 y comunicaciones de invención 1230. Este es el problema que tenemos
en España: estamos en el top 10 mundial de divulgación científica, pero en el puesto 49 del
mundo en número de solicitudes de patentes, por lo que se produce mucha ciencia pero se
protege muy poca ciencia.

¿Por qué?
- Las humanidades no se patentan, todos los trabajos que se hacen en, por ejemplo, en
la rama de derecho no se patentan.
- La distancia que tenemos en España entre la universidad y la empresa: todavía existe
una separación enorme. Ni la empresa sale a buscar investigadores de la universidad,
ni la universidad sale a buscar patrocinadores a la empresa.

Gestión de patentes y resultados:

- Acuerdos de transferencia de material: cuando cedemos un material que tiene una

especialidad.
V. gr. Cedemos un ratón transformado genéticamente. Es una forma de licenciar.
- Cesión de derechos: se venden los derechos. La minoría de los casos, salvo
investigación contratada.
- Opciones de licencia: muchas veces asociadas a los contratos de i+D. “si sale algo del
contrato tendrás la posibilidad de lcienciar”
- Licencias
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Del total de las patentes que tienen todas las universidades (7.000 vivas a fecha de 2019), solo
el 14% están licenciadas: tenemos muchas patentes que nadie utiliza ¿Para qué patentamos si
luego no lo explotamos?

¿Por qué llegamos a tener un contrato de licencia? Por dos posibles motivos:

1. Tenemos un problema técnico: las baterías de los portátiles duran muy poco.
Automáticamente buscas si ya hay soluciones a ese problema técnico en el mercado, si ya hay
algo patentado. Veremos si podemos adquirir ese derecho. Si esa patente o ese resultado al
problema pertenece a un organismo de investigación, sí tendremos la oportunidad de licenciar
puesto que lo hacen para que lo utilicen otros.
Ahora bien, si el derecho exclusivo lo tiene nuestro competidor, nunca vamos a poder
conseguir una patente. Tendremos entonces que obtener nosotros nuestra propia solución,
¿Cómo?
- Con recursos propios
- Con recursos ajenos arrendando los servicios de un tercero
- Con un sistema mixto: formamos un equipo 3 técnicos de la Facultad de Robótica se
van a trabajar a Indra.
2. Hay una patente en el mercado que no puedo licenciar. A veces podemos ver si hay
posibilidad de usar la patente sin violarla. Ese tipo de estudios se los encargan a los agentes de
patentes, son los llamados estudios “Freedom To Operate” –FTO–. Lo que hacen entre un
equipo de abogados e ingenieras es averiguar cómo lanzar al mercado un producto que, con
seguridad jurídica, se parece a la patente en cuestión pero no la viola.

Cuesta mucho dinero salir al mercado como para no chequear antes los risgos. Si no podemos
rodear la patente, trataremos de anularla. Casi todos los pleitos de patentes tienen como
respuesta una acción reconvencional: la solicitud de nulidad de la patente (¿Tú dices que violo
tu patente? Vale, yo lo niego pero, además, niego que tu patente tenga validez).

La otra opción es arrendar nuestra propia patente o resultado: entramos en un contrato de

arrendamiento de servicios en el cual es la investigación contratada sobre los contratos de i+D
que tienen un reglamento comunitario propio: son contratos exentos dentro de las reglas de la
libre competencia.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

MARCO LEGAL DEL CONTRATO DE LICENCIA

Estamos ante un contrato en teoría atípico (porque no hay una ley de contrato de licencia) y
sin embargo es un contrato nominado porque se regula en un montón de normas:

 Ley de Patentes 24/2015: artículos dedicados al contrato de licencia.

 Ley de Patentes 11/1986

 Reglamento Com. RECATT 316/2014 (Vid Art. 82.4 LP…): bastante exhaustivo. Regula los
acuerdos de transferencia de tecnología. Entra en connivencia con la LP que hace
referencia al mismo.

Regula la posible anticompetitividad de las clausulas de los contratos de licencia. Las

patentes son monopolios, que son excepciones legales al principio de libre competencia
que marcan los acuerdos de la UE. Por lo tanto, un acuerdo de licencia es también un
acuerdo exceptuado a ese principio de libre competencia, y por eso se tiene que regular
puesto que supone que los demás, que no forman parte de ese contrato, están limitados.

Si me das la licencia solo a mi para utilizar la vacuna del Covid en España todos los demás
laboratorios se quedan fuera.

 Ley de Secretos Empresariales 1/2019: muchas veces las licencias van acompañadas
también del know–how para su puesta en práctica.

 Ley Economía Sostenible

 Ley de Ciencia y Tecnología

 Código Civil: carácter subsidiario respecto de la contratación. Tal es así su carácter

subsidiario que podemos elegir:

Articulo 83 LP: licencias contractuales:

2. Podrán ser ejercitados los derechos conferidos por la patente o por la solicitud frente a
un licenciatario que viole alguno de los límites de su licencia establecidos en virtud de lo
dispuesto en el apartado anterior.

Artículo 1124 CC.

La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso
de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger
entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños
y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

Imaginemos que tenemos la patente concedida Oslo para Cataluña como licenciatario
exclusivo de X medicamento. Descubren que lo estoy utilizando en Madrid. Es totalmente
legal fragmentar el territorio de la licencia. Al licenciatario que se sale de ese margen que
le hemos puesto, podremos ir por el 1124 CC (incumplimiento contractual) o por el 83.2 LP
(violación de patentes).
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Considerarlo infractor de derecho en ligar de infractor de contrato puede tener una

ventaja: los daños por incumplimiento de contrato los tienes que calcular caso a caso. Los
daños por infracción del DPInd, la ley te da un mínimo de un 1% o del royalty que hubieras
tenido que pagar.

¿A qué aplica el RECATT? Reglamento CE de la T.T. (316/2014)

 Acuerdos de licencias de patentes nacionales, europeas

 Acuerdos de licencia de Know-How y acuerdos mixtos (los que mezclan patentes y know-
how)

 Acuerdos de licencia de derechos distintos a las patentes, CUANDO contribuyan a lograr el

objeto de esa tecnología.

 Acuerdos con este objeto cuya extensión territorial incluya territorios de la Unión Europea.

 No aplica a acuerdos que tengan su propia norma como por ejemplo son los acuerdos de
suministro o distribución (330/2010)

 Acuerdos de fabricación de productos y prestación de servicios

 Acuerdos sobre software, diseños y otros derechos similares, aun cuando son el único
objeto del acuerdo

 Excluidos acuerdos de Venta, Franquicia, joint ventures

Con lo cual cada vez que vayamos a hacer una revisión o vayamos a redactar un contrato de
licencia de patentes tendremos que tener en cuenta tanto la LP como el RECATT.

Mecanismo de exención clásico (Reglamento 240/1996)

El RECATT, en su primera versión (la del año 1996) tenia un sistema bastante fácil de aplicar: el
de las listas. Ibas al Reeglamento y encotnrabas las listas blanca, negra y gris: legale,s ilegales y
dudosas.

La lista blanca era la de clausulas que se permitían, por ejemplo: dar la licencia para una zona
territorial determinada dentro de donde tenías el derecho exclusivo. La lista negra era la de als
clausulas absolutamente prohibidas. Las cláusulas de la lista gris eran aquellas que había que
consultar a la Comisión para ver si eran legales. Todo ello como una excepción al articulo 85
del Convenio de Roma que obliga y arca el principio de la libre competencia.

Regla del articulo 85 Tratado CEE.

- Lista blanca = exención automática
- Lista negra = prohibición automática
- Consultas Comisión

Ahora hemos ido a un Convenio mucho mas estricto porque se ha estandarizado a nivel de
libre competencia: El RECATT hoy día no tiene listas negras pero sí tiene listas blancas.

Y dentro de este tema de la libre competencia, lo que está mas caliente en este momento son
las llamadas “licencias de patentes esenciales”, aquella que se considera parte de un estándar.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Un estándar es lo que hace que los ordenadores se puedan conectar con otros dispositivos o
con el wifi porque hablan el mismo lenguaje técnico. Para ello hace falta una norma
internacional.

¿Qué sucede cuando esa forma de comunicación que se estandariza algo protegido por un
Derecho de Propiedad Industrial? Se declara a esa propiedad privada como “esencial”.

El ETSI se encarga en Europa de declarar si una tecnología es esencial o no.

¿Qué ocurre si tu tecnología o patente se declara como esencial? Imaginemos que invento una
clavija nueva de carga ultrarrápida para tu ordenador. Lo que podría hacer ETSI es obligar a
que todos los fabricantes tengan ese tipo de clavija. Es tu propiedad privada, con lo cual no te
pueden expropiar, pero si te pueden obligar a que concedas licencias, se llaman “Licencias
FRAND”. Licencias justas, razonables y sin discriminación, así son las licencias que tienes que
otorgar como propietario de una patente esencial.

¿Cuánto es un royalty razonable? Lo normal es entre un 1 – 5%

Típicos casos de estándar: el DC, el DVD, o el 5G.

¿Por qué esto se está convirtiendo en algo tan importante?: porque las telecomunicaciones
están en todas partes. Lo que antes era un problema limitado, hoy día es mucho mayor.

Cliente: “me están reclamando una licencia, ¿por qué?” has incorporado un componente en
tus zapatillas que registra tus pasos, y eso que incorporas, aunque no lo fabriques tu, si lo
vendes, eres responsable de la infracción. Y lo será tambien el fabricante del componente.

De todo lo que parece en la imagen (tecnologías esenciales) probablemente nada lo fabrica el

que vende el coche: Peugeot no tiene NFC’s, no tiene chips… todo son suministros de terceros.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Pero da igual: de cara al titular de la patente es infractor. En la cadena de infractores están

tods del primero al ultimo, incluso el usuario

CONTENIDOS HABITUALES O TIPICOS EN UN CONTRATO DE LICENCIA:

Estos contratos son tan importantes en el mundo de la PInd que hay una organización
internacional dedicada solo a ellos: la LES (Licensing Executives Society).

Una de las cosas que se hizo hace unos años fue generar un conjunto de contratos típicos que
se pueden utilizar tanto en ingles como en español para estas situaciones en la web de la
OEPM (lado derecho – transferencia de tecnología – modelos de contratos):

 Contrato típico de confidencialidad

 Contrato de transferencia de materiales. Puede que no haya una patente, pero si
tienes un material que has credo en el laboratorio que puedes mandarle a otro
investigador o potencial cliente
 Contratos de licencia: de dos tipos, ente público – empresa y empresa – empresa.
En la situación empresa – empresa si se puede producir un choque. El RECATT
diferencia si hay una situación de competencia entre los dos contratantes.

Cláusula de licencia territorial. ¿Puedo dar una licencia limitada solamente a

España y no al resto de la UE siendo yo el titular de la patente? Si las dos partes
contratantes suman menos de un 20% de cuota mercado, sí. La transferencia de
tecnología no se mira des de la legalidad del contrato sino desde la cuota de
mercado, para que Samsung y Apple, que tienen una cuota de mercado altísima,
no sean quienes establezcan el estándar y que todos los que no se encuentren
dentro de ese estándar, se quedan fuera generando que solo podamos comprar
Apple y Samsung.
Esto nunca va a pasar cuando el licenciante es una empresa que no participa en el
mercado como una universidad.
 Contrato de i+D/contrato por encargo. Suele ser un contrato de arrendamiento de
servicios pero también de arrendamiento de obra. Hay que ver cuál es el objeto
o contrato de obra “voy a contratar al Instituto Astrofísico de Canarias par
ver si dentro de X tiempo dentro de un satélite un producto semiconductor
resistiría X tensiones”.
o Contrato de servicios: ensayos de laboratorio, por ejemplo

Características generales del contrato:

 Nominado
 Típico. Algo discutible puesto que no tiene una ley propia peros i es cierto que
tiene una regulación propia dentro de los artículos 86 ss. LP como mínimo
 Bilateral o plurilateral
 Oneroso o gratuito
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 Por un tiempo indefinido o máximo. ¿puede ser indefinido? Depende, si hablamos

de derechos que no caducan como puede ser el know – how sí que es más claro
que puede ser indefinido.

Ojo: Contratos indefinidos: legales siempre y cuando se puedan resolver. Contratos

permanentes: nulos.

Por lo tanto, sí que podremos hacer un contrato de licencia de know how de duración
indeterminada. Lo que no podemos hacer es uno de duración permanente puesto que
es nulo obligar a alguien a estar en una situación contractual y no permitirle resolverla
es abusivo.

Lo normal es que sea con un tiempo definido máximo porque es lo que suele durar el
derecho. Lo que se suele poner en el know – how es: “contrato de duración
determinada o indefinida o que se acaba el día que el know – how deja de existir“

Dos tipos de régimen en el contrato.

 Régimen imperativo/impositivo
 Dispositivo/subsidiario
o Dispositivo: permite a las partes elegir
o Subsidiario: se aplica en defecto de partes. Si acudimos al articulo 82 ss
de la LP encontraremos regulación a este respecto.

Esquema habitual:

 Fecha y lugar de la suscripción. Muy importante para determinar en muchas

ocasiones la competencia judicial
 Las partes que identificamos. Una siempre será la titular o la que tiene la
autorización para dar (puede que la autorización no la dé el titular originario sino el
licenciante con capacidad para licenciar. Si puedes sublicenciar es porque a su vez
tienes una licencia. Régimen de franquicia)
 El expositivo: muy importante puesto que incluye en muchas ocasiones
definiciones porque hablamos de contratos muy técnicos que puede tener palabras
que no son jurídicas o que no aparecen reguladas.

“me vas a pagar un 2% de las ventas” ¿Pero qué ventas? Pues dispondremos que
“por las ventas se entenderá X”

Solemos poner la relación también de las partes. Pero antes de la licencia es

habitual que tengamos, como mínimo, un contrato de confidencialidad, puede
haber un contrato de transferencia de materiales.
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 El clausulado. Lo más importante cuando redactamos un contrato de i+D es de

quién van a ser los resultados. Puede que no haya resultados, pero si los hay es
importante establecer para quién serán…

También se regula qué pasa con los resultados de lo que tu vas a investigar
plurimaterial.

Son las cláusulas más importantes.

Cuando llegamos a negociar este contrato tenemos que hablar de la relación previa
para encadenar esas situaciones que ha habido ya entre las partes, explicar de dónde
viene el contrato de licencia… todo eso el juez no lo sabe y sin embargo es muy
importante para interpretar la voluntad de las partes. Recordemos que una de las
reglas para la interpretación de los contratos ex 1285 CC es “lo que han querido las
partes pactar”, no lo que pone en el contrato sino lo que querías poner. Por lo tanto, si
contextualizas, le das al juez una idea.

Naturaleza y alcance del contrato:

Lo podemos llamar de cualquier manera, pero no es importante cómo lo llamamos,

esto lo ha dicho en reiteradas ocasiones el TS: “lo puedes llamar como quieras por
error o voluntariamente”

Caso Messi: le llaman de la AN porque lo que ha estado haciendo es ceder sus

derechos de imagen para generar más ingresos, y no un contrato de arrendamiento de
servicios como él lo tituló para obtener un régimen tributario diferente.

Le llamemos como le llamemos vamos a estar sometidos al régimen imperativo tanto

de la ley como del reglamento.

Siempre hay que poner los datos de los títulos obligatoriamente por ley. No solo eso,
sino que también tienes la obligación de comunicar el estado en el que se encuentra.
No es lo mismo licenciar una solicitud, que licenciar una patente concedida, que
licenciar una patente que tiene un pleito de cancelación, puesto que el valor cambia
notablemente.

Explicar, dentro de todo el alcance que tiene la patente, qué es lo que se licencia. Por
defecto, e licencia todo lo que se pueda hacer con la patente

Si tienes una patente para un sistema de frenos de todo tipo de vehículos y quieres
licenciar solamente para bicicletas, tienes que decirlo.
Si es exclusiva o no. También es muy importante porque la exclusividad excluye al
titular salvo que se reserve el derecho de uso. Por defecto, si no se dice nada la
patente siempre será no exclusiva.
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Alcance territorial. Será la totalidad de donde esta protegido el derecho.

Forma del contrato. En la antigua ley no sabíamos si hacia falta tener un contrato
escrito y si hacia falta registrarlo. Esa duda se ha disipado. El articulo 79 LP nos lo
resuelve:
Artículo 79. Inscripción en el Registro de Patentes.
1. En el Registro de Patentes se inscribirán, en la forma que se disponga
reglamentariamente, tanto las solicitudes de patente como las patentes ya
concedidas.
2. Salvo en el caso previsto en el artículo 13.1, la transmisión, las licencias y
cualesquiera otros actos o negocios jurídicos, tanto voluntarios como
necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya
concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que
hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes. Reglamentariamente se
establecerá la forma y documentación necesaria para dichas inscripciones.
¿Ad solenmitatem?
Por ejemplo: vas a donar una casa, un bien inmueble y hay una forma obligatoria ad
solemnitatem que es la escritura notarial. Si la vas a comprar, no. Para comprar una
casa se requiere contrato privado. Otra cosa es que si no tiene escritura pública no lo
puedes inscribir, pero el contrato es valido entre las partes. En este caso es ad
probationem.
Ad probationem. Con finalidad de prueba
Ad solemnitatem. Finalidad de cumplir una solemnidad porque es parte del elemento
esencial.
En este caso es esencial frente a terceros: ex articulo 79. 2 la inscripción del registro
del contrato es obligatoria si queremos que terceros ajenos a los que hemos firmado el
contrato lo reconozcan como valido.
Por ejemplo: eres el licenciatario exclusivo, vas a demandar a alguien que ha
infringido la patente, pero si el contrato no esta inscrito no podrás hacerlo. Entre las
partes el contrato puede ser valido siempre que esté en forma escrita, pero esto no
sucede con terceros.
Duración del contrato: STS de la diapositiva. En teoría podríamos pensar que si he
licenciado una patente es legal hacerlo durante todo el tiempo máximo que va a durar
esa patente. ¿Qué pasa si, en un contrato de licencia de 20 años alguien nos cancela la
patente antes de la fecha de término del contrasto de licencia?
En este caso se planteó si yo podía seguir cobrando a pesar de que la patente se había
cancelado antes de tiempo. El Tribunal dijo que sí. La construcción teórica es la
siguiente: si esa patente se solicita el 1 de enero de 2010 y va a estar en vigor hasta el
31/12/2030 y hemos hecho el contrato de licencia exclusiva por todo este periodo de
tiempo, el Tribunal interpreta que la prestación que vas pagando cada año, realmente
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es la contraprestación por el derecho de uso, al margen del tiempo que lo puedas

utilizar. Es decir, que lo haya fragmentado en 30 años, que es la duración, no quiere
decir que no tenga derecho a percibirlo durante todo el tiempo que tu lo estes
utilizando, sea más o sea menos, lo utilices en exclusiva o no. En el momento que se
cae la patente no significa que no lo puedas utilizar, lo único que implica es que no lo
vas a utilizar en exclusiva porque no hay patente, lo cual no habilita a dejar de pagar,
según el TS, cuando se haya hecho una “compensación fragmentada”.

Cuidado con las obligaciones de no competencia. La post contractual esta prohibida

por abusiva. De hecho, muchos grandes laboratorios dan licencias siempre y cuando,
una ev se acaba, el licenciado no haga nada. Aunque digas que si estos so contratos
nulos en los que la autoridad competente acaba multando a ambas partes.
Normalmente genera una situación de monopolio sin causa justificada porque ya no
hay patente.
¿Qué pasa si el licenciatario impugna la patente? (el enemigo en casa). Antes en los
contratos se establecía que no se podía hacer, por lo que si lo hacías se producía un
incumplimiento contractual.
Pero imagina que he descubierto que tu patente no es valida pero como he firmado
esa cláusula, no podía atacarla. Ahora, como está prohibida expresamente por el
RECATT, lo que se ha establecido que si impugnas la patente el titular tiene derecho a
rescindir el contrato. Si la impugnación sale mal y la patente no se anula, pasa a ser
uno más.
Asistencia técnica y know – how: el derecho español de patentes cuenta con el
articulo 84 LP único en el mundo. Se trata de la obligación legal de dar el know – how
necesario para explotar la patente.
Artículo 84. Conocimientos técnicos.
1. Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una
patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a
disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que
posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada
explotación de la invención.
2. El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos
estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación

Un articulo muy deficiente: no dice si puedes o no puedes cobrar, no dice si tiene que
ser en forma de título o de licencia, no dice durante cuánto tiempo…
Admite pacto en contrario, con l cual lo que se hace es, si hay un know – how asociado
(que en teoría es un derecho accesorio, peros e supone que tiene que ser un know –
how necesario para poner en practica la patente, una situación un tanto atípica puesto
que si es necesario debe estar en la patente puesto que la patente tiene la obligación
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de suficiencia descriptiva, por lo que si hay suficiencia descriptiva no hay know – how
necesario que añadir) es decir que no aplica en los contratos.
Obligación de secreto
Asistencia técnica. Esto no lo dice la ley, pero se suele poner. No es que sea secreto
cómo se utiliza la patente que te licencian, pero sí puede requerir en un momento
determinado de formación. Esa formación se suele cobrar aparte.
Formación del personal
Responsabilidad (importante). Aquí hay un régimen imperativo y un régimen
dispositivo.
En cuanto a la solidaridad, si el objeto patentado generase daños a 3º hay
responsabilidad solidaria. Responde tanto el licenciante como el licenciatario.
Artículo 86. Responsabilidad frente a terceros.
1. Quien transmita una solicitud de patente o una patente ya concedida u
otorgue una licencia sobre las mismas, responderá solidariamente con el
adquirente o con el licenciatario de las indemnizaciones a que hubiere lugar
como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas
por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente.

Por acuerdo privado entre las partes esa responsabilidad sí que se puede limitar. Pero
frente al que sufre los daños, ambos son solidariamente responsables.

En cuanto a la validez de la patente: “salvo mala fe, el licenciante no responde de la

validez de la patente”
¿Qué sucedería si, siendo yo HP, durante 20 años cobro un 5% de royalties sobre todos
los ordenadores portátiles que vendo y resulta que, en el año 19 de patente, ésta se
cancela?, ¿Qué ocurre con los royalties pagados en los años previos? La regla general
es que, si no hay mala fe, no se devuelve.
La nulidad, aunque en teoría sería ex tunc, si no era válida la patente el día 1, nada de
lo que ha sucedido después era válido según el CC. Pero lo que dice el código es que ni
las sentencias ni los royalties que se han pagado durante todo ese tiempo anterior,
salvo mala fe (que supieras que estabas licenciando una patente nula) no tiene efectos
retroactivos, con lo que esos actos quedan a salvo.
Si puedes demostrar la mala fe, hazlo, puesto que la buena fe se presume.
Sublicencias. En principio el licenciatario necesita de la autorización del titular para dar
sublicencias, tanto si es exclusivo como si no. Pero el titular siempre va a ser
responsable de lo que haga el sublicenciatario. Incluso cuando pides la legitimación
para dar sublicencias, frente al titular de la patente vas a ser responsable de lo que
haga el sublicenciatario, pasando a ser responsable solidario.
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Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

La regla general es que no se pueden dar sublicencias, pero por contrato se puede
pactar lo contrario.
Pagos de regalías y cánones. Libertad de pacto absoluta entre las partes. Lo que sí nos
pueden obligar por ley es garantizar el suministro al mercado.
Controles de calidad. Lícitos y permitidos siempre que le obligues a cumplir con un
estándar podrás entrar a hacer auditorias, revisar los controles o incluso poner la
marca del licenciante (ej.: ropa con la etiqueta “Goretex”)
Esta permitido el precio recomendado, pero no te pueden obligar a establecer un
precio mínimo. El precio máximo sí está permitido porque beneficio al consumidor.
Mejoras. Está prohibido lo unidireccional que perjudique al licenciatario. “tú mejoras
mi tecnología y me vas a dar licencia de esa mejora gratis” es una cláusula nula incluida
en la lista negra.
Defensa de la patente. En principio tanto licenciante como licenciatario pueden
defender la patente.
¿Qué pasa si el titular no lo hace? Le puedes exigir que ejercite el derecho de exclusiva
contra un infractor y, si no lo hace, puedes hacerlo tú. No tienes por qué tolerar un
comportamiento que infinge el derecho de exclusiva por el que estoy pagando.
Riesgo: la mayoría de los pleitos de patentes se convierten en pleitos donde el
infractor pide la nulidad de la patente.
Artículo 117. Legitimación para el ejercicio de las acciones.
1. Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones a que se refiere el
artículo 2.3 de esta Ley, además de los titulares de los derechos inscritos en el
Registro de Patentes, quienes acrediten haber solicitado debidamente la
inscripción en dicho registro del acto o negocio del que traiga causa el derecho
que se pretenda hacer valer, siempre que dicha inscripción llegue a ser
concedida.
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Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

TEMA 5. LITIGACIÓN EN MATERIA DE PATENTES: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES

I. MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA DE PATENTES (CASO PRÁCTICO)

Ingrid PI/Marcos FRAILE (Abogado en Uría Menéndez): (2 horas).

II. LITIGACIÓN EN MATERIA DE PATENTES: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES:

CASO I
Ingrid PI/Marcos FRAILE (Abogado en Uría Menéndez): (2 horas).

III. LITIGACIÓN EN MATERIA DE PATENTES: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES:

CASO II. EL CERTIFICADO COMPLEMENTARIO DE PROTECCIÓN
Ingrid PI/Marcos FRAILE (Abogado en Uría Menéndez): (2 horas)

IV. LITIGACIÓN EN MATERIA DE PATENTES: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES:

CASO III
Ingrid PI/Marcos FRAILE (Abogado en Uría Menéndez): (2 horas).

V. LITIGACIÓN EN MATERIA DE PATENTES: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES

CASO IV
Ingrid PI/Marcos FRAILE (Abogado en Uría Menéndez): (2 horas).

VI. LITIGACIÓN EN MATERIA DE PATENTES: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES

CASO V
Ingrid PI/Marcos FRAILE (Abogado en Uría Menéndez): (2 horas).

VII. LITIGACIÓN EN MATERIA DE PATENTES: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES

CASO VI
Ingrid PI/Marcos FRAILE (Abogado en Uría Menéndez): (2 horas).

VIII. LITIGACIÓN EN MATERIA DE PATENTES: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES

CASO VII
Ingrid PI/Marcos FRAILE (Abogado en Uría Menéndez): (2 horas).
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TEMA 6. MODELOS DE UTILIDAD: RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MODELOS DE UTILIDAD. EL

REGISTRO DE LOS MODELOS DE UTILIDAD ANTE LA OEPM.
Jorge Juan CARBONELL (Jefe de Servicios de modelos de utilidad de la OEPM): (2 horas)

I. INTRODUCCIÓN

¿Qué es un modelo de utilidad? Es un título de propiedad industrial que protege invenciones

- Propiedad industrial: Conjunto de derechos que otorga el Estado con el fin de proteger
las creaciones técnicas y estéticas del ser humano a través de procedimientos
administrativos sujetos a una serie de requisitos.
- Invenciones: la ley no define lo que son las invenciones como tal. La LP es una ley que
sigue muy de cerca todo el articulado del Convenio de la Patente Europea, donde
tampoco se definen.
Podríamos decir que son creaciones de carácter técnico que resuelven un problema
técnico.

Las ideas no se protegen. Una idea se podría proteger, si acaso, como obra de propiedad
intelectual, pero no como propiedad industrial.

La protección de invenciones establece requisitos diferentes para la patente de invención y

para los modelos de utilidad: un modelo de utilidad es un modelo complementario al de
patente pero tienen distintos requisitos para su concesión. En particular el procedimiento por
le cual se concede le modelo es muy diferente al procedimiento por el cual se conceden las
patentes.

La OMPI define un Modelo de Utilidad como una forma especial de patente concedida por un
Estado o jurisdicción a un inventor o solicitante por un periodo de tiempo determinado. Sería
una forma especial de patente.

Desde el punto de vista técnico un MO puede proteger un objeto simple o extremadamente

complejo.

INTRODUCCIÓN. ORIGEN Y SITUACIÓN ACTUAL

Se crean en Alemania en 1891 como respuesta al aumento de solicitudes de patentes de

talleres sobre utensilios y herramientas de trabajo con una nueva configuración y nuevos
efectos técnicos.

El resultado de la misma fue 48.000 solicitudes hasta 1895.

En 1936 se admiten las máquinas dentro del ámbito de protección

En 1986 y 1990 se elimina el requisito de corporeidad (objetos)

Conforme han ido pasando los años ha ido aumentando el ámbito de la protección que
permiten los MU. Hoy en día hay muy pocas excepciones o exclusiones: Actualmente solo se
excluyen los procedimientos y la materia biológica.
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- Un método de trabajo que permite la obtención de un determinado resultado técnico

(una invención de procedimiento) puede protegerse con una patente pero no con un
MU.
- Otra de las exclusiones de la LP es la protección de la materia biológica: los seres vivos
y sus partes constituyentes no puede protegerse. Si pueden protegerse, por ejemplo,
métodos de replicación artificial de ese tipo dne estructuras vivas, pero no la materia
viva en sí.

Los MU existen en 90 países. La mayoría de ellos están bajo el paraguas de OMPI. Hay
excepciones, países que no tienen MU, principalmente del ámbito anglosajón (EE. UU., Canadá
y R.U.)

Pero países como España, Grecia o Portugal sí reconocen la figura del MU. ¿Qué tienen en
común las economías de esos países? Los MU son una modalidad que se adapta muy bien a lad
PYMES.

En España hay el doble de MU que de patentes.

II. EL MODELO DE UTILIDAD EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

Con el tiempo, la figura del MU ha ido cobrando ucha mas importancia, lo cual viene a
consolidarse con la actual Ley de Patente,s que entró en vigor, de hecho, el 1 de abril de 2015.

LEY 24/2015 DE 24 DE JULIO DE PATENTES:

Toca aspecto relacionados con los MU en 4 de sus títulos:

- Título I: Ámbito de aplicación

- Título II: define los requisitos de protección
- Titulo V: define lo que son las solicitudes y los procedimientos, que en muchas
ocasiones son comunes con los de patentes.
En ausencia de procedimiento especifico para el MU se utilizan los de patentes.
- Titulo XIII: modelos de utilidad. Define una serie de cuestiones específicas.
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Ámbito de aplicación:

La ley concede tres tipos de protección

Artículo 1. Objeto de la Ley.

Para la protección de las invenciones industriales se concederán, de acuerdo con lo dispuesto
en la presente Ley, los siguientes títulos de Propiedad Industrial:
a) Patentes de invención.
b) Modelos de utilidad.
c) Certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios.

El registro de estos títulos corresponde a la OEPM, O.A. (Organismo Autónomo), cuyo papel
consiste, dentro del ámbito de la Administración española, cómo se regulan estos MU.

Artículo 2. Registro de Patentes.

1. El registro de los títulos reconocidos en esta Ley tiene carácter único en todo el territorio
español y su concesión corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas, salvo lo
previsto en los tratados internacionales en los que España es parte o en el derecho de la Unión
Europea.
2. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a derechos sobre
los títulos mencionados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Patentes, según
lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.
3. La inscripción en el Registro de Patentes legitimará a su titular para ejercitar las acciones
reconocidas en esta Ley en defensa de los derechos derivados de los títulos mencionados en el
artículo 1.

Pueden presentar solicitudes todas las personas físicas y jurídicas, incluidas las de Derecho
Público.

Artículo 3. Legitimación.
1. Podrán solicitar los títulos de Propiedad Industrial las personas físicas o jurídicas, incluidas
las entidades de derecho público.
2. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de
las disposiciones de cualquier tratado internacional que resulte de aplicación en España, en
cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo
dispuesto en esta Ley.

¿Qué NO se puede proteger como Modelo de Utilidad?

Artículo 137. Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad.
2. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e invenciones
excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones de
procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones
farmacéuticas.
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Una secuencia de acciones técnicas que logran un determinado resultado técnico es un

procedimiento que no se puede proteger por un MU, pero sí por una patente.

Art. 4 se definen las creaciones que no se consideran invenciones (juegos, reglas

matemáticas, descubrimientos científicos, presentación de información, programas de
ordenador, etc. per se.)

No podrán protegerse ni como MU ni como patentes. Pero la ley define ese tipo de creaciones
no protegibles en si mismas, es decir: el código de ordenador que, introducido en un
determinado ordenador ejecuta un programa, por si mismo no es protegible mediante la figura
de patente o modelo. Sí es protegible como creación artista o literaria a través de la Propiedad
Intelectual. Sin embargo, hay excepciones: ¿Mi patente puede integrar un programa de
ordenador que forme parte de la solución técnica a un problema técnico? Sí. Estas exclusiones
pueden formar parte de una invención siempre que, en conjunto, o con otros elementos que
pueda tener mi invención den lugar a una solución técnica a un problema técnico.

Artículo 4. Invenciones patentables.

1. Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean
nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Las
invenciones a que se refiere el párrafo anterior podrán tener por objeto un producto
compuesto de materia biológica o que contenga materia biológica, o un procedimiento
mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.
2. La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un
procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista
anteriormente en estado natural.
3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por «materia biológica» la materia
que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema
biológico y por «procedimiento microbiológico» cualquier procedimiento que utilice
una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que
produzca una materia microbiológica.
4. No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en
particular: a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. b)
Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras
científicas. c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,
para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de
ordenadores. d) Las formas de presentar informaciones.
5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las materias o
actividades mencionadas en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de
patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal.

Art. 5 define invenciones excluidas de protección (partes del cuerpo humano,

métodos de tratamiento quirúrgicos o de diagnóstico, variedades vegetales, razas animales,
invenciones contrarias al orden público, etc.)

Artículo 5. Excepciones a la patentabilidad. No podrán ser objeto de patente:

1. Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las
buenas costumbres, sin que pueda considerarse como tal la explotación de una
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invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o
reglamentaria. En particular, no se considerarán patentables en virtud de lo dispuesto
en el párrafo anterior:
a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.
b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser
humano.
c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales
d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que
supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el
hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.
2. Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las
invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la
invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.
3. Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de
animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos
procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la
selección. Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a la patentabilidad de las
invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro
procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.
4. Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y
los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no
será aplicable a los productos, en particular a las sustancias o composiciones, ni a las
invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.
5. El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como
el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial
de un gen. Sin embargo un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro
modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial
de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la
estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural. La aplicación
industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en
la solicitud de patente.
6. Una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sin indicación de función
biológica alguna.

Art. 137 excluye de la protección por modelo los procedimientos, materia biológica
y sustancias composiciones farmacéuticas

Artículo 137. Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad.
2. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e
invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley,
las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las
sustancias y composiciones farmacéuticas.

¿Qué SÍ se puede proteger como Modelo de Utilidad?

Artículo 137. Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad.
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1. Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este Título, las
invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva,
consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que
resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación

Requisitos:
- Industrialmente aplicables
- Nuevas
- Implicando actividad inventiva.

Artículo 6 Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida

en el estado de la técnica

Artículo 6. Novedad.
1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado
de la técnica.
2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de
presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en
el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro
medio.

Art. 140 Se considera que una invención implica una actividad inventiva si no
resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.

La diferencia con una patente es que en ella solo se exige que no sea evidente para el experto
en la materia. En un MU se exige que no sea muy evidente para el experto.

Artículo 140. Actividad inventiva.

1. Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica
una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy
evidente para un experto en la materia.
2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo
139.2 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la
actividad inventiva.

Art. 9 Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial

cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la
agrícola

En este caso la aplicación industrial es muy inmediata, prácticamente se da en el 100% de los

casos.

Artículo 9. Aplicación industrial.

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto
puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Algo que no es aplicable industrialmente es el llamado “móvil perpetuo”, ese objeto que
iniciando su operación es capaz de mantener indefinidamente un determinado
funcionamiento (eléctrico, mecánico… del tipo que sea) porque ese tipo de objetos no existen
por ir al contrario de leyes como las leyes de la termodinámica.

¿Publicar o proteger los resultados?

En las universidades en general hay mucha tendencia a publicar los trabajos de investigación.
Si yo publico mis resultados antes de solicitar mi MU o mi patente, estoy anulando la novedad
de mi objeto, con lo cual no hay que publicar primero sino que primero hay que solicitar el
titulo de la protección.

La novedad se “anula” por cualquier tipo de divulgación anterior a la solicitud aunque sea del
mismo inventor.

Si tengo una invención:

- Proteger
- Publicar

DIFERENCIA DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA EN PATENTES Y EN MODELOS DE UTILIDAD:

Patentes

Artículo 8: Actividad inventiva.

Se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la
técnica de una manera evidente para un experto en la materia

Modelos de utilidad

Articulo 140: Actividad inventiva.

Se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la
técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.

La diferencia entre “evidente” y muy evidente es la que genera, en términos prácticos, la

mayor fuente de discrepancias entre un tipo de figura en otra, puesto que los requisitos de
novedad y aplicación industrial son idénticos en ambos casos y este es el único que difiere.

El requisito de actividad inventiva está rebajado, pero… ¿es un MU una “invención menor”?

¿Patente o modelo de utilidad?

Mezcladora planetaria para la producción de
conglomerados a base de cemento o de resina, en
concreto, hormigón: Modelo de Utilidad ES1258670
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Para determinadas cosas una patente encaja menor que un MU y viceversa (también por las
exclusiones que determina la ley). En todo caso la diferencia con patentes se puede deducir,
en cuanto a actividad inventiva, del propio articulo 137:

Artículo 137. Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad
Un modelo de utilidad es una invención aplicada a un objeto o producto al que se le dota de
una configuración, estructura o composición de la que resulte una ventaja prácticamente
apreciable para su uso o fabricación.

No necesariamente estamos hablando de resolver un problema técnico mediante medios

técnicos (que sería la definición estándar de la invención como patente) sino que aquí lo que
estamos diciendo es que puede ser suficiente que le MU defina la invención como un objeto
cuya configuración, estructura o composición le dota de una ventaja para el uso o para la
fabricación.

¿Puede un Modelo resolver un problema técnico mediante medios técnicos? Desde luego: lo
que cabe en una patente, cabe en un modelo.

La definición del 137 da lugar a que en la Oficina tenga que ir más allá de lo que explícitamente
define la ley, puesto que la única figura que se define en ella es la del experto en la materia.

En consecuencia, los destinatarios de la invención que podrían apreciar la validez de la ventaja

atribuida al modelo serían:
- Si se trata de una ventaja relacionada con el uso : podríamos estar hablando de un
usuario normal razonablemente informado; (será el que podrá decidir si existe
ventaja apreciable en el uso o no)
- para la fabricación: un trabajador ordinario, obrero cualificado que fabrica ese
objeto, o a lo sumo un técnico.

Es una construcción que deriva del articulado de la ley y de la definición que se hace de lo que
es un modelo frente a lo que es una patente, lo que da lugar a que se pueda hacer una
valoración de lo que es el requisito de la AI (donde se encuentra la diferencia entre patente y
MU) de dos maneras distintas:
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

MÉTODO PROBLEMA – SOLUCION ADAPTADO A LOS MODELOS DE UTILIDAD: 4 PREGUNTAS

Es la técnica estándar para hacer la valoración de la AI en una invención.

Es habitual que los examinadores de la EPO utilicen este procedimiento de evaluación de la AI

para obtener un determinado resultado para apreciar la evidencia o no de un determinado
resultado.

Puede haber una adaptación de lo que se conoce como método problema – solución estándar:

1. ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo?

2. ¿Cuál es la diferencia técnica entre la invención reivindicada
3. y el estado de la técnica más próximo?
4. ¿Evidencia?

El objetivo es tratar de que una persona (examinador) sea capaz de valorar si una solución
técnica ha necesitado de ese esfuerzo inventivo que transpone el requisito de la actividad
inventiva.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Muchas veces ocurre que cuando uno ve la solución a un determinado problema,

instintivamente pensamos que “era evidente resolverlo así”, pero eso es el error que trata de
evitar justamente este tipo de métodos, objetivando el valor de ese esfuerzo inventivo que
pueda estar relacionado con la diferencia entre dos objetos. El conocido del estado de la
técnica y el que propone el modelo.

MENOR ACTIVIDAD INVENTIVA. COMPARACIÓN DE ENFOQUES. LA EVIDENCIA EN EL

TRABAJADOR/USUARIO IMPLICA LA MUY EVIDENCIA DEL EXPERTO EN LA MATERIA

¿Qué diferencia hay entre que el experto en la materia lo considere evidente o muy evidente?
Se suele recurrir a la figura del usuario informado, del técnico cualificado… para hacer este tipo
de valoraciones.

¿Qué empresa de construcción contrataría a un operario que no supiera que dentro del
hormigón hay barras metálicas que dan justamente estructura a ese hormigón? Ninguna. El
usuario informado (el técnico de la construcción en este caso) lo sabe de manera muy
evidente.

Si el experto en la materia considera que algo es evidente, se puede entender que el experto
en la materia lo consideraría muy evidente. Se da así un determinado paralelismo. Entre
ambas figuras. Algo que el trabajador ordinario o el usuario informado pueda considerar que
no es evidente, podría no ser muy evidente también para el experto en la materia, pero no
tiene por qué ser así: puede que el usuario informado no sepa que existe una determinada
solución técnica, pero el experto en la materia sí.

Determinadas soluciones técnicas son admisibles como MU porque tienen una ventaja de uso
que podría ser muy evidente para el experto pero no lo es tanto para el usuario informado.

• Que no derive de manera muy evidente del estado de la técnica

• Que suponga una ventaja apreciable:
- Productos más baratos
- Ergonomías
- Menor cantidad de material necesario
 Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

- Facilidad de montaje
- Menor espacio de almacenaje
- Mayor seguridad en su manejo
- Menos tiempo de fabricación y menos recursos necesarios
- Mejoras en las condiciones de trabajo
Todo esto no se podría considerar problemas que resuelven una determinada solución técnica
protegibles como patente. Si una patente tiene ese tipo de ventajas, desde el punto de vista
técnica pueden ser muy evidentes. Pero este tipo de ventajas sí pueden dar lugar a que se
pueda tener una protección como MU.

III. EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

La ley define el procedimiento de concesión para los MU de manera explícita y diferente de la

de patentes.

Muy importante: Antes de solicitar el Modelo de utilidad:

- ¿Conozco el estado de la técnica? aconsejar al inventor si realmente conoce y ha hecho

una búsqueda exhaustiva de lo que existe en el mercado.
- ¿He desarrollado una solución técnica a un problema técnico? No me vale un juego, una
obra literaria, un método matemático puro. Todo esto no es protegible.
- ¿Tengo la intención de explotar industrial y comercialmente la invención?

El primer paso del procedimiento de concesión es la presentación de la solicitud de MU. La

solicitud de un MU lleva como documentación todo lo que aparece en el esquema. En
particular, la instancia y la descripción son ya suficientes para iniciar el procedimiento de
solicitud. Después, la Oficina solicitara la aportación de las reivindicaciones, las tasas y las
figuras.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Si se cumplen los requisitos de los documentos de la solicitud, se llega a la admisión a trámite

y se otorga una fecha de presentación: la vida legal del Mu se mide desde esa fecha.

La legislación española da una duración máxima para un MU de 10 años.

Por otro lado, si voy a querer utilizar mi derecho de utilidad para solicitudes posteriores los 12
meses también empezarán a contar desde el mismo momento.

Concedida la fecha de presentación se hace un examen formal de la solicitud y se

comprueban una serie de requisitos:
- Que se hayan presentado en español todos los documentos. En su caso se puede iniciar el
procedimiento en un idioma que no sea español pero se reclamará al solicitante que
aporte la documentación en español.

Si no hay oposiciones en esa solicitud, en un plazo aproximado de 5 meses desde que se

presenta la solicitud se pueden conceder los MU. (si no hay oposiciones = concesion directa)

¿Qué puede ocurrir en el examen formal?

Si la documentación no es válida y/o no se cumple con el plazo, habrá una comunicación de

defectos con el solicitante y se le otorga un plazo de 2 meses para poder subsanarlo, plazo en
el que debe presentar la contestación que subsane los defectos que se le hayan indicado.

En el omento en el que los supera, se produce la continuación del procedimiento, es decir, el

expediente continúa su proceso y se publica en el BOPI. Esa publicación da lugar al plazo de
oposición de 2 meses que empieza a contar desde el día de la publicación de la solicitud. (l
modelo no está concedido todavía).

Si no hay oposiciones, el modelo se concede automáticamente. Si hay oposiciones, se dará

traslado de las mismas al solicitante. Éste puede contestar o no. La contestación del
solicitante puede dar lugar a una replica el oponente.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

A partir de ahí se produce el examen de toda la documentación relacionada con ese

procedimiento de oposición por parte de expertos miembros de la OEPM (hasta ese momento
la Oficina solo había intervenido en traslado e intercambio de documentación).

Si se supera el examen de las oposiciones, el modelo se puede conceder igualmente. Si no se

supera, es decir, el oponente tiene una documentación o unos argumentos que hacen pensar a
los expertos que el modelo no puede concederse. En este caso lo primero que se hará es emitir
una resolución motivada negativa, que no cierra el proceso a la que puede contestar.

En función de la contestación del solicitante, la comisión de expertos se puede volver a reunir

para dar lugar a que el modelo se concede o se deniegue.

CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LOS MU

Procedimiento ágil: La primera comunicación se hace en menos de 5meses. Puede llegar a ser
concedido en 6 meses*

Es un procedimiento de registro sin examen de fondo. En un MU no se están evaluando ni

novedad, ni AI, ni AI. Eso sí se valora en una patente, pero no en un MU.

Con oposiciones pre-concesión: primero público, espero al procedimiento de oposición y

luego concedo.

Procedimiento económico: Tasas menores que en patentes

Protección provisional desde la publicación de la solicitud ya que lógicamente en el momento

en el que publico mi solicitud cualquier atiene la posibilidad de copiarla.

DOCUMENTOS QUE FORMAN UNA SOLICITUD DE MU

En primer lugar tenemos una descripción:

- Indicación del campo de la técnica de la invención

- Puedo indicar antecedentes conocidos por el inventor
- Indicación del problema técnico que resuelve y de la ventaja que aporta la invención.
- Explicación suficientemente clara y completa de la invención como para que un experto en
la materia reproduzca la invención sin un esfuerzo intelectual adicional

Reivindicaciones:

- Establecen el ámbito de protección del Modelo de Utilidad

- Deben ser claras y concisas basándose EXCLUSIVAMENTE en características técnicas, no en
ventajas o valoraciones del solicitante
- Todo lo que se reivindique debe aparecer en la Descripción y, en su caso, en las Figuras. Lo
no descrito no puede ser reivindicado.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Figuras:

- Son opcionales. Pueden incluirse para facilitar la comprensión de la invención

- No deben contener texto si no es imprescindible. Las partes o elementos se señalan con
referencias numéricas, mencionadas en Descripción y Reivindicaciones
- Siempre realizadas con herramientas de dibujo técnico (CAD, por ejemplo), las figuras a
mano alzada en principio no son aceptables.

Ejemplo de procedimiento de concesión (REIV y FIG)

Calzado deportivo fabricado mediante tecnologías de fabricación aditiva – Universidad de

Cádiz

ES1244900U

Tasas:

No es un documento como tal pero hay que presentar justificante de pago.

Con la presentación de la solicitud debe satisfacerse la tasa de presentación

Las Universidades públicas y los emprendedores y PYMES cuentan con bonificaciones de las
tasas (Art. 106 Ley 24/2015, de Patentes)
 Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

IV. EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN

Art. 144. Oposiciones a la solicitud

1. Dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud cualquier persona podrá
formular oposición, alegando la falta de alguno de los requisitos legales exigidos para su
concesión, incluidas la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial o la suficiencia
de la descripción. No podrá alegarse la falta de legitimación del solicitante, la cual deberá
hacerse valer ante los Tribunales ordinarios.

Si se produce una de esas cuatro situaciones mencionadas, se podrá presentar una oposición.
Lo que no se puede es alegar la falta de legitimación del solicitante. Una situación enterminos
prácticos en la que un empleado de una determinada empresa intente hacer una solicitud
fuera de su ámbito de trabajo si ha desarrollado esa invención como parte de su actividad
laboral en la empresa. Son situacions subsanables ante los tribunales y no en una oposición.

Características generales de la oposición:

Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Presentación de oposiciones:

Siguen este procedimiento:

Se trasladan al solicitante del modelo para que tenga conocimiento de que las mismas se han
producido. A partir de ahí el solicitante le puede contestar.

Dentro de la contestación, el solicitante puede hacer alegaciones para defenderse sobre el

cumplimiento de los requisitos e, incluso, puede aportar nuevas reivindicaciones modificando
las originales de manera que, sin mpliar el alcance de la protección, pueda satisfacer esos
requisitos por los cuales se están oponiendo.

La contestación del solicitante no es obligatoria, pero si se dan el oponente podrá replicar en

un plazo de 10 dias desde que se le traslade la contestación del solicitante.

La Comisión de Expertos será la que resuelva todo el procedimiento teniendo en cuenta todo
le intercambio de información.

El resultado de la oposición se publicará en el BOPI.

COMISIONES DE EXPERTOS:

Composición: normalmente 3 miembros.

- Presidente (otorga el voto de calidad)
- Ponente (redacta el acta de la comisión)
- Tercer miembro (revisa la solicitud para que haya debate)
- Jurista (opcional según el tipo de oposición de que se trate)

VALORACIÓN DE LA NOVEDAD Y LA ACTIVIDAD INVENTIVA

Son los dos requisitos de oposición más habituales. También puede oponerse porque no haya
suficiencia en la descripción, pero es mucho menos habitual.

La valoración de si se cumplen o no los requisitos de fondo se hace a partir de:

- Documentos oponentes
- Alegaciones del solicitante
- Modificación reivindicaciones
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

- Réplica del oponente

Ejemplo de oposición:
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
Puede ser tanto de concesión como de denegación

Actuaciones posteriores:
- Contra la denegación o concesión del modelo de utilidad, recurso de alzada en vía
administrativa ante el Director de la OEPM. Tras ese paso, si todavía existe discrepancia
con esta resolución del recurso en vía administrativa, se pasa a:
- Contra el recurso de alzada, recurso contencioso-administrativo en vía judicial.
 Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

La diferencia es que en una patente la oposición se puede dar después de la concesion:

primero se concede y luego se abre el procedimiento de concesión. (post concesion)

En un modelo las oposiciones son previas a la concesión. (pre concesion)

V. EL INFORME DE SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA IET

CONSIDERACIONES PREVIAS: BASE JURÍDICA DEL IET

Desde el 1 de abril de 2017, es posible solicitar un Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)
para los Modelos de Utilidad

“Artículo 148 LP: para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos
de exclusiva derivados de un Modelo de Utilidad, es necesario haber obtenido o solicitado
previamente, abonando la tasa correspondiente, el informe sobre el estado de la técnica
previsto en el Artículo 36.1 LP para las patentes, referido al objeto de título en el que se funde
la acción.”

“Artículo 36.1 LP: el informe sobre el estado de la técnica (IET) irá acompañado de una opinión
escrita, preliminar y no vinculante, relativos a la solicitud, realizados sobre la base de las
reivindicaciones y teniendo en cuenta debidamente la descripción, y en su caso los dibujos.
El IET mencionará los elementos del estado de la técnica que puedan ser tomados en
consideración para apreciar la novedad y la actividad inventiva de la invención objeto de la
solicitud y la opinión escrita versará acerca de si el objeto de la solicitud parece ser nuevo,
implica actividad inventiva y es susceptible de aplicación industrial (Artículo 26 del Reglamento
de ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes).”

El IET lo realiza la OEPM.

La incorporación en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, da la posibilidad de solicitar un

IET para un Modelo de Utilidad, surge de la Propuesta modificada de Directiva sobre Modelos
de Utilidad del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de los regímenes
jurídicos de protección de las invenciones, del 30 de junio de 1999, que nunca llegó a
aprobarse definitivamente (fue retirada en el 2006) y que tuvo las siguientes enmiendas:

Se amplía la posibilidad de solicitar un informe de búsqueda a cualquier persona interesada,

para mejorar la seguridad jurídica (Art. 16.1, enmienda 19 del Parlamento): es decir, puede
pedir que se evalúen los requisitos de novedad, AI o AI, tanto el titular del modelo como un
tercero que quiera emprender una acción contra ese titular.

Otra cuestión importante es que el informe deberá quedar a disposición del público como
parte integrante de la documentación que acompaña a la concesión del Modelo, para mejorar
la transparencia y la seguridad jurídica. (Art. 16.3, enmienda 20 del Parlamento). Es decir, el
informe sobre el estado de la técnica forma parte del procedimiento de concesión de una
patente pero no forma parte del proceso de concesión de un MU, por lo que se podrá obtener
un MU sin informes sobre el estado de la técnica, sin haber evaluado si había novedad, AI o AI.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Los Estados Miembros tienen la obligación de hacer preceptivo el informe de búsqueda

cuando se interponga una acción judicial, salvo que el informe se haya establecido
anteriormente.

Artículo 63 del Reglamento de ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes,

referente a la petición del IET para el ejercicio de acciones judiciales, establece que:
“Una vez admitida la petición de informe, la Oficina Española de Patentes y Marcas elaborará
el informe sobre el estado de la técnica, que se acompañará de la opinión escrita, preliminar y
no vinculante, y dará traslado de los mismos al peticionario.
Tanto la petición, como el informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita, se
incorporarán al expediente de modelo de utilidad.
A la vista del informe, el solicitante del modelo de utilidad podrá presentar alegaciones y, en su
caso, modificar las reivindicaciones, en los trámites permitidos en el Capítulo I del Título IV del
Reglamento.
A la vista del informe, el titular podrá solicitar la limitación del modelo de utilidad en las
condiciones y con los requisitos previstos en el Artículo 105 LP y siguientes de la Ley y en el
Artículo 41 RLP y siguientes del Reglamento”.

DIFERENCIAS CON LOS IET DEL PROCEDIMIENTO DE PATENTES

1. Los IET de Modelos de Utilidad no forman parte del procedimiento

En patentes, el IET debe solicitarse de manera obligatoria junto con la solicitud de patente, en
el momento inicial del procedimiento
En Modelos de Utilidad no es obligatorio su solicitud, excepto si se va a emprender la una
acción judicial.
No se encuentra sujeto a un momento procedimental determinado. En la práctica:
- la petición del IET desde el inicio y de manera simultánea a la solicitud del Modelo de
Utilidad
- La petición del IET en fase de oposición
- la petición del IET una vez que el modelo de utilidad ha sido concedido

2. Las reivindicaciones no siempre pueden ser modificadas a la vista del IET

En patentes, una vez se ha publicado el IET, empieza el examen sustantivo a petición del
solicitante. Según el Artículo 39 LP, el solicitante podrá presentar observaciones al informe
sobre el estado de la técnica y a la opinión escrita, y modificar las reivindicaciones si lo estima
oportuno, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48 LP.

Por contra, según establece el Artículo 63 RLP, relativo específicamente al IET para el ejercicio
de acciones judiciales en Modelos de Utilidad, a la vista del informe, el solicitante podrá
presentar alegaciones y, en su caso modificar las reivindicaciones, en los trámites permitidos
en el Capítulo I del Título IV del Reglamento.

Las reivindicaciones pueden ser modificadas por el solicitante antes de la concesión

exclusivamente en tres momentos procedimentales concretos, que son:
- En la contestación al examen de oficio
- A la vista de una oposición
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

- A la vista de un recurso

Si el IET se pide una vez que el Modelo está concedido, la única posibilidad que tiene el titular
de modificar las reivindicaciones es mediante una limitación.

La petición de limitación se regula en el Artículo 105 LP, que establece que a petición del titular
el Modelo de Utilidad cuya concesión sea firme, podrá ser revocada o limitada modificando las
reivindicaciones en cualquier momento de su vida legal.

Las reivindicaciones modificadas deben ajustarse a lo dispuesto en los Artículos 28 y 48 LP:

- basadas en la descripción
- no exceder el objeto original de la invención - no ampliar la protección.

PETICIÓN DEL IET POR TERCROS Y NOTIFICACIÓN AL TITULAR

Artículo 63 RLP:
Una vez que la OEPM elabore el informe sobre el estado de la técnica, lo trasladará al
peticionario acompañado de la opinión escrita preliminar y no vinculante, incorporando dichos
documentos al expediente y siendo éstos públicos.
El legislador ha incluido el término “peticionario” para englobar a un tercero por:
- petición expresa de expertos cualificados
- para adecuarnos a la legislación alemana de Modelos de Utilidad, origen de la figura
de esta modalidad de propiedad industrial
- en la línea de la Propuesta modificada de Directiva antes mencionada, cuya enmienda
19 hace alusión específica a la naturaleza del peticionario, incluyendo a cualquier
persona interesada con el fin de mejorar la seguridad jurídica.

CASOS PRÁCTICOS

Un titular de un Modelo de Utilidad del año 2016 (MU1) y del que no hay realizado ningún tipo
de seguimiento ni vigilancia tecnológica, descubre que otro solicitante tiene concedido un
Modelo de Utilidad en el año 2017 de contenido prácticamente idéntico al suyo (MU2).
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

1) Ha transcurrido el plazo para presentar las oposiciones por lo que el titular del primer
modelo MU1, decide solicitar un IET de MU2.

Quiere actuar como peticionario de un informe del estado de la técnica respecto del objeto de
la invención al que se refiere MU2, porque entiende que en ese informe el examinador
reflejará el documento U1 como estado de la técnica muy relevante. Con esta opción podría
llegar a un acuerdo con el titular de MU2 y evitar un pleito.

2) Ejercer una acción de nulidad por incumplimiento de requisitos de patentabilidad.

En el caso de que el peticionario del IET sea el propio solicitante o titular, éste debe asumir la
puesta en disposición al público de dicho informe de búsqueda, tal como establece el Artículo
63 RLP tanto si es negativo como si es positivo (ITP es mejor para extender protección, porque
no es público)

Surge una controversia cuando es un tercero el que solicita el informe y el solicitante/titular

del Modelo de Utilidad, sin previo aviso, tiene constancia de que se ha adjuntado a su
expediente y de manera pública, dicho informe (si es negativo puede condicionar p.e. la fase
de oposición)

En previsión de esta casuística y tras la controversia generada, la OEPM, ha contemplado en

sus directrices informar al solicitante/titular del modelo de utilidad acerca de si ha existido
una petición de IET por parte de un tercero.

Tras este “previo aviso” puede que las partes lleguen a un acuerdo antes de la publicación del
IET, o en última instancia, se le otorga al titular del modelo una cierta capacidad de reacción,
pudiendo solicitar una limitación de su modelo de utilidad en previsión de acciones judiciales
inminentes, tal como establece el Artículo 105 LP.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

IET Y FASE DE OPOSICIÓN: CONCEPTOS Y DIFERENCIAS

1-El IET no forma parte del procedimiento de concesión de Modelos de Utilidad, la fase de
oposición sí

La fase de oposición por tanto, forma parte del procedimiento de concesión, con sus plazos
correspondientes y sus momentos procedimentales determinados, mientras que el IET puede
ser solicitado en cualquier momento y de manera externa al procedimiento, no habiendo
plazos establecidos para su elaboración y publicación.

2- Los documentos a valorar en la fase de oposición los aporta el oponente, mientras que en
el IET se valoran los documentos recuperados por el examinador que realiza la búsqueda de
anterioridades

En la fase de oposición el estado de la técnica a considerar lo determina el oponente y debe

estar en castellano.

En cambio, cuando lo que se ha solicitado es un Informe sobre el Estado de la Técnica de un

Modelo de Utilidad, el examinador encargado de la búsqueda es el que recupera de las bases
de datos pertinentes los documentos más relevantes, por lo que el estado de la técnica al que
se enfrenta el examinador a la hora de valorar los requisitos de patentabilidad es mucho más
amplio que en el procedimiento de oposición.

3-Valoración de los documentos relevantes.

En la fase de oposición:
- se traslada al solicitante dicha oposición
- se traslada a los oponentes la contestación del solicitante
- plazo de réplica de 10 días a los oponentes

Se examinan todos los escritos por una Comisión compuesta por tres expertos de la OEPM
técnicamente cualificados, siendo uno de ellos Presidente

En el Informe sobre el Estado de la Técnica la valoración de los documentos relevantes la

realiza el propio examinador que realiza la búsqueda.

Actualmente en el servicio de Modelos de Utilidad, dado que puede haber una posterior
acción judicial basada en dicho informe, se ha considerado conveniente que otro experto del
propio servicio técnicamente cualificado examine también los documentos relevantes y
contribuya a la opinión escrita redactada por el primer examinador, acordando ambos la
argumentación final de dicha opinión. Asimismo, los informes finales van firmados por el
examinador que ha realizado el informe, como ponente, y por los Jefes de Área y Servicio,
como revisores del mismo.

4.-Reacción del solicitante a la vista de los documentos relevantes

Ante una oposición, existe un flujo bidireccional entre solicitante y oponente.

Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

El solicitante podrá modificar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, en su caso, en

los términos previstos en los Artículos 48 LP y 64 RLP. En concreto, el solicitante podrá eliminar
o limitar las reivindicaciones cuyo contenido, en el examen, se ha demostrado falto de
novedad o actividad inventiva (por ejemplo: englobando en el preámbulo lo que ya es
conocido a la vista de los documentos oponentes, y ajustando la parte caracterizadora de su
reivindicación principal a los elementos técnicos novedosos e inventivos)

Ante un IET negativo antes de la concesión:

Si no nos encontramos en ninguno de los tres momentos oportunos para modificar las
reivindicaciones (en la contestación al examen de oficio, a la vista de una oposición o a la vista
de un recurso), el solicitante sólo podrá reaccionar al IET negativo exclusivamente haciendo las
alegaciones que estime pertinentes.

Dichas alegaciones serán valoradas por los técnicos implicados en la realización del IET y la
opinión escrita, y en el caso de que fueran muy concluyentes, podrían dar lugar a un cambio de
argumentos en dicha opinión escrita y que tal vez, un documento que se había considerado
muy relevante, deje de serlo ante las justificaciones del solicitante.

Ante un IET negativo después de la concesión:

Si el IET es solicitado posteriormente a la concesión del Modelo de Utilidad, existe la opción

de una petición de limitación que siempre otorga al titular la posibilidad de modificar las
reivindicaciones, siempre que dicha modificación se ajuste a lo dispuesto en los Artículos 28 y
48 LP.

Modificación de reivindicaciones en el procedimiento de patentes:

Tal como establece el Artículo 39 LP, cuando el solicitante opta por el examen sustantivo, se le
da la oportunidad de hacer observaciones al IET, a la opinión escrita y a las observaciones de
terceros y modificar, si lo estima oportuno, las reivindicaciones y los restantes documentos de
la solicitud, con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 48 LP .

Por otro lado, en el procedimiento de oposición del Artículo 43 LP, donde una vez concedida la
patente, se abre un plazo de oposición y de comunicaciones entre solicitante, oponente y
OEPM.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

IET PARA MODELOS DE UTILIDAD ANTERIORES A LA LEY 24/2015, DE 24 DE JULIO,

DE PATENTES

La Disposición transitoria segunda de la LP, referente a la normativa aplicable a los títulos de

protección de las invenciones concedidos conforme a la legislación anterior, establece que:

“a los títulos de protección de las invenciones solicitadas bajo la vigencia de la Ley 11/1986, de
20 de marzo, de Patentes les serán de aplicación las disposiciones contenidas en los títulos y
capítulos de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, entre otras:

3.º Capítulo III del Título XIII «Efectos de la concesión» con excepción de las causas de nulidad a
las que se refiere el artículo 149.1.a) que serán las previstas en el artículos 153.1.a) de la Ley
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.”
 Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

El Artículo 148 LP relativo a la necesidad de solicitar un IET para el ejercicio de acciones

encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un Modelo de Utilidad
se encuentra concretamente dentro del Capítulo III del Título XIII mencionado en el apartado
tercero anterior.

Por tanto, acogiéndonos a esta disposición transitoria que no excluye los IET en los Modelos de
Utilidad regidos por la antigua Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, la OEPM ha decidido
realizarlos en estos casos.

CONSIDERACIONES:

El estado de la técnica que contemplaba la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para los
Modelos de Utilidad según definía el Artículo 145 de dicha Ley:

Artículo 145 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes

1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad
inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, está constituido por todo
aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha
sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier
otro medio.

Así, si se solicita un IET respecto de un Modelo de Utilidad solicitado con anterioridad a la Ley
24/2015, de 24 de julio, de Patentes, el estado de la técnica a considerar queda restringido a lo
que ha sido divulgado en España con anterioridad a la fecha de solicitud del Modelo de
Utilidad.

Aplicando las decisiones de la Audiencia Provincial de Madrid 330/2011 y 32/2015, se

considerarán documentos de patente con divulgación en España (Art.145, Ley 11/1986, de 20
de marzo, de Patentes) aquellos para los que ésta se demuestre:
- Mediante presencia en Espacenet.
- Con el correspondiente certificado del Fondo Documental de la OEPM.

No obstante, dada la problemática que este hecho causa en las búsquedas, los IET relativos a
Modelos de Utilidad solicitados bajo la antigua Ley, sólo reflejarán los documentos que hayan
sido certificados por la OEPM.

La opinión escrita que se emite junto con dicho informe de búsqueda, en estos casos,
podrá contemplar otras divulgaciones aunque no hayan sido publicadas por la OEPM y
que, a juicio del examinador que realiza el informe, pudieran ser relevantes para la
invención considerada.

VI. CONCLUSIONES
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

TEMA 7.
GESTIÓN Y TRIBUTACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA EMPRESA

I. GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN LA

EMPRESA
Rosario ECHEVARRÍA/Virginia TRINIDAD (Clarke & Modet): (2 horas).

II. TRIBUTACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA EMPRESA.

PATENT BOX
Félix Daniel MARTÍNEZ (Profesor Ayudante de Dº Financiero y Tributario, UAM): (2 horas).
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

TEMA 8. PATENTE UNITARIA

Ángel G. VIDAL (2 horas)

I. ¿QUÉ ES UNA PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO?

Problema: si hay que empezar a traducir la patente a los distintos estados para los cual se
solicita protección supone, como poco, dinero para el solicitante.

Segundo problema de las patentes europeas: la falta de derecho uniforme sobre la lesión de la
patente o la necesidad de entablar acciones en varios estados.

Puede suceder que ante unos hechos idénticos en dos estados me den dos resultados
distintos, puesto que la patente europea queda sujeta a la normativa nacional en cuestión. Se
considera problemático porque los titulares de patentes buscarían un listado de facultades y
un ámbito de derecho unificado. Genera inseguridad.

Para intentar solventar ambos problemas, ya desde los ’70, poco después de aprobarse el
sistema de la patente europea se pensó en lo siguiente: la por aquel entonces CEE propuso
crear, al margen de la patente europea, una patente comunitaria, puesto que se pretendía que
fuese la del CEE. Los miembros de la CEE dijeron que hacin falta dos cosas: Una patente que
produjera los mismos efectos en toda la CEE

- Cuáles son los efectos de esa patente comunitaria

- Si creamos una patente para toda la CEE, ¿Cómo nace esa patente, que idiomas harán
falta, ante qué Oficina? Los estados no se pusieron de acuerdo sobre cuál era el idioma
o idiomas que irían a hacer falta. De este modo, todos los proyectos fueron fracasando

Damos un salto hasta junio de 2010, en la que la Comisión Europea retomó esta idea. La
Comisión alega que si la Unión tiene una marca con los mismos efectos en toda la UE, por qué
no iba a suceder lo mismo con la patente, para lo cual presenta una propuesta sobre el
régimen lingüístico, que tenia que contar con la unanimidad de los [Link]. España e Italia se
opusieron. ¿Por qué? España consideró que la propuesta de la Comisión no permitía solicitar la
patente en español. Italia dijo lo mismo pero respecto de su idioma. Los demás estados
estaban de acuerdo. Los restantes Estados pidieron a la Comisión que, pese a no haber
unanimidad, siguiese adelante el procedimiento a través del sistema de cooperación reforzada
en la que no es necesaria la unanimidad.

El resultado fue la creación de la patente europea a través de la Decisión 2011/167/CE.

Decisión que recurrieron tanto España como Italia, a lo cual el TJUE determinó que la misma
era totalmente conforme al derecho de la unión. A esto, España decidió anular los reglamentos

Al año siguiente se celebra un convenio europeo y todos los estados menos Francia e Italia
alcanzan un acuerdo.

Esto nos lleva a finales de 2012, año en que se aprueba y publica en el Diario Oficial de la UE
los dos reglamentos (1257/2012 y 1250/2012).

Sin embargo Italia sí que firmó el ATUP, mientras que Polonia y Bulgaria, que estaban en el
tratado de la patente unitaria, no firman, aunque Bulgaria si lo hace mas tarde.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Hasta aquí, tenemos 2 bloques de Estados:

- Estados a los que se le aplican los Reglamentos de la UE (miembros de la cooperación

reforzada): prácticamente todos menos los que expresamente han querido quedar al
margen (España y Croacia. Croacia por una cuestión temporal. Italia no está fuera
porque tras las resoluciones del TJUE sobre la legalidad de estas normas decidió
meterse)
- Estados a los que se le aplica el ATUP (Tratado Internacional) se les aplica a todos los
Estados menos a España, Croacia –también por razones temporales–, y Polonia, que
pese a que sí suscribió los Reglamentos, el sector empresarial lo criticó muchísimo
mediante labor de lobby.
-

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO

1. Lo primero, aunque parece obvio es importante: es una patente europea, por lo que deberá
ser solicitada y concedida (o no) ante la Oficina Europea de Patentes

2. Con un mismo juego de reivindicaciones para todos los Estados participantes en la

cooperación reforzada: una patente europea con efecto unitario, para llegar a ser tal, tiene
que ser una patente que se solicite:
- ante la OEP,
- para todos los Estados participantes (todos menos España y Croacia, no puedes dejarte
ni uno)
- para cada Estado, el juego de reivindicaciones tiene que ser exactamente las mismas.

Si falla algo de esto, esa patente será una patente europea, pero no una patente europea
con efecto unitario.

3. Pueden pasar dos cosas:

- que me la denieguen: no tendré patente

- que me la concedan: en el plazo de un mes desde la publicación de la nota de
concesión de la patente europea se podrá pedir que la patente europea se convierta
en una patente de efecto unitario.

Si en ese plazo de un mes pedimos que se convierta en una patente unitaria, eso va a llevar a 2
grandes consecuencias:

-
- no tendrás que traducir nada

4. la patente unitaria solo podrá limitarse, transmitirse, revocarse o extinguirse en bloque

respecto de todos los territorios participantes. Es decir: ¿Puedo vender o ceder la patente? El
Reglamento dice que si, pero en bloque, no para algunos países. Solo se puede “trocear” la
patente para conceder licencias.

5. Dado que el efecto unitario descansa en una patente europea de base, el efecto unitario se
considerará que no ha tenido lugar en la medida en que dicha patente haya sido revocada o
limitada. Imaginemos que tenemos una patente, tras habérnosla concedida pedimos el efecto
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

unitario y al tiempo un tribunal nos anula la patente, nos quedamos sin la patente europea con
efecto unitario y sin la patente europea.

¿al solicitar la patente europea de base se pueden designar otros Estados CPE?

Para tener una patente unitaria tendremos, como hemos dicho, que solicitar una patente
europea para todos los estados que participan en el tratado de cooperación reforzada, pero
una vez que he solicitado para todos, ¿Puedo incluir a otros? Sí, no hay ningún problema, una
vez hayas nombrado a todos los estados integrantes del convenio de cooperación reforzada
podrás nombrar a todos los Estados del CPE que tú quieras.

La OEP analizará los requisitos de todos los estados participantes de cooperación reforzada
para los cuales no hará falta traducir nada y para los que tendrás la misma protección, ¿Pero
qué pasará con España, suiza y Turquía? Tendrás que estar a lo dispuesto en las legislaciones
nacionales.

¿hay que designa a los Estados participantes en la cooperación reforzada pero que no son
parte del ATUP o no hayan ratificado? Sí, hay que mencionar absolutamente a todos los EE UE,
por lo que da igual lo que haya pasado con el ATUP.

¿es obligatorio al solicitar y obtener…? Pedimos una patente europea, mismo juego de
reivindicaciones para todos los Estados europeos que participan en el CPE. La OPE analiza la
solicitud y la concede. En un es tenemos que solicitar la patente unitaria, pero ¿Tengo que
hacerlo o puedo hacerlo? Es voluntario. ¿Y si no lo pedimos? Pues esa patente no se convertirá
en unitaria, por lo que tendríamos patentes clásicas que tendríamos que proceder a traducir si
es que las legislaciones nacionales así lo requieren. Además, el ámbito de protección variará en
cada Estado.

II. ¿CUÁNDO SE PODRÁ SOLICITAR LA PROTECCIÓN UNITARIA?

A día de hoy se puede, pero según el articulo 18.6 del Reglamento se establece que la
protección unitaria mediante patente podrá pedirse para cualquier patente europea (…)

El reglamento se aplicará a partir del 1 de enero de 2014 o a partir de la entrada en vigor del
Acuerdo sobre Tribunal unificado de patentes, si éste es posterior.

¿Y cuándo entra en vigor el ATUP?

El acuerdo entrará en vigor en aquel de los siguientes momentos que se produzca en último
lugar:

- El 1 de enero de 2014
- El primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual se haya depositado
el 13º instrumento de ratificación o adhesión. “siempre que ente dichos instrumentos
se encuentren los de los tres Estados Miembros en los que haya tenido efectos el
mayor numero de patentes europeas el año anterior a la firma del Acuerdo” (Es decir,
Alemania, Francia y R.U.)
Una cosa es que los Estados firmen el Acuerdo y otra es que lo hayan transpuesto las
legislaciones nacionales.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

La idea es que 13 lo hayan ratificado siempre que estén los 3 grandes.

¿Y cómo va el proceso de ratificaciones? * Lista de la diapositiva
Han ratificado 18, pero R.U. no va a ratificar porque no es de la UE. El siguiente Estado
es Italia, así que serán Alemania, Francia e Italia los que tengan que ratificar y falta
Alemania.
Recordemos que el ATUP es un tratado internacional ¿Por qué R.U. no sigue en
el mismo? En diversos documentos dejaron claro que estarían dispuestos a
continuar en el sistema de la patente unitaria. Pero suponiendo que están
fuera de la Union y que estén en el ATUP, tendrán que seguir sujetos a las
decisiones del TJUE, y uno de los motivos del Brexit fue no quedar sujetos a
este órgano judicial, por lo cual continuar en el ATUP era una incongruencia.
Alemania ratificó, pero la ley nacional que aprobó la ratificación fue objeto de recurso
de inconstitucionalidad. La nueva ley está pendiente de publicación. Una vez que se
publique, ya se podrá empezar a pedir la conversión a patente unitaria, pero de
momento no. Hoy en día nadie tiene una patente unitaria.

- El primer día del 4 mes a aquel en el curso del cual hayan entrado en vigor las
modificaciones (…)

El día que entre en aplicación el sistema, es posible que la aplicación del Reglamento tenga
lugar cuando el acuerdo sobre el TUP aun no haya sido ratificado por todos los participantes:
hemos solicitado la patente para todos los E’s que participan en la cooperación reforzada.
Tendremos una patente unitaria cuando todavía hay estados que forman parte del ATUP pero
que no lo han ratificado. Entonces la patente europea solo tendrá efectos para los Estados
parte que hayan ratificado el Acuerdo.

¿Y qué pasará con el resto de Estados? Aunque al tiempo ratifiquen el ATUP, la protección no
se extenderá a ese Estado

III. CONVIVENCIA CON LAS PATENTES EUROPEAS CLÁSICAS Y LAS

NACIONALES

Las patentes europeas no vienen a sustituir a ningún tipo de patentes sino que vienen a
convivir con ellas: seguirá habiendo patentes europeas y seguirá habiendo patentes nacionales

Considerando 26 Reglamento 1257/2012

“…”

En esencia lo que significa es que la patente unitaria no es obligatoria, sino que es una realidad
que convivirá con otras

Supongamos que mañana entra en aplicación el sistema. Tenemos una invención y queremos
una protección en la UE. Podremos solicitar patente unitaria o podremos acudir a la solicitud
estado por estado. Otra opción es ir a la OEPM y solicitar una patente europea clásica.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

IV. EFECTO UNITARIO. CONTENIDO E INICIO.

CONTENIDO

Sabemos que los efectos son unitarios, es decir, lo que pueda hacer o lo que tenga prohibido
hacer será lo mismo en todos los Estados parte, pero ¿Cuál es ese contenido?

Articulo 5 Reglamento 1257/2012

“…”

El quid de la cuestión está en el apartado tercero del articulo: “lo actos contra lo que la
patente ofrece protección (…)” esto es lo que yo quiero saber, pero el articulo no me dice cuál
es. Lo que me dice el articulo es que si quiero saber lo que es el efecto unitario, tendré que
irme a una legislación nacional “que resulte de la aplicación del artículo 7 del Reglamento”

En el articulo 7 se me dice que la legislación será “la del estado miembro participante
domicilio, centro principal de actividad o del solicitante. Si no, subsidiariamente será la
legislación alemana”

Lo lógico sería que le Reglamento nos hubiera delimitado. Pero no lo hace, nos dice que si
queremos saber eso tendremos que acudir a la legislación nacional del Estado que participe en
la cooperación reforzada en la que le solicitante de la patente (podríamos decir titular porque
ya está concedida) tenía su domicilio en el momento de presentación de la solicitud.

¿La patente tiene la misma protección para todos? Si analizamos cada patente unitaria de
forma independiente si, al titular de una patente si le damos la misma protección en todos los
estados, aunque si pensamos en todos los titulares de todas las patentes, no.

Si acudimos al ATUP, los artículos 25 a 30 nos conceden la siguiente información:

- Derecho a impedir el uso directo de la invención
- Derecho a impedir el uso indirecto de la invención
- Limitaciones de los efectos de la patente
- Derecho fundado en una utilización anterior de la invención
- Agotamiento de los derechos conferidos por la patente europea
- Efectos de los certificados complementarios de protección

Es decir, contiene una batería de artículos que me desgrana con todo lujo de detalles cual es el
contenido de esa patente unitaria. Sin embargo no lo encontramos en el Reglamento. ¿Por qué
esto está en el ATUP?
En los borradores del reglamento había unos artículos que regulaban cual era el contenido uy
los limites d ellos derechos que se confieren. Pero durante una negociación, R.U. dijo que si en
el Reglamento aparecían esos artículos en la versión definitiva, no firmaría. ¿Por qué no quería
esos artículos? Porque, siguiente a grupos de presión, decían que si en el Reglamento se
incluyen artículos sobre le contenido de la protección, eso hará que cuando haya alguna duda
sobre la interpretación de esos artículos, esos artículos habrían de ser interpretados por el
TJUE, a lo que se oponían. En las negociaciones cogieron los artículos, propusieron un juego de
remisiones a legislaciones nacionales y poner las reglas en el ATUP, que la ser un tratado
internacional, hi no podría entrar el TJUE.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

¿Problemas de que sea regulado en el ATUP? En el artículo 24 se dice que, cuando el Tribunal
de patentes conozca de un asunto sobre patente unitario, se deberán fundar las resoluciones
en:

CAPÍTULO V
Fuentes del Derecho y Derecho sustantivo
Artículo 24 Fuentes del Derecho
1. Dentro del pleno cumplimiento del artículo 20, cuando conozca de un asunto interpuesto
ante él en virtud del presente Acuerdo, el Tribunal fundará sus resoluciones en:
a) el Derecho de la Unión, incluido el Reglamento (UE) no 1257/2012 y el Reglamento (UE)
no 1260/2012 (1);
b) el presente Acuerdo;
c) el CPE;
d) otros acuerdos internacionales aplicables a las patentes y vinculantes para todos los
Estados miembros contratantes, y
e) el Derecho nacional.

Acudiendo al Reglamento 1257/2012 (primer nivel que se deriva del artículo 4 ATUP), el
artículo 5 nos dice que si quiero resolver si la ley infringe o no infringe, tengo que acudir a la
legislación nacional del domicilio del que infringe. Pero el ATUP dice que el derecho nacional es
lo ultimo de todo.

INICIO

¿Cuándo empezará esa protección unitaria?

Máximo 1 MES

I I I
Solicitud patente Concesión patente conversión
unitaria
europea de base europea de base

Si pedimos la conversión cuando han pasado 27 días, ¿La protección unitaria empieza desde
que la pido o desde que me la conceden? La norma es retroactiva desde el momento de
concesión de la patente
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

V. CUESTIONES LINGÜISTICAS

Sabemos que una vez que nos conceden la patente europea podremos, en el plazo de un mes,
solicitar el efecto unitario, en inglés, francés o alemán.

El reglamento 1260 en su artículo 3.1. nos dice que:

Artículo 3 Disposiciones sobre traducción aplicables a la patente europea con efecto

unitario
1. Sin perjuicio de los artículos 4 y 6 del presente Reglamento,
cuando se haya publicado, de conformidad con el artículo 14,
apartado 6, del CPE, el folleto de una patente europea que se
beneficie del efecto unitario, no se exigirá ninguna otra
traducción.

SISTEMA DE COMPENSACIÓN POR LAS TRADUCCIONES

Una compañía portuguesa que quiere obtener una patente unitaria tiene que presentar la
solicitud en inglés, francés o alemán, lo cual le puede suponer dificultades para los solicitantes
cuya lengua oficial no sea ninguna de esas tres. Por lo que le Reglamento 1260/ fija un régimen
de compensación por ello:

Artículo 5 Gestión de un sistema de compensación

2. Dado que, en virtud del artículo 14, apartado 2, del CPE, las
solicitudes de patente europea pueden presentarse en cualquier
lengua, los Estados miembros participantes, de conformidad con el
artículo 9 del Reglamento (UE) no 1257/2012, confiarán a la OEP,
a tenor del artículo 143 del CPE, la tarea de gestionar un sistema
de compensación para el reembolso, hasta un límite máximo, de
todos los costes de traducción en que incurran los solicitantes que
presenten su solicitud de patente en la OEP en una de las lenguas
oficiales de la Unión que no sea lengua oficial de la OEP.
Con carácter transitorio, el Reglamento 1260 establece la obligación de presentar traducciones
durante los 6 primeros años a la entrada en vigor del sistema

“…”

¿Y por qué? La oficina quiere crear una base de datos para hacer una aplicación informática
que permita la traducción informatizada.

Transcurrido ese periodo transitorio no habrá que traducir absolutamente nada.

VI. EL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES

¿Qué es el ATUP?
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

ANEXO I
ESTATUTO DEL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES
Artículo 1 Ámbito de aplicación del Estatuto
El presente Estatuto contiene disposiciones institucionales y financieras relativas al Tribunal
Unificado de Patentes, según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo.

Un tribunal común para todos los Estados miembros contratantes y, por ende, sujeto a las
mismas obligaciones en virtud del Derecho de la Unión que cualquier otro tribunal nacional de
los Estados miembros contratantes.

Personalidad y capacidad jurídica:

CUESTIONES GENERALES:

En el tribunal unificado habrá jueces expertos en derecho y los habrá con formación tecnica.

Ese tribunal, las resoluciones que dicte tendrán fuerza ejecutiva en todos los Estados

Artículo 82 Ejecución de resoluciones y órdenes

3. Las resoluciones y órdenes del Tribunal tendrán fuerza ejecutiva en
todos los Estados miembros contratantes. Se añadirá a la
resolución del Tribunal una orden de ejecución de la resolución.

Si el ATUP en Dinamarca dicta una sentencia, esa sentencia será considerada en Francia,
Portugal o Italia como si hubiese sido dictada por alguno de sus tribunales y, en consecuencia,
tendrá fuerza ejecutiva.

ESTRUCTURA:

1. Tribunal de Primera Instancia

2. Posible apelación
- División central: inicialmente prevista una sección en parís, otra en Londres y otra en
Múnich. Habiéndose retirado R.U., queda vacante la sección que aun no ha sido
adjudicada
- Divisiones nacionales
- Divisiones regionales
3. Si cualquiera de estos dos tiene dudas pueden plantear cuestiones prejudiciales ante el
TJUE.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

COMPETENCIAS DEL TUP:

- Conocer patentes europeas con efecto unitario

- Patentes europeas sin efecto unitario.
Para evitar divergencias:
Artículo 34 ATUP. Alcance territorial de las resoluciones
Las resoluciones del Tribunal tendrán fuerza de cosa juzgada, en el caso de una
patente europea, en el territorio de los Estados miembros contratantes en que
tenga efecto la patente europea.

Contamos con unas disposiciones transitorias que nos permiten seguir entablando
acciones ante los tribunales nacionales durante 7 años prorrogables otros 7:

PARTE IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 83 Régimen transitorio
1. Durante un período transitorio de siete años a partir de la fecha de entrada en vigor
del presente Acuerdo, podrán seguir ejercitándose acciones por violación de patente
europea o por nulidad de patente europea o acciones por violación o tendentes a la
declaración de nulidad de los certificados complementarios de protección expedidos
para los productos protegidos por patentes europeas ante los órganos jurisdiccionales
nacionales u otros órganos nacionales competentes.

Es más, no solo es que vayan a convivir ambas posibilidades, sino que el titular de la
patente podrá oponerse a que el TUP tenga competencias sobre su patente. ¿Pero por
que alguien puede tener ese interés?

A día de hoy no hay TUP, tenemos la patente europea validada en Portugal, España y
Francia. ¿Puede alguien oponerse a la patente en cuestión ante un tribunal francés? Si,
y podría ser que el tribunal francés anulase la patente, que dejaría de tener efectos en
Francia. Otro competidor hace lo mismo en Italia, y el tribunal italiano llega a la
conclusión italiana que el francés. “Ya, el tribunal francés no me vincula” = falta de
uniformidad.

Si somos el titular de la patente validada en Portugal, España y Francia, no querremos

que una patente pueda ser invalidada en los 3 países puesto que el TUP sí que vincula.

- CCP medicamentos y productos fitosanitarios

Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

¿Las acciones de las que va a conocer? Pues todas:

Artículo 32 Competencia del Tribunal

1. El Tribunal tendrá competencia exclusiva en materia de:
a) acciones por violación de patente y de certificados complementarios de protección y
protecciones afines, en grado de consumación o de tentativa, incluidas las reconvenciones
relativas a las licencias;
b) acciones tendentes a la declaración de inexistencia de violación de patentes y de certificados
complementarios de protección;
c) acciones por las que se soliciten medidas y requerimientos provisionales y cautelares;
d) acciones de nulidad de patente y acciones tendentes a la declaración de nulidad de
certificados complementarios de protección;
e) demandas de reconvención de nulidad de patente y tendentes a la declaración de nulidad de
certificados complementarios de protección;
f) demandas por daños y perjuicios o de indemnización derivadas de la protección provisional
otorgada por una solicitud de patente europea publicada;
g) acciones relativas al uso de la invención anteriormente a la concesión de la patente o al
derecho fundado en una utilización anterior de la invención;
h) acciones de indemnización por licencias, basadas en el artículo 8 del Reglamento (UE) no
1257/2012, y i) acciones relativas a decisiones de la Oficina Europea de Patentes en el
desempeño de las funciones a que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) no 1257/2012.
2. Los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros contratantes seguirán
siendo competentes para aquellas acciones relativas a patentes y certificados
complementarios de protección que sean de competencia exclusiva del Tribunal.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

TEMA 9. LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES EN ESPAÑA Y EN LA UE

Ángel G. VIDAL (2 horas).

I. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LAS VARIEDADES VEGETALES

A. EL CONCEPTO DE VARIEDAD VEGETAL

¿Qué son las variedades vegetales?

- Plantas que pertenecen a una determinada categoría. No somos biólogos pero si

sabemos que los seres vivos se clasifican por ellos.
- Pertenecientes a una categoría de la clasificación botánica.
La variedad vegetal es una de esas unidades de la clasificación. Los biologos hablan de
taxones
Taxon: unidad utilizada en la taxonomía (o clasificación botánica)
El taxon o unidad básica es la especie
La variedad vegetal es una subespecie: es el ultimo nivel dentro de la clasificación
botánica.

CUPOV 1991: artículo 1

vi) se entenderá por “variedad” un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango
más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones
para la concesión de un derecho de obtentor, pueda
- definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta
combinación de genotipos,
- distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos
caracteres por lo menos,
- considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración;
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Diccionario de la RAE:

GENOTIPO: conjunto de los genes de un individuo, inluida su composición alélica

ENOTIPO: manifestación visible del genotipo en un determinado ambiente.

B. LOS ORÍGENES DEL SISTEMA ESPECÍFICO DE PROETECCIÓN DE LAS VARIEDADES: EL

CUPOV

En cuanto consigues una variedad de una planta mas eficiente, todos sabemos que a esta
nueva variedad se le pueden sacar rendimientos económicos. Por ello me interesaría tener
la exclusiva sobre la variedad en cuestión.

Tradicionalmente se trató de crear sistemas administrativos para tomar nota de la

creación de una variedad, pero esto a loa autores no les interesaba, querían una excluisiva.
A finlaes del sigloXX se identificó que hacían falta modificaciones en la legislación y se crea
el CUPOV

¿Qué hace ese Convenio? Le dice a los Estados firmantes que hay que proteger a las
variedades vegetales y que ello ha de hacerse mediante un DPInd que se va a llamar
“derecho de obtentor” mediante 2 posibilidades:

- Coger la legislación de patentes nacional y modificarla para proteger las variedades

vegetales
- Legislar ex novo par proteger las variedades vegetales

Ese texto de 1961 fue el primer texto relevante al respecto. Pero desde entonces han
ocurrido muchas cosas: se modificó en el 61, en el 72, en el 78 y en el 91.

En la actualidad hay 76 miembros entre los que se encuentrasn los Estados con los
mercados mas relevantes. La materia de estados son miembros del acta de 1991.

LOS ORÍGENES DEL SISTEMA ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN DE LAS VARIEDADES: EL CUPOV

El CUPOV de 1961 en su articulo 2 deja la libertad a los EEMM sobre la posibilidad de

articular la nueva protección del obtentor por medio de un titulo de patente (adaptado a
las disposiciones del Conveni) o por medio de otro titulo especifico.

En ambos casos este derecho es un derecho de propiedad industrial

Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

RASGOS BASICOS DEL ACTA DE 1991:

1. Sigue dando la facultad a los Estados de proteger a las variedades vegetales por dos
mecanismos diferentes.
2. Dice algo que no decían las versiones anteriores: conforme a este nuevo texto hay que
proteger todas las variedades, de cualquier genero y de cualquier especia. Las
anteriores versiones no obligaban a proteger todas las variedades sino un mínimo.
3. Se define por primera vez el obtentor: el que crea una variedad y tambien el que la
descubre y la pone a punto.
Imaginemos que en un laboratorio conseguimos una variedad de peral y al final no sale
la variedad. La hemos creado nosotros, por lo que tenemos derehco a que se nor
proteja.
Tambien es obtentor quien descubre la variedad y la pone a punto: imaginemos que
vamos por el campo paseando y vemos un peral que no es una variedad que nos
resulte familiar, descubriendo que es una variedad nueva. Ha sido una mutacion de la
naturaleza. ¿Hemos creado algo? De momento nada, simplemente hemos descubierto.
Ponerlo a pinto es aislar la variedad, desarrollarla, sacarle partido.
4. La duración del derecho: se pasa de 18 años a 25 como mínimo en el caso de arboles y
vides y 20 años para el resto de especies.

C. EVOLUCIÓN POSTERIOR

EL IMPULSO DEL ACRUEDO ADPIC /TRIPS AGREEMENT

A partir de 1991 ese Acta dio un impulso a las variedades vegetales, pero quien de
verdad dio impulso fue el ADPIC, puesto que en su articulo 27 dice lo siguiente:

Artículo 27.3: Los miembros podrán excluir de la patentabilidad:

b) las plantas y los animales excepto los microorganismos y los procedimientos

esencialmente bilógicos para la producción de plantas o animales, que no sean
procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros
otorgarán protección a las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un
sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquellas y este. Las
disposiciones del presenta apartado serán objeto de examen cuatro años después de la
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC

Lo que viene a decir es: si queréis no proteger las plantas por patentes, no lo hagáis,
pero las variedades vegetales hay que protegerlas sí o sí, como queráis (patente,
sistema sui generis –el CUPOV– o combinación de ambas)
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

REGLAMENTO CE Nº 2100/94 DEL CONSEJO DE 27 DE JULIO DE 19944 RELATIVO A LA

PROTECCIÓN COMUNITARIA DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

La UE suscribió el CUPOV de 1991, por lo tanto si la UE lo ha suscrito, inmediatamente

está obligada a proteger las variedades vegetales. Para ello creó una normativa
comunitaria.

Este Reglamento crea una Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) con
sede en Angers.

De la misma manera que si queremos una marca en toda la UE acudimos a la EUIPO y

si me lo conceden tendré una marca en toda la UE, si acudo a la OCVV y me lo
conceden, tendré un DPInd de la variedad vegetal en cuestión en todos los Estados.

LEY 3/2000 DE 7 DE ENERO DE REGIMEN JURIDICO DE LA PROTECCION DE LAS

OBTENCIONES VEGETALES

En España, en virtud de la Ley 3/2000 podre solicitar ante la Oficina Española de

Variedades Vegetales la Protección.

El derecho que concede la VV es un DPINd, ¿Por qué no se encarga de esto la OEPM?

Pues porque pese a ser un DPind hay que saber de agricultura, por eso la Oficina es
dependiente del Ministerio de Agricultura.

En todo caso, si la OEVV nos concede el derecho, obtendremos protección en todo le

territorio español.

¿Cómo obtengo protección europea cuando tengo protección a nivel español?

Aquí sí que el régimen es distinto a lo que pasa con marcas y diseños:

Artículo 92: Prohibición de la doble titularidad

Ninguna variedad que sea objeto de una protección comunitaria de obtención
vegetal podrá ser objeto de una protección nacional de obtención vegetal ni de
patente alguna para tal variedad. No surtirá efecto alguno ningún derecho que se
conceda en contravención de esta disposición.
Si, antes de la concesión de la protección comunitaria de obtención vegetal, el titular
hubiere beneficiado de otro derecho en el sentido del apartado 1 de la misma variedad,
dicho titular no podrá invocar los derechos conferidos por tal protección mientras siga
vigente para esa variedad la protección comunitaria de obtención vegetal.

Es decir, la protección nacional quedará en suspenso.

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Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
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D. RELACIONES DEL DERECHO DE OBTENTOR CON LA NORMATIVA SOBRE

COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL VEGETAL

A nivel nacional = Registro de variedades comerciales:

Registro que gestiona el ministerio de Agricultura
- Ley 30/2006 de 26 de julio de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos
- Real Decreto 170/2011 de 11 de febrero por el que se aprueba el Reglamento general
del registro de variedades comerciales

A nivel comunitario = Catálogos comunes de la Unión Europea:

- Se inscriben las variedades autorizadas por los Estados miembros, permitiéndose la
comercialización en los demás Estados en virtud de dicha inclusión en el Catálogo
común.
- Catalogo común de variedades de especies de plantas hortícolas
- Catalogo común de variedades de especies de plantas agrícolas.

E. RELACIONES CON EL SISTEMA DE PATENTES

Acuerdo TRIPS
Articulo 27.3. Los miembros podrán excluir asimismo la patentabilidad:
b) las plantas y los animales excepto los microorganismos y los procedimientos
esencialmente bilógicos para la producción de plantas o animales, que no sean
procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán
`protección a las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz
sui generis o mediante una combinación de aquellas y este. Las disposiciones del
presenta apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor
del Acuerdo sobre la OMC

En España no se permite la comunicación, si lo quieres patentar no se permite otra

cosa que no sea a través del CUPOV:
- Articulo 53 Convenio Patente Europea
“no se concederán las patentes europeas para
b) las variedades vegetales o las razas animales”
- Artículo Patentes nacionales
“Artículo 4 Directiva Invenciones Biotecnologicas
1. No serán patentables
a) Las variedades vegetales”
- Articulo 5.2 LP 2015:
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II. LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN DE LAS VARIEDADES

¿Qué tiene que ocurrir para que me reconozcan el derecho de exclusiva sobre la variedad de
pera?

La variedad vegetal tiene que ser nueva, distinta, homogénea, estable y con una
denominación vegetal.

CAPITULO III
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DEL DERECHO DE OBTENTOR
Artículo 5 Condiciones de la protección
1) [Criterios a cumplir] Se concederá el derecho de obtentor cuando la variedad sea
i) nueva,
ii) distinta,
iii) homogénea y
iv) estable.
2) [Otras condiciones] La concesión del derecho de obtentor no podrá depender de condiciones
suplementarias o diferentes de las antes mencionadas, a reserva de que la variedad sea
designada por una denominación conforme a lo dispuesto en el Artículo 20, que el obtentor
haya satisfecho las formalidades previstas por la legislación de la Parte Contratante ante cuya
autoridad se haya presentado la solicitud y que haya pagado las tasas adeudadas.

A. NOVEDAD DE LA VARIEDAD

Se recoge en:

- Articulo 6 CUPOV
- Articulo 6 Ley 3/2000
- Artículo 10 Reglamento de la UE

Se valora en la fecha de presentación de la solicitud.

También cabe reivindicar prioridad.

¿Qué implica que una variedad sea nueva, cuando una variedad es nueva
La variedad es nueva cuando no ha sido objeto de comercialización previa. Olvidemos (es fácil
caer en el error) que la variedad es nueva cuando no se parezca a las anteriores puesto que en
VV esto no es así.
Con todo, la legislación entiende que seguirá siendo nueva aunque se haya comercializado con
anterioridad a la presentación de la solicitud si:
- la venta o entrega se ha producido en el año anterior en España o la UE
- la venta o la entrega e realizó cuatro años antes fuera de España o de la UE y su objeto
no fue arboles o vides
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Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
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- La venta o entrega se realizó seis años antes si la venta o la entrega se realizó fuera de
España o la UE y su objeto fue arboles o vides

¿Qué actos entonces no destruyen la novedad?

- Los no realizados por el obtentor o con su consentimiento

- Los realizado con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud
- Los que no impliquen la comercializacion
Algunos ejemplos:
o La cesión de componentes de una variedad a un organismo oficial con fines
reglamentarios o a otros sobre la base de un contrato o de cualquier otra
relación jurídica cuando se haga exclusivamente para fines de producción,
reproducción, multiplicación, acondicionamiento o almacenamiento de dicha
variedad, siempre que el obtentor se reserve el derecho de uso exclusivo de
esos o de otros componentes de la variedad y no medie ningún otro tipo de
cesión
o Transmisiones societarias intragrupo: esta disposición no se aplicará a las
sociedades cooperativas
o La cesión de componentes de la variedad o material cosecha de dicha variedad
producida a partir de plantas cultivadas con fines experimentales, desarrollo
de nuevas variedades que no vuelva a utilizarse con fines de reproducción o
multiplicación
o Cesión a terceros si ésta se debe o resulta del hecho de que el obtentor haya
exhibido la variedad en una muestra oficial u oficialmente reconocida de
conformidad con la definición del Convenio sobre exposiciones
internacionales, o en una muestra realizada en un Estado miembro,
reconocida oficialmente como equivalente por dicho Estado miembro.
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B. DISTINCIÓN

Ensayos DUSH/DHE, Oficinas de examen y Protocolos

El ensayo DUS requiere, por regla general, la plantación y examen de la variedad.

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Muestra de protocolo del arroz:

La muestra le dice a los técnicos que están analizando lo que tienen que ir mirando, a lo que
tendrán que ir aportándole calificaciones.

Normativa

CUPOV, artículo 7:
“se considerará distinta la variedad si se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya
existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida”

ROV, artículo 7:
“Se considerará que una variedad presenta un carácter distintivo si es posible diferenciarla
claramente por la expresión de las características resultantes de un genoticpo en particular o
de una combinación de genotipos, de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de
presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida”

LOV, artículo 7:
“Una variedad será considerada distinta si es posible diferenciarla claramente por la expresión
de las características resultantes de un genotipo en particular o de una combinación de
cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea
notoriamente conocida”
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Comparación con las variedades notorias

Aquí si que hay que comparar la variedad para la que se pide la protección del resto de
variedades. Ello nos lleva a preguntarnos:

Determinación de las variedades notorias

Momento temporal: en el momento de solicitar la protección

¿Cuáles son las notoriamente conocidas?

- Las inscritas en un registro oficial
- Aquellas para las que se ha solicitado en cualquier país la concesión de un derecho de
obtentor, o el registro en un registro oficial siempre que se produzca finalmente la
inscripción
- Las que han sido explotadas
- Aquellas para las que se pueda probar, por cualquier medio de prueba, que eran
conocidas.

Variedades de referencia

¿Hay que comparar la variedad candidata con absolutamente todas las variedades
notorias previas?
Solo con las mas próximas, que son las denominadas variedades de referencia

¿Cómo se eligen? Usando los denominados “caracteres de agrupamiento”: una serie

de caracteres que van a permitir identificar el grupo de variedades que le resulta mas
próximo y con el que se va a hacer la comparación

Documento UPOV TG/1/3: “Es necesario examinar la distinción en relación con todas
las variedades notoriamente conocidas. No obstante, puede que no sea necesario
efectuar una comparación individual respecto de todas las variedades notoriamente
conocidas. Por ejemplo, cuando una variedad candidata es suficientemente diferente
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en la expresión de sus caracteres como para garantizar su distinción respecto de un

grupo (o grupos) particular de variedades notoriamente conocidas, no sería necesario
efectuar una comparación individual sistemática con las variedades de ese grupo (o
grupos)”

Alternativas al ensayo en campo

Documento UPOV TG/1/3 apartados [Link] y ss. establece que pueden desarrollarse
determinados procedimientos suplementarios a fin de evitar una comparación
individual sistemática, por ejemplo:
o Publicación de las descripciones de la variedad, invitando a formular
observaciones a todas las partes interesadas
o La cooperación entre los miembros de la Union, a titulo de intercambio de
información tecnica
o La comparación de las descripciones documentadas

¿Cuándo existe distinción?

Reglamento UE: “una variedad será considerada distinta si es posible diferenciarla claramente
por la expresión de las características resultantes de un genotipo en particular o de una
combinación de genotipos, de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de
presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida.”

Diferentes interpretaciones:

- Genotipo:
Conduce a negar la distinción cuando las diferencias en el fenotipo sean debidas a
diferencias genéticas mínimas.
APBcn (Sección 15ª), en su Sentencia de 23 de febrero de 2004 C-2004/588 en la que
expresamente se afirma que el criterio legal de distinción del articulo 7 del Reglamento
2100/94 “tiende, inexorablemente, al genotipo y no al fenotipo de la variedad vegetal que
la norma comunitaria requiere”
- Fenotipo
Se reconoce la distintividad de aquellas variedades que aunque tengan pequeñas
diferencias genotípicas con las variedades notoriamente conocidas, presenten con ellas
importantes diferencias fenotípicas
De hecho, las Directrices elaboradas por la UPOV y por la Oficina Comunitaria de VV para
determinar la distintividad, uniformidad y estabilidad de una variedad se centran en el
análisis de características morfológicas.
- Ambos
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C. HOMOGENEIDAD

CUPOV:

Articulo 8. Homogeneidad
Se considerará homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres
pertinentes, a reserva de la variación previsible habita cuenta de las particularidades de su
reproduccion sexuada o de su multiplicación vegetativa.

REGLAMENTO 2100/94

Articulo 8. Uniformidad
Una variedad se considerará uniforme cuando, abstracción hecha de las variaciones que cabe
esperar de las características especificas de su propagación, presente una uniformidad
suficiente en la expresión de las características de la misma incluidas en el examen de su
carácter distintivo si como en aquellas que se utilicen en la descripcion de la variedad

LEY ESPAÑOLA

Artículo 8. Homogeneidad
Se considerará homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres
pertinentes, a reserva de la variación previsible habita cuenta de las particularidades de su
reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa.

ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA HOMOGENEIDAD

Los individuos de la variedad pertenecientes a una misma generación han de presentar

características similares

Se tienen en cuenta los caracteres de los protocolos

No es necesario que la homogeneidad sea del 100%: la normativa se refiere a “suficientemente

uniforme”
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D. ESTABILIDAD

CUPOV

Articulo 9. Estabilidad
Se considerará estable la variedad si sus caracteres pertinentes se mantienen inalterados
después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, en caso de un ciclo particular de
reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.

REGLAMENTO

Articulo 9. Estabilidad
Se considerará que una variedad es estable cuando la expresión de las características de la
misma incluidas en el examen de su carácter distintivo como aquellas que se utilizan en la
descripción de variedad no sufre alteración alguna tras una propagación reiterada o, cuando
se dé un ciclo de propagación particular, al final de cada uno de dichos ciclos.

LEY ESPAÑOLA

Articulo 9. Estabilidad
Se considerará estable la variedad si sus caracteres pertinentes se mantienen inalterados
después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, en caso de un ciclo particular de
reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.

ASPECTOS BASICOS SOBRE LA ESTABILIDAD

Se trata de comprobar que los individuos de una variedad mantienen un determinado grado
de semejanza después de que la variedad se reproduzca

Características incluidas en el examen de distinción y las utilizadas en su descripción

Con carácter general se considerará que la variedad es estable cuando el material suministrado
por el obtentor posea un elevado nivel de homogeneidad.

E. DENOMINACIÓN

La variedad será designada por una denominación destinada a ser su designación genérica.

Articulo 20 CUPOV

Artículo 20 Denominación de la variedad

1) [Designación de las variedades por denominaciones; utilización de la denominación]
a) La variedad será designada por una denominación destinada a ser su designación
genérica.
b) Cada Parte Contratante se asegurará de que, a reserva de lo dispuesto en el párrafo
4), ningún derecho relativo a la designación registrada como la denominación de la
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variedad obstaculice la libre utilización de la denominación en relación con la variedad,

incluso después de la expiración del derecho de obtentor
Artículos 17, 18 y 63 del Reglamento 2100/94

Artículo 17 Utilización de la denominación varietal

1. Quienquiera que, en territorio de la Comunidad, ofrezca o ceda a terceros con fines
comerciales componentes de variedad de una variedad amparada por la protección
comunitaria, o de una variedad regulada según las disposiciones del apartado 5 del
artículo 13, deberá utilizar la denominación varietal asignada en virtud del artículo 63;
cuando la denominación varietal se utilice por escrito, deberá ser fácilmente
reconocible y claramente legible. En caso de que con la denominación asignada vayan
asociados una marca, un nombre comercial u otra indicación similar, dicha
denominación deberá ser fácilmente reconocible como tal.
2. Quienquiera que lleve a cabo los actos mencionados respecto de cualquier otro
material de la variedad deberá informar de la citada denominación con arreglo a otras
disposiciones legales o a petición de las autoridades, del comprador o de cualquier otra
persona que tuviere un interés legítimo en ello.
3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 seguirán siendo aplicables incluso después
de extinguida la protección comunitaria de la obtención vegetal.

Artículo 18 Limitación de la utilización de la denominación varietal

1. El titular no podrá obstaculizar la libre utilización de la denominación varietal en
relación con la variedad invocando un derecho que se le hubiere concedido relativo a
una designación idéntica a dicha denominación varietal, incluso después de extinguida
la protección comunitaria de la obtención vegetal.
2. Un tercero únicamente podrá obstaculizar la libre utilización de la denominación
varietal invocando un derecho que se le hubiere concedido relativo a una designación
idéntica a dicha denominación varietal si el citado derecho le fue concedido con
anterioridad a la asignación de la denominación varietal en virtud del artículo 63.
3. Ni la denominación asignada a una variedad amparada por la protección
comunitaria de las obtenciones vegetales o por un derecho de propiedad nacional en
un Estado miembro o en un miembro de la Unión internacional para la protección de
las obtenciones vegetales, ni ninguna designación que pueda confundirse con ella
podrán utilizarse en territorio de la Comunidad en relación con otra variedad de la
misma especie botánica o de otra especie que deba considerarse relacionada con ella
en virtud de la publicación contemplada en el apartado 5 del artículo 63, ni en relación
con material del tal variedad.

Artículo 63 Denominación de variedad

1. Cuando se conceda una protección comunitaria de obtención vegetal, la Oficina
aprobará para la variedad de que se trate la denominación de variedad propuesta por
el solicitante de acuerdo con el apartado 3 del artículo 50 si sobre la base del examen
efectuado en cumplimiento de la segunda frase del apartado 1 del artículo 54 la
considera admisible.
2. Una denominación de variedad se considerará admisible cuando no exista ningún
impedimento de conformidad con los apartados 3 o 4 del presente artículo.
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Articulo 47 y ss. Ley 3/2000

CAPÍTULO IV Denominación de la variedad

REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de

2017 sobre la marca de la Unión Europea
Artículo 7 Motivos de denegación absolutos
1. Se denegará el registro de:
m) las marcas que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación
de una obtención vegetal anterior, registrada con arreglo a la legislación de la Unión o al
Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado
miembro de que se trate, que establecen la protección de las obtenciones vegetales, y que se
refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o de especies estrechamente conexas.

DIRECTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de

2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas
Artículo 4 Motivos de denegación absolutos o causas de nulidad absoluta
1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad
de:
l) las marcas que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de
una obtención vegetal anterior, registrada conforme al Derecho de la Unión o al Derecho
nacional del Estado miembro afectado, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la
Unión o el Estado miembro de que se trate, que establecen la protección de las obtenciones
vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente
conexas

LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS

Artículo 5. Prohibiciones absolutas
1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes
K) los que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una
obtención vegetal anterior, registrada conforme a la legislación de la Union o al Derecho
nacional o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Union o España, que
establezcan la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones
vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.

CUPOV
Artículo 20 Denominación de la variedad
7) [Obligación de utilizar la denominación] Quien, en el territorio de una Parte Contratante,
proceda a la puesta en venta o a la comercialización del material de reproducción o de
multiplicación vegetativa de una variedad protegida en dicho territorio, estará obligado a
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utilizar la denominación de esa variedad, incluso después de la expiración del derecho de

obtentor relativo a esa variedad, a condición de que, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 4), no se opongan derechos anteriores a esa utilización.
8) [Indicaciones utilizadas en asociación con denominaciones] Cuando una variedad se ofrezca
en venta o se comercialice, estará permitido asociar una marca de fábrica o de comercio, un
nombre comercial o una indicación similar, a la denominación de variedad registrada. Si tal
indicación se asociase de esta forma, la denominación deberá ser, no obstante, fácilmente
reconocible.

ALGUNOS ASPECTOS DE LA REGULACIÓN DE LAS DENOMINACIONES

Principio de unidad
Artículo 20 CUPOV. Denominación de la variedad
1) [Designación de las variedades por denominaciones; utilización de la denominación]
a) La variedad será designada por una denominación destinada a ser su designación genérica.
b) Cada Parte Contratante se asegurará de que, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 4),
ningún derecho relativo a la designación registrada como la denominación de la variedad
obstaculice la libre utilización de la denominación en relación con la variedad, incluso después
de la expiración del derecho de obtentor.

Artículo 63 ROV. Denominación de variedad

1. Cuando se conceda una protección comunitaria de obtención vegetal, la Oficina aprobará
para la variedad de que se trate la denominación de variedad propuesta por el solicitante de
acuerdo con el apartado 3 del artículo 50 si sobre la base del examen efectuado en
cumplimiento de la segunda frase del apartado 1 del artículo 54 la considera admisible.

CAPÍTULO IV
Denominación de la variedad
Artículo 47 LOV. Requisitos de las denominaciones.
1. La variedad será designada por una sola denominación, que permita identificarla sin riesgo
de confusión con otra y destinada a ser su designación genérica.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo siguiente, ningún derecho relativo a
la designación registrada como la denominación de la variedad podrá obstaculizar la libre
utilización de la denominación en relación con la variedad, incluso después de la expiración del
derecho de obtentor.
3. La denominación no podrá componerse únicamente de cifras, ni inducir a error o prestarse a
confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad o sobre la identidad
del obtentor.

Necesidad de registro
Artículo 20 CUPOV. Denominación de la variedad
3) [Registro de la denominación] La denominación de la variedad será propuesta por el
obtentor a la autoridad. Si se comprueba que esa denominación no responde a las exigencias
del párrafo 2), la autoridad denegará el registro y exigirá que el obtentor proponga otra
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denominación en un plazo prescrito. La denominación se registrará por la autoridad al mismo

tiempo que se conceda el derecho de obtentor.

Artículo 63 ROV. Denominación de variedad

3. Se considerará que existe un impedimento para la aceptación de una denominación de
variedad cuando:
c) coincida o pueda confundirse con una denominación de variedad bajo la cual figure en un
registro oficial de variedades vegetales otra variedad de la misma especie o estrechamente
relacionada con ella, o bajo la cual se haya comercializado material de otra variedad en un
Estado miembro o en un Estado miembro de la Unión internacional para la protección de las
obtenciones vegetales, a menos que esa otra variedad haya dejado de existir y su
denominación no haya adquirido especial relevancia;

Artículo 48 LOV. Registro de la denominación.

1. La denominación de la variedad será propuesta por el solicitante al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. Se registrará al mismo tiempo que se conceda el derecho de obtentor. Si se comprueba que
la denominación no responde a las exigencias de los apartados 3, 4 y 5 del artículo 47, se
denegará el registro y se exigirá que el obtentor proponga otra denominación en los plazos que
reglamentariamente se señalen. Los derechos adquiridos con anterioridad por terceros no
serán afectados

Principio de libre uso

Artículo 20 CUPOV. Denominación de la variedad
1) [Designación de las variedades por denominaciones; utilización de la denominación]
b) (…) ningún derecho relativo a la designación registrada como la denominación de la
variedad obstaculice la libre utilización de la denominación en relación con la variedad, incluso
después de la expiración del derecho de obtentor.
4) [Derechos anteriores de terceros] Los derechos anteriores de terceros no serán afectados. Si,
en virtud de un derecho anterior, la utilización de la denominación de una variedad está
prohibida a una persona que está obligada a utilizarla, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 7), la autoridad exigirá que el obtentor proponga otra denominación para la variedad.

Artículo 63 ROV. Denominación de variedad

1. Cuando se conceda una protección comunitaria de obtención vegetal, la Oficina aprobará
para la variedad de que se trate la denominación de variedad propuesta por el solicitante de
acuerdo con el apartado 3 del artículo 50 si sobre la base del examen efectuado en
cumplimiento de la segunda frase del apartado 1 del artículo 54 la considera admisible.

CAPÍTULO IV
Denominación de la variedad
Artículo 47 LOV. Requisitos de las denominaciones.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo siguiente, ningún derecho relativo a
la designación registrada como la denominación de la variedad podrá obstaculizar la libre
utilización de la denominación en relación con la variedad, incluso después de la expiración del
derecho de obtentor.
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No inducción a error, distinción

Artículo 20 CUPOV. Denominación de la variedad

2) [Características de la denominación]
La denominación deberá permitir identificar la variedad.
No podrá componerse únicamente de cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para
designar variedades.
No deberá ser susceptible de inducir en error o de prestarse a confusión sobre las
características, el valor o la identidad de la variedad o sobre la identidad del obtentor.
Concretamente, deberá ser diferente de toda denominación que designe, en el territorio de
cualquiera de las Partes Contratantes, una variedad existente de la misma especie vegetal o de
una especie vecina.

Misma denominación en todas las partes contratantes

Artículo 20 CUPOV. Denominación de la variedad

5) [Misma denominación en todas las Partes Contratantes] Una variedad sólo podrá ser objeto
de solicitudes de concesión de un derecho de obtentor bajo la misma denominación en las
Partes Contratantes. La autoridad de cada Parte Contratante deberá registrar la denominación
así propuesta, a menos que compruebe que la denominación es inadecuada en el territorio de
esa Parte Contratante. En tal caso, exigirá que el obtentor proponga otra denominación.

III. EL CONTENIDO DEL DERECHO DE OBTENTOR (EXCEPCIONES Y LÍMITES)

A. EL OBJETO DE DERECHO DE EXCLUSIVA

1. Derecho de exclusiva
- Conjunto de facultades exclusivas de explotación
- Ius prohibendi alios: La patente tiene un contenido primordialmente negativo, en el
sentido de quedar prohibido que los demás exploten su invención (ius prohibendi) o en el
de que los otros quedan excluidos (ius excludendi alios) del derecho de explotar el
invento.

2. Objeto del derecho de exclusiva: posibilidades CUPOV 1991:

o Obligatorio:
 Material de reproducción o de multiplicación
 Producto de la cosecha: cuando el obtentor no haya podido ejercer
razonablemente su derecho en relacion con dicho material de reproduccion o de
multiplicación
o Opcional:
Productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha de variedad
protegida
Cuando el obtentor no haya podido ejercer razonablemente su derecho en relacion con
dicho periodo de cosecha.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

REGLAMENTO (CE) Nº 2100/94 DEL CONSEJO de 27 de julio de 1994 relativo a la

protección comunitaria de las obtenciones vegetales

Artículo 13 Derechos del titular de una protección comunitaria de obtención vegetal y

limitaciones
1. La protección comunitaria de las obtenciones vegetales tiene el efecto de reservar al
titular o a los titulares de una protección comunitaria de obtención vegetal, denominados
en lo sucesivo «el titular», el derecho de Ilevar a cabo respecto de la variedad las
operaciones a que se refiere el apartado 2. (IUS UTENDI)
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15 y 16, se requerirá la autorización del
titular para la ejecución de las operaciones siguientes con componentes de una variedad o
material cosechado de la variedad en cuestión, todo ello, denominado en lo sucesivo
«material»: (IUS PROHIBENDI)
a) producción o reproducción (multiplicación);
b) acondicionamiento con vistas a la propagación;
c) puesta en venta;
d) venta u otro tipo de comercialización;
e) exportación de la Comunidad;
f) importación a la Comunidad;
g) almacenamiento con vista a cualquiera de los objetivos

Material:

- Componentes de la variedad
Artículo 5 Objeto de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales
3. Un conjunto de plantas está formado por plantas enteras o por partes de
plantas, siempre que dichas partes puedan generar plantas enteras, y ambas se
denominarán en lo sucesivo «componentes de una variedad».

- Producto de la cosecha
Artículo 13 Derechos del titular de una protección comunitaria de obtención
vegetal y limitaciones
3. Lo dispuesto en el apartado 2 se aplicará al material cosechado sólo si éste se ha
obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad
protegida, y siempre y cuando el titular no haya tenido una oportunidad razonable
para ejercer sus derechos sobre dichos componentes de la variedad.

- Productos fabricados con producto cosecha

Artículo 13 Derechos del titular de una protección comunitaria de obtención
vegetal y limitaciones
4. En las normas de desarrollo que se adopten en virtud del artículo 114 podrá
disponerse que en casos específicos lo dispuesto en el apartado 2 del presente
artículo, también se aplique en relación con productos obtenidos directamente de
material de la variedad protegida.
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Únicamente se podrán aplicar las citadas disposiciones si dichos productos se han

obtenido mediante el empleo no autorizado de material de la variedad protegida,
y siempre y cuando el titular no haya tenido una oportunidad razonable para
ejercer sus derechos sobre dicho material. En la medida en que se aplique lo
dispuesto en el apartado 2 a productos obtenidos directamente, se considerará
que dichos productos constituyen «material».

Ley 3/2000, de 7 de enero de régimen jurídico de la protección de las obtenciones

vegetales

- Material de reproduccion o de multiplicación

Artículo 12. Alcance del derecho de obtentor.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15, se requerirá la autorización
del obtentor para la ejecución de las actuaciones siguientes realizadas respecto al
material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida:
a) La producción o la reproducción (multiplicación).
b) El acondicionamiento a los fines de la reproducción o de la multiplicación.
c) La oferta en venta.
d) La venta o cualquier otra forma de comercialización.
e) La exportación.
f) La importación, o
g) La posesión para cualquiera de los fines mencionados en los apartados a) a f).

- Producto de la cosecha
Artículo 13. Otros casos que requieren la autorización del obtentor.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15, se requerirá la autorización
del obtentor para los actos mencionados en el apartado 2 del artículo anterior,
realizados respecto del producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes
de plantas, obtenido por utilización no autorizada de material de reproducción o
de multiplicación de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido
ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción
o de multiplicación.

- Productos fabricados con producto cosecha

Artículo 13. Otros casos que requieren la autorización del obtentor.
2. Reglamentariamente se podrá prever que, a reserva de lo dispuesto en los
artículos 14 y 15, se requerirá la autorización del obtentor para los actos
mencionados en los párrafos a) a g) del apartado 2 del artículo anterior, realizados
respecto de productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha
de la variedad protegida cubierto por las disposiciones del apartado 1 del presente
artículo, por utilización no autorizada de dicho producto de cosecha, a menos que
el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho
producto de cosecha.

Reglamento de protección de obtenciones vegerales, Real Decreto 1261/2005

Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Articulo 7. Extensión del derecho del obtentor

3. Se entenderá que el obtentor no ha podido ejercer razonablemente su derecho cuando
desconocía las actuaciones efectuadas con el material de reproducción o multiplicación de
su variedad respecto al artículo 12.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero. Una vez conocidas las
actuaciones a que se refiere el apartado anterior, para acogerse a la extensión del derecho
reflejada en los artículos 13.1 y 13.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, deberá haber
realizado previamente las acciones necesarias para ejercer dicho derecho en la fase de la
multiplicación o reproducción en que se hayan producido estas actuaciones sobre su
material. Solamente en el caso de demostrarse imposibles estas actuaciones, podrá
intentar ejercer dichos derechos sobre el producto de la cosecha.

B. EL OBJETO DEL DERECHO Y LAS IMPLICACIONES PARA LA LICENCIA

Articulo 16. 4 RLOV.

“Las licencias de explotación de variedades protegidas se referirán únicamente al material
de reproduccion y serán concedidas por el obtentor al productor de dicho material”

C. LAS FACULTADES EXCLUSIVAS

CAPÍTULO III
Derechos de obtentor
Artículo 12 CUPOV. Alcance del derecho de obtentor.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15, se requerirá la autorización del obtentor
para la ejecución de las actuaciones siguientes realizadas respecto al material de reproducción
o de multiplicación de la variedad protegida:
a) La producción o la reproducción (multiplicación).
b) El acondicionamiento a los fines de la reproducción o de la multiplicación.
c) La oferta en venta.
d) La venta o cualquier otra forma de comercialización.
e) La exportación.
f) La importación, o
g) La posesión para cualquiera de los fines mencionados en los apartados a) a f).

Encajan. Multiplicación (asexual) o reproducción (sexual)

Dudoso. Se adquiere la planta y no se procede a reproducirla sino simplemente a plantarla

para obtener el producto de la cosecha.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2019, Club de varieddes Vegetales

Protegidas, C – 176/18
Apartado 19
“la plantación de esa variedad protegida y la cosecha de los frutos de los plantones de dicha
variedad no pueden calificarse de “operación de producción o reproducción (multiplicación)”
de componentes de una variedad, en el sentido del articulo 13 apartado 2, letra a), del
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Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

Reglamento nº 2100/94, con arreglo a dicha disposición, puesta en relacion con el articulo 13
apartado 3, de este Reglamento, solo requiere la autorización del titular de la protección
comunitaria de obtenciones vegetales cuando ese material cosechado se haya obtenido
mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida, a menos que ese
titular haya tenido una oportunidad razonable de ejercer sus derechos sobre dichos
componentes de la variedad.”

D. LA DURACION DE LA PROTECCIÓN
Reglamento

Hasta el final del vigesimoquinto año natural o, en caso de variedades de vid y de especies
arbóreas, hasta el final del trigésimo año después del año de concesión de la protección

El Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de a comisión, podrá prever, en el caso de

géneros o especies dadas, la ampliación de dicho plazo por cinco años más como máximo

Ley española

La duración del derecho del obtentor se extenderá hasta el final del vigésimo quinto año
natural o, en caso de variedades de vid y de especies arbóreas, hasta el final del trigésimo
año natural a contar desde el año de concesión de los derechos de obtentor.

E. EXCEPCIONES Y LÍMITES OBLIGATORIOS SEGÚN EL CUPOV

Actos realizados en un arco privado con fines no comerciales
Actos realizados a titulo experimental
El privilegio del obtentor

Artículo 15 Excepciones al derecho de obtentor

1) [Excepciones obligatorias] El derecho de obtentor no se extenderá
i) a los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales,
ii) a los actos realizados a título experimental, y 12
iii) a los actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades así como, a menos
que las disposiciones del Artículo 14.5) sean aplicables, a los actos mencionados en el
Artículo 14.1) a 4) realizados con tales variedades.
2) [Excepción facultativa] No obstante lo dispuesto en el Artículo 14, cada Parte
Contratante podrá restringir el derecho de obtentor respecto de toda variedad, dentro de
límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor,
con el fin de permitir a los agricultores utilizar a fines de reproducción o de multiplicación,
en su propia explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en
su propia explotación, de la variedad protegida o de una variedad cubierta por el Artículo
14.5)a)i) o ii).

Significado:

Cualquier persona puede usar una variedad vegetal protegida para obtener una segunda
variedad que derive de ella
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Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

El segundo obtentor puede comercializar las nuevas variedades a las que haya llegado a
partir de la variedad inicial, sin autorizacion y in pago de remuneración alguna al titular de
la primera variedad

Tambien podrá proceder a solicitar su protección.

Limitaciones legales al privilegio del obtentor

Excepciones privilegio del obtentor. La variedad derivada es:

a. Una variedad que no se distingue claramente de la variedad protegida inicial
b. Una variedad para cuya producción se necesite el uso repetido de la variedad
protegida
c. Una variedad esencialmente derivada

Con todo, el privilegio del obtentor cubre los actos realizados para la consecución de
esas variedades.

Agotamiento del derecho de obtentor

Artículo 16 Agotamiento del derecho de obtentor

1) [Agotamiento del derecho] El derecho de obtentor no se extenderá a los actos relativos
al material de su variedad, o de una variedad cubierta por el Artículo 14.5), que haya sido
vendido o comercializado de otra manera en el territorio de la Parte Contratante
concernida por el obtentor o con su consentimiento, o material derivado de dicho
material…

Es decir, una vez vendido o comercializado de otra manera en el territorio de la Parte

Contratante concernida por el obtentor o con su consentimiento, o material derivado
de dicho material el derecho de obtentor se agota, es decir, no se extiende a ulteriores
actos realizados por terceros

… a menos que esos actos

i) impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión,
ii) impliquen una exportación de material de la variedad, que permita reproducirla, a un
país que no proteja las variedades del género o de la especie vegetal a que pertenezca la
variedad, salvo si el material exportado está destinado al consumo
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Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

TEMA 10. LOS ADPIC Y SU APLICACIÓN AL DERECHO DE PATENTES. EXPLICACIÓN GENERAL.

CASO PRÁCTICO: APLICACIÓN DE LOS ADPIC AL DERECHO DE PATENTES.
Carlos ESPÓSITO (Catedrático de Derecho Internacional Público, UAM): (4 horas).
 Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

TEMA 11. ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ENTRE EMPRESAS Y DERECHO DE

LA COMPETENCIA.

I. DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Patricia VIDAL/Jokin BELTRÁN: (Abogados. Uría Menéndez): (2 horas)

II. TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA: CASO PRÁCTICO. COMPATIBILIDAD DE CLÁUSULAS

CONTRACTUALES EN ACUERDOS DE LICENCIA DE PATENTES, MARCAS Y KNOW-HOW
CON LOS REGLAMENTOS EUROPEOS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Patricia VIDAL/Jokin BELTRÁN: (Abogados. Uría Menéndez): (2 horas).

III. CASOS PRÁCTICOS DE INTERACCIÓN ENTRE EL DERECHO DE PATENTES Y DERECHO DE

LA COMPETENCIA (STANDARDS AND PATENTS)
Claudia TAPIA (Abogada, Eriksson): (2 horas).
 Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid, 2021 – 2022

TEMA 12. CONTRATOS DE TRASFERENCIA DE TECNOLOGÍA.

I. PATENTES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN EL ÁMBITO DE UNIVERSIDADES Y

ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN.
Sofía AMECHQAR (OTRI Universidad Politécnica de Madrid)

II. CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. ASPECTOS DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL, INTELECTUAL, Y COMPETENCIA DESLEAL
B. SAINZ DE AJA [Abogado. Uría & Menéndez]: (2 horas).

III. CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: CASO PRÁCTICO

B. SAINZ DE AJA [Abogado. Uría & Menéndez]: (2 horas).
Lourdes García Velasco
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
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SESIÓN ESPECIAL: REPASO LITIGACIÓN DE PATENTES

Ingrid PI/Marcos FRAILE (4 horas)