1 MATERIA: OPOSICIÓN A SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

2 SOLICITUD No.: 1483588

3 MARCA: “BIG BANG COPAG” (DENOMINATIVA)

4 EN LO PRINCIPAL: SE OPONE AL REGISTRO DE LA MARCA DENOMINATIVA “BIG

5 BANG”. EN EL PRIMER OTROSÍ: SE TENGA PRESENTE. EN EL SEGUNDO OTROSI:

6 PATROCINIO Y PODER.

7 SRA. DIRECTORA NACIONAL - INAPI

8 BERNARDO M. SERRANO SPOERER, abogado habilitado para el ejercicio de la

9 profesión, cédula nacional de identidad No. 5.169.420-1, domiciliado en esta ciudad, Av. Alonso

10 de Córdova 5151, 8º Piso, Las Condes, en representación de la empresa suiza HUBLOT S.A.,

11 GENEVE, para estos efectos de mí mismo domicilio, a UD. respetuosamente digo:

12 Que, la empresa Big Bang Copag SpA, cuya completa individualización consta a fs. 1 de este

13 expediente, ha solicitado el registro de la marca “BIG BANG COPAG”, denominativa, solicitud No.

14 1483588, para distinguir los siguientes servicios: “Importacion, exportación y venta al por mayor o

15 al detalle de productos de las clases 1 a la 34; administración y gestión de negocios; marketing,

16 publicidad; difusión de material publicitario, organización de ferias, eventos y exposiciones con fines
17 comerciales o publicitarios”, de la Clase 35.
18 Por su parte, mi mandante es el primer adoptante y quien ha acuñado el signo distintivo

19 “BIG BANG” para distinguir ciertos productos de la Clase 14, muy relacionados con los servicios

20 especificados en la marca solicitada en la Clase 35, siendo titular de distintos registros marcarios

21 de la referida marca en el mundo, y entre ellos, Chile, según da cuenta el siguiente cuadro:

No. Marca Cobertura

807494 “BIG BANG” “Metales preciosos y sus aleaciones y

(denominativa) artículos de estas materias o de chapado;

bisutería, piedras preciosas; relojería e
instrumentos cronométricos, sus partes y
piezas”, de la Clase 14.
22 Conforme a dichos antecedentes, y en atención a lo que a continuación se expondrá,

23 vengo en deducir oposición en contra de la solicitud de autos, fundada en los arts. 19, 19 bis D y

24 20, letras h) inciso 1º y f) de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial; según los siguientes

25 argumentos de hecho y de derecho:

26 I. ACERCA DE HUBLOT S.A., GENEVE Y SU MARCA “BIG BANG”

27 HUBLOT S.A., GENEVE es un fabricante de relojes de lujo suizo, fundado en 1980 por

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1 el italiano Carlo Crocco. La empresa opera como una subsidiaria del conglomerado de lujo

2 francés LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE.

3 Carlo Crocco, descendiente de la dinastía italiana del Grupo Binda, más conocido por la

4 fabricación de relojes Breil, abandonó la empresa en 1976 para emprender su propio camino y

5 crear una nueva compañía de relojes. Se trasladó a Suiza y fundó MDM Geneve y se puso a

6 diseñar un reloj al que llamó Hublot, por la palabra francesa "ojo de buey". El reloj que creó

7 contaba con la primera correa de caucho natural de la historia de la relojería. A pesar de que no

8 consiguió atraer a un solo cliente potencial el primer día de su debut en la Feria de Relojería de

9 Basilea de 1980, el reloj se convirtió rápidamente en un éxito comercial con unas ventas

10 superiores a los 2 millones de dólares en su primer año.

11 Carlo Crocco, preocupado por su propio trabajo de diseño y sus numerosas actividades

12 para la Fundación Hand-in-Hand, una organización benéfica que ayuda a los niños

13 desfavorecidos de todo el mundo, se puso a buscar al hombre que pudiera supervisar su negocio

14 de relojería. A finales de 2003, Jean-Claude Biver, entonces presidente de la división Omega del

15 Grupo Swatch, conoció a Carlo Crocco, y en mayo de 2004, Biver asumió las funciones de

16 director general, convirtiéndose en miembro del consejo de administración y accionista

17 minoritario de Hublot Watches.

18 A su llegada, Biver se dedicó a crear una nueva colección insignia que se presentó en

19 Basilea en abril de 2005, con el cronógrafo Hublot "Big Bang". Fue un éxito inmediato y los

20 pedidos se triplicaron en un año. Unos meses más tarde, en noviembre de 2005, el cronógrafo

21 “Big Bang” fue premiado internacionalmente, recibiendo el "Premio de Diseño 2005" en el

22 "Gran Premio de Relojería de Ginebra", el "Premio de Relojes Deportivos" en la ceremonia del

23 "Reloj del Año" en Japón, y el Premio de Oriente Medio al "Mejor Reloj de Gran Tamaño" en el

24 "Reloj del Año" elegido por los editores en Bahrein. Tras la llegada de Biver en 2004, las ventas

25 de la marca fueron de 24 millones de francos suizos y a finales de 2006, las ventas se acercaban

26 a los 100 millones de francos suizos.

27 En abril de 2008, el grupo de artículos de lujo LVMH anunció que había adquirido Hublot

28 del fundador Carlo Crocco por una cantidad no revelada, añadiendo a su cartera existente de

29 marcas de relojes, incluyendo TAG Heuer.

30 En 2019, Hublot contaba con 169 boutiques en varios países. En febrero de 2007, Hublot

31 abrió su primera tienda monomarca en París, en la Rue Saint-Honoré. La segunda se abrió en el

32 verano de ese año, en el Hôtel Byblos, en Saint-Tropez. Actualmente, Hublot tiene una tienda

33 insignia en Bond Street, Londres. En Estados Unidos hay establecimientos en Bal Harbour,

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1 Beverly Hills, Boca Ratón, Dallas, Houston, dos en Las Vegas, Nueva York, Palm Beach y

2 Scottsdale.

3 Más información sobre el oponente y su marca “BIG BANG” pueden encontrarse en: A

4 continuación, [Link] y [Link]

5 A continuación, se despliega un pantallazo de los relojes “BIG BANG”, el modelo estrella

6 de Hublot:

10

11

12

13

14

15

16

17 (Fuente: [Link]

18 En Chile, es posible encontrar estos exclusivos relojes, por ejemplo, en el siguiente sitio

19 web:

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 (Fuente: [Link]

31 II. CUMPLIMIENTO CON LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA LA

32 APLICACIÓN DE LA CAUSAL DE LA LETRA H) INCISO 1º DEL ARTÍCULO 20, LEY

33 19.039

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1 Según lo dispuesto por el inciso primero del literal h) del artículo 20 de la Ley No. 19.039

2 sobre Propiedad Industrial, no podrán registrarse como marcas: “Aquellas iguales o que gráfica

3 o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o

4 válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o
5 industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas”.
6 Con la finalidad de comprobar el cumplimiento de todos los requisitos asociados a la

7 referida causal, en primer lugar, analizaremos las coberturas de las marcas en cuestión y

8 concluiremos que existe una estrecha relación entre éstas.

9 Una vez hecho lo anterior, compararemos los signos en conflicto y demostraremos que

10 existen similitudes determinantes entre éstos, lo que nos llevará a resolver que los consumidores

11 se verán expuestos a toda clase de errores y confusiones.

12 II.1 RELACIÓN DE COBERTURAS:

13 En primer lugar, se debe tener en cuenta que los servicios que pretende distinguir el cuño

14 solicitado “BIG BANG COPAG” en la Clase 35 están muy relacionados con los productos que

15 ya distingue la reconocida y exclusiva marca “BIG BANG” del oponente en la Clase 14, según es

16 posible apreciar en la siguiente tabla:

Marca Solicitada Marcas Registradas

“BAG BIG BANG” “BIG BANG”

“Importacion, exportación y venta al por “Metales preciosos y sus aleaciones y

mayor o al detalle de productos de las clases artículos de estas materias o de chapado;

1 a la 34; administración y gestión de bisutería, piedras preciosas; relojería e
negocios; marketing, publicidad; difusión de instrumentos cronométricos, sus partes y
material publicitario, organización de ferias, piezas”, de la Clase 14.
eventos y exposiciones con fines comerciales
o publicitarios”, de la Clase 35.
17 De la sola lectura de las coberturas correspondientes a cada uno de los signos en conflicto,

18 podemos identificar que existe una clara relación entre éstas:

19 En efecto, los servicios especificados por el solicitante de exportación, importación y

20 venta al por mayor y al detalle, incluyen todo tipo de productos de las Clases 1 a la 34, abarcando

21 entre estos, a todos los productos de la Clase 14. De esta forma, si se comercializan productos de

22 la Clase 14, por ejemplo, relojes por parte del solicitante, es muy probable que los consumidores

23 puedan pensar o creer que dichos relojes corresponden a los reconocidos y exclusivos relojes que

24 mi representado comercializa a través de su marca “BIG BANG” o que corresponde a un

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1 distribuidor oficial de dicha marca, en circunstancias que ninguna de esas hipótesis es correcta.

2 De esta forma, los referidos servicios comparten una naturaleza relacionada, una función

3 similar, poseen canales de distribución – reales y potenciales – que son coincidentes, son

4 complementarios entre sí, y comparten un mismo tipo de consumidor objetivo que, en este caso,

5 corresponde a los consumidores medios que normalmente perciben una marca como un todo,

6 cuyos diferentes detalles no se detienen a examinar.

7 Es así como existe una estrecha relación entre los servicios especificados por el solicitante

8 en la Clase 35 y los productos que ya distingue la marca de mi cliente en la Clase 14.

9 Según se abordará en el siguiente punto, esta estrecha relación, sumada a la presencia de

10 similitudes determinantes entre los signos, nos llevará a concluir que se cumplen todos los

11 requisitos de la causal contenida en la letra h) del artículo 20 de la Ley No. 19.039.

12 II.2 SIMILITUDES DETERMINANTES ENTRE LOS SIGNOS EN CONFLICTO:

13 De una breve confrontación de los signos en conflicto, podemos colegir que la marca

14 solicitada es muy similar a las marcas ya protegidas y utilizadas por mi mandante, a saber:

Marca Solicitada “BIG BANG COPAG”

Marca Registrada del Oponente “BIG BANG”

15  En primer lugar, podemos notar inmediatamente que la marca solicitada se compone de 3

16 expresiones: “BIG” + BANG” + “COPAG”. No obstante, resulta evidente que el elemento

17 RELEVANTE o ESENCIAL de esta última corresponden exclusivamente al conjunto “BIG

18 BANG”, sin que el complemento “COPAG”, que precisamente está ubicado al final del

19 conjunto solicitado, le otorgue un alto grado de distintividad al signo solicitado puesto que

20 lo que, sin lugar a duda, concentrará toda la atención de los consumidores será el referido

21 conjunto “BIG BANG”.

22  En este contexto, el elemento RELEVANTE o ESENCIAL del cuño solicitado resulta ser

23 gráfica y fonéticamente idéntico a la marca previamente registrada por el oponente “BIG

24 BANG”.

25  En pocas palabras, el solicitante no ha incorporado elementos suficientes en el signo

26 solicitado que logren dotarlo de la distintividad extrínseca necesaria y suficiente para

27 diferenciarlo de la marca previamente registrada “BIG BANG”, especialmente, si aplicamos

28 las reglas de la IMPRESIÓN DEL CONJUNTO, de PRIMERA IMPRESIÓN y del

29 ELEMENTO RELEVANTE O ESENCIAL.

30 De esta forma, concluimos que existen similitudes determinantes entre las marcas en

31 conflicto. En virtud de lo anterior, es razonable sostener que los consumidores confundirán

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1 ambas marcas o creerán que existe una relación entre ellas.

2 II.3 RIESGO DE CONFUSIÓN:

3 Según se ha revisado, en este caso, no sólo hay una relación de coberturas entre las marcas

4 en conflicto, sino que también éstas presentan similitudes gráficas y fonéticas determinantes,

5 todo lo cual, generará un riesgo de confusión desde la perspectiva del público consumidor

6 interesado en la adquisición de los correspondientes servicios, cumpliéndose, en consecuencia,

7 con lo prescrito por el artículo 20 letra h) de la Ley 19.039.

8 En efecto, el tipo de consumidor que contrata los servicios identificados por la solicitud

9 de marca en cuestión corresponde a un consumidor medio que normalmente percibe una marca

10 como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. De esta forma, el consumidor

11 medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar

12 en la imagen o sonido imperfecto que conserva en la memoria.

13 En este sentido, siguiendo la perspectiva de los consumidores, las pequeñas diferencias

14 existentes pasan a un segundo plano toda vez que estos últimos creerán que la marca pedida es

15 la misma, hace referencia o evoca a una línea de productos asociados a la marca “BIG BANG” de

16 mi representado o es una marca avalada o que representa a un distribuidor oficial de esta última,

17 situaciones todas que no se condicen con la realidad.

18 III. CRITERIOS QUE DEBEN APLICARSE PARA DETERMINAR EL GRADO DE

19 SIMILITUD ENTRE LOS SIGNOS EN CONFLICTO

20 Con la finalidad de reforzar las conclusiones ya alcanzadas anteriormente, a continuación,

21 abordaremos brevemente los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que deben respetarse al

22 momento de fijar el grado de similitud existente entre los signos en conflicto.

23 III.1 LA PRIMERA IMPRESIÓN Y LA REGLA DEL CONJUNTO

24 Uno de los elementos más importantes para determinar la existencia de la confusión

25 gráfica de las marcas solicitadas es la similitud de los signos. Mientras más parecidos sean ellos

26 más probabilidad existe que el público consumidor pueda verse inducido a confusión respecto al

27 procedencia empresarial.

28 Al respecto, es importante destacar que, para efectos de realizar el examen de similitud,

29 es esencial recurrir al concepto de primera impresión. La primera impresión corresponde a

30 aquella impresión superficial que tiene el público consumidor de los signos en el mercado y que

31 se centra, generalmente, en el conjunto del signo.

32 Lo anterior, es reconocido expresamente por el jurista argentino, don Pedro Breuer

33 Moreno, en su “Tratado de Marcas de Fabrica y de Comercio” (Ed. Robis Bs. Aires 1946), en lo

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1 que él ha catalogado como “la impresión de conjunto” que generan ciertas marcas en el público

2 general que, a diferencia de lo que pudieren experimentar los expertos en el área, no se detiene

3 en apreciar meditadamente las marcas; por el contrario, dice el tratadista, en el gran público

4 consumidor esta impresión global produce una asociación proveniente de la primera impresión

5 que despierta, lo que sumado al hecho que esta apreciación entre marcas se produce

6 sucesivamente, esto es una después de la otra, y no de manera comparativa o simultánea entre

7 las marcas y productos enfrentados.

8 Lo anterior, nos lleva a concluir que, dadas las similitudes entre los signos en conflicto,

9 y, especialmente, al hecho de que el elemento relevante esencial del signo pedido está constituido

10 por el conjunto “BIG BANG”, los consumidores tenderán a asociar y a confundir el signo

11 solicitado con la marca registrada por mi representado, esto, ya que el elemento de recordación

12 y comparación será precisamente el referido conjunto que, a su vez, es coinciden con la marca

13 del demandante, pasando a un segundo plano el complemento o accesorio “COPAG” que, a

14 mayor abundamiento, se encuentra ubicado al final del conjunto solicitado.

15 III.2. LA REGLA DEL ELEMENTO RELEVANTE O PRINCIPAL

16 Según se señaló con anterioridad, a pesar de ser importante la regla del conjunto, no debe

17 olvidarse que la impresión del conjunto debe ser determinada a partir de la experiencia del

18 consumidor. De esta forma, y sin perjuicio de apreciar holísticamente los signos, el público

19 consumidor recordará o pondrá su atención en el elemento relevante o principal de cada signo,

20 puesto que estos ocupan un lugar preponderante en el diseño y composición del signo, como lo

21 es el conjunto “BIG BANG” en el signo pedido.

22 Nuestra Excelentísima Corte Suprema, ha reconocido la importancia del elemento

23 relevante o principal con respecto a marcas de carácter mixto al señalar que: “Una imagen de

24 índole mixta, es aquella que combina figuras, símbolos o gráficos con vocablos o denominaciones,
25 de suerte tal que al examinar su calidad distintiva deben ponderarse especialmente tres criterios
26 de determinación, a saber, la apreciación global, que consiste en que los signos deben ser
27 evaluados al momento del análisis como una agrupación; la primera impresión, que apunta a
28 aquella opinión superficial que adquiere el público consumidor de los signos en el mercado y que
29 se centra, generalmente, en el mencionado conjunto del símbolo y el elemento relevante o
30 principal” (Considerando quinto del fallo de la Excelentísima Corte Suprema que resuelve el
31 recurso de casación rol número 8,547-2009).

32 IV. MARCA SOLICITADA ES CONTRARIA A LA LETRA F) ART. 20 DE LA LEY DE

33 PROPIEDAD INDUSTRIAL E IMPORTANCIA DE LA PRIMERA IMPRESIÓN

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1 Por último, la marca solicitada es contraria a LA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD

2 RESIDUAL contenida en la letra f) del Artículo 20 de la Ley, que establece que no pueden

3 registrarse como marcas comerciales aquéllas que se presten para inducir a error o engaño

4 respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos,

5 comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o

6 indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.

7 En cuanto a los argumentos que dan por establecido el peligro de confusión, nos

8 referimos y damos por enteramente reproducidos aquellos desarrollados en el punto II.3

9 apelando de esta forma el principio de economía procesal.

10 De esta forma, en el presente caso, se cumple también con lo prescrito por el artículo 20

11 letra f) de la Ley 19.039, sobre Propiedad Industrial.

12 POR TANTO, en virtud de lo dispuesto en los arts. 19, 19 bis D y 20, letras h) inciso 1º y

13 f) de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, así como en toda otra norma pertinente;

14 A UD. PIDO, tener por deducida esta oposición y, en definitiva, rechazar el registro de la

15 marca “BAG BIG COPAG” (denominativa), solicitada por la empresa Big Bang Copag SpA para

16 distinguir los servicios ya individualizados en la Clase 35, en virtud de los argumentos desarrollados

17 a lo largo de esta presentación.

18 PRIMER OTROSÍ: Sírvase UD. tener presente que, en este acto, vengo en señalar que el

19 documento de poder otorgado al suscrito y que, entre otros, me habilita para representar al

20 oponente en estos autos se encuentra ingresado bajo el número 99.871, en el Registro de

21 Custodia de Poderes y Personerías de INAPI.

22 POR TANTO,

23 A UD. PIDO, tenerlo presente.

24 SEGUNDO OTROSÍ Sírvase tener presente que, en mi calidad de abogado habilitado para el

25 ejercicio de la profesión, asumo el patrocino en esta causa y confiero poder a los abogados

26 habilitados para el ejercicio de la profesión: Álvaro Sebastián Arévalo Pardo, cédula nacional de

27 identidad 12.721.595-2; Claudia Andrea Varas Sepúlveda, cédula nacional de identidad 11.480.584-

28 K; y Carol Antonia Schmeisser Carrera, cédula nacional de identidad 18.019.953-5, de mí mismo

29 domicilio, quienes firman en señal de aceptación.

30 En este sentido, vengo en señalar que la calidad de abogados de quienes comparecen y

31 firman el presente escrito se encuentra acreditada, según certificado otorgado por la Sra. Lorena

32 Mansilla, Secretaria-Abogada de Marcas e Indicaciones Geográficas y Denominaciones de

33 Origen.

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1 POR TANTO,

2 A UD. PIDO, tenerlo presente.

3 Santiago, septiembre de 2022.

4 FVB

Bernardo Martín Serrano Spoerer

Claudia Firmado Firmado

digitalmente Carol digitalmente por
Andrea por Claudia Carol Antonia
Andrea Varas Antonia Schmeisser
Varas Sepúlveda
Schmeiss Carrera
Sepúlved Fecha: Fecha:
2022.09.07 er Carrera 2022.09.07
a 16:03:30 -03'00' 17:03:07 -03'00'

Álvaro Sebastián Arévalo Pardo Claudia Andrea Varas Sepúlveda Carol Antonia Schmeisser Carrera

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